BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 32 W (pat) 25/02 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 9. Oktober 2002 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - … betreffend die Marke 399 24 293 hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2002 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richter Sekretaruk beschlossen: 1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 2. Kosten werden nicht auferlegt. G r ü n d e I. Gegen die am 26. Juli 1999 für Feine Backwaren und Konditorwaren; Verpflegung eingetragene Wortmarke 399 24 293 Fototorte wurde Löschungsantrag gestellt. Der Antragsteller hat vorgetragen, dass an dem Wort "Fototorte" schon zum Eintragungszeitpunkt ein Freihaltebedürfnis bestan-den habe, da es sich um eine Angabe handle, die zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der Ware dienen könne. Darüber hinaus handle es sich um eine - 3 - übliche Bezeichnung für eine Torte, die mit einem Foto verziert sei. Ferner entbeh-re die Marke jeglicher Unterscheidungskraft, weil sie sich in einer Sachangabe er-schöpfe. Dies ergebe sich aus einer Anzeige der Firma W… GmbH im Bäko-Magazin 4/99 und aus einer Anzeige der Firma R… GmbH in R…, in der Zeitschrift "Der neue Kurier" vom 24. März 1999, wo die bean spruchte Marke im vorbezeichneten Sinne in beschreibender Form verwendet werde. Die Markeninhaber haben dem Löschungsantrag mit der Begründung widerspro-chen, dass der Markenbegriff ein Phantasiewort darstelle, das auf den Markenin-haber zu 3) zurückgehe. Die Markenabteilung hat die angegriffene Marke wegen eines bestehenden Frei-haltebedürfnisses zum Zeitpunkt der Eintragung gelöscht, wobei sie festgestellt hat, dass "Fototorte" auch noch im Entscheidungszeitpunkt beschreibend verwen-det werde. Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers zu 3). Er trägt vor, dass der Annahme eines beschreibenden Charakters der Marke entgegenstünde, dass der Begriff des Fotos nicht erfüllt sei. Fototorten hätten nichts mit belichteten Filmen zu tun. Diese Einschätzung ergebe sich auch aus den Eintragungen von US- und Gemeinschaftsmarken. Dort werde ohne weiteres die Schutzfähigkeit von "Photo-Cake" bzw. "Fototorte" angenommen. Der Markeninhaber zu 3) beantragt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 2001 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen, hilfsweise, mit der Beschränkung "alle vorgenannten Waren, ausgenommen in Verbindung mit belichteten Filmen". - 4 - Er regt an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Die Antragstellerin beantragt, die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen. Sie ist der Auffassung, dass die Eintragung von "Photo-Cake" in ausländischen Registern keine Aussage über die Schutzfähigkeit von "Fototorte" in Deutschland treffen könne. Die Gemeinschaftsmarke "Fototorte" sei dagegen bereits mit einem Löschungsantrag angegriffen. Entscheidend sei, dass die Marke "Fototorte" sprachüblich durch Kombination eines Sachbegriffs mit "Torte" gebildet sei und auf eindeutige Weise Funktion und Eigenschaft beschreibe. Nach Verkündung des Beschlusses hat der Markeninhaber zu 3) "die Anmeldung zurückgenommen". II. Der Beschluss ist zu begründen (§ 79 Abs. 2 MarkenG). Ein wirksamer Verzicht auf die angegriffene Marke liegt nicht vor. Er wurde nur vom Markeninhaber zu 3), Herrn P…, vertreten durch RA G… erklärt. Dieser ist nicht befugt, mit Wirkung für alle auf die Mar- ke zu verzichten (vgl §§ 741, 747 bzw. §§ 705, 719 Abs. 1 BGB). Die Beschwerde des Markeninhabers zu 3) ist zulässig. Da er und die Mitinhaber zu 1) und 2) eine notwenige Streitgenossenschaft bilden, wirkt die Einlegung der Beschwerde für alle (§ 62 ZPO). - 5 - Sie ist aber nicht begründet; die angegriffene Marke ist wegen Nichtigkeit zu lö-schen (§§ 54, 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG). Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 eingetragen worden ist und das Schutzhindernis auch noch im Zeit-punkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht (§ 50 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die Marke "Fototorte" ist sowohl für die Waren "feine Backwaren und Konditorwaren", als auch für die Dienstleistung "Verpflegung" ent-gegen § 8 MarkenG eingetragen worden. Bereits zum Zeitpunkt der Eintragung am 26. Juli 1999 bestand das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Danach sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließ-lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art der Ware oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Dienstleistungen dienen können. Unter dem als Marke angemeldeten Begriff "Fototorte" verstand man schon da-mals eine Torte, deren Besonderheit darin bestand, dass eine Abbildung nach Art eines Fotos wesentlicher Teil der Verzierung ist. Dies ergibt sich aus den von der Markenabteilung herangezogenen Unterlagen aus dem Bäko-Magazin 4/99 und der Zeitschrift "Der neue Kurier" vom 24. März 1999. Dort finden sich jeweils An-zeigen, in denen Produkte mit dem vorbezeichneten Merkmal beschreibend als "Fototorte" bezeichnet sind. Soweit die Dienstleistung "Verpflegung" beansprucht wird, handelt es sich bei "Fototorte" um ein Merkmal dieser Dienstleistung derart, dass es gerade das Charakteristikum dieser Dienstleistung ist, die Gäste mit "Fo-totorten" zu verpflegen. Bei dieser Sachlage ist ohne Belang, dass es möglicherweise auch andere Be-zeichnungsmöglichkeiten gibt. Es kommt allein darauf an, ob der als Marke bean-spruchte Begriff der eindeutigen Bezeichnung dienen kann, was - wie oben darge-stellt - gegeben ist. Das vorbezeichnete Schutzhindernis besteht auch noch im Zeitpunkt der mündli-chen Verhandlung vor dem Senat fort. Die Markenabteilung hat in ihrer Entschei-- 6 - dung belegt, dass beispielsweise am 10. Mai 2001 der Begriff beschreibend von einem Café P… verwendet wurde. Auch in der Ausgabe 11/2002 der Zeitschrift "Konditorei und Kaffee" findet sich eine Anzeige mit der Aussage "Fototorte leicht gemacht". Es trifft zwar zu, dass der einschlägige Markt den Begriff "Fototorte" in der jüngsten Vergangenheit eher zurückhaltend verwendet hat. Dies lag jedoch daran, dass die Markeninhaber aus ihrer Marke und ihrer gleichlautenden Ge-meinschaftsmarke gegen Verwender des Begriffs vorgegangen sind und entspre-chende Publikationen der Fachverbände den Rat erteilt haben, bis zum Abschluss des Löschungsverfahrens "Fototorte" nicht mehr in herausgestellter Form zu ver-wenden. Damit wird jedoch nicht belegt, dass "Fototorte" nicht mehr als Produkt-bezeichnung dienen kann; vielmehr sind die Vorgänge so zu deuten, dass der Wille, diese beschreibende Bezeichnung zu verwenden, durchaus vorhanden ist, aber für eine Übergangsfrist rechtliche Risiken nicht eingegangen werden sollten. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Weder ist eine Rechts-frage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch erfordert die Fortbil-dung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Ent-scheidung des Bundesgerichtshofs (§ 83 Abs. 2 MarkenG). Der Senat weicht in seinen rechtlichen Erwägungen auch nicht von einer Entscheidung des Bundesge-richtshofs ab. Es geht ausschließlich um tatrichterliche Feststellungen zum be-schreibenden Gehalt der Marke. Auch eine Auferlegung von Kosten ist nicht veranlasst. Sind am Verfahren mehre-re Personen beteiligt, so kann das Patentgericht bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens, einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, ei-nem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit ent-spricht (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Ausgangspunkt ist, dass im Verfahren vor dem Patentgericht jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat. Aus Gründen der Billigkeit sind einem Beteiligten nur dann Kosten aufzuerlegen, wenn dies be-sondere Umstände, wie es etwa eine von vornherein aussichtslose Beschwerde - 7 - ist, vorliegen. Weder musste der Markeninhaber zu 3) von einer völligen Aus-sichtslosigkeit seiner Beschwerde ausgehen, noch sind sonstige Umstände vorge-tragen oder ersichtlich, die eine Auferlegung von Kosten rechtfertigen würden. Winkler Dr. Albrecht Sekretaruk Hu/Ko
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