32 W (pat) 318/03  - 32. Senat (Marken)

BPatG 152 10.99 Bundespatentgericht 32 W (pat) 318/03 _______________ (Aktenzeichen) B e s c h l u s s In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 300 75 777 hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Müllner und Kruppa am 24. November 2004 beschlossen: Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die am 12. Oktober 2000 angemeldete und am 1. März 2001 in das Markenregi-ster des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Marke 300 75 777 SUCA ist für 30: Zucker, insbesondere Kandis, brauner Zucker, Würfelzucker, Rohzucker, Rohrzucker bestimmt. Widerspruch erhoben ist aus der prioritätsälteren EU-Marke 85 647 (angemeldet am 3. Mai 1996 und eingetragen am 15. Oktober 1999) Suga, - 3 - die für folgende Waren Schutz genießt: 2: Zuckercouleur als Zusatzmittel für die Herstellung von Brot; vor-genannte Waren ausschließlich für den Verkauf an Hersteller/Ver-arbeiter; 5: Sirupe für die Herstellung diätetischer Nahrungsmittel; vorge-nannte Waren ausschließlich für den Verkauf an Hersteller/Ver-arbeiter; 30: Sirupe für Nahrungsmittel; vorgenannte Waren ausschließlich für den Verkauf an Hersteller/Verarbeiter; 32: Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Geträn-ken; vorgenannte Waren ausschließlich für den Verkauf an Her-steller/Verarbeiter. Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 hat durch Beschluss vom 15. September 2003 die Löschung der jüngeren Marke wegen Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke angeordnet. Angesichts der hohen Warenähnlichkeit und bei Zugrundelegung einer normalen Kennzeich-nungskraft der Widerspruchsmarke sei ein deutlicher Abstand der Vergleichsmar-ken erforderlich, der aber in Anbetracht der klanglichen Ähnlichkeit beider Mar-kenwörter nicht gewahrt sei. Beide Marken lehnten sich an die beschreibende An-gabe "sugar" an; dadurch greife die Markeninhaberin in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke ein. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie stellt den Antrag, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen. - 4 - In einem parallelen Verfahren (betreffend den Widerspruch gegen die deutsche Marke 301 54 923 – suka) habe die Widersprechende eine Benutzung ihrer Marke Suga nur für die Waren "Couleur aus Zucker als Zusatzmittel für die Herstellung von Bier und Brot", wobei sich diese an Großabnehmer richten, belegen können. Eine darüber hinausgehende Benutzung der Widerspruchsmarke werde auch im vorliegenden Verfahren bestritten. Die Widersprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie weist darauf hin, dass in dem Parallelverfahren Widerspruch aus der deut-schen Marke 869 717 erhoben worden sei. Deren Benutzungslage sei vorliegend nicht erheblich. Im übrigen vertreten die Beteiligten unterschiedliche Ansichten zur Frage der Wa-renähnlichkeit, insbesondere im Verhältnis von Zucker zu Zuckercouleur hinsicht-lich Beschaffenheit und Bestimmung unter Berücksichtigung der im Warenver-zeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Vertriebsbeschränkungen sowie zu der Frage, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke infolge Anlehnung an die Warenangabe "sugar" geschwächt ist. Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere die Schrift-sätze der Beteiligten, Bezug genommen. II. Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin erweist sich als nicht begründet, da die sich gegenüberstehenden Marken der Gefahr einer Verwechslung im Ver-kehr unterliegen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). - 5 - 1. Der Widerspruch ist zulässig. Wie sich aus § 125 b MarkenG ergibt, kann der Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke in das deutsche Markenregister auf eine Gemeinschaftsmarke in gleicher Weise wie auf eine nationale Marke ge-stützt werden. Die EU-Marke 85 647 verfügt im Verhältnis zur angegriffenen Mar-ke über den älteren Zeitrang. Die Frage, ob die Angabe im Widerspruchsschreiben vom 27. Juni 2001, im Regi-ster eingetragene Inhaberin der EU-Marke sei die "A… GmbH & Co.", zum damaligen Zeitpunkt (noch) zutreffend oder bereits die Änderung der Firmenbezeichnung im Gemeinschaftsmarkenregister vermerkt war - aus den vom HABM auszugsweise vorgelegten Unterlagen ist dies nicht ersicht-lich -, betrifft nicht die Wirksamkeit der Widerspruchserhebung und kann deshalb offenbleiben. Denn die aufgrund eines Beschlusses vom 13. Juli 1999 nach dem Umwandlungsgesetz vorgenommene und am 30. August 1999 in das Handelsre-gister (Amtsgericht Mülheim an der Ruhr HRB 4248, HRA 365) eingetragene Än-derung der Gesellschaftsform und damit der Firma der Widersprechenden, welche dem HABM mit Schreiben vom 26. Oktober 1999 und vom 21. März 2000 mitge-teilt worden ist, lässt die Identität der Widersprechenden als Unternehmen unbe-rührt. Selbst wenn mithin im Zeitpunkt der Widerspruchserhebung die Widerspre-chende bereits unter ihrer jetzigen Firmenbezeichnung im Gemeinschaftsmarken-register eingetragen war – was nach dem zeitlichen Ablauf an sich anzunehmen ist -, läge lediglich eine unbeachtliche Falschbezeichnung vor. 2. Die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin in der Beschwerdeschrift hinsichtlich aller Waren der Widerspruchsmarke mit Ausnahme von "Zuckercou-leur ..." - wenn sie überhaupt als solche gewollt war –, ist bezogen auf den Zeit-punkt ihrer Abgabe (23. Oktober 2003) unzulässig; denn die sog. Benutzungs-schonfrist der EU-Marke – nur aus dieser und nicht aus der deutschen Marke 869 717 ist Widerspruch erhoben -, war damals noch nicht abgelaufen. Eine vor-beugende Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG – ange-sichts der Eintragungsdaten kommt nur eine solche in Betracht – kennt das - 6 - MarkenG nicht. Eine "verfrüht" erhobene Einrede entfaltet nicht automatisch mit Ablauf der maßgeblichen Fünfjahresfrist die Rechtswirkungen einer zulässigen Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 40). Die Markeninhaberin hätte die Nichtbenutzungseinrede vielmehr nach Ablauf der Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke erneut - und somit dann erstmals rechtswirksam – erheben müssen, was sie aber nicht getan hat. Die Folge ist, dass bei der nachfolgenden Prüfung der Verwechslungsgefahr sämtliche registrierten Waren der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen sind. 3. Nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlich-keit mit einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke älteren Zeitrangs und der Ähn-lichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedank-lich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechs-lungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Mar-ke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 – IMS). a) Die für die jüngere Marke geschützte Ware "Zucker" – den nachfolgenden, mit "insbesondere" eingeleiteten Unterbegriffen kommt keine eigenständige Bedeu-tung zu – ist mit den "Sirupen" der Widerspruchsmarke, unabhängig davon, ob diese von ihrer Zweckbestimmung her den Klassen 5, 30 oder 32 zugeordnet sind, ähnlich (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 308). Beide Erzeugnisse dienen zum Süßen von Nahrungsmitteln, - 7 - Speisen und Getränken; die Zweckbestimmung ist weitgehend dieselbe, es han-delt sich um Austauschprodukte. Die – von den Beteiligten eingehend erörterte – Frage, ob "Zucker" und "Zucker-couleur als Zusatzmittel für die Herstellung von Brot" ähnliche Waren sind, ist so-mit im vorliegenden Fall gar nicht entscheidungserheblich. Der Senat geht inso-weit – anders als die Markenstelle – nicht von hoher, sondern von entfernter Ähn-lichkeit aus, weil Zuckercouleur (in der Fachliteratur findet sich vielfach auch die deutsche Schreibweise Zuckerkulör) zwar aus karamelisiertem Zucker gewonnen wird, aber einem unterschiedlichen Verwendungszweck, nämlich in der Regel dem Färben (und nicht vorwiegend dem Süßen) von Lebensmitteln dient (vgl. zur nähe-ren Begründung den Beschluss des Senats im Parallelverfahren 32 W (pat) 303/03). Die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke sowohl bei Zuckercouleur wie bei den Sirupen enthaltenen Beschränkungen bezüglich des Abnehmerkreises ("ausschließlich für den Verkauf an Hersteller/Verarbeiter") ha-ben keinen Einfluss auf die Warenähnlichkeit bzw. den Warenabstand. Denn selbstverständlich wird auch "Zucker" nicht nur von Endverbrauchern nachgefragt, sondern ebenso von Produktionsstätten im Lebensmittelbereich, etwa Bäckereien. Die jeweiligen Waren können sich also auf denselben Märkten begegnen. Ob es (neben der Widersprechenden) eine Mehrzahl von Herstellungsbetrieben gibt, die sowohl bestimmte (Spezial-)Sorten von Zucker als auch Zuckercouleur im Ange-bot haben, ist letztlich nicht entscheidungserheblich. b) Der Beschluss der Markenstelle ist in sich nicht ganz widerspruchsfrei, wenn er einerseits von "normaler" (i.S.v. durchschnittlicher) Kennzeichnungskraft der Wi-derspruchsmarke ausgeht, andererseits aber eine Anlehnung beider Marken, also gerade auch der Bezeichnung Suga, an das englischsprachige Wort sugar (= Zuk-ker) konstatiert. Zwar stimmt das Markenwort Suga bis auf das fehlende Endungs-r mit der Fachbezeichnung "sugar" überein, gleichwohl wird vielfach - auch in Fachkreisen, an die sich die Waren der Widerspruchsmarke richten – die Ab-wandlung als solche gar nicht ohne weiteres bemerkt werden. Vielmehr wird Suga - 8 - in der registrierten Form mit großem Anfangsbuchstaben, zumal es nicht unmittel-bar für Zucker beansprucht ist, meist als Phantasiewort aufgefasst und somit auch in deutscher Aussprache aufgenommen und wiedergegeben werden. Mithin ist allenfalls von einem leicht unterdurchschnittlichen Schutzumfang der Wider-spruchsmarke auszugehen. c) Die Vergleichsmarken SUCA und Suga sind einander sowohl schriftbildlich als auch klanglich ähnlich. Diese Beurteilung gilt auch bei angemessener Berücksich-tigung des Umstands, dass Fachkreise Warenkennzeichnungen meist mit größe-rer Sorgfalt begegnen als das allgemeine Publikum und diese leichter auseinan-derhalten können. Die Gemeinsamkeiten beider Wortmarken überwiegen die Ab-weichungen. Beide Marken kommen sich ummittelbar nahe, nicht aber wegen ei-ner Anlehnung an das englische Wort sugar (oder gar den deutschen Begriff Zuk-ker). Bei einem Vergleich des Schriftbildes sind sämtliche verkehrsüblichen Wieder-gabeformen zu berücksichtigen, mithin bei der Widerspruchsmarke auch eine Schreibweise ganz in Versalien (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rdn. 139). Bei einer solchen stimmen nicht nur die ersten beiden und der Endbuchstabe vollständig überein, sondern liegt auch – anders als bei der Wiedergabe in kleinen Buchsta-ben – wegen der gleichen äußeren Grundform eine weitgehende optische Annä-herung der Buchstaben C und G vor. Ein Verlesen ist leicht möglich. Aber auch klanglich können Fälle des Sich-Verhörens nicht mit der gebotenen Si-cherheit ausgeschlossen werden. In beiden Markenwörtern liegt die Betonung auf der ersten Silbe SU, während die Endsilbe unbetont nachklingt. Die maßgeblich durch die Vokale bestimmte Lautfolge ist dieselbe. Zwar ist nicht auf eine mund-artliche Aussprache abzustellen, jedoch unterscheiden sich die Lautwerte von g und k (ebenso wie von d/t oder von b/p) nicht immer deutlich. Vor allem unter un-günstigen Übermittlungsbedingungen, etwa bei telefonischen Bestellungen, kann es zu Markenverwechslungen kommen. - 9 - d) Die Gesamtabwägung von (mittlerer bis entfernter) Warenähnlichkeit, nur leicht unterdurchschnittlichem Schutzumfang der Widerspruchsmarke und nicht unbeträchtlicher Markenähnlichkeit ergibt, dass vom Bestehen einer Verwechs-lungsgefahr auszugehen ist. Es verbleibt deshalb bei der von der Markenstelle angeordneten Löschung der jüngeren Marke. 4. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 MarkenG) be-steht kein Anlass. Viereck Müllner Kruppa Hu

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