BPatG 152 10.99 BUNDESPATENTGERICHT 32 W (pat) 356/02 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 398 60 816 - 2 - hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I Gegen die am 22. Oktober 1998 angemeldete und am 30. November 1998 für Sammeln/Beschaffen/Versenden juristischer Literatur und veröffentlichter Informa-tionen eingetragene Wortmarke ADVOFAX ist Widerspruch erhoben aus der seit 20. Mai 1985 für Computerunterstützte elektronische Text- und Datenspeicherung und –übermittlung durch den Betrieb von Datenverarbeitungsanla-gen, insbesondere von Sprachspeicher- und Bildschirmtextsyste-men eingetragenen Wortmarke 1 077 216 Advobox. - 3 - Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in ei-nem Erstbeschluss den Widerspruch mangels Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen. Auf Erinnerung wurde dieser Beschluss aufgehoben und die angegriffene Marke wegen Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke gelöscht. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen recht beachtlich ähnlich seien. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien die Marken zu ähnlich, um Verwechslungen auszuschließen. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie erhält ihre Nichtbenutzungseinrede aufrecht und ist daneben der Auffassung, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Sie hält die Dienstleistungen nicht für ähn-lich. Hierzu könne bereits die unterschiedliche Klasseneinteilung als Indiz heran-gezogen werden. Es gehe bei der Dienstleistung der angegriffenen Marke "Sam-meln/Beschaffen/Versenden juristischer Literatur und veröffentlichter Informatio-nen" gerade nicht um die für die Klasse 42 typische Unterhaltung einer Daten-bank, sondern um einen Dokumentenlieferdienst, bei dem ein bestelltes Dokument in der Bibliothek beschafft und mit Fax zugeschickt werde. Es sei auch zu berück-sichtigen, dass die Marken nicht ähnlich seien. Die Silbe "Advo-" sei kennzeich-nungsschwach, wie sich aus einer Vielzahl von "Advo-"Marken, die im entspre-chenden Dienstleistungsgebiet benutzt werden, ergebe. Die übrigen Markenbe-standteile "-fax" und "box" seien im Gesamteindruck deshalb deutlich unterschied-lich. Dies gelte sowohl in schriftbildlicher, als auch in klanglicher Hinsicht. Des wei-teren sei zu berücksichtigen, dass die Verwechslungsgefahr durch den unter-schiedlichen Sinngehalt von "fax" und "box" ausgeschlossen werde. Hinzu kom-me, dass die angesprochenen Verkehrskreise ein juristisch gebildetes Fachpubli-kum sei, das regelmäßig gewohnt sei, sorgfältig zu prüfen und auch kleinste Un-terschiede bei Marken zu beachten. - 4 - Die Markeninhaberin beantragt, den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle für Klasse 41 aufzu-heben und die Beschwerdegebühr zurückzubezahlen. Die Widersprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie legt weitere Benutzungsunterlagen vor und bezieht sich zur Verwechslungsge-fahr auf die Argumentation der Markenstelle. II Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg; die angegriffene Marke ist wegen Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke zu löschen. Nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungs-gefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Fak-toren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Dienstleistungen, sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr., vgl BGH GRUR 2002, 626, 627 – IMS). - 5 - 1. Dienstleistungsähnlichkeit Ist die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, so dürfen bei der Entschei-dung nur diejenigen Dienstleistungen berücksichtigt werden, für die die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke zuletzt mit Beschwerdebegründungs-schriftsatz vom 4. Oktober 2002 bestritten. Ist Widerspruch erhoben, hat die Wi-dersprechende glaubhaft zu machen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist. Die angegriffene Marke wurde am 7. Ja-nuar 1999 veröffentlicht. Da die Widerspruchsmarke bereits seit 1985 eingetragen ist reicht der Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG vom 7. Ja-nuar 1994 bis zum 7. Januar 1999. Gleichzeitig endet ein Zeitraum von fünf Jahren am Tag der Entscheidung über den Widerspruch in der Beschwerde, so dass sich ein weiterer Benutzungszeit-raum von 1999 bis 2004 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ergibt. Mit eidesstatt-licher Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden in Verbindung mit den mit Schriftsatz vom 21. August 2003 und mit Schriftsatz vom 25. Ja-nuar 2001 eingereichten Anlagen ist glaubhaft gemacht, dass die Marke "Advo-box" zur Kennzeichnung eines Internetinformationsangebots für Anwälte, Rechts- und Patentabteilungen verwendet wird. Es handelt sich dabei, um eine "computer-unterstützte elektronische Text- und Datenspeicherung durch den Betrieb von Da-tenverarbeitungsanlagen" im Sinne des Dienstleistungsverzeichnisses der Wider-spruchsmarke. Damit stehen sich diese Dienstleistungen und die von der angegrif-fenen Marke beanspruchten Dienstleistungen des Sammelns, Beschaffens, Ver-sendens juristischer Literatur und veröffentlichte Informationen gegenüber. Diese Dienstleistungen sind zwar nicht identisch, sie sind jedoch als durchschnittlich ähnlich einzustufen. Dienstleistungen sind dann als ähnlich anzusehen, wenn sie unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Ver-- 6 - kehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebe-nenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Mar-ken gekennzeichnet sind. Beteiligte Verkehrskreise sind hier Rechts- und Patent-anwälte sowie Patent- und Rechtsabteilungen, so dass auf deren Auffassungen abzustellen ist. Das Verhältnis beider Dienstleistungen zueinander kennzeichnet, dass es sich um juristische Informationssysteme im weiteren Sinne handelt. Auf seiten der angegriffenen Marke erfolgt dies durch Übersenden von Informationen, auf seiten der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine Datenbank, auf die zu-gegriffen werden kann. Die gemeinsame Einordnung als Informationsdienst ist so erheblich, dass von einer starken Beziehung zwischen dem sich gegenüberste-henden Dienstleistungen auszugehen ist, weshalb eine durchschnittliche Dienstlei-stungsähnlichkeit gegeben ist. 2. Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Weder er-laubt die von der Widersprechenden vorgetragene Anzahl der Zugriffe auf ihr In-ternetinformationsangebot die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft, noch ist die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit beschreibend oder durch die Benutzung ähnlicher Drittmarken geschwächt. "Advobox" ist eine selbständige Wortschöpfung. Die Vorsilbe "Advo" ist – wie der Markeninhaberin zuzugeben ist – sehr schwach, weil sie an die veraltete Form "Advokat" für "Rechtsanwalt" ange-lehnt ist und damit für rechtsberatende Dienstleistungen im weitestens Sinne ei-nen beschreibenden Anklang enthält. Dem entsprechend findet sie auch in vielen Drittkennzeichen Verwendung. Die Zusammenfügung mit dem Markenbestand-teil "box" führt zu einem neuen eigenständigen Markenbegriff. Dieser ist nicht auf den ersten Blick erkennbar beschreibend, da "box" – soweit feststellbar - für ein Datenbankangebot eine ungebräuchliche Bezeichnung darstellt. - 7 - 3. Markenähnlichkeit Die sich gegenüberstehenden Marken sind durchschnittlich ähnlich. Sie stimmen in den ersten zwei von drei Silben überein, haben die identische Länge und den-selben übereinstimmenden auffälligen Schlußvokal "x". Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin kann der identische Markenteil "Advo-" beim Vergleich der Marken nicht unberücksichtigt bleiben. Es entspricht insbesondere der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass ein übereinstimmender beschrei-bender Bestandteil, der trotz seines beschreibenden Charakters zum Gesamtein-druck sich gegenüberstehender Wortzeichen beiträgt, bei einer Bestimmung der Ähnlichkeit der Zeichen zu berücksichtigen ist (vgl. BGH Urteil vom 6. Mai 2004 – I ZR 223/01 – Neuro-Fibolex/Neuro-Fibraflex). Bei der Feststellung des klangli-chen Gesamteindrucks ist der Erfahrungssatz zu beachten, dass der Verkehr Wortanfänge stärker beachtet, als die folgenden Markenbestandteile. Dies ist zwar im vorliegenden Fall nicht als allein entscheidend anzusehen, da der beschreiben-de Inhalt von "Advo-" das Gewicht des Markenanfangs herabsetzt. Die unter-schiedlichen Buchstaben "fa" und "bo" führen jedoch trotzdem zu keiner ganz ent-fernten Ähnlichkeit oder gar Unähnlichkeit der Marken, da es angesichts der glei-chen Silbenzahl, der Silbengliederung und Länge sowie der Betonung der beiden Zeichen bei so vielen Gemeinsamkeiten bleibt, dass von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit der Marken auszugehen ist. Bei durchschnittlicher Dienstleistungsähnlichkeit, Kennzeichnungskraft der Wider-spruchsmarke und durchschnittlicher Markenähnlichkeit kann die Gefahr von Ver-wechslungen nicht ausgeschlossen werden. 4. Für eine Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass, genauso wenig wie für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 Mar-kenG). Ein Abweichen von der Regel, dass ein Beschwerdeführer die erfolgsunab-hängige Beschwerdegebühr zu bezahlen hat, setzt Billigkeitserwägungen voraus. So ist eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitserwägungen unter - 8 - anderem für den Fall anerkannt, dass der Markenstelle bei der Anwendung des materiellen Rechts grobe Fehler unterlaufen sind, mit der Folge, dass für die Ent-scheidung schlechthin unvertretbare Erwägungen maßgebend waren. Dies ist hier ersichtlich nicht der Fall. Die Markenstelle hat vielmehr die von der Rechtspre-chung aufgestellten Faktoren ausreichend und zutreffend geprüft. Winkler Viereck Sekretaruk Pü
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