33 W (pat) 195/01  - 33. Senat (Marken)

BUNDESPATENTGERICHT 33 W (pat) 195/01 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … BPatG 152 10.99 - 2 - betreffend die Marke 398 18 475 hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock beschlossen: 1. Der Widersprechenden wird die Wiedereinsetzung in die Be-schwerdefrist zur Beschwerdeeinlegung sowie zur Zahlung der Beschwerdegebühr gewährt. 2. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewie-sen. 3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. G r ü n d e I Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 "Deutsches Patent- und Markenamt") ist gegen die – am 23. Juli 1998 veröffentlichte – Eintragung der Marke 398 18 475 Profix - 3 - für die Waren "01: Chemische Erzeugnisse für Bauzwecke, insbesondere Zu-satzmittel für Mörtel, Zement, Beton und Estrichmassen, Betonverflüssiger, Erstarrungsverzögerer, Frostschutzmittel sowie Schnellhärtungsmittel; für die Bauindustrie bestimmte Fassadenimprägniermittel, Fluatierungsmittel, Entscha-lungsmittel, Frischbetonschutzkonzentrat, Klebstoffe für ge-werbliche Zwecke; 02: Korrosionsschutzmittel, Lacke und Farben, Firnisse, Rost-schutzmittel, Färbemittel, Farbenbindemittel; 17: bituminöse Schutzanstrichmittel; Dichtungsmittel, Dichtungs-schlämme, Kunststoffhaftemulsion, gebrauchsfertiger Mon-tagezement und Bauklebemörtel, Fugenvergußmassen, Fu-genabdichtungsmittel, auch in Bandform, öldichte Kunst-harzbeschichtungsmittel, Silikonkautschuk-Fugendichtungs-masse, Füllmittel, Flüssigkunststoffe als Oberflächenbe-schichtung; 19: Baumaterialien (nicht aus Metall), Kautschuklatex-Fassaden-putz und Kunstharz-Buntsteinputz" vom 19. Juni 1998 auf Grund der für die Waren "Klebstoffe" am 16. April 1955 eingetragenen Marke 674 541 PRENOFIX Widerspruch erhoben worden. - 4 - Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 2. Dezember 1998 bestritten; dieser Schriftsatz ist vom Pa-tentamt der Widersprechenden jedoch nicht zugestellt worden. Die Markenstelle für Klasse 17 des Patentamts hat den Widerspruch durch Be-schluß vom 21. November 2000 gemäß §§ 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 MarkenG wegen fehlender Verwechslungsgefahr sowie die Erinnerung der Wider-sprechenden durch Beschluß vom 4. April 2001 wegen mangelnder Glaubhaftma-chung der Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen. In den Gründen ist ausgeführt worden, hinsichtlich der beiderseitigen Waren der Klasse 1 sei zwar eine beachtliche Warennähe bis Warenidentität festzustellen, die sich gegenüber-stehenden Marken wiesen jedoch nur so geringe Gemeinsamkeiten auf, daß Ver-wechslungen nicht zu erwarten seien. Der Bestandteil "FIX", "fix" sei zumindest kennzeichnungsschwach, da er als eindeutig beschreibend und markenmäßig verbraucht anzusehen sei. Die Anfangsbestandteile "Pro" und "PRENO" unter-schieden sich klanglich, schriftbildlich und begrifflich so deutlich, daß die ange-sprochenen fachkundigen Verkehrskreise die Marken ihrem Gesamteindruck nach ohne Schwierigkeiten auseinanderhalten könnten. Die Erinnerung der Widerspre-chenden sei ohne Sachprüfung zurückzuweisen, weil sie eine Benutzung der Wi-derspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe. Die Widersprechende hat gegen den ihr am 9. April 2001 zugestellten Beschluß der Markenstelle des Patentamts am 10. Mai 2001 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig einen Scheck über die Beschwerdegebühr übersandt. Hinsichtlich der Verspätung der Beschwerdeeinlegung und der Zahlung der Be-schwerdegebühr trägt die Widersprechende vor, von dem Hamburger Büro ihrer Vertreter aus sei der Beschwerdeschriftsatz zusammen mit dem Scheck am 7. Mai 2001 gegen 16.10 Uhr, von der Angestellten Frau G… am Hauptbahn hof zur Post gegeben worden. Erfahrungsgemäß komme die Post beim Patentamt - 5 - immer am folgenden Tag an, so daß die Zustellung erst am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post äußerst ungewöhnlich und nicht zu erwarten gewesen sei. Hierzu hat sie die eidesstattliche Erklärung der Frau G… vom 7. September 2001 sowie die Stellungnahme der D… AG vom 12. September 2001 vorgelegt. Nach dem Leistungsangebot der Deutschen Post sollen Briefe am ersten Werktag nach der Einlieferung an die Empfänger ausge-liefert werden. Untersuchungen eines externen Marktforschungsinstituts sowie des TÜV Rheinland hätten ergeben, daß etwa 95% der eingelieferten Briefe am näch-sten Werktag und rund 99% bis zum zweiten Werktag ausgeliefert werden. Die Widersprechende rügt die Nichtzustellung des gegnerischen Schriftsatzes vom 2. Dezember 1998 wegen Verstoßes gegen das Gebot der Gewährung recht-lichen Gehörs und hat "vorsorglich" Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benut-zung der Widerspruchsmarke für die Waren "Klebstoffe für das Schuhma-cher-Handwerk und die Orthopädie-Schuhtechnik" eingereicht. Zur Frage der Verwechslungsgefahr vertritt sie die Ansicht, bei der jedenfalls teil-weise gegebenen Warenidentität seien besonderes hohe Anforderungen an den Abstand der Markenwörter zu stellen, den die jüngere Marke jedoch nicht einhalte. Sie unterscheide sich von der Widerspruchsmarke lediglich durch das Weglassen der beiden in der Wortmitte angeordneten Buchstaben "EN". Die Widersprechende beantragt sinngemäß, sie in die Beschwerdefrist wiedereinzusetzen, die Beschlüsse der Markenstelle des Patentamts vom 21. Novem-ber 2000 und vom 4. April 2001 aufzuheben, die Löschung der an-gegriffenen Marke anzuordnen und die Beschwerdegebühr zurück-zuerstatten. - 6 - Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie ist der Auffassung, die beiden Marken seien in keiner Hinsicht verwechselbar. Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf ihre Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen. Der Senat hat der Widersprechenden den die Nichtbenutzungseinrede enthalten-den Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 2. Dezember 1998 in Kopie zugestellt. II Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, aber unbegründet. Dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist zur Einlegung der Beschwerde sowie zur Zahlung der Beschwerdegebühr (§ 66 Abs 2 iVm Abs 1 und 5 MarkenG) wird gemäß § 91 MarkenG stattgegeben. Denn die Beschwerdeführerin hat zur Überzeugung des Senats glaubhaft gemacht, daß sie ohne Verschulden verhindert war, rechtzeitig die Beschwerde einzulegen und die Beschwerdegebühr - im Wege des mitübersandten Schecks – zu zahlen. Da der Brief mit dem Beschwerdeschriftsatz und dem Scheck am Montag, dem 7. Mai 2001 in Hamburg zur Post gegeben worden ist, hätte er nach den regelmä-ßig üblichen Postlaufzeiten am 8. Mai oder spätestens am 9. Mai 2001 beim Pa-tentamt eintreffen müssen und wäre somit noch rechtzeitig eingegangen. Den ver-späteten Zugang der Postsendung beim Patentamt erst am 10. Mai 2001 haben die Vertreter der Beschwerdeführerin nicht zu vertreten, weil sie auf den regel-mäßigen Postlauf von höchstens zwei Werktagen vertrauen durften. Die Be-- 7 - schwerdeführerin hat auch die Zweimonatsfrist für den Wiedereinsetzungsantrag gemäß § 91 Abs 2 MarkenG eingehalten. Der Senat schließt sich der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts im Erst-beschluß vom 21. November 2000 grundsätzlich an, daß keine Verwechslungs-gefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zwischen der angegriffenen jüngeren Marke 398 18 475 "Profix" und der Widerspruchsmarke "PRENOFIX" (674 541) vorliegt. Die Markenstelle hat den Widerspruch und die Erinnerung der Widerspre-chenden daher im Ergebnis zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurück-gewiesen. Die Markenstelle hat zwar in ihrem Erstbeschluß vom 21. November 2000 zutref-fend auf die mit Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 2. Dezember 1998 geltendgemachte Nichtbenutzungseinrede hingewiesen, dieser Schriftsatz ist der Widersprechenden aber – auch nach der Anmahnung im Erinne-rungsschriftsatz – vom Patentamt nicht zugestellt worden, sondern erst vom Senat im Laufe des Beschwerdeverfahrens. Ob oder ab welchem Zeitpunkt die Nichtbe-nutzungseinrede gegenüber der Widersprechenden rechtswirksam erhoben wor-den ist, kann dahingestellt bleiben. Es kommt hier auch nicht entscheidend darauf an, der Widersprechenden Gelegenheit zu geben, weitere Unterlagen zur Glaub-haftmachung der Benutzung einzureichen. Denn der Senat unterstellt im vorlie-genden Falle zu Gunsten der Widersprechenden die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für sämtliche eingetragenen Waren "Klebstoffe". Die Waren "für die Bauindustrie bestimmte Klebstoffe für gewerbliche Zwecke" der angegriffenen Marke sind vollständig in den Waren "Klebstoffe" der Wider-spruchsmarke enthalten; insofern besteht Warenidentität. Soweit die weiteren Wa-ren der angegriffenen Marke und die Waren der Widerspruchsmarke teils sehr ähnlich oder jedenfalls ähnlich sind, bedarf dies hier keiner genaueren Feststel-lungen mehr. - 8 - Der Senat geht von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "PRENOFIX" nach ihrem Gesamteindruck aus, die ihr bereits von Hause aus zu-kommt. Der Bestandteil "FIX" ist für sich zwar äußerst kennzeichnungsschwach, da das geläufige Wort "fix" im Zusammenhang mit Klebstoffen sowohl im Sinne von "schnell" als auch im Sinne von "fest" rein beschreibend wirkt und auf Grund der häufigen Verwendung in Drittmarken als verbraucht angesehen werden muß. Der Anfangsbestandteil "PRENO" erscheint jedoch als Phantasiewort, so daß die Wortkombination keinen erkennbar vernünftigen Sinn ergibt und somit unterneh-menskennzeichnend eigenartig erscheint. Umstände, die für eine erhöhte Kenn-zeichnungskraft sprechen könnten, sind von der Widersprechenden nicht vorge-tragen worden. Im Bereich der vorliegend gegebenen Warenidentität oder Warennähe muß unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke an die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwar ein verhältnismäßig strenger Maßstab angelegt werden (vgl BGH GRUR 1999, 735, 736 – MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 2000, 506, 508 – ATTACHÉ/TISSERAND). Denn die alle Besonder-heiten des Einzelfalles umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat auch die Wechselbeziehung der in Betracht kommenden Faktoren – hier vor allem der Warenähnlichkeit und der Markenähnlichkeit – zu beachten, so daß ein gerin-ger Ähnlichkeitsgrad der Marken durch einen höheren Ähnlichkeitsgrad der Waren ausgeglichen werden kann (vgl EuGH GRUR 1998, 922, 923 Ez 16, 17, 19 - Canon; EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 Ez 18, 19 – Lloyd; BGH GRUR 1999, 995, 997 – HONKA; BGH GRUR 1999, 241, 242 f – PATRIC LION). Die sich ge-genüberstehenden Wortmarken "Profix" und "PRENOFIX" halten jedoch in jeder Hinsicht einen so deutlichen Abstand voneinander ein, daß eine Verwechslungs-gefahr auszuschließen ist. Bei der Markenähnlichkeitsbeurteilung geht der Senat zu Gunsten der Widerspre-chenden – abweichend von den Unterlagen zur Benutzung der Widerspruchs-- 9 - marke – davon aus, daß zu den angesprochenen Verkehrskreisen nicht nur Fachleute, sondern auch Privatpersonen gehören (auf Baumärkten, Heimwerk-märkten oä). Dennoch ist auf einen durchschnittlich informierten aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart abzustel-len (vgl EuGH aaO Ez 25, 26 – Lloyd). Die Betrachtungsweise der Widersprechenden, die jüngere Marke "Profix" unter-scheide sich von der Widerspruchsmarke "PRENOFIX" bloß durch die weggelas-senen Buchstaben "EN", erscheint zu formal-analytisch, weil sie den maßgebli-chen Gesamteindruck nicht hinreichend berücksichtigt. Klanglich ist die Silbenfolge "pro-fix" gegenüber "pre-no-fix" insbesondere in ihrer Silbenzahl und Vokalfolge gerade an den stärker beachteten Wortanfängen mar-kant andersartig. Schriftbildlich fällt nicht nur die unterschiedliche Wortlänge, son-dern auch das deutlich abweichende Buchstabenbild der Anfangswörter beson-ders auf. Auch begrifflich wird das allgemein bekannte Wort "Pro" – unabhängig davon, ob man es im Sinne von "für" oder im Sinne von "Profi", "professional" ver-steht – in der angegriffenen Marke eine Verwechslung mit der "PRENO" beginnen-den Widerspruchsmarke nicht in Betracht kommen lassen. III Zu einer Kostenauferlegung gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht kein An-laß. Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfah-rens jeweils selbst (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG); die Widersprechende jedoch mit Ausnahme der Beschwerdegebühr. IV Der Senat hält die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 Mar-kenG aus Billigkeitsgründen für geboten. Denn der Markenstelle des Patentamts - 10 - ist ein schwerwiegender Verfahrensfehler der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art 103 Abs 1 GG, § 59 Abs 2 MarkenG) unterlaufen, weil sie den die Nichtbenutzungseinrede enthaltenden Schriftsatz vom 2. Dezember 1998 zunächst schon nicht – wie in solchen Fällen üblich – mit dem Erstbeschluß zuge-stellt hat, der Bitte der Widersprechenden um Nachholung der Zustellung dieses Schriftsatzes nicht nachkam und dann auch noch den Erinnungsbeschluß aus-schließlich mit der mangelnden Glaubhaftmachung der Benutzung begründet hat. Der Erinnerungsprüfer hätte erkennen müssen, daß der Hinweis im Erstbeschluß auf den Schriftsatz, in dem die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten wird, nicht ausreichen kann. Vielmehr hat die Widersprechende ein berechtigtes Inter-esse, an Hand des ihr vorliegenden Schriftsatzes den Umfang und die Zulässigkeit einer Nichtbenutzungseinrede prüfen zu können. Im übrigen hatte die Widerspre-chende in ihrem Erinnerungsschriftsatz Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung angekündigt, sobald ihr der Schriftsatz vom 2. Dezember 1998 nach-träglich zugestellt wird. Da der Erinnerungsbeschluß in keiner Weise auf die Frage der Verwechslungsgefahr eingegangen ist, erscheint es naheliegend, daß sich die Widersprechende schon deshalb genötigt sah, die an sich vermeidbare Be-schwerde einzulegen. Winkler Dr. Hock v. Zglinitzki Cl

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