BPatG 152 10.99 BUNDESPATENTGERICHT 33 W (pat) 213/02 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 397 07 339 hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. März 2005 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin Pagenberg und den Richter Kätker beschlossen: 1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 19 vom 15. April 2002 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 957 077 "Terrafix" zurückgewiesen worden ist. 2. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 957 077 wird die Lö-schung der Marke 397 07 339 "Terraflex" angeordnet. G r ü n d e I. Gegen die Eintragung der Wortmarke 397 07 339 Terraflex für die Waren "Platten aus Kunststoff zum Herstellen von Belägen für Balkone, Terrassen, Flachdächer, Loggien, Werkstätten, Innen- und Außen-bereiche von Schulen, Schwimmbädern und dergleichen" - 3 - ist Widerspruch erhoben auf Grund der Wortmarke 957 077 Terrafix die am 20. April 1977 für die Waren "Baustoffe und chemische Erzeugnisse zur Herstellung von Bau-stoffen" in das Markenregister eingetragen worden ist. Die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 15. April 2002 ua den Widerspruch aus der Marke 957 077 mangels Verwechslungsgefahr zurückgewie-sen. Trotz einer beachtlichen Warennähe bis Warenidentität der Waren der Klasse 19 wiesen die beiden Kennzeichnungen nur geringe Gemeinsamkeiten auf. Der identische Anfangsbestandteil "Terra" sei auf dem vorliegenden Warengebiet eindeutig beschreibend und in einer Vielzahl von Drittmarken enthalten, so dass er als verbrauchter Markenbestandteil ohne herkunftsbezeichnende Funktion zu werten sei. Hierzu hat die Markenstelle auf die Eintragungen im Markenlexikon Ausgabe 2001, Seiten 11206 – 11214, hingewiesen. Auch wenn der kennzeich-nungsschwache Bestandteil bei der Würdigung des Gesamteindrucks der Ver-gleichszeichen mit zu berücksichtigen sei, genügten bereits die geringfügigen Abweichungen in den nachgestellten Begriffen "flex" und "fix" zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr. Außerdem trügen deren ausgeprägte Sinngehalte we-sentlich zur Unterscheidbarkeit beim Lesen und Hören bei. Im übrigen meint die Markenstelle, dass angesichts der im Werbe- und Kundenverkehr üblichen visu-ellen und schriftlichen Verwendung von Kennzeichen die Gefahr möglicher phone-tischer Verwechslungen fast gänzlich auszuschließen sei. Gegen die Bejahung einer assoziativen Verwechslungsgefahr sprächen der beschreibende Charakter von "Terra" sowie die Vielzahl eingetragener Drittmarken. Es sei für die Marken-- 4 - stelle nicht nachvollziehbar, wie bei derzeit 867 eingetragenen Marken mit dem Bestandteil "Terra" dieser gerade auf dem vorliegenden Warengebiet als Stamm-bestandteil einer Markenserie eines Unternehmens zu sehen sein solle. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie unmit-telbare und mittelbare Verwechslungsgefahr geltend macht. Aus der Wechselwir-kung der zu berücksichtigenden Faktoren ergebe sich bei bestehender Waren-identität ein strenger Maßstab für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr. We-gen der Übereinstimmungen in der Silbenzahl, der Betonung, der Konsonanten-folge, der nahezu gleichen Wortlänge und maßgeblichen Vokalfolge reichten die geringfügigen Unterschiede der Marken nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Entgegen der Auffassung der Markenstelle würden zudem die vorliegenden Waren von den fachkundigen Verwendern häufig per Telefon geor-dert. Eine große Ähnlichkeit ergebe sich wegen der identischen Buchstabenfolge "Terra-" und des auffälligen Endbuchstabens "x" auch im Schriftbild. Die Wider-sprechende beruft sich ferner auf eine hohe Kennzeichnungskraft des Bestandteils "Terra" auf Grund der jahrzehntelangen Benutzung einer Vielzahl von "Terra"-Marken. Das Wort "Terra" sei in Bezug auf die beanspruchten Waren nicht unmit-telbar beschreibender Natur, wofür die Widersprechende auf die Spruchpraxis zu ihrer Marke "TERRANOVA" verweist. Die Widerspruchsmarke sei auch nicht durch Drittzeichen in ihrer Kennzeichnungskraft geschwächt. Der Hinweis auf eingetra-gene Drittmarken sei zu pauschal. Soweit eingetragene Zeichen für relevante Waren in Betracht kämen, werde deren Benutzung ausdrücklich bestritten. Die Widersprechende macht ferner unter Bezugnahme auf die von ihr eingereichten Erklärungen und Unterlagen geltend, dass eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens bei der angegriffenen Marke "Ter-raflex" gegeben sei. - 5 - Die Widersprechende beantragt, den angegriffenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen. Die Markeninhaber haben sich weder im Widerspruchsverfahren vor der Marken-stelle noch im Beschwerdeverfahren geäußert oder Anträge gestellt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die gemäß § 165 Abs. 4 MarkenG statthafte und auch im übrigen zulässige Be-schwerde ist begründet. Der Senat hält die Gefahr von Verwechslungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 iVm § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG für gegeben. 1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichti-gung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselbe-ziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähn-lichkeit der Zeichen und der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kenn-zeichnungskraft des älteren Zeichens. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens ausgeglichen wer-den (vgl. stRspr BGH GRUR 2003, 963 – AntiVir/AntiVirus; GRUR 2004, 239 - DONLINE; GRUR 2004, 783 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr zu beja-hen. a) Nachdem die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten wurde, ist für die Beurteilung der Warenähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Zwischen - 6 - den "Baustoffen" der Widerspruchsmarke einerseits und den "Platten aus Kunst-stoff zum Herstellen von Belägen" für verschiedene Bauten im Innen- und Au-ßenbereich der angegriffenen Marke andererseits besteht ein hoher Grad an Wa-renähnlichkeit bis zur Warenidentität, da die Waren der jüngeren Marke zu den Baustoffen zählen. b) Der Senat geht von einer noch normalen Kennzeichnungskraft der Wider-spruchsmarke in ihrer Gesamtheit aus. Eine Kennzeichnungsschwäche der Wider-spruchsmarke insgesamt ist weder auf Grund der für "Baustoffe" beschreibenden Bedeutung des Markenbestandteils "fix" im Sinne von "fest, schnell, rasch (-ab-bindender Beton, Zement etc.)" noch des Zeichenteils "Terra" gegeben. Das lateinische Wort "terra" hat zwar die Bedeutung von "Erde" im Sinne von "Erdreich, Gebiet", so dass es für damit in engem Zusammenhang stehende Pro-dukte wie z.B. Gartenerde, Lehmerde oder Tonerde beschreibenden Charakter aufweisen mag. Für "Baustoffe" bestünde ein unmittelbar beschreibender Bezug erst, wenn dem Wort "Terra" ein weiterer Begriff hinzugefügt wird, wie etwa "cotta", der auf die Bearbeitung der Erde zu einem Baustoff, dem sogenannten Terracotta oder auf Tonsteine hinweist. Die Verbindung mit "-fix" läßt demgegen-über nur anklingende Hinweise und keine eindeutig beschreibende Gesamt-aussage aufkommen. Eine Kennzeichenschwäche der Widerspruchsmarke durch Drittzeichen vermag auch der Hinweis der Markenstelle auf die Eintragung von Marken mit dem Be-standteil "Terra" im Markenlexikon nicht zu belegen. Zum einen läßt der Register-stand keine Rückschlüsse auf die Benutzung der eingetragenen Marken zu. Zum anderen gehört eine große Anzahl der eingetragenen "Terra"-Marken der Wider-sprechenden bzw. zu ihrer Zeichenserie (s.a. Beschlüsse des BPatG, 30 W (pat) 162/94 – SIKATERRA = TERRANOVA; 33 W (pat) 287/98 – TERRA-MOL = Terranova; 33 W (pat) 301/01 – TERRAPLAN = TERRANOVA Von Grund auf gut). Die für die Annahme einer Kennzeichenschwäche erforderliche große Zahl benutzter Drittmarken, die im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchs-- 7 - marke liegen (vgl stRspr BGH GRUR 1967 – Vitapur; GRUR 1999, 241, 243 - Lions), haben weder die Markenstelle noch die Inhaber der angegriffenen Marke angegeben. c) Die sich gegenüberstehenden Zeichen kommen sich in ihrem jeweils maß-geblichen Gesamteindruck verwechselbar nahe. Die Ähnlichkeit der Wortzeichen "Terraflex" und "Terrafix" besteht in klanglicher wie in schriftbildlicher Hinsicht. Ent-gegen der Auffassung der Markenstelle kann die Verwechslungsgefahr klanglicher Art im Hinblick auf telefonische Bestellungen und unter Berücksichtigung mündli-cher Empfehlungen keinesfalls "fast gänzlich ausgeschlossen werden". Im übrigen reicht für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in der Regel bereits die hinrei-chende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus. Dabei ist grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl BGH GRUR 1998, 924, 925 – salvent/Salventerol m.w.N.; GRUR 2004, 783 – NEURO-VIBOLEX = NEURO-FIBRAFLEX). Außer-dem ist für den maßgeblichen Gesamteindruck der Erfahrungsgrundsatz zu be-rücksichtigen, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten, und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, mögli-chen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Demzufolge können auch Bestandteile, die einer beschreibenden Angabe ent-nommen sind, zum Gesamteindruck beitragen. Die Vergleichsmarken sind mit Ausnahme der Buchstaben "le" und "i" in der letz-ten Silbe identisch. Angesichts der überwiegenden Gemeinsamkeiten im Klang- und Schriftbild, ist eine große Markenähnlichkeit gegeben. Die ohnehin klangna-hen Vokale "e" und "i" und das klangschwache "I" werden durch die klangstärke-ren identischen Konsonanten "f-x" – insbesondere durch den markanten x-Laut – in ihrer Klangwirkung überdeckt und auch optisch insoweit zurückgedrängt, dass sie den Gesamtklangeindruck und das Schriftbild insgesamt bei der Wiedergabe der Marken nicht maßgeblich verwechslungsmindernd beeinflussen können. Der jeweilige Sinngehalt von "flex" und "fix" – vor allem in Verbindung mit dem vor-- 8 - angehenden identischen Wort "Terra" in der Bedeutung von "Erde" in den Ge-samtzeichen – ist weder so eindeutig noch auffällig abweichend, dass er ein Ver-hören oder Verlesen auszuschließen vermag. Unter Berücksichtigung der noch normalen Kennzeichnungskraft der Wider-spruchsmarke und des besonders hohen Grades an Warenähnlichkeit bzw. –iden-tität kann eine Verwechslungsgefahr in klanglicher und in visueller Hinsicht nicht verneint werden. 2. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann dahingestellt bleiben, ob die Verwechslungsgefahr auch unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens ge-mäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 a.E. MarkenG gegeben ist. 2. Es besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit von dem Grundsatz der ei-genen Kostentragung abzuweichen (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Winkler Richter Kätker kann wegen Urlaubs nicht unterschrei-ben. Winkler Pagenberg Hu
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