BPatG 152 10.99 BUNDESPATENTGERICHT 33 W (pat) 268/03 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 301 66 183 hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock beschlossen: 1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-schluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 16. Septem-ber 2003 aufgehoben. 2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. G r ü n d e I Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der für die Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung; Finanzdienstleistungen aller Art, Geld-geschäfte, Vermögensverwaltung; Erstellung von Datenverarbei-tungsprogrammen, Erstellen von Webseiten“ am 15. November 2001 angemeldeten und am 5. Juli 2002 registrierten Marke 301 66 183 orange-trading - 3 - seitens der Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben worden. Der Widerspruch wurde am 11. November 2002 eingelegt und auf zwei verschie-dene Marken der Beschwerdeführerin, nämlich die EU-Marken 1 950 740 und 1 078 989, gestützt. Die Markenstelle für Klasse 36 hat mit dem angefochtenen Beschluss das Verfah-ren über den Widerspruch aus der EU Marke 1 950 740 ausgesetzt. Sie hat aus-geführt, dass die Aussetzung auf § 65 Abs 1 Nr 4 MarkenG iVm §§ 28 Abs 1, 29 Abs 2 MarkenV beruhe. Es handle sich um Widersprüche derselben Widerspre-chenden, wobei sich die Widerspruchsmarke EU 1 078 989 selbst noch im Wider-spruchverfahren befinde. Die Aussetzung sei sachdienlich, da eine Löschung der angegriffenen Marke insgesamt aufgrund der Widerspruchsmarke nicht unwahr-scheinlich sei, die jeweiligen Widersprüche ausweislich der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungsklassen jeweils jedoch nur zu Teillöschungen führen würden. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, dass der Hinweis auf den Widerspruch aus der angemeldeten Ge-meinschaftsmarke 1 078 989 die Aussetzung des vorliegenden Widerspruchver-fahrens nicht tragen könne. Die Widerspruchsmarke EU 1 950 740 sei rechtskräf-tig eingetragen. Es sei auch kein Verfahren zur Löschung dieser Marke anhängig. Es handle sich um zwei voneinander unabhängige Verfahren, für die zwei Gebüh-ren entrichtet worden seien und in denen jeweils eine Sachentscheidung zu treffen sei. Das Verfahren über den Widerspruch aus der Marke EU 1 950 740 sei ent-scheidungsreif, da die Widerspruchsbegründung vorliege und die Markeninhaberin ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt habe. Die Markenstelle habe das ihr zustehende Ermessen bei der Entscheidung über die Aussetzung des vor-liegenden Verfahrens fehlerhaft ausgeübt und damit auch gegen die Grundsätze der Verfahrensökonomie verstoßen. - 4 - Die Widersprechende beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Beschwerde-gebühr zurückzuzahlen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich zur Frage der Aussetzung nicht geäußert. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II 1. Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Verfahrensaussetzung sind im vorliegen-den Fall nicht gegeben. Die Aussetzung eines Widerspruchsverfahrens kommt in den Fällen des - hier nicht einschlägigen - § 43 Abs 3 MarkenG sowie nach ganz herrschender Rechtsprechung auch in anderen Fällen der Sachdienlichkeit in Be-tracht, insbesondere soweit ein vorgreifliches Rechtsverhältnis iSv § 148 ZPO be-steht. Diesem Grundsatz trägt § 65 Abs 1 Nr 4 MarkenG iVm § 29 Abs 1 MarkenV Rechnung (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 43 Rdz 122 mwN). Nach dieser Vorschrift kann das Verfahren über einen Widerspruch im Falle der Sach-dienlichkeit ausgesetzt werden, wobei in § 29 Abs 2 MarkenV insbesondere als Fall der Sachdienlichkeit die Fallkonstellation genannt wird, dass einem Wider-spruch voraussichtlich stattzugeben wäre und der Widerspruch auf eine angemel-dete Marke gestützt worden ist oder vor dem Patentamt ein Verfahren zur Lö-schung der Widerspruchsmarke anhängig ist. Im vorliegenden Fall hat die Widersprechende getrennt voneinander zwei Wider-sprüche aus den Gemeinschaftsmarken EU 1 950 740 sowie EU 1 078 989 ein-gelegt. Bezüglich der EU Marke 1 078 989 ist noch ein Widerspruchsverfahren - 5 - anhängig. Die EU Marke 1 950 740, auf die sich die Entscheidung der Marken-stelle im vorliegenden Verfahren bezieht, ist rechtskräftig eingetragen, ein Lö-schungsverfahren nicht anhängig. Einen sachdienlichen Grund, der die Ausset-zung im vorliegenden Fall rechtfertigen würde, vermag der Senat nicht zu erken-nen. Die beiden von der Widersprechenden getrennt eingelegten Widersprüche können nicht ohne sachlichen Grund dergestalt miteinander verbunden werden, dass allein aufgrund der Tatsache, dass sich eine der beiden Marken noch im Wi-derspruchsverfahren befindet, der zweite Widerspruch nicht weiter betrieben wer-den kann. Dies würde bedeuten, dass ein Widersprechender der aus zwei Marken Widersprüche einlegt, schlechter gestellt wird als ein Widersprechender, der ledig-lich aus einer Widerspruchsmarke gegen eine andere Marke vorgehen will. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in absehbarer Zeit die Benutzungs-schonfrist für die vorliegende Widerspruchsmarke ablaufen wird, besteht ein be-rechtigtes Interesse der Widersprechenden daran, dass ohne weitere Verfahrens-verzögerungen über den Widerspruch entschieden wird. Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Widerspruch aus der Marke EU 1 950 740 nicht ohne weiteres als aussichtslos angesehen werden kann. 2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 71 Abs 3 MarkenG. Es wäre im vorliegenden Fall unbillig, die Beschwerdegebühr einzubehalten, da kein rechtlicher Gesichtspunkt ersichtlich ist, nach dem die Verfahrensaussetzung im vorliegenden Fall angeordnet werden konnte (Ströbele/Hacker Markengesetz, 7. Aufl, Rdz 59). Winkler Pagenberg Dr. Hock Cl
Full & Egal Universal Law Academy