33 W (pat) 547/10  - 33. Senat (Marken)

BPatG 15405.11BUNDESPATENTGERICHT33 W (pat) 547/10_______________(Aktenzeichen)An Verkündungs Stattzugestellt am3. Februar 2012…B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…- 2 -betreffend die Marke 30 2008 001 835hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 2011 durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin Dr. Hoppebeschlossen:In Abänderung der Kostenentscheidung der Markenstelle für Klasse 28 im Beschluss vom 13. Juli 2010 haben die Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten des Widerspruchsverfahren vor dem DPMA selbst zu tragen. Die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens haben die Beteiligten ebenfalls selbst zu tragen.G r ü n d eI .Gegen die am 7. Februar 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetra-genen Wortmarke 30 2008 001 835Omegafür Waren derKlasse 28: „Fitness-Geräte, nämlich Laufbänder, sowie Teile und Zubehör hierzu (soweit in Klasse 28 enthalten)- 3 -ist am 6. Juni 2008 Widerspruch erhoben worden aus der IR-Marke 631 797OMEGAeingetragen unter anderem für „Sportartikel“.Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede er-hoben hat, hat die Widersprechende verschiedene Unterlagen vorgelegt, um die Benutzung der Widerspruchsmarke für Golfzubehör glaubhaft zu machen.Die Markenstelle für Klasse 28 hat den Widerspruch am 13. Juli 2010 zurückge-wiesen und der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auf-erlegt.Die Markenstelle für Klasse 28 hat hierzu ausgeführt, dass zwischen den Waren:„Golfbälle, Golfhandschuhe, Golfsäcke, Golf-Putter, Golf-Tees“, für die Benut-zungsunterlagen eingereicht worden seien und den für die angegriffene Marke eingetragenen „Laufbändern, sowie Teilen und Zubehör davon“, eine absolute Unähnlichkeit festzustellen sei. Golfsportartikel und Laufbänder wiesen insoweit keinerlei Berührungspunkte oder Ähnlichkeiten auf. Dies habe die Widerspre-chende erkennen müssen, weshalb ihr nach § 63 Abs. 1 MarkenG die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen seien.Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende form- und fristgerecht Be-schwerde eingelegt.Sie ist der Ansicht, dass zwischen „Golfzubehör“ einerseits und „Laufbändern so-wie Teilen und Zubehör davon“ andererseits zumindest eine entfernte Warenähn-lichkeit bestehe, die im Hinblick auf die Zeichenidentität eine Verwechslungsgefahr begründe.- 4 -Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Ansicht, dass mangels Warenähn-lichkeit keine Verwechslungsgefahr bestehe. Darüber hinaus bestreitet sie eine Benutzung der Widerspruchsmarke für Golfzubehör in der Bundesrepublik.In der mündlichen Verhandlung vom 13. Dezember 2011 hat die Widersprechende ihren Widerspruch zurückgenommen.Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt nunmehr,der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchs- und Be-schwerdeverfahrens aufzuerlegen.Die Widersprechende beantragt,den Antrag auf Kostenauferlegung zurückzuweisen.II.Die Beteiligten haben die ihnen erwachsenen Kosten im Widerspruchs- und Be-schwerdeverfahren selbst zu tragen, da die Billigkeit keine abweichende Kosten-entscheidung gebietet (§§ 71 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4, 4, 63 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG).1.Nach Rücknahme des Widerspruchs im Beschwerdeverfahren kann nach allge-meiner Meinung eine Entscheidung über die Kosten des patentamtlichen Wider-spruchs- und des gerichtlichen Beschwerdeverfahrens veranlasst sein (vgl. BPatGE 16, 259 (261); BPatGE 14, 247 (249); BPatG 27 W (pat) 85/07; BPatG 27 W (pat) 120/07; HK/Fuchs-Wissemann 2. Aufl., § 71 Rd. 3; Ströbele/Hacker - 5 -MarkenG, 10. Aufl., § 66 Rd. 78). Dies gilt regelmäßig dann, wenn eine belastende Kostenentscheidung des Amtes vorliegt, die mit der Beschwerde angegriffen wird.aa) Nach einer Auffassung führe die Rücknahme des Widerspruchs nur in dem auf die Widerspruchsrücknahme bezogenen Umfang zur Wirkungslosigkeit der bereits ergangenen Entscheidungen, so dass die Kostenentscheidung des DPMA - zumindest bei entsprechender Aufrechterhaltung der Beschwerde - noch zu überprüfen sei (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 42 Rd. 51; ähnlich: BPatGE 16, 259 (261); BPatGE 14, 247 (249)).bb) Die Gegenmeinung geht davon aus, dass die vorausgegangenen Beschlüsse des DPMA durch die Rücknahme des Widerspruchs auch hinsichtlich der darin getroffenen Kostenentscheidung, mithin insgesamt wirkungslos werden (so BPatG 27 W (pat) 85/07; BPatG 27 W (pat) 120/07; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 42 Rd. 62). Gleichwohl soll aber über die Kosten des Widerspruchsverfahrens entschieden werden, weil die Rücknahme des Widerspruchs „in Anwendung des in § 140 BGB zum Ausdruck kommenden Rechtsgedankens in Anträge nach § 63 Abs. 1 Satz 3 bzw. § 71 Abs. 4 MarkenG umzudeuten“ sei (so BPatG 27 W (pat) 85/07; BPatG 27 W (pat) 120/07).cc) Der Bundesgerichtshof hat die Rechtsfrage nicht abschließend entschieden. Der Entscheidung vom 2. April 1998 (GRUR 1998, 818 - Puma) ist lediglich zu entnehmen, dass der angefochtene Beschluss nach Rücknahme des Wider-spruchs in dem hierauf bezogenen Umfang wirkungslos wird, weil mit der unein-geschränkten Rücknahme des Widerspruchs die Grundlage des Widerspruchs-verfahrens entfallen sei, so dass es an einer Verfahrensvoraussetzung fehle (BGH GRUR 1998, 818 - Puma). Demzufolge führt die Rücknahme des Widerspruchs nur in dem „hierauf bezogenen Umfang“ zur Wirkungslosigkeit des angefochtenen Beschlusses. Die Entscheidung lässt somit offen, ob damit der gesamte Entschei-dungsinhalt der angefochtenen Entscheidung oder lediglich die Entscheidung zur Hauptsache, nicht aber die Kostenentscheidung wirkungslos wird.- 6 -dd) Im Zivilprozessrecht ähnelt die Konstellation der Klagerücknahme in der Berufungsinstanz. In einem solchen Fall wird neben der nicht rechtskräftigen Hauptsacheentscheidung auch die angefochtene Kostenentscheidung wirkungs-los. § 269 Abs. 3 3. Halbsatz ZPO differenziert nämlich nicht zwischen Haupt- und Nebenentscheidungen. Zudem ist der Kläger gem. § 269 Abs. 3 Satz 2 verpflich-tet, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, soweit nicht bereits rechtskräftig über sie erkannt ist oder sie dem Beklagten aus einem anderen Grund aufzuerlegen sind. Die Kosten des Rechtsstreits beinhalten dabei auch die Kosten einer voran-gegangen Instanz. Im Ergebnis führt die Klagerücknahme daher dazu, dass über sämtliche Kosten des Rechtsstreits neu zu entscheiden ist.Das markenrechtliche Verfahren unterscheidet sich von dem zivilrechtlichen Ver-fahren indes dadurch, dass eine Rücknahme des Widerspruchs jederzeit möglich ist, ohne dass es hierzu der Zustimmung des Inhabers der angegriffenen Marke bedürfte (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 42 Rd. 49; BPatGE 43, 96 (97); BPatG 32 W (pat) 25/04). Dementsprechend besteht durchaus ein anerkennens-wertes Bedürfnis, der Inhaberin der angegriffenen Marke, eine ihr günstige Kos-tenentscheidung des Amtes aufrecht zu erhalten. Eine andere Betrachtungsweise würde nämlich zu dem unbilligen Ergebnis führen, dass beispielsweise ein offen-sichtlich mutwillig Widersprechender sich der ihm vom DPMA verhängten Kosten-tragungspflicht dadurch entziehen könnte, dass er in der Beschwerdeinstanz den offensichtlich erfolglosen Widerspruch zurücknimmt, wozu er auch nicht der Zu-stimmung der Gegenpartei bedarf. Andererseits sind die Kosten des Verfahrens trotz der Widerspruchsrücknahme nicht zwingend - und noch nicht einmal im Re-gelfall wie in § 269 Abs. 3 ZPO - dem Widersprechenden aufzuerlegen. Vielmehr folgt aus §§ 71 Abs. 1, Abs. 4, 63 Abs. 1 Satz 1 Satz 2 MarkenG, dass auch im Falle einer Beschwerde- oder Widerspruchsrücknahme eine Kostenauferlegung an einen Beteiligten nur zu erfolgen hat, wenn Billigkeitsgründe dies gebieten (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rd. 17). Dementsprechend kann der Widersprechende trotz der Rücknahme des Widerspruchs ein berechtigtes In-- 7 -teresse an einer Überprüfung der für ihn nachteiligen Kostenentscheidung des DPMA haben.Vor diesem Hintergrund kann der dargelegte Meinungsstreit vorliegend dahinste-hen. Ungeachtet der dogmatischen Herleitung ergibt sich aus den dargestellten Überlegungen, dass es - zumindest in den Fällen, in denen der Widersprechende nur den Widerspruch, nicht aber die Beschwerde gegen einen Beschluss des DPMA zurücknimmt, der eine für ihn nachteilige Kostenentscheidung beinhaltet -einer gerichtlichen Überprüfung dieser Kostenentscheidung bedarf. Dies gilt ins-besondere, wenn die Beteiligten - wie hier - explizit entsprechende Kostenanträge stellen, die sich sowohl auf das Widerspruchs- als auch auf das Beschwerdever-fahren beziehen.2.Vorliegend haben beide Beteiligte die ihnen erwachsenen Kosten des Wider-spruchs- und Beschwerdeverfahrens selbst zu tragen.Aus § 71 Abs. 1 MarkenG sowie aus § 63 Abs. 1 MarkenG folgt der Grundsatz, dass - unabhängig vom Ausgang des Verfahrens - jeder Beteiligte die ihm ent-standenen Kosten selbst trägt. Zu einer Abweichung von diesem Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf es stets besonderer Umstände. Der Verfah-rensausgang allein, also insbesondere die Tatsache des Unterliegens, genügt hierfür ebenso wenig, wie die Rücknahme des Widerspruchs. Erforderlich ist viel-mehr, dass darüber hinausgehende Umstände vorliegen, die eine Kostenauferle-gung nach billigem Ermessen angebracht erscheinen lassen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rd. 5, 11, 14 m. w. N.). Insbesondere kann das Verhal-ten eines Widersprechenden Anlass für eine Kostenauferlegung geben, wenn ein Widerspruch offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat (vgl. dazu im Einzelnen: BPatG 33 W (pat) 9/09 - IGEL PLUS/plus). Dies kann z. B. wegen ersichtlich feh-lender Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der Fall sein (vgl. dazu im Ein-zelnen: BPatG Mitt. 2010, 529 - 33 W (pat) 9/09 - IGEL PLUS/plus m. w. N.).- 8 -Ein solcher Fall liegt hier indes nicht vor. Zwar war die Prüfung der Warenähnlich-keit auf Seiten der Widersprechenden auf Golfzubehör zu beschränken, weil sie nur für derartige Waren eine Benutzung behauptet hat. Indes war für die Wider-sprechende nicht ohne weiteres erkennbar, dass zwischen Golfzubehör und Lauf-bändern keine Ähnlichkeit besteht, weil nach früherer ständiger Amtspraxis von dem Grundsatz ausgegangen worden ist, dass sämtliche Sportgeräte untereinan-der gleichartig seien (vgl. dazu Mitt. 1961, 90 ff.). Dieser Grundsatz ist zwar be-reits im Jahre 1961 von einem Beschwerdesenat in Frage gestellt worden (Mitt. 1961, 90 ff.), eine abschließende Entscheidung ist indes nicht getroffen worden.Auch der Umstand, dass bis zur mündlichen Verhandlung nicht hinreichend ge-klärt werden konnte, ob die Widersprechende das Widerspruchszeichen tatsäch-lich i. S. v. § 26 MarkenG innerhalb der Bundesrepublik benutzt hat, oder ob eine entsprechende Benutzung lediglich in der Schweiz erfolgt, führt nicht zu einer er-kennbaren Erfolglosigkeit des Widerspruchs. Insbesondere wäre insoweit zu klä-ren gewesen, ob die Bestimmung in Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13.4.1892 (BlPMZ 1895, 70; BlPMZ 1903, 132; BlPMZ 1995, 292), wonach die Benutzung des Widerspruchszeichens in der Schweiz einen Rechtserhalt in der Bundesrepublik zur Folge hat, mit der Mar-kenRL (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG) vereinbar ist, die in Art. 10 Abs. 1 eine Benutzung „in dem jeweiligen Mitgliedsstaat“ fordert.Bender Kätker Dr. HoppeCl

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