33 W (pat) 88/07  - 33. Senat (Marken)

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 33 W (pat) 88/07 (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die IR-Marke 817 442 _______________________ … Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Kätker und Knoll hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. November 2008 unter - 2 - beschlossen: Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 01 IR des Deutschen Patent- und Marken-amts vom 20. April 2007 insoweit aufgehoben, als die auf die Bundesrepublik Deutschland bezogene teilweise Schutzversagung für die schutzsuchende IR-Marke in Bezug auf die Waren „chemi-cals used in industry and science“ der Klasse 1 die verfahrensge-genständlichen Waren „reagants for use in industry, scientific re-search and analysis of food (exept for medical and veterinary pur-poses)“ erfasst. G r ü n d e I . Am 27. März 2007 ist die Marke ENA ursprünglich für folgende Waren international registriert worden: Klasse 1: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; Klasse 5: Pharmaceutical preparations. Die Markenstelle für Klasse 01 IR hat ausgehend von dem ursprünglichen Waren-verzeichnis auf das Schutzausdehnungsgesuch hin der Marke den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nach §§ 107, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Mar- - 3 - kenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ, teil-weise, nämlich in Bezug auf die Waren „Chemicals used in industry and science; pharmaceutical preparations“ verweigert. Im Schutzerstreckungsverfahren schränkte die Markeninhaberin das Warenverzeichnis für die Waren der Klasse 5 im Hauptantrag ein auf „pharmaceutical preparations, excluding extractable nuc-lear antigenes and essential acethanolamines“ und im Hilfsantrag auf „Nucleic acid-based drugs, antisense compounds and reagents for medical purposes“. Nach Auffassung der Markenstelle ist die schutzsuchende Marke freihaltungsbe-dürftig und nicht unterscheidungskräftig. Es handele sich bei der Bezeichnung „ENA“ um eine Abkürzung mit den Bedeutungen „extractable nuclear antigens“ (extrahierbare nukleare Antigene) und „essenzielle N-Acylethanolamine“. Die Be-zeichnung sei nicht nur beschreibend für Pharmazeutika, sondern es könne sich auch um Chemikalien für Industrie und Wissenschaft handeln, die für die ENA-Be-stimmung benötigt würden (z. B. Kalibratorlösungen, Pufferlösungen, etc.). Soweit die Markeninhaberin das Warenverzeichnis hilfsweise eingeschränkt habe, sei die Marke täuschend i. S. d § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG und deshalb nicht schutzfähig. Der Verkehr werde annehmen, dass mit „ENA“ gekennzeichnete Waren extrahier-bare nukleäre Antigene oder essentielle N-Acyethanolamine enthielten. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, die beantragt, den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Eintragung der Marke zu beschließen. Die Markeninhaberin hat ihre Beschwerde nicht begründet. Im Verfahren vor der Markenstelle hatte sie u. a. ausgeführt, dass Akronyme nur dann einem Eintra-gungshindernis unterlägen, wenn der beschreibende Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich erkennbar sei, dass sie ihre Funktion als Sachbegriff ohne weiteres erfüllen könnten. Dies sei nicht der Fall, was näher ausgeführt wird. - 4 - Mit der Terminsladung hat der Senat auf die fehlenden Erfolgsaussichten der Be-schwerde in Bezug auf die Waren der Klasse 5 hingewiesen. Nachdem das Wa-renverzeichnis mehrfach geändert worden war und zudem im Verfahren vor der Markenstelle abweichend davon auch noch Haupt- und Hilfsanträge gestellt wor-den waren, hat der Senat - um die für das Schutzerstreckungsbegehren maßgeb-liche Fassung des Warenverzeichnisses zu klären - ausdrücklich darauf hingewie-sen, dass er aktuell von folgender (beanspruchter) Fassung des Warenverzeich-nisses ausgeht: Klasse 1: Reagants for use in industry, scientific research and analysis of food (exept for medical and veterinary pur-poses) Klasse 5: Medicines for the treatment of cancer, cardiovascular disorder, diabetes, Crohn's disease, cytomegalovirus retinitis, hepatitis C, psoriasis, rheumatoid arthritis, ul-cerative colitis and age relatedmacular degeneration. Die vorstehende Fassung des Warenverzeichnisses entspricht dem aktuellen Stand der internationalen Registrierung, wobei die Änderung in Bezug auf die Wa-ren der Klasse 1 bereits am 19. August 2004, die in Bezug auf die Waren der Klasse 5 am 27. Juni 2007 erfolgte. Auf den Hinweis des Senats hin hat die Markeninhaberin ihre Beschwerde hin-sichtlich der Klasse 5 zurückgenommen und im Übrigen Entscheidung im schriftli-chen Verfahren beantragt. Dem klärenden Hinweis des Senats zum Warenver-zeichnis hat sie nicht widersprochen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. - 5 - II. Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Nachdem die Markeninhaberin ihre Beschwerde gegen die Zurückweisung ihres Schutzerstreckungsantrags in Bezug auf die Waren der Klasse 5 zurückgenom-men hat, war nur noch über die Beschwerde im Übrigen zu entscheiden. Der Beschwerdeantrag der Markeninhaberin ist dahingehend auszulegen, dass Schutz nur noch für die Waren der Klasse 1 „reagants for use in industry, scientific research and analysis of food (exept for medical and veterinary purposes)“ be-gehrt wird. Auf den klarstellenden Hinweis des Senats zum Warenverzeichnis hat die Markeninhaberin in ihrer unmittelbar darauffolgenden Eingabe mit der teilwei-sen Beschwerderücknahme keine Einwände erhoben, so dass der Beschwerde-antrag bzw. ihr Schutzerstreckungsbegehren entsprechend auszulegen ist. Der Schutzerstreckung im beantragten Umfang stehen keine Schutzhindernisse nach §§ 107, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen. 1. Die schutzsuchende Bezeichnung ist nach der Erkenntnis des Senats nicht geeignet, Merkmale der aktuell beanspruchten Waren i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bezeichnen. Im Bereich der Pharmazie und Medizin lassen sich für die Bezeichnung „ENA“ zwar zwei Bedeutungen nachweisen. „ENA“ wird als Abkürzung für „essentielle N-Acylethanolamine“ und für „extrahierbare nukleäre Antigene“ verwendet. „Es-sentielles N-Acylethanolamin“ ist ein anti-oxidativer und entzündungshemmender Wirkstoff, der ein Schutzsystem der Haut bildet. „Extrahierbare nukleäre Antigene“ werden mit mehreren Autoimmunsyndromen in Verbindung gebracht und haben einen diagnostischen und/oder prognostischen Wert bei verschiedenen Krankhei-ten. Die extrahierbaren nukleären Antigene sind dafür z. B. als Serum verfügbar. - 6 - Beide Bedeutungen spielen im Bereich der Medizin und der Arzneimittel - wie durch entsprechende weitere Recherchen des Senats belegt werden konnte - bei verschiedensten Krankheiten eine Rolle, nämlich essentielles N-Acylethanolamin u. a. bei Neurodermitis und Schuppenflechte, extrahierbare nukleäre Antigene bei systemischer Sklerose, gemischter Bindegewebskrankheit, Sjörgen-Syndrom, Polymyositis, Dermatomyositis, systemischem Lupus erythematosus und rheu-matoider Arthritis. Im Hinblick auf diese breiten Anwendungsgebiete kommt für die schutzsuchende Marke wohl im gesamten Bereich pharmazeutisch-medizinischer Produkte die Gewährung von Markenschutz nicht in Betracht. Die Markeninhabe-rin hat diesem Umstand durch die teilweise Rücknahme ihrer Beschwerde Rech-nung getragen und damit ihr Schutzerstreckungsbegehren insoweit aufgegeben. Zu diesem Punkt bedarf es demzufolge auch keiner Entscheidung mehr. Zwischen der Bezeichnung „ENA“ und den aktuell noch beanspruchten Waren der Klasse 1, nämlich „Reagenzien für die Verwendung in der Industrie, in der wissen-schaftlichen Forschung und für die Lebensmittelanalyse“ kann ein beschreibender Zusammenhang nicht hergestellt werden, zumal die Markeninhaberin im bean-spruchten Warenbereich „medizinische und veterinärmedizinische Zwecke“ zur deutlichen Abgrenzung auch noch ausdrücklich ausgeschlossen hat. Folglich kann auch eine Eignung der angemeldeten Bezeichnung zur Warenbeschreibung i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden. 2. Der schutzsuchenden Marke kann auch die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht abgesprochen werden. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-mittel für die von der Marke erfassten Waren aufgefasst zu werden. Diese fehlt einer Marke insbesondere dann, wenn ihr im Zusammenhang mit den fraglichen Waren ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann. Ausgehend von den vorstehenden Ausführungen zum Freihaltungs-bedürfnis ist bei der Bezeichnung „ENA“ eine solche warenbeschreibende Be-deutung gerade nicht gegeben. - 7 - 3. Das von der Markenstelle im Bereich der Waren der Klasse 5 gemäß Hilfsan-trag angenommene Schutzhindernis der Täuschungsgefahr gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG kommt im Zusammenhang mit den aktuell beanspruchten Waren der Klasse 1 nicht in Betracht. Es fehlt bereits an einem hinreichend engen Zu-sammenhang zwischen den beanspruchten Waren und den Waren, bei denen die schutzsuchende Bezeichnung eine beschreibende Angabe darstellt. Demzufolge hat der Verkehr auch keinen Anlass, eine Fehlvorstellung dahingehend zu ent-wickeln, dass die mit „ENA“ gekennzeichnete Waren extrahierbare nukleäre Anti-gene oder essentielle N-Acyethanolamine enthalten oder enthalten könnten, so dass eine entsprechende Täuschungsgefahr nicht festgestellt werden kann. 4. Soweit die Markenstelle in den Gründen des angefochtenen Beschlusses aus-führt, dass für einen Teil der Waren der Klasse 1, nämlich „chemicals used in photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry“ keine Schutzhin-dernisse festgestellt werden können, war dies zum Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung am 20. April 2007 prozessual überholt. Das Warenverzeichnis wies nämlich bereits am 19. August 2004 in Bezug auf die Waren der Klasse 1 die im Entscheidungstenor aufgeführte Fassung auf. Für die Waren „chemicals used in photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry“ begehrte die Mar-keninhaberin insoweit überhaupt keinen Markenschutz mehr, worauf bei der re-gistermäßigen Umsetzung der vorliegenden Entscheidung zu achten sein wird. Bender Kätker Knoll Cl

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