BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 34 W (pat) 311/02 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 9. Dezember 2003 … B E S C H L U S S In der Einspruchssache betreffend das Patent 100 00 519 … - 2 - … hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Dezember 2003 durch den Richter Dr.-Ing. Barton als Vorsitzenden und die Richter Hövelmann, Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Frowein und Dipl.-Ing. Ihsen beschlossen: Nach Prüfung des Einspruchs wird das Patent mit folgenden Un-terlagen beschränkt aufrechterhalten: Patentansprüche 1 bis 9, Beschreibung Spalten 1 bis 4, sämtlich überreicht in der mündli-chen Verhandlung vom 9. Dezember 2003. G r ü n d e I Das am 8. Januar 2000 angemeldete Patent 100 00 519, dessen Erteilung am 28. Februar 2002 veröffentlicht worden ist, betrifft ein Verfahren zur Herstellung ei-nes sauer gestellten Filters für Tabakprodukte, sowie deren Verwendung. Es um-faßt in seiner erteilten Fassung elf Patentansprüche, wegen deren Wortlaut auf die Patentschrift verwiesen wird. Gegen das Patent hat die Einsprechende am 23. Mai 2002 Einspruch erhoben. Sie ist der Meinung, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig und das - 3 - Patent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, daß ein Fach-mann sie ausführen könne. Sie stützt ihr Vorbringen auf folgende Schriften: (D1) deutsche Offenlegungsschrift 1 692 895, (D2) deutsche Patentschrift 39 04 239, (D3) deutsche Patentschrift 38 20 089, (D4) Organikum, 17. Aufl, Berlin 1988, Seiten 32-33, 135 – 136 und 588 – 589, (D5) Römpp Chemie Lexikon, 9. Aufl, Stuttgart 1995, Bd 3, Sei-ten 2542 – 2543 und (D7) Fluka-Katalog, Laborchemikalien und analytische Reagen-zien, 1999/2000, Seite 979 (Milchsäure). Sie legt ferner eine eidesstattliche Versicherung des Dipl.-Chem. Dr.rer.nat. L… vom 13. Mai 2002 (Anlage 6) und ein Gutachten des Prof. Dr. H…, Universität B…, vom 19. Februar 2003 vor. Außerdem sind im Prüfungsverfahren folgende Schriften genannt worden: - DE 1 300 854 B1, - EP 0 913 100 A2, - DE 691 21 577 T2 und - Patent Abstract of Japan 60100572 A. Die Patentinhaberin verteidigt das Patent in der mündlichen Verhandlung mit neun neugefaßten Patentansprüchen, von denen Anspruch 1 wie folgt lautet: - 4 - Verfahren zum Herstellen eines sauer gestellten Filters für Tabak-produkte durch Imprägnieren eines faserigen oder flächigen Filter-materials mit a) physiologisch und sensorisch unbedenklichen und als Ge-nußsäuren bezeichneten Maleinsäure, Bernsteinsäure, Glu-tarsäure, Weinsäure, Äpfelsäure, Citronensäure und/oder Acetylcitronensäure oder mit deren sauren Salzen und b) einer Carbonsäureester-Härterkomponente, dadurch gekennzeichnet, daß man diese Genußsäuren oder de-ren saure Salze und die Carbonsäureester-Härterkomponente durch Zusatz eines alkoholischen Lösungsvermittlers aus der Gruppe von Methyl-, Ehtyl-, Propyl-, iso-Propyl-, Butyl- und iso-Bu-tylalkohol oder deren Mischungen in Lösung bringt und die derart erhaltene Lösung auf das Filtermaterial aufbringt, wobei man, be-zogen auf die Gesamtlösung, die Genußsäuren oder deren saure Salze in einer Konzentration von 1 bis 20 Gew.-% und die alkoho-lischen Lösungsvermittler in einer Menge von 0,1 bis 10 Gew.-% und insbesondere von 4 bis 8 Gew.-% einsetzt. Vier Unteransprüche kennzeichnen Ausgestaltungen des Verfahrens nach An-spruch 1. Die Patentansprüche 6 bis 9 betreffen Verwendung des nach derartigen Verfahren hergestellten Filtermaterials. Wegen des Wortlauts der Ansprüche 2 bis 9 wird auf die Akten verwiesen. Die Einsprechende ist der Meinung, auch die Gegenstände der neugefaßten An-sprüche seien weder patentfähig noch ausführbar. Sie beantragt, das Patent zu widerrufen. - 5 - Die Patentinhaberin beantragt, das Patent mit den im Tenor genannten Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten. Sie tritt dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten entgegen und hält den Gegenstand des Patents sowohl für patentfähig als auch für ausführbar. Wegen Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen. II Der Einspruch ist zulässig. Er hat insoweit Erfolg, als er zur beschränkten Auf-rechterhaltung des Patents führt. A) Die verteidigten Patentansprüche 1 bis 9 sind zulässig. Der Anspruch 1 enthält sämtliche Merkmale der erteilten Ansprüche 1, 3 und 6. Das mit ihm beanspruchte Verfahren entspricht daher dem des erteilten An-spruchs 6 in seiner Rückbeziehung auf die erteilten Ansprüche 1 und 3. Die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 2 bis 5 entsprechen denen der er-teilten Ansprüche 2, 4, 5 und 7. Der Wortlaut der Ansprüche 6 bis 9 entspricht – abgesehen von der angepaßten Nummerierung bei der Rückbeziehung – dem der erteilten Ansprüche 8 bis 11. B) Das Verfahren gemäß dem Patentanspruch 1 ist patentfähig. 1) Das Patent geht aus von einem Verfahren zur Herstellung eines sauer einge-stellten Filters für Tabakprodukte, wie es beispielsweise in der deutschen Offenle-- 6 - gungsschrift 1 692 895 (D1) beschrieben wird. Bei diesem bekannten Verfahren wird Filtermaterial für Tabakprodukte zur besseren Absorption von basischen An-teilen des Tabakrauchs und zur Absorption von Nikotin mit sauren Komponenten ausgerüstet, indem diese zusammen mit Triacetin auf das Filtermaterial aufgege-ben werden. Die Patentschrift erwähnt, daß die in (D1) genannten und verwende-ten physiologisch und sensorisch unbedenklichen Genußsäuren sich nur in gerin-ger Menge und auch nur bei höheren Temperaturen von 100 bis 130°C lösen las-sen, was als Nachteil für eine gleichmäßige und gleichzeitige Imprägnierung des Filtermaterials mit der sauren Komponente und der Härterkomponente empfunden worden ist (vgl Abs 0002 der Patentschrift). Wie die Einsprechende zutreffend ausgeführt hat (vgl Einspruchs-Schriftsatz Sei-te 7 Abs 2), liegt der Erfindung daher das technische Problem zugrunde, die in üb-lichen Carbonsäureester-Härtern unlöslichen kristallinen Genußsäuren bei Raum-temperatur in diesen Carbonsäureestern in Lösung zu bringen. Gelöst wird dieses Problem durch das Verfahren gemäß Anspruch 1. 2) Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ist neu. a) Von dem in der deutschen Offenlegungsschrift 1 692 895 (D1) beschriebenen Verfahren unterscheidet es sich zumindest durch den Zusatz eines alkoholischen Lösungsvermittlers. Bei dem Verfahren nach (D1) wird statt dessen Triacetin zum Lösen der Genußsäuren auf 100 bis 130°C erhitzt. b) Das in der deutschen Patentschrift 39 04 239 (D2) beschriebene Verfahren um-faßt die Herstellung und das Aufbringen einer Suspension, aber nicht die Herstel-lung einer Lösung der Genußsäuren. c) Bei dem in der deutschen Patentschrift 38 20 089 (D3) beschriebenen Verfah-ren werden nicht Genußsäuren gelöst, sondern man verwendet deren Anhydride. - 7 - Nach dem Aufbringen der Säureanhydride sollen die Genußsäuren durch Hydroly-se ausfallen. - 8 - d) Die Schriften (D4) und (D5) sind von der Einsprechenden lediglich zum Nach-weis des Fachwissens des hier einschlägigen Fachmanns, eines diplomierten oder promovierten Chemikers mit breitem Fachwissen in der Zigarettenindustrie, genannt worden. e) Die übrigen Schriften liegen weiter ab und sind daher von der Einsprechenden zu Recht in der mündlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen worden. 3) Das offensichtlich gewerblich anwendbare Verfahren gemäß dem Patentan-spruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. a) Es geht aus von einem Verfahren, wie es in der Schrift (D1) beschrieben ist und bei dem die im Oberbegriff des Anspruchs 1 aufgeführten Verfahrensschritte ver-wirklicht sind. Die schwerlöslichen Genußsäuren werden dort in Triacetin aufgelöst und die derart gewonnene Lösung wird auf das Filtermaterial aufgebracht. Die Schwerlöslichkeit der Genußsäuren in Triacetin überwindet man dort durch Erhit-zung des Triacetins auf 100 bis 130°C. Eine Anregung, die im Kennzeichen des Anspruchs 1 erwähnten Lösungsmittelvermittler zu verwenden, enthält diese Schrift ersichtlich nicht. b) Einen Hinweis in Richtung der beanspruchten Lösung konnte der Fachmann auch nicht aus der deutschen Patentschrift 39 04 239 (D2) erhalten. Diese Schrift beschäftigt sich zwar auch mit dem Aufbringen von Genußsäuren in wirksamen Mengen auf Tabakfiltermaterialien. Sie schlägt dazu aber einen anderen Weg als die patentgemäße Lösung vor, nämlich die Herstellung einer Suspension mikroni-sierter Genußsäurekristalle. Zweck der Suspension ist es, die sehr kleinen kristalli-nen Teilchen der gewünschten Genußsäuren möglichst gleichmäßig mit der Trä-gerflüssigkeit aufzutragen. Die hierfür erforderliche Stabilität der Suspension ge-gen Entmischung wird durch Temperaturerhöhung (Sp 2 Z 9) oder durch Zugabe von geeigneten Dispergierhilfsmitteln (Sp 2 Z 64 ff) erreicht. In der Schrift (D2) wird unstreitig nirgends der Zusatz eines alkoholischen Lösungsvermittlers er-- 9 - wähnt. Sie konnte daher bei einer Zusammenschau mit der Schrift (D1) den Fach-mann allenfalls anregen, anstelle der Lösung der Genußsäuren in Triacetin bei Temperaturen von 100 bis 130°C eine Suspension zu verwenden, was ersichtlich nicht der beanspruchten Lösung entspricht. c) Ähnliches gilt für das Verfahren zum Imprägnieren von Fasern eines Tabak-rauchfilters nach der deutschen Patentschrift 38 20 089 (D3). Die dort vorgeschla-gene Lösung besteht darin, Genußsäureanhydride in organischen Lösemitteln zu lösen, auf die Fasern des Tabakrauchfilters aufzubringen und dort mit Wasser zu hydrolisieren. Ein Zusatz von alkoholischen Lösungsvermittlern wird auch hier nicht vorgeschlagen. d) Die in den Schriften (D4), (D5) und (D7) enthaltenen Informationen spiegeln un-streitig das präsente Fachwissen des hier einschlägigen Fachmanns. Die dort zum Löslichkeitsverhalten von chemischen Substanzen gemachten Ausführungen sind allerdings so allgemein gehalten, daß sie keinen konkreten Beitrag zur bean-spruchten Lösung leisten können. e) Die übrigen Schriften liegen – wie bereits beim Neuheitsvergleich herausge-stellt – weiter ab. Gegenteiliges hat die Einsprechende nicht vorgetragen. Der Anspruch 1 hat aus den vorstehenden Erwägungen Bestand. C) Entgegen der Ansicht der Einsprechenden offenbart das Patent die Erfindung auch so deutlich und vollständig, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Die Auffassung der Einsprechenden, bei der Nacharbeitung der in der Patent-schrift erwähnten Beispiele müsse unmittelbar eine vollständige Lösung der jewei-ligen Genußsäure in Triacetin, also eine optisch klare Lösung erhalten werden, hält der Senat für unzutreffend. Zu Recht hat die Patentinhaberin darauf hingewie-sen, daß dies auch durch ein Abfiltrieren der nicht gelösten Teilchen geschehen - 10 - kann, da Patentanspruch 1 das Abfiltrieren nicht ausschließt. Das von der Einspre-chenden vorgelegte Gutachten des Prof. Dr. H… bestätigt auch im letzten Absatz, daß bei den durchgeführten Versuchen eine Lösungskonzentration der Apfelsäure vorlag (3,9 bzw 4,7 bzw 8,3 %), die in den Bereich von 1 bis 20 Gew.-% des Anspruchs 1 fällt. D) Die Patentansprüche 2 bis 5 betreffen Ausgestaltungen des Verfahrens nach Anspruch 1, die nicht platt selbstverständlich sind. Gemeinsam mit dem Hauptan-spruch haben daher auch diese Ansprüche Bestand. E) Die Patentansprüche 6 bis 9 betreffen Verwendungen des Filtermaterials, das nach dem patentgemäßen Verfahren hergestellt worden ist. Sie setzen die Kennt-nis des erfindungsgemäßen Verfahrens voraus und werden daher von den Erwä-gungen zu dessen Patentfähigkeit mitgetragen. Barton Hövelmann Frowein Ihsen Pü
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