BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 34 W (pat) 356/03 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 17. Juni 2004 … B E S C H L U S S In der Einspruchssache betreffend das Patent 195 08 349 … - 2 - … hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr.-Ing. Ipfelkofer und die Richter Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihsen, Schwarz und Dipl.-Ing. Pontzen beschlossen: Das Patent 195 08 349 wird widerrufen. G r ü n d e I. Gegen das am 9. März 1995 angemeldete Patent 195 08 349, dessen Erteilung am 3. April 2003 veröffentlicht worden ist, hat die Einsprechende am 1. Juli 2003 Einspruch erhoben und den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gel-tend gemacht. Das Patent betrifft einen Kalander für die Behandlung einer Papierbahn (Ansprü-che 1 bis 5) und ein Verfahren zu dessen Betrieb (Anspruch 6). Der erteilte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut: Kalander für die Behandlung einer Papierbahn mit einem von einem Ende her belastbaren Walzenstapel, der zwischen je-weils einer harten und einer weichen Walze gebildete Ar-beitsspalte und zwischen zwei weichen Walzen einen Wech-- 3 - selspalt aufweist, wobei der Stapel on-line einer Papierma-schine oder Streichmaschine angeordnet ist und alle Walzen einen Antrieb besitzen, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erzeugung von tiefdruckfähigem und anderem hochwertigem Papier ein Teil der Walzen (2, 4, 7, 9) beheizbar und min-destens eine Endwalze (2, 9) durchbiegungssteuerbar ist, daß der Stapel nur acht Walzen (2 bis 9) aufweist, daß zur Erhöhung der der Papierbahn (17) zuzuführenden Verfor-mungsenergie zumindest für den untersten Arbeitsspalt (15) als Bedingung gilt, daß die Verweilzeit 0,1 bis 0,9 ms beträgt und daß die Beheizung (H) einer den Arbeitsspalt begren-zenden beheizbaren Walze (2, 4, 7, 9) auf eine Oberflächen-temperatur (T) von 100° bis 150°C und die Belastung (P) der Walzen auf eine mittlere Druckspannung im Arbeitsspalt zwi-schen 45 und 60 N/mm2 ausgelegt ist, und daß die weichen Walzen (3, 5, 6, 8) einen Kunststoffbezug (22) tragen. Wegen des Wortlauts der Ansprüche 2 bis 6 wird auf die Patentschrift verwiesen. Die Einsprechende stützt ihr Vorbringen auf folgende Schriften: D1: E. Münch und C.-W. Schmitz: „Der moderne Superkalander – Ba-sis für eine neue Konzeption der elastischen Glättung“, dpw-Deut-sche Papierwirtschaft 1983/1, Seiten 57 bis 62 D2: T. L. Schuelke: „SUPERCALANDER: IMPROVEMENTS THAT ENHANCE QUALITY; PRODUCTIVITY AND SAFETY“, 1993 Fi-nishing and Converting Conference, Seiten 289 bis 309 D3: P. Svenka und F. Kayser: „Satinage gestrichener Druckpapiere in der Streichmaschine mit einem Softkalander“, Eucepa/PTS-Strei-cherei-Symposium 1991, Seiten 138 bis 144 - 4 - D4: H. Bresser und F. Kayser: „SNC – Der Superkalander der 90er Jahre“, Das Papier, 43. Jahrgang, Heft 10A, 1989, Sei-ten V169-V182. Ferner legt die Einsprechende zum Wissensstand des Fachmanns am Anmelde-tag des Patents eine gutachterliche Stellungnahme von Herrn Prof. Dr.-Ing. B… vor. Die Einsprechende ist der Meinung, der Kalander nach Anspruch 1 sei unter Be-rücksichtigung des vorauszusetzenden Fachwissens (nachgewiesen durch die Schrift D2) von der Schrift D1 neuheitsschädlich vorweggenommen, zumindest aber durch die Schrift D3 nahegelegt. Die Ansprüche 2 bis 5 kennzeichneten be-kannte Maßnahmen. Anspruch 6 beschreibe eine Regression aus Messpunkten, die der Fachmann erhalte, wenn er den Kalander nach Anspruch 1 in fachüblicher Weise betreibe. Die Patentinhaberin ist dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten ent-gegengetreten. Sie verteidigt das Patent in der erteilten Fassung, hilfsweise mit fünf neugefassten Patentansprüchen, von denen Anspruch 1 wie folgt lautet: Verfahren zum Betrieb eines Kalanders, bei dem man eine Papierbahn durch einen von einem Ende her belastbaren Walzenstapel leitet, der zwischen jeweils einer harten und ei-ner weichen Walze gebildete Arbeitsspalte und zwischen zwei weichen Walzen einen Wechselspalt aufweist, wobei man den Stapel on-line einer Papiermaschine oder Streich-maschine anordnet und alle Walzen antreibt, dadurch ge-kennzeichnet, daß man zur Erzeugung von tiefdruckfähigem und anderem hochwertigem Papier einen Teil der Walzen beheizt und mindestens eine Endwalze durchbiegungs-steuert, daß man einen Stapel mit nur acht Walzen versieht, - 5 - daß man zur Erhöhung der der Papierbahn zuzuführenden Verformungsenergie zumindest für den untersten Arbeits-spalt als Bedingung wählt, daß die Verweilzeit 0,1 bis 0,9 ms beträgt und daß die Beheizung (H) einer den Arbeitsspalt be-grenzenden beheizbaren Walze (2, 4, 7, 9) auf eine Oberflä-chentemperatur (T) von 100° bis 150°C und die Be-lastung (P) der Walzen auf eine mittlere Druckspannung im Arbeitsspalt zwischen 45 und 60 N/mm2 ausgelegt ist, daß die weichen Walzen (3, 5, 6, 8) einen Kunststoffbezug tragen und daß die gemittelten Zahlenwerte der Oberflächentempe-ratur T [in °C], der mittleren Druckspannung p [in N/mm2] und der Verweilzeit t [in ms] aller Arbeitsspalte so gewählt sind, daß die nachstehende Beziehung für eine Zielgröße Zg gilt: Zg = 1,378-0,00356·T-(0,00825-5,12·10-5T)p- [0,039+(0,188- 0,00112T) p·e-0,093p] t·e-0,421t = 0,8 bis 0,9. Die Einsprechende beantragt, das Patent im gesamten Umfang zu widerrufen. Die Patentinhaberin beantragt, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, hilfsweise das Patent in beschränktem Umfang entsprechend dem überreichten Hilfsantrag aufrechtzuerhalten mit der Be-schreibung Spalten 1 bis 3 gemäß Hilfsantrag sowie der Be-schreibung Spalten 4 und 5 sowie Figur 1 und 2 gemäß Pa-tentschrift. - 6 - Sie ist der Meinung, die Gegenstände der erteilten wie auch der hilfsweise vertei-digten Patentansprüche seien patentfähig. Wegen Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen. II. Der Einspruch ist zulässig. Er hat auch Erfolg. A) Zum Hauptantrag (erteilte Fassung der Patentansprüche): 1) Das Patent beschäftigt sich mit dem Glätten einer Papierbahn mittels eines Ka-landers. Es geht aus von einem Kalander, wie er beispielsweise aus der US-Pa-tentschrift 2 300 994 aus dem Jahr 1936 bekannt ist und bei dem sämtliche Merk-male des Oberbegriffs (ausgenommen die fakultative Anordnung in einer Streich-maschine) verwirklicht sind, vgl Absätze 1 und 2 der Patentschrift. Bei diesem be-kannten Kalander sind die Glätte des satinierten Papiers sowie die Kosten für die Herstellung und den Betrieb des Kalanders als nachteilig empfunden worden. Dem Patent ist daher die Aufgabe zugrunde gelegt worden, diesen bekannten Ka-lander derart zu gestalten, dass er auch für die Behandlung von tiefdruckfähigen und anderen hochwertigen Papieren geeignet, aber billiger in der Herstellung und im Betrieb ist, vgl Absatz 7 der Patentschrift. Gelöst wird diese Aufgabe durch den Kalander gemäß Anspruch 1. Er ist on-line einer Papiermaschine oder Streichmaschine angeordnet, also vor der Aufrollung der Bahn, und weist – in gegliederter Fassung – folgende gegenständliche Merk-male auf: - 7 - 1. Einen Walzenstapel, 1.1. der (nur) acht Walzen aufweist, 1.2. der zwischen jeweils einer harten und einer weichen Walze gebildete Arbeitsspalte aufweist, 1.3. der zwischen zwei weichen Walzen einen Wechselspalt aufweist, 1.4. bei dem die weichen Walzen einen Kunststoffbezug tragen, 1.5. bei dem ein Teil der Walzen beheizbar ist, 1.5.1 und zwar zumindest die den untersten Arbeitsspalt begrenzende be-heizbare Walze auf eine Oberflächentemperatur von 100 bis 150°C, 1.6. bei dem alle Walzen einen Antrieb besitzen, 1.6.1 mit dem der Kalander derart antreibbar ist, dass die Verweilzeit der Papierbahn zumindest im untersten Arbeitsspalt 0,1 bis 0,9 ms be-trägt, 1.7. und der von einem Ende her belastbar ist, 1.7.1 wobei die Belastung der Walzen ausgelegt ist auf eine mittlere Druckspannung zumindest im untersten Arbeitsspalt zwischen 45 und 60 N/mm2 und 1.7.2 wobei mindestens eine Endwalze des Walzenstapels durchbiegungs-steuerbar ist. 2) Es kann dahinstehen, ob der offensichtlich gewerblich anwendbare Kalander nach dem Patentanspruch 1 neu ist; denn er beruht jedenfalls nicht auf erfinderi-scher Tätigkeit. Er ergab sich am Anmeldetag für den Fachmann – einen Diplom-Ingenieur der Fakultät Maschinenbau, Fachrichtung Papieringenieurwesen, der über eine mehrjährige berufliche Erfahrung im Bau und Betrieb von Kalandern für die Satinage von Papierbahnen verfügt – unter Berücksichtigung seines vorauszu-setzenden Fachwissens in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Den nächstkommenden Stand der Technik bildet nach Ansicht des Senats die Schrift D1 (E. Münch und C.-W. Schmitz, Der moderne Superkalander – Basis für - 8 - neue Konzeptionen der elastischen Glättung, DE-Z dpw – Deutsche Papierwirt-schaft 1983/1, Seiten 57 bis 62). Diese Schrift zeigt in Abbildung 6 mit der Walzenanordnung C (dritte von links) ei-nen Walzenstapel eines Kalanders für die Behandlung einer Papierbahn, der acht Walzen aufweist. Dieser Walzenstapel besitzt harte (blau gezeichnete) und weiche (grün gezeichnete) Walzen im Sinne des Patents, wobei jeweils zwischen einer harten und einer weichen Walze ein Arbeitsspalt gebildet ist (das sind, von oben gezählt, die Spalte 1, 2, 3, 4, 5 und 7) und wobei zwischen zwei weichen Walzen ein Wechselspalt (Spalt 6) gebildet ist. Bei diesem Kalander sind also die Merkma-le 1. bis 1.3 der vorstehenden Merkmalsgliederung verwirklicht, was auch die Pa-tentinhaberin nicht in Abrede gestellt hat. In der Beschreibung der Schrift D1 wird zwar erwähnt (vgl Seite 59 Abs 1), dass es sich bei der Walzenanordnung C um einen bekannten „Offline“-Satinierkalander handelt, gleichwohl erhält der Fachmann aber am oberen Rand der Abbildung 6 von D1 neben dem grünen „Offline“-Pfeil durch den darunterliegenden, unterbro-chenen „Inline“-Pfeil bereits die Anregung, diesen bekannten Kalander unter be-stimmten Voraussetzungen on-line einer Papiermaschine anzuordnen. Daß in die-sem Fall für alle Walzen des Kalanders ein Antrieb entsprechend Merkmal 1.6. vorhanden sein muss, ist für den Fachmann eine Selbstverständlichkeit. Die Wal-zen müssen nämlich beim Anfahren der Papiermaschine oder beim Wiederauffüh-ren der Papierbahn nach einem Abriss getrennt von einander bezüglich ihrer Um-fangsgeschwindigkeit mit der Geschwindigkeit der Papierbahn synchronisiert wer-den, bevor die Walzenspalte geschlossen werden. Das ist nur dann möglich, wenn jede Walze einen Antrieb entsprechend dem Merkmal 1.6. besitzt. Die patentge-mäße Verweilzeit der Papierbahn in den Spalten des Kalanders von 0,1 bis 0,9 ms entsprechend Merkmal 1.6.1 ist – mathematisch ausgedrückt – eine abhängige Variable. Sie ergibt sich bei einer entsprechenden Arbeitsgeschwindigkeit des Ka-landers ohne weiteres Zutun. - 9 - Die Beschreibung der Walzenanordnung C der Abbildung 6 der Schrift D1 erwähnt nicht ausdrücklich, von welcher Art der Bezug der weichen Kalanderwalzen ist. Die Seite 58 mittlere Spalte Absatz 1 enthält aber den Hinweis, dass die Entwick-lung neuer elastischer Walzen und die Verfügbarkeit neuartiger Bezugsmaterialien Alternativen bieten in der Maschinenkonzeption und damit für den „Inline“-Prozeß. Um welche neuartigen Bezugsmaterialien es sich handeln kann, erfährt der Fach-mann aus den Beispielen auf den Seiten 60 und 61, nämlich um Kunststoffe mit der Bezeichnung Elastotherm oder Elastopal. Es ist deshalb durch die Schrift D1 selbst nahegelegt, die weichen Walzen der Walzenanordnung C entsprechend dem patentgemäßen Merkmal 1.4. mit einem Kunststoffbezug zu versehen, zumal andere Bezugsmaterialien für die weichen Walzen in dieser Schrift nicht erwähnt werden. Ferner erwähnt die Schrift D1 einleitend in Absatz 5, dass moderne Kalander mit geregelten Walzentemperaturen arbeiten. Dies bedeutet nichts anderes, als dass ein Teil der Walzen – nämlich die harten Stahlwalzen – entsprechend Merkmal 1.5. beheizbar ist. Bis zu welcher Temperatur die Stahlwalzen im Einzelfall beheiz-bar sein müssen, hängt von den jeweiligen Satinagebedingungen ab. Die Schrift D1 nennt im Zusammenhang mit der Abbildung 2 Temperaturen von bis zu 140°C, wobei hier – für den Fachmann ohne weiteres erkennbar – die Oberflächentempe-ratur der beheizbaren Stahlwalzen gemeint ist. Die Schrift D3 zeigt in Abbildung 8 Oberflächen-Temperaturen von bis zu 150°C. Die mit dem B…-Gutachten vorgelegte US-Patentschrift 5 237 915 erwähnt Oberflächentemperaturen der beheizbaren Walzen von bis zu 200°C (vgl Sp 2 Zeile 33 der US-PS). Die Heizung der beheizbaren Walzen der Walzenanordnung C des Kalanders nach der Schrift D1 derart auszulegen, dass eine Oberflächentemperatur entsprechend dem Merkmal 1.5.1 von 150°C erreichbar ist, geht bei dieser Sachlage über fachübliches Handeln nicht hinaus. Schließlich offenbart die Schrift D1 – zumindest durch die Abbildung 2 - auch die Merkmale 1.7. und 1.7.2, wonach der Walzenstapel von einem Ende her belastbar - 10 - und mindestens eine Endwalze durchbiegungssteuerbar ist, weil anderenfalls die in der Abbildung 2 gezeigten Liniendrücke im Walzenspalt von etwa 30 bis 300 daN/cm nicht verwirklicht werden könnten. Die Belastung der Walzen entspre-chend dem Merkmal 1.7.1 dabei so auszulegen, dass zumindest im untersten Ar-beitsspalt eine mittlere Druckspannung zwischen 45 und 60 N/mm2 auftreten kann, ist für den Fachmann im Bedarfsfall eine naheliegende Maßnahme, da Druckspan-nungen in dieser Größe beim Satinieren von Papier bekannt sind, vgl beispielswei-se die B…-Dissertation, Seite 17 Abb. 1,7, vorgelegt mit dem Gutachten des Herrn Prof. Dr. B…, wo Druckspannungen von bis zu 70 N/mm2 auftreten. Nach alledem konnte der Fachmann den Kalander nach Anspruch 1 unter Berück-sichtigung seines vorauszusetzenden Fachwissens allein aufgrund der Schrift D1 auffinden, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen. Die Auffassung der Patentinhaberin, bei dieser Betrachtungsweise würden einzel-ne, im Stand der Technik nachgewiesene Parameter in rückblickender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents zusammengesetzt, hält der Senat für unzutreffend. Die Patentinhaberin verkennt bei ihrer Argumentation, dass sich die Lehre des Anspruchs 1 darin erschöpft, den Kalander mit dem Walzenstapel C nach der Schrift D1, dessen online-Betrieb in dieser Schrift zumindest angeregt wird, mit fachüblichen Mitteln derart auszulegen, dass er die am Anmeldetag be-kannten Parameter des Satinage-Prozesses während der Satinage erreichen kann. Eine derartige Auslegung entspricht fachmännischem Handeln und kann eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Der Patentanspruch 1 hat daher keinen Bestand. 3) Mit dem Hauptanspruch fallen auch die übrigen Ansprüche des Hauptantrags, weil über einen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents nur einheitlich entschie-den werden kann. - 11 - B) Zum Hilfsantrag Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist zulässig. Er entspricht wörtlich dem erteilten Anspruch 6 und ist aus den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1, 2, 8, 9, 11 und 5 iVm S. 9,.Z. 7 ohne weiteres herleitbar. Die Frage, ob das offensichtlich gewerblich anwendbare Verfahren zum Betrieb ei-nes Kalanders gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags neu ist, kann offen bleiben, denn es beruht jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Lehre des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag erschöpft sich darin, den Kalander nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag in fachüblicher Weise derart zu betreiben, dass die mit der am Ende des Anspruchs genannten Regressionsgleichung ermit-telbare Zielgröße Zg in einem Bereich von 0,8 bis 0,9 liegt. Für den Fachmann ist es eine Selbstverständlichkeit, für die Bestimmung der Sa-tinier-Leistungsfähigkeit eines Kalanders Probeläufe durchzuführen, bei denen die Oberflächentemperatur der beheizbaren Walzen, die Belastung der Walzen (dem-entsprechend die mittlere Druckspannung im Arbeitsspalt) und die Arbeitsge-schwindigkeit (dementsprechend die Verweilzeit der Papierbahn im jeweiligen Ar-beitsspalt) unabhängig von einander verändert und die sich daraus ergebenden Werte für die Glätte ermittelt werden. Die Versuchsergebnisse können in der Form einer Regressionsgleichung, wie im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags, oder graphisch dargestellt werden, wie beispielsweise in Abbildung 2 der Schrift D1, wo die erreichbare Glätte für zwei verschiedene Papiere in Abhängigkeit vom Linien-druck im Bereich zwischen etwa 30 und 300 daN/cm und von der Oberflächentem-peratur im Bereich zwischen 60 und 140°C dargestellt ist. Wenn der Fachmann diese Probeläufe bei dem Kalander gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags ausführt, dann erhält er im Rahmen fachüblichen Handelns die am Ende des Anspruchs 1 des Hilfsantrags genannte Regressionsgleichung. Der Ein-- 12 - satz der maximalen und minimalen Werte für die Oberflächentemperatur der be-heizbaren Walzen, für die mittlere Druckspannung und für die Verweilzeit im Ar-beitsspalt liefert sodann die Maximal- und Minimalwerte für die Zielgröße Zg. In diesem Bereich ein möglicherweise bestehendes Optimum für die Glättung eines bestimmten Papieres für die Zielgröße Zg zwischen 0,8 und 0,9 zu ermitteln, stellt nach Ansicht des Senats eine fachübliche Tätigkeit dar, die eine erfinderische Tä-tigkeit nicht begründen kann. Dabei kann es dahinstehen, ob dieser Bereich im Verhältnis zum Gesamtbereich, den die Zielgröße abdeckt, verhältnismäßig groß ist, wie die Einsprechende meint, oder sehr klein, wie die Patentinhaberin vorträgt. Das Patent hat aus diesen Erwägungen auch mit dem hilfsweise verteidigten Hauptanspruch keinen Bestand. Mit dem Hauptanspruch des Hilfsantrags fallen die auf ihn rückbezogenen Unter-ansprüche, weil auch über einen Antrag auf beschränkte Aufrechterhaltung nur als Ganzes entschieden werden kann. Dr. Ipfelkofer Ihsen Schwarz Pontzen Ko
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