35 W (pat) 10/16  - 35. Senat (GebrM)

ECLI:DE:BPatG:2018:150318B35Wpat10.16.0


BUNDESPATENTGERICHT



35 W (pat) 10/16
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In Sachen

…

- 2 -
…


wegen Löschung des Gebrauchsmusters …
(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts am 15. März 2018 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den
Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der
Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 9. März 2016 insoweit abgeändert, als die von
der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kos-
ten des patentamtlichen Löschungsverfahrens auf 19.804,17 €
festgesetzt werden. Dieser Betrag ist mit 5 % über dem Basis-
zinssatz ab dem 11. März 2015 zu verzinsen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragsgeg-
nerin zu 9/10 und die Antragstellerin zu 1/10.

4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

- 3 -
G r ü n d e

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 23. Januar 2007 angemeldeten und
am 18. November 2010 eingetragenen Gebrauchsmusters … mit
der Bezeichnung „…“ (i. F.:
Streitgebrauchsmuster).

Die Antragstellerin, vertreten durch einen Patentanwalt, hat mit Schriftsatz am
21. August 2012 die Löschung des Streitgebrauchsmusters im Umfang der einge-
tragenen Schutzansprüche 1 und 2 beantragt und die Mitwirkung eines Rechtsan-
walts angezeigt.

Mit dem in der mündlichen Verhandlung vom 3. Dezember 2014 verkündeten Be-
schluss, den Beteiligten am 19. Januar 2015 zugestellt, hat die Gebrauchsmuster-
abteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) die Schutzansprü-
che 1 und 2 des Streitgebrauchsmusters gelöscht und der Antragsgegnerin die
Kosten des Verfahrens auferlegt.

Zwischen den Beteiligten war zudem ein paralleles Verletzungsverfahren vor dem
LG Düsseldorf anhängig (Aktenzeichen 4b O 55/12), in welchem die Antragsgeg-
nerin gegen die Antragstellerin Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster gel-
tend gemacht hatte.

Am 11. März 2015 beantragte die Antragstellerin die Kostenfestsetzung. Ausge-
hend von einem Gegenstandswert von 1.000.000,00 € macht sie folgende Kosten
geltend:

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Kosten des
Patentanwalts
2-fache Geschäftsgebühr gemäß
Nr. 2300 VV-RVG
9.426,00 €
Pauschale für Post- und
Telekommunikationsdienstleistungen
gemäß Nr. 7002 VV-RVG
20,00 €
Tage- und Abwesenheitsgeld bei 4 –
8 Stunden gemäß Nr. 7005 VV-RVG
40,00 €
Deutsche Übersetzung der D1 aus
dem Französischen
632,45 €
Deutsche Übersetzung der D5 aus
dem Spanischen
766,92 €
Kosten der Akteneinsicht in die
Gebrauchsmusterakte
40,80 €
Löschungsantragsgebühr 300,00 €
Kosten des
mitwirkenden
Rechtsanwalts
2-fache Geschäftsgebühr gemäß
Nr. 2300 VV-RVG
9.426,00 €
Pauschale für Post- und
Telekommunikationsdienstleistungen
gemäß Nr. 7002 VV-RVG
20,00 €
Summe 20.672,17 €


Außerdem bittet sie, die Verzinslichkeit auszusprechen.

Mit Beschluss vom 9. März 2016 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA
die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf
11.226,17 € festgesetzt und ausgesprochen dass, der festgesetzte Betrag ab dem
11. März 2015 mit 5 % über dem Basiszins zu verzinsen sei.

Ausgehend von einem Gegenstandswert von 1.000.000 € erachtet die Ge-
brauchsmusterabteilung die folgenden Kosten als erstattungsfähig:
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Kosten Patentanwalt






2-fache Verfahrensgebühr gemäß
Nr. 2300 RVG-VV
9.426,00 €
Verauslagte Kosten/ Antragsgebühr 300,00 €
Pauschale Entgelte für Post- und
Telekommunikationsdienstleistungen
gemäß Nr. 7002 RVG-VV
20,00 €
Tagegeld Nr. 7005 RVG-VV 40,00 €
Übersetzungskosten 1.399,37 €
Akteneinsicht 40,80 €
Summe 11.226,17 €


Dagegen seien die Kosten, die durch die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts ent-
standen seien, nicht zu erstatten, da eine Doppelvertretung durch einen Patent-
anwalt und einen Rechtsanwalt regelmäßig nicht zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig sei. Die Erstattung der Kos-
ten für den mitwirkenden Rechtsanwalt könne nur dann beansprucht werden,
wenn über den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus schwierige
rechtliche Fragen zu beurteilen seien, bzw. wenn zeitgleich ein Nichtigkeitsverfah-
ren anhängig sei. Die Antragstellerin habe dafür keine ausreichenden Argumente
vorgetragen.

Gegen diesen ihr am 14. März 2016 zugestellten Beschluss hat die Antragstellerin
am 22. März 2016 Beschwerde erhoben.

Mit der Beschwerde macht sie geltend, dass die von ihr beantragten Rechtsan-
waltskosten in Höhe von 9.446,00 € ebenfalls erstattet werden müssten, da wegen
des zeitgleichen Verletzungsrechtsstreits vor dem Landgericht Düsseldorf
(4b O 55/12) typischerweise wegen des Abstimmungsbedarfs eine Doppelvertre-
tung erforderlich gewesen sei. Ebenso wie eine Doppelvertretung im Patentnich-
tigkeitsverfahren bei einem parallelen Verletzungsrechtsstreit wegen des Abstim-
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mungsbedarfs zu den notwendigen Kosten gehöre, gelte dies auch, wenn neben
dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ein paralleles Verletzungsverfahren an-
hängig sei.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 9. März 2016 insoweit abzuändern, als
die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden
Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens auf 20.672,17 €
festgesetzt werden und dieser Betrag mit 5 % über dem Basiszins-
satz ab dem 11. März 2015 zu verzinsen ist.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß

die Beschwerde der Antragstellerin kostenpflichtig zurückzuwei-
sen.

In der Entscheidung 5 W (pat) 432/06 (BPatGE 51, 81) habe das Bundespatentge-
richt bestätigt, dass Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmusterlöschungsver-
fahren nur dann anzuerkennen seien, wenn über den Bereich des gewerblichen
Rechtsschutzes hinaus derart schwierige rechtliche Fragen zu beurteilen seien,
dass für deren Beurteilung das bei einem Patentanwalt vorauszusetzende rechtli-
che Wissen nicht ausreiche. Eine Doppelvertretung sei nicht bereits deshalb not-
wendig, weil ein paralleles Verletzungsverfahren anhängig sei. Im vorliegenden
Fall gäbe es keine Fragestellung, die den üblichen Themenkreis und das Wissen
eines Patentanwalts überschreite.

Mit Schreiben vom 27. Oktober 2016 hatte der Senat die Beteiligten auf seine Ent-
scheidung vom 13. Oktober 2016 (35 W (pat) 16/12) hingewiesen, in welcher der
Senat die Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmus-
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terlöschungsverfahren verneint hatte; die gegen den letztgenannten Beschluss
zugelassene Rechtsbeschwerde ist von keinem der dortigen Beteiligten eingelegt
worden. Mit weiterem Schreiben vom 7. März 2017 wies der Senat die Beteiligten
darauf hin, dass er nach nochmaliger Prüfung und Beratung zu der Auffassung
gelangt sei, dass der Beschluss des BGH vom 18. Dezember 2012 zu Doppelver-
tretungskosten im Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2013, 427) auch für das Ge-
brauchsmusterlöschungsverfahren maßgeblich sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwie-
sen.


II.

Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist
(§§ 62 Abs. 2 Satz 4 PatG, 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegte Beschwerde der
Antragstellerin hat in der Sache in Höhe von 8.578 € Erfolg, da auch die Kosten
von der Antragsgegnerin zu erstatten sind, die durch die Hinzuziehung eines
Rechtsanwalts entstanden sind. In Höhe von 868 € hat die Beschwerde dagegen
keinen Erfolg, da für die Berechnung der Gebühren die bis zum 31. Juli 2013 gül-
tig gewesene Gebührentabelle maßgebend ist.

1. Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit rechtskräftigem Beschluss vom
3. Dezember 2014 der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zu
diesen Kosten gehören die der Antragstellerin erwachsenen Kosten, soweit sie zur
zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren
(§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

a) Zu den notwendigen Kosten gehören auch die Kosten für die Tätigkeit eines
hinzugezogenen Rechtsanwalts.
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b) Unstreitig war zwischen den Beteiligten parallel zum Löschungsverfahren ein
das Streitgebrauchsmuster betreffender Verletzungsrechtsstreit vor dem Land-
gericht Düsseldorf anhängig (4b O 55/12).

c) Der Senat erachtet in Übereinstimmung mit dem Senatsbeschluss vom
17. Mai 2017 (35 W (pat) 1/14, GRUR 2017, 1169) die Anwendung der Grund-
sätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH zur Erstattungsfähigkeit
von Doppelvertretungskosten im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren (GRUR
2013, 427) auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren für geboten. Nach die-
ser Rechtsprechung kommt es entscheidend darauf an, dass zwischen den jeweils
mandatierten Patent- bzw. Rechtsanwälten ein Abstimmungsbedarf vorliegt, wenn
parallel zu einem Patentnichtigkeitsverfahren ein Verletzungsverfahren geführt
wird. Im Rahmen einer typisierenden Betrachtungsweise gehören wegen dieses
Abstimmungsbedarfs sowohl die Kosten eines Patentanwalts als auch die Kosten
eines Rechtsanwalts zu den notwendigen Kosten des Verfahrens, wenn im Falle
eines parallelen Verletzungsprozesses im Nichtigkeitsverfahren sowohl ein Pa-
tentanwalt als auch ein Rechtsanwalt tätig geworden ist.

aa) Eine vergleichbare Sach- und Interessenlage ist auch in Fällen gegeben, in
denen neben dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren parallel ein Verletzungs-
prozess zwischen den Beteiligten geführt wird und das gleiche Gebrauchsmuster
betroffen ist. Auch wenn die jeweilige Gebührenstruktur beim Patentnichtigkeits-
verfahren und beim Gebrauchsmusterlöschungsverfahren unterschiedlich ist und
das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zunächst nicht vor Gericht, sondern
zuerst beim DPMA ausgetragen wird, so ist der Abstimmungsbedarf in Bezug auf
parallel anhängige Löschungsverfahren und Verletzungsprozesse dennoch als
gleichartig mit dem Abstimmungsbedarf zu erachten, wie er typischerweise bei der
Führung parallel anhängiger Patentnichtigkeitsverfahren und Patentverletzungs-
prozesse gegeben ist. Insbesondere ist selbst bei „einfachen“ Verhandlungsstra-
tegien eine konsistente, die wechselseitigen Auswirkungen von Löschungsverfah-
ren und Verletzungsprozess hinsichtlich Sachvortrag, Auseinandersetzung mit
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Entgegenhaltungen und Antragsfassungen bzgl. des Gegenstands des betreffen-
den Streitgebrauchsmusters berücksichtigende Verfahrensführung erforderlich, die
für die Beteiligten einen stetigen Abstimmungsbedarf zum jeweiligen Vorgehen im
jeweiligen Verfahren erzeugt. Ob beim Gebrauchsmusterlöschungsverfahren im
Gegensatz zum Patent mehrheitlich bzw. typischerweise „einfache“ Verfahrens-
strategien anzuwenden sind oder nicht, spielt für den Bedarf der Abstimmung mit-
hin keine entscheidende Rolle. Anzumerken ist allerdings, dass auch in Ge-
brauchsmusterlöschungsverfahren typischerweise komplexe Fragen zur Schutzfä-
higkeit oder auch zur Zulässigkeit von Anspruchsfassungen, die regelmäßig auch
in Form mehrerer Hilfsanträge in das Verfahren eingeführt werden, zu klären sind,
wobei sich gerade bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit die Prüfungsmaßstäbe
hinsichtlich Erfindungshöhe einerseits und erfinderischem Schritt andererseits im
Wesentlichen angeglichen haben (vgl. BGH GRUR 2006, 842 – Demonstrations-
schrank).

bb) Soweit der BGH in seinem Beschluss vom 1. April 1965 (Ia ZB 20/64 – Pa-
tentanwaltskosten, GRUR 1965, 621) Doppelvertretungskosten im Gebrauchs-
musterlöschungsverfahren als regelmäßig nicht berücksichtigungsfähig erachtet
hat, geht der Senat davon aus, dass diese Entscheidung überholt ist. Neben der
bereits genannten Rechtsprechung zur Erstattungsfähigkeit von Doppelvertre-
tungskosten im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren ist zu berücksichtigen,
dass zum damaligen Zeitpunkt nicht nur bei der Kostenentscheidung, sondern
auch bei der Kostenfestsetzung eine Billigkeitsprüfung stattfand (zweite Billigkeits-
prüfung), die nach der jetzt geltenden Gesetzeslage nicht mehr möglich ist (vgl.
Busse/Engels, PatG, 8. Aufl., § 62, Rdnr. 2). Es kommt nach der jetzigen Geset-
zeslage nur noch auf die Notwendigkeit der Kosten an. Wenn der Abstimmungs-
bedarf das entscheidende Kriterium ist, dann besteht aus den bereits genannten
Gründen in dieser Hinsicht kein Unterschied mehr zwischen Patentnichtigkeits-
verfahren und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren im Falle eines parallelen Ver-
letzungsverfahrens. Ebenfalls macht es keinen Unterschied mehr, dass das Ge-
brauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Amt beginnt, da nach der Gesetzes-
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lage auch hier die notwendigen Kosten zu ersetzen sind (vgl. § 17 Abs. 4 Satz 2
GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

cc) Der Senat hält auch an der von ihm im Beschluss vom 13. Oktober 2016
(35 W (pat) 16/12) geäußerten Auffassung, wonach aufgrund der Unterschiede
zwischen der erfinderischen und wirtschaftlichen Bedeutung zwischen Gebrauchs-
muster und Patent und den Funktionen von Gebrauchsmusterlöschungsverfahren
und patentrechtlichem Nichtigkeitsverfahren eine regelmäßige Erstattung von
Doppelvertretungskosten in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren mit parallelem
Verletzungsprozess zu verneinen sei, nach nochmaliger Prüfung nicht fest. Zwar
sind insbesondere aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Ausgestaltung bei-
der Schutzrechte vor allem in verfahrensrechtlicher Hinsicht deutliche Unter-
schiede gegeben. Jedoch sind weder der materielle Gehalt der jeweils angegriffe-
nen Schutzrechte, der in beiden Verfahrenssystemen zu beurteilen ist, gerade mit
Blick auf die bereits genannten, wesentlich angeglichenen Beurteilungsmaßstäbe
noch die Verfahrenssituationen bei parallel anhängigen Verletzungsprozessen
zwischen Gebrauchsmusterlöschungsverfahren und patentrechtlichem Nichtig-
keitsverfahren derart unterschiedlich, als dass sich hieraus ein zwingender Grund
für eine sachliche Differenzierung hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit von Doppel-
vertretungskosten ergeben könnte. Im Gegenteil: Aus Sicht des Senats wäre aus
den genannten Gründen eine unterschiedliche Beurteilung der Erstattungsfähig-
keit sog. Doppelvertretungskosten im Nichtigkeits- und im Gebrauchsmusterlö-
schungsverfahren nicht sachgerecht. Die Entscheidung 5 W (pat) 432/06 (BPatGE
51, 81), auf die sich die Antragsgegnerin beruft, ist daher ebenfalls überholt.

d) Die Antragstellerin war im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sowohl von
einem Rechtsanwalt als auch einem Patentanwalt vertreten. Im Löschungsantrag
wurde die Mitwirkung des Rechtsanwalts angezeigt. Da der Grund für die Erstat-
tungsfähigkeit der Kosten für den hinzugezogenen Rechtsanwalt in dem oben
genannten Abstimmungsbedarf liegt, macht es grundsätzlich keinen Unterschied,
ob der Rechtsanwalt auch in den eingereichten Schriftsätzen sich geäußert hat
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oder zur mündlichen Verhandlung hinzugekommen ist. Der Abstimmungsbedarf
kann nicht deshalb verneint werden, weil ein Rechtsanwalt sich nicht auch gegen-
über dem Gericht geäußert hat, da eine Abstimmung gerade auch intern zwischen
den Beteiligten Patent- und Rechtsanwälten stattfinden kann und regelmäßig statt-
findet. Auch wenn der Rechtsanwalt nicht zur mündlichen Verhandlung erscheint,
besteht aufgrund der mündlichen Verhandlung ein weiterer erhöhter Abstim-
mungsbedarf, der auch den 2-fachen Gebührensatz für die Tätigkeit des Rechts-
anwalts rechtfertigt.

e) Hinsichtlich der Höhe der auf Seiten der Antragstellerin zu berücksichtigen-
den Rechtsanwaltsgebühren ist bei einem Gegenstandswert von 1.000.000 € eine
Geschäftsgebühr gemäß RVG-VV NR. 2300 mit einem Satz von 2 anzusetzen,
wobei die bis zum 31. Juli 2013 gültig gewesene Gebührentabelle (§ 13 RVG)
maßgebend ist, da diese zum Zeitpunkt der Mandatsübernahme aktuell war. Glei-
ches gilt auch für die Gebühren des Patentanwalts. Es sind daher jeweils lediglich
8.992,00 € und nicht 9.426,00 € anzusetzen.

Pauschale Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß
RVG-VVNR. 7002 in Höhe von 20 Euro können für den hinzugezogenen Rechts-
anwalt ebenfalls geltend gemacht werden.

f) Die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des
patentamtlichen Löschungsverfahrens sind daher insgesamt auf 19.804,17 €
(10.792,17 € + 8.992 € + 20 €) festzusetzen, da gegen die Berechnung der weite-
ren Posten keine Einwände bestehen. Dieser Betrag ist mit 5 % über dem Basis-
zinssatz ab dem 11. März 2015 zu verzinsen.

2. Da die Beschwerde der Antragstellerin in Höhe von 8578 € Erfolg hat und in
Höhe von 868 € erfolglos blieb, trägt die Antragsgegnerin die Kosten des Be-
schwerdeverfahrens zu 9/10 und die Antragstellerin zu 1/10, da auch die Billigkeit
- 12 -
keine andere Entscheidung erfordert (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2
PatG, § 92 Abs. 1 ZPO).

3. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 18 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 100
Abs. 2 Nr. 2 PatG wegen grundsätzlicher Bedeutung und zur Fortbildung des
Rechts bezüglich der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im Ge-
brauchsmusterlöschungsverfahren zugelassen, zumal Rechtsbeschwerden in
anderen Fällen, in denen der Senat diese im Zusammenhang mit der Erstat-
tungsfähigkeit von sogenannten Doppelvertretungskosten zugelassen hat, nicht
eingelegt worden sind.

4. Der Senat konnte gemäß dem auch im Gebrauchsmusterbeschwerdeverfah-
ren anwendbaren § 128 Abs. 3 ZPO ohne mündliche Verhandlung entscheiden.


III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der vom Senat zugelassenen Rechtsbeschwerde zu.

Unabhängig von der Zulassung der Rechtsbeschwerde durch den Senat ist sie nur
statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.


Metternich Eisenrauch Bayer


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