BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT35 W (pat) 19/10_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Kostenbeschwerdesache…- 2 -…betreffend das Gebrauchsmuster …(hier: Kosten)hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-richts am 20. Dezember 2010 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Eisenrauch und Guthbeschlossen:1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2010 aufgehoben und die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragstellerin auferlegt.2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstelle-rin.G r ü n d eI.Der Antragsgegner war Inhaber des am 20. Juni 2008 angemeldeten und am 25. September 2008 eingetragenen Gebrauchsmusters … mit derBezeichnung "…", dasdie Antragstellerin mit Löschungsantrag vom 3. August 2009 angegriffen hat.- 3 -Der Antragsgegner, dem der Löschungsantrag am 9. Oktober 2009 zugestellt worden ist, hat mit Schreiben vom 3. November 2009, das per Fax beim Deut-schen Patent- und Markenamt am selben Tag eingegangen ist, auf das Streit-gebrauchsmuster - auch für die Vergangenheit - verzichtet und weiterhin aus-drücklich erklärt, dass dem Löschungsantrag nicht widersprochen werde.Die Antragstellerin hat beantragt, dem Antragsgegner die Verfahrenskosten auf-zuerlegen, weil er trotz Kenntnis der Schutzunfähigkeit das Streitgebrauchsmuster und einer Löschungsandrohung im Rahmen von Verletzungsstreitigkeiten nicht auf das Streitgebrauchsmuster verzichtet und so die Stellung des Löschungsantrags erforderlich gemacht habe.Mit Beschluss vom 7. Juli 2010 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deut-schen Patent- und Markenamts dem Antragsgegner als der unterlegenen Partei die Kosten des Verfahrens auferlegt. Der Antragsgegner habe trotz der Lö-schungsandrohung durch die Antragstellerin im Schriftsatz vom 26. Mai 2009 erst nach Stellung des Löschungsantrags auf das Streitgebrauchsmuster verzichtet. Da der Antragsgegner somit Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrags gegeben habe, seien ihm die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen, ob-wohl er dem Löschungsantrag nicht widersprochen habe. § 93 ZPO finde bei die-ser Sachlage keine Anwendung.Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragsgegners. Die Beschwerde wird damit begründet, der Schriftsatz der Antragstellerin vom 26. Mai 2009 habe seinem Wortlaut und Sinn nach keine unbedingte Löschungs-aufforderung enthalten, sondern sei im Rahmen Verletzungsstreitigkeiten erfolgt. In diesem Zusammenhang sei auch eine Bemerkung im Schriftsatz der Antrag-stellerin vom 9. Juli 2009 zu sehen, die auf eine Löschungsandrohung Bezug nehme und auch nicht die Antragstellerin betreffe.- 4 -Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,den angegriffenen Beschluss aufzuheben und der Antragstellerin die Kosten des Löschungsverfahrens und des Beschwerdeverfah-rens aufzuerlegen.Die Antragstellerin beantragt,die Beschwerde des Antragsgegners zurückzuweisen.Die Antragstellerin legt einen umfangreichen Schriftwechsel mit dem Antragsgeg-ner vor, der in außergerichtlichen wettbewerbs- und schadensersatzrechtlichenStreitigkeiten betreffend eine Verletzung des Streitgebrauchsmusters geführt wor-den ist, darunter die Schriftsätze vom 26. Mai 2009 und vom 9. Juli 2009. Die An-tragstellerin ist der Ansicht, aus diesen Schriftsätzen habe der Antragsgegner eine ernsthafte Löschungsandrohung entnehmen können und Gelegenheit gehabt, die Löschung des Streitgebrauchsmusters zu beantragen. Dies habe er aber nicht getan und somit Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrags gegeben. Die Gebrauchsmusterabteilung habe dem Antragsgegner daher die Kosten des Lö-schungsverfahrens zu Recht auferlegt.Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.II.1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig. Sie hat auch in der Sache Erfolg, denn nach Auffassung des Se-nats hat die Antragstellerin gemäß § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 93 ZPO die Verfahrenskosten zu tragen.- 5 -Wie die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend berücksichtigt hat, gilt im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren für die Kostenentscheidung neben dem Unterliegensprinzip des § 91 ZPO auch die Regelung des § 93 ZPO, wonach bei sofortigem Anerkenntnis in der Regel die Kosten dem Kläger (hier: Löschungsantragstellerin) aufzuerlegen sind, sofern dieser durch sein Verhalten nicht Veranlassung zur Klage (hier: Stellung des Löschungsan-trags) gegeben hat. Im vorliegenden Fall hat der Antragsgegner nach Erhalt des Löschungsantrags innerhalb der Widerspruchsfrist diesem nicht wider-sprochen und auf das Streitgebrauchsmuster - auch für die Vergangenheit -verzichtet, was einem sofortigen Anerkenntnis gleichkommt (vgl. zu allem Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl., § 17 Rn. 60 ff.; Benkard, Patent-gesetz, 10. Aufl., Rn. 21a, 24 zu § 17 GebrMG), was grundsätzlich zur Kos-tenfolge des § 93 ZPO führt.Eine Anwendung des § 93 ZPO kommt allerdings nicht in Betracht, da der Antragsgegner durch sein Verhalten keinen Anlass zur Stellung des Lö-schungsantrags gegeben hat.Nach der Rechtsprechung ist es, um die Rechtsfolge des § 93 ZPO zu vermeiden, erforderlich, dass der Gebrauchsmusterinhaber vor Stellung des Löschungsantrags ernstlich, klar und bestimmt unter Nennung der Gründe, die einen Löschungsanspruch rechtfertigen könnten, und mit ausreichender Fristsetzung schriftlich zur freiwilligen Aufgabe des Gebrauchsmusters auf-gefordert wird, d. h., dass eine unbedingte Löschungsandrohung erfolgt ist (vgl. Bühring, a. a. O., § 17 Rn. 67 ff.; Benkard, a. a. O., Rn. 21a, 22 zu § 17 GebrMG). Diese Voraussetzung ist hier nicht gegeben. Der Schriftsatz des Vertreters der Antragstellerin vom 26. Mai 2009 enthält zwar die allgemeine Ankündigung eines Löschungsantrags und nennt auch die Gründe, weshalb die Antragstellerin das Streitgebrauchsmuster für schutzunfähig hält, es fehlt aber an einer konkreten Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Schutz-rechts. Der Schriftsatz enthält vielmehr eine Androhung im Zusammenhang - 6 -mit der Geltendmachung von Unterlassungs- und Schadensersatzansprü-chen wegen unberechtigter Abmahnungen. Nur hierauf bezieht sich die Frist-setzung. Eine konkrete Fristsetzug zur Aufgabe des Streitgebrauchsmusters kann dagegen dem Schreiben nicht entnommen werden. Auch die Erwäh-nung einer Löschungsandrohung im Schriftsatz vom 9. Juli 2009 erlaubt keine Rückschlüsse auf eine hinreichend ernsthafte Androhung mit Fristset-zung. In dem zitierten Schriftsatz ist nur von einer „angekündigten Löschung des Gebrauchsmusters“ die Rede.Allerdings kann die Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe entbehrlich sein, wenn sie mit Sicherheit ohne Erfolg geblieben wäre. Dies ist hier aber eben-falls weder vorgetragen worden noch ersichtlich. An die Darlegung der vor-aussichtlichen Erfolglosigkeit sind strenge Anforderungen zu stellen. So ist Erfolglosigkeit noch nicht anzunehmen, wenn eine Verletzungsklage nur an-gedroht wird oder wenn aus dem Gebrauchsmuster lediglich eine Verwar-nung, d.h. ein ernsthaftes und endgültiges Begehren auf Unterlassung der Benutzung des Gebrauchsmustergegenstands erfolgt (BPatGE 22, 57, 60; Bühring a. a. O., Rn. 84 f.; vgl. dazu auch Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., Rn. 49 zu § 17 GebrMG; Benkard, a. a. O., Rn. 23 zu § 17 GebrMG; für das Nichtigkeitsverfahren BPatG GRUR-RR 2009, 325, 326).Wie bereits oben ausgeführt, ist dem Schriftwechsel der Beteiligten, der nach der Löschungsandrohung weitergeführt worden ist, zu entnehmen, dass zwi-schen den Beteiligten in erster Linie über Unterlassungs- und Schadenser-satzansprüche wegen unberechtigter Abmahnungen sowie über wettbe-werbsrechtliche Tatbestände gestritten wurde und dass der Antragsgegnerder Antragstellerin mehrmals eine Lizenz an dem Streitgebrauchsmuster ge-gen ein geringes Entgelt angeboten hat. Dieser Streitverlauf bietet somit noch keine ausreichenden Anhaltspunkte für die Annahme, dass eine ernst-hafte und endgültige Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Streit-- 7 -gebrauchsmusters mit gleichzeitiger konkreter Löschungsandrohung nebst Fristsetzung mit Sicherheit ohne Erfolg geblieben wäre.2. Die Beschwerdegegnerin hat als Unterlegene die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO).Müllner Eisenrauch Guthprö
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