ECLI:DE:BPatG:2022:270122B35Wpat2.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 2/20
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend das Gebrauchsmuster 20 2008 018 034
(hier: Kostenauferlegung)
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 27. Januar 2022 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter
Eisenrauch und die Richterin Bayer
beschlossen:
1. Der Beitritt der Nebenintervenientin als notwendige Streitgenossin
wird als unzulässig verworfen.
2. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
3. Die Kosten der Antragstellerin hat die Antragsgegnerin zu
tragen. Die durch die Nebenintervention verursachten
Kosten hat die Nebenintervenientin zu tragen.
- 2 -
G r ü n d e
I.
Die Antragsgegnerin war ursprünglich alleinige Inhaberin des aus der europäischen
Patentanmeldung EP 08 80 1452.7 mit Anmeldetag 6. Juni 2008 abgezweigten und
am 9. Juni 2011 eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2008 018 034 mit der
Bezeichnung „Kantenleiste für Möbelstücke“ (i.F.: Streitgebrauchsmuster). Das
Streitgebrauchsmuster ist am 30. Juni 2018 durch Zeitablauf erloschen.
Mit Urteil des OLG vom 15. September 2016 in der Fassung des
Berichtigungsbeschlusses vom 14. Oktober 2016 wurde die dortige Beklagte und
vorliegende Antragsgegnerin verurteilt, der dortigen Klägerin und vor-liegenden
Nebenintervenientin eine Mitberechtigung am Streitgebrauchsmuster einzuräumen,
durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt darin
einzuwilligen, dass die Nebenintervenientin neben der Antragsgegnerin als
Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters in das Register des Deutschen Patent-
und Markenamts eingetragen wird, und die im Rahmen der Anmeldung in Bezug
auf das Streitgebrauchsmuster geführte Korrespondenz mit dem deutschen Patent-
und Markenamt Zug um Zug gegen Erstattung der Beklagten entstandener
anteiliger Kosten für die Ausarbeitung, Anmeldung, Aufrechterhaltung und
Verteidigung in Höhe eines Mitinhaberanteils von 30 % zur Verfügung zu stellen.
Das OLG hatte die Revision gegen dieses Urteil nicht zugelassen. Es ist nach
Zurückweisung der von beiden Beteiligten eingelegten
Nichtzulassungsbeschwerden mit Beschluss des BGH vom 4. September 2018
rechtskräftig geworden. Seit 7. März 2019 ist die Nebenintervenientin als
Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters im Register eingetragen.
- 3 -
Die Antragstellerin bzw. ihre Rechtsvorgängerin hat gegen das
Streitgebrauchsmuster hat am 11. Dezember 2014 Löschungsantrag gestellt, mit
der die vollständige Löschung des Gebrauchsmusters verfolgt wurde.
Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 20. Februar
2015 widersprochen. Sie hat am 20. Mai 2015 geänderte Anspruchsfassungen als
Hilfsanträge 1 und 2 und am 22. Juli 2016 eine weiter geänderte Anspruchsfassung
als Hilfsantrag 3 eingereicht.
Mit Zwischenbescheid vom 8. März 2018 hat die Gebrauchsmusterabteilung des
DPMA den Beteiligten mitgeteilt, dass der Löschungsantrag voraussichtlich
erfolgreich sein werde.
Daraufhin hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 2. Mai 2018 gegenüber der
Antragstellerin auf alle Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster für die
Vergangenheit und für die Zukunft verzichtet. Ferner hat sie darum gebeten, nicht
mehr in der Restlaufzeit über die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters zu
entscheiden, da dessen maximale Schutzdauer bereits am 6. Juni 2018 erreicht
sein werde. Darüber hinaus hat sie ebenfalls am 2. Mai 2018 nochmals geänderte
Schutzansprüche als Hilfsanträge 4 bis 6 eingereicht und ihr Festhalten am
Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 weiter begründet.
Mit Schreiben vom 6. August 2018 hat die Gebrauchsmusterabteilung der
Antragstellerin mitgeteilt, dass das Gebrauchsmuster nach Ablauf der
höchstmöglichen Schutzdauer am 1. Juli 2018 erloschen sei. Ferner hat sie der
Antragstellerin anheim gegeben, innerhalb einer Frist von 1 Monat ggf. Stellung zu
nehmen und geänderte Anträge einzureichen.
Mit Eingabe vom 15. August 2018 hat die Antragstellerin die Hauptsache für erledigt
erklärt.
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Diese Erklärung wurde der Antragsgegnerin am 27. August 2018 mit Hinweis auf
die Regelung des § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO zugestellt.
Innerhalb der Notfrist von zwei Wochen gemäß § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO hat die
Antragsgegnerin der Erledigungserklärung nicht widersprochen.
Am 26. Oktober 2018 beantragte die Antragsgegnerin, die Kosten des
Löschungsverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen, hilfsweise, die Kosten
gegeneinander aufzuheben. Sie ist der Auffassung, dass die Antragstellerin mit
ihrem Löschungsantrag keinen Erfolg gehabt hätte und ihr Löschungsantrag mit
Ablauf der Schutzdauer unzulässig geworden sei, da sie kein
Feststellungsinteresse an der Löschung gehabt habe, nachdem eine
Freistellungserklärung abgegeben worden sei.
Mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2018 beantragte die Antragstellerin, der
Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen, da sich die
Antragsgegnerin durch ihren Verzicht auf alle Ansprüche aus dem
Gebrauchsmuster für die Vergangenheit in die Rolle des Unterliegenden begeben
habe. Zudem hätte der Löschungsantrag nach dem Sach- und Streitstand vor dem
Verzicht Erfolg gehabt, wie sich aus dem Zwischenbescheid der
Gebrauchsmusterabteilung ergebe. Keine Rolle könne dabei mehr spielen, dass
gleichzeitig mit dem Verzicht neue Hilfsanträge eingereicht worden seien, da deren
Prüfung nicht mehr möglich gewesen sei.
Mit Beschluss vom 30. Oktober 2019 hat die Gebrauchsmusterabteilung der
Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt, da sie sich in die Rolle des
Unterlegenen begeben habe, indem sie auf sämtliche Rechte und Ansprüche aus
dem Streitgebrauchsmuster gegen die Antragstellerin für die Vergangenheit
verzichtet habe.
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Gegen den der Antragsgegnerin statt ihrem Vertreter per Einschreiben, abgesandt
am 31. Oktober 2019 laut Sendungsverfolgung am 4. November 2019 zugestellten
Beschluss hat die Löschungsantragsgegnerin am 4. Dezember 2019 Beschwerde
eingelegt.
Sie ist der Ansicht, die Nebenintervenientin hätte als notwendige Streitgenossin am
Verfahren beteiligt werden müssen. Es läge keine Erledigung in der Hauptsache
und auch kein Verzicht auf das Gebrauchsmuster vor, da die Nebenintervenientin
nicht beteiligt worden sei. Es könne daher keine Rede davon sein, dass sie, die
Antragsgegnerin, sich in die Stellung eines Unterlegenen begeben habe. Die
Gebrauchsmusterabteilung hätte bei der Kostenentscheidung zudem auch die
Hilfsanträge 4 bis 6 berücksichtigen müssen, da sie noch vor Ablauf der
Schutzdauer gestellt worden seien.
Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,
die Nebenintervenientin am Beschwerdeverfahren als notwendige Streitgenossin
zu beteiligen und den Beschluss vom 30. Oktober 2019 aufzuheben und die
Kosten des Löschungsverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen.
Ergänzend beantragt die Nebenintervenientin sinngemäß die Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand und die Wiedereröffnung des Löschungsverfahrens.
Darüber hinaus wird die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt, da das
Rechtsstaatsprinzip die Gewährung rechtlichen Gehörs sämtlicher Beteiligter
erfordere.
Die Antragstellerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
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Die Löschungsantragstellerin hat sich mit dem Eintritt der A … KG. in das
Beschwerdeverfahren nicht einverstanden erklärt. Die Kostenentscheidung hält sie
für zutreffend. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und die
Wiedereröffnung des Löschungsverfahrens hält sie für nicht statthaft, unzulässig
und zumindest unbegründet.
Beide Beteiligte haben zudem jeweils hilfsweise Antrag auf Durchführung einer
mündlichen Verhandlung gestellt.
Mit Hinweis vom 27. Mai 2021 hat der Senat durch Bezugnahme auf den rechtlichen
Hinweis in der Parallelsache 35 W (pat) 1/20 vom gleichen Tage die Beteiligten
darauf hingewiesen, dass die Nebenintervenientin nicht als notwendige
Streitgenossin anzusehen sei, sondern nur als Nebenintervenientin am Verfahren
beteiligt sein dürfte und hat zudem Zweifel an den Erfolgsaussichten der
Beschwerde der Antragsgegnerin geäußert. Mit Blick auf § 128 Abs. 3 ZPO hat der
Senat in dem rechtlichen Hinweis angekündigt, ohne mündliche Verhandlung zu
entscheiden.
Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der
Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen
Akteninhalt verwiesen.
II.
1. Gegenstand der vorliegenden Beschwerdeverfahren ist ausschließlich die mit
dem angefochtenen Beschluss getroffene Entscheidung über die Kosten des
erstinstanzlichen Löschungsverfahrens. Eine Entscheidung über den Bestand bzw.
die Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters hat die Gebrauchsmusterabteilung
hingegen nicht getroffen. Soweit sie in der Kostenentscheidung sich durch den
Hinweis auf ihren Zwischenbescheid (vom 8. März 2018) zu den von der
Antragstellerin geltend gemachten Löschungsgründen geäußert hat, handelt es sich
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um eine summarische, nur für die Zwecke der Kostenentscheidung nach § 91a ZPO
erfolgte Prüfung der Erfolgsaussichten des streitgegenständlichen
Löschungsantrags. Da mit übereinstimmender Erklärung der Hauptsacheerledigung
(siehe dazu i.E. unten Ziff. 2. b)) die Anhängigkeit des Löschungsantrags ohne
Sachentscheidung endet (vgl. Zöller, ZPO, 33. Aufl., § 91a, Rn. 9, 12), hat der
angefochtene Beschluss bezüglich der Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters
keinerlei Wirkung; er stellt mithin eine sog. „isolierte Kostenentscheidung“ dar.
2. Für die Entscheidung über Beschwerden gegen eine isolierte
Kostenentscheidung ist der Gebrauchsmustersenat in der Besetzung mit drei
juristischen Mitgliedern zuständig.
Der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat entscheidet zwar gemäß § 18 Abs. 3
Satz 2, 2. Halbsatz GebrMG in der Besetzung mit einem juristischen und zwei
technischen Mitgliedern, wenn es sich um eine Beschwerde gegen Beschlüsse der
Gebrauchsmusterabteilung über Löschungsanträge handelt, jedoch wird mit der
vorliegenden Beschwerde nicht eine Sachentscheidung über einen
Löschungsantrag angegriffen, da eine solche auch gar nicht vorliegt, sondern
lediglich eine isolierte Kostenentscheidung, und damit ist keine Beschwerde gegen
eine Entscheidung über einen Löschungsantrag i. S. d. § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Alt.
GebrMG gegeben. Für die Besetzung ist gemäß § 18 Abs. 2 satz 1 GebrMG die
allgemeine Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend.
1. Der von der Nebenintervenientin begehrte Beitritt als Streitgenossin zum
Beschwerdeverfahren ist nicht zulässig.
a) Wie oben unter 1. ausgeführt, ist Gegenstand des Beschwerdeverfahrens die im
angefochtenen Beschluss getroffene Kostenentscheidung, die sich ausschließlich
auf eine Kostentragung im Verhältnis zwischen Antragstellerin und Antragsgegnerin
bezieht, die jedoch keinen Kostenausspruch zu Lasten der Nebenintervenientin
enthält und gegen die deshalb auch kein Kostenfestsetzungsbeschluss gemäß
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§ 103 Abs. 1 ZPO ergehen könnte. Der angefochtene Beschluss betrifft, wie
ebenfalls bereits ausgeführt, gerade nicht die Wirksamkeit des
Streitgebrauchsmusters, an dem die Nebenintervenientin nunmehr als
Mitberechtigte beteiligt ist. Es fehlt daher schon an den grundsätzlichen
Voraussetzungen für eine Streitgenossenschaft nach den §§ 59 oder 60 ZPO, die
gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG auch für das vorliegende
Beschwerdeverfahren anzuwenden sind.
b) Die Gebrauchsmusterabteilung ist auch zu Recht davon ausgegangen, dass das
Löschungsverfahren durch übereinstimmende Erklärung der Beteiligten in der
Hauptsache erledigt war.
Erledigendes Ereignis ist in diesem Zusammenhang das Erlöschen des
Streitgebrauchsmusters infolge Ablaufs der Schutzdauer am 30. Juni 2018 (§ 23
Abs. 1 GebrMG). Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 15. August 2018 das
Löschungsverfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Antragsgegnerin hat
dieser ihr am 27. August 2018 unter Hinweis auf § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO
zugestellten Erklärung innerhalb der nach dieser Bestimmung maßgebenden Zwei-
Wochen-Frist, die am 10. September 2018 ablief, nicht widersprochen, so dass eine
übereinstimmende Erledigungserklärung der Beteiligten vorlag; einer seitens der
Gebrauchsmusterabteilung vorzunehmenden, weitergehenden Prüfung, ob
tatsächlich ein Fall der Erledigung der Hauptsache vorliegt, bedurfte es dabei nicht
(vgl. Zöller, ZPO, 33. Aufl., § 91a, Rn. 12, sowie den Senatsbeschluss v.
23. Januar 2018, 35 W (pat) 406/15).
Eines Einverständnisses der Nebenintervenientin bedurfte es insoweit ebenfalls
nicht. Sie war mangels einer eigenen Erklärung des Beitritts zum erstinstanzlichen
Löschungsverfahren an diesem Verfahren nicht beteiligt, so dass ihr die
Erledigungserklärung der Antragstellerin gar nicht zuzustellen war.
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Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass die Nebenintervenientin durch die von der
Antragstellerin und der Antragsgegnerin bewirkten, das Löschungsverfahren in der
Hauptsache beendenden Erklärungen auch nicht in eigenen Rechten beeinträchtigt
wurde. Zum einen blieb das Streitgebrauchsmuster durch diese
Hauptsacheerledigung in seinem Bestand bzw. seiner Wirksamkeit unberührt. Zum
anderen hat die Nebenintervenientin selbst in ihrer Eigenschaft als Mitinhaberin des
Streitgebrauchsmusters nach Erledigung der Hauptsache kein rechtlich erhebliches
Interesse an der Fortführung des Löschungs- bzw. Feststellungsverfahrens. Das
gebrauchsmusterrechtliche, als kontradiktorisches Verfahren zwischen
Antragsteller und Gebrauchsmusterinhaber gestaltete Löschungsverfahren dient
nach ständiger Rechtsprechung dem Anliegen, schutzunwürdige Scheinrechte zu
beseitigen, und damit in erster Linie der Wahrung öffentlicher Belange (vgl. z. B.
bereits BGH GRUR 1962, 140, Tz. 3 – Stangenführungsrohre). Hiervon ausgehend
ist z.B. auch ein vom Gebrauchsmusterinhaber selbst gestellter Löschungsantrag
als unzulässig zu erachten, zumal ein Verfahren mit dem vom
Gebrauchsmusterinhaber verfolgten Zweck, den Rechtsbestand des
Gebrauchsmusters feststellen zu lassen, nicht geboten ist (so bereits die
Entscheidung des damaligen 1. Beschwerdesenats des DPA vom 18. Juli 1955,
Bl. f. PMZ 1955, 299, s. auch BGH GRUR 1963, 519, 522 - Klebemax; vgl. auch
Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 16, Rn. 59; Loth, GebrMG, 2. Aufl.,
§ 15, Rn. 8). Denn dem Gebrauchsmusterinhaber steht kein rechtlich erhebliches
Interesse an der (weiteren) Durchführung eines vom Löschungsantragsteller in der
Hauptsache für erledigt erklärten Löschungsverfahrens zu (Mitt. 1957, 36).
Vielmehr kommt es für die Zulässigkeit der Fortsetzung des Verfahrens zum
Zwecke der Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters nach
dessen Erlöschen allein auf das Rechtsschutzinteresse des Antragstellers an,
während das Interesse des Antragsgegners an der Rechtsbeständigkeit des
Streitgebrauchsmusters die (weitere) Durchführung des Verfahrens nicht
rechtfertigt (vgl. auch Benkard, PatG, 11. Aufl., § 15 GebrMG, Rn. 7a; vgl. auch den
Senatsbeschluss vom 4. Oktober 2018, 35 W (pat) 412/17).
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Vor diesem Hintergrund scheidet eine eigene rechtlich erhebliche Beeinträchtigung
der Nebenintervenientin aufgrund des angefochtenen Beschlusses aus. Für die von
ihr begehrte „Wiedereröffnung“ des Löschungsverfahrens ist daher kein Raum.
2. Die Nebenintervenientin war jedoch in dieser Funktion zur Beschwerde der
Antragsgegnerin zuzulassen.
Gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG, 66 Abs. 1 ZPO setzt die
Zulassung als Nebenintervenient ein rechtliches Interesse am Obsiegen einer
Beteiligten, hier: der Antragsgegnerin voraus.
Auch wenn, wie ausgeführt, der Bestand bzw. die Wirksamkeit des
Streitgebrauchsmusters durch die angefochtene Kostenentscheidung unberührt
bleibt und sich diese Kostenentscheidung gerade nicht gegen die
Nebenintervenientin und Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters richtet, so ist zu
berücksichtigen, dass ein weiteres, auf Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters
gerichtetes Feststellungsverfahren dadurch nicht ausgeschlossen wird und dass bei
Bestand der Kostentscheidung diese möglicherweise für das Innenverhältnis
zwischen Antragsgegnerin und Nebenintervenientin als Mitinhaberinnen des
Streitgebrauchsmusters von Belang sein kann.
Nach alledem ist ein hinreichendes rechtliches Interesse i.S.d. § 66 Abs. 1 ZPO in
Bezug auf die Beschwerde der Antragsgegnerin zu bejahen.
3. Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen die isolierte
Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 30. Oktober 2019 ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im
Übrigen zulässig, jedoch nicht begründet.
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Die Gebrauchsmusterabteilung ist bei ihrer Entscheidung zu Recht davon
ausgegangen, dass das streitgegenständliche Löschungsverfahren in der
Hauptsache erledigt war (s.o. Ziff. 3.b).).
Es war daher nur noch über die Kosten des Löschungsverfahrens nach Maßgabe
des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen zu entscheiden
(§§ 17 Abs. 4 GebrMG, 91a Abs1 Satz 1 ZPO), wobei Billigkeitserwägungen
zusätzlich auch nach § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG
zu berücksichtigen sind. Bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten des
streitgegenständlichen Löschungsantrags ist – bezogen auf den Zeitpunkt des
erledigenden Ereignisses – lediglich eine summarische, nicht jede für den Ausgang
bedeutsame Rechtsfrage entscheidende Prüfung angezeigt (vgl. Zöller, ZPO,
32. Aufl., § 91a, Rn. 27), die, wie ebenfalls bereits ausgeführt, eine materielle
Entscheidung über Bestand oder Nicht-Bestand des Streitgebrauchsmusters in
einem möglichen neuen Feststellungsverfahren weder ersetzt noch präjudiziert.
Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die Auferlegung der Kosten auf die
Antragsgegnerin nicht zu beanstanden. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob bereits
die Abgabe der Freistellungserklärung hinsichtlich der Kostenfolge einem Verzicht
gleichgestellt werden kann.
Denn bis zum erledigenden Ereignis hätte der Löschungsantrag voraussichtlich in
vollem Umfang Erfolg gehabt. Insoweit stimmte der Senat nach gemäß § 91a ZPO
gebotener, summarischer Prüfung der im Zwischenbescheid der
Gebrauchsmusterabteilung vom 8. März 2018 geäußerten Auffassung zu.
Zum Zeitpunkt des Zwischenbescheids vom 8. März 2018 lagen der Hauptantrag
und die Hilfsanträge 1 bis 3 vor, die alle im Zwischenbescheid berücksichtigt
wurden.
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Der geltende Anspruch 1 des Streitgebrauchsmusters gemäß Hauptantrag der
Antragsgegnerin zum Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses lautete:
„Kantenleiste (1) für Möbelstücke, umfassend eine Schmelzschicht (3) und eine mit
der Schmelzschicht (3) verbundene Strukturschicht (2) aus Kunststoff, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schmelzschicht (3) sowohl polare als auch unpolare
Anteile im Molekülaufbau enthält, wobei der Werkstoff der Schmelzschicht (3) ein
Copolymer, vorzugsweise ein Propfcopolymer, bevorzugt Maleinsäureanhydrid-
gepfropftes Polypropylen ist.“
Der geltende Nebenanspruch 11 betrifft:
„Möbelstück (4) mit einer Kantenleiste (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei die Schmelzschicht (3) zumindest abschnittsweise mit einer
Kante (40) des Möbelstücks (4) stoffschlüssig verbunden ist.“
Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:
„Kantenleiste (1) für Möbelstücke, umfassend eine Schmelzschicht (3) und eine mit
der Schmelzschicht (3) verbundene Strukturschicht (2) aus Kunststoff, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schmelzschicht (3) sowohl polare als auch unpolare
Anteile im Molekülaufbau enthält, wobei der Werkstoff der Schmelzschicht (3) ein
Propfcopolymer ist.“
Der nebengeordnete Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:
„Möbelstück (4) mit einer Kantenleiste (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei die Schmelzschicht (3) zumindest abschnittsweise mit einer
Kante (40) des Möbelstücks (4) stoffschlüssig verbunden ist.“
Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet:
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„Kantenleiste (1) für Möbelstücke, umfassend eine Schmelzschicht (3) und eine mit
der Schmelzschicht (3) koextrudierte und stoffschlüssig verbundene Strukturschicht
(2) aus Kunststoff mit einer Dicke im Bereich von 0,8 bis 5 mm, wobei die
Schmelzschicht (3) sowohl polare als auch unpolare Anteile im Molekülaufbau
enthält, wobei der Werkstoff der Schmelzschicht (3) ein Copolymer ist.“
Der nebengeordnete Anspruch 9 gemäß Hilfsantrag 2 lautet:
„Möbelstück (4) mit einer Kantenleiste (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei die Schmelzschicht (3) zumindest abschnittsweise mit einer
Kante (40) des Möbelstücks (4) stoffschlüssig verbunden ist.“
Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 der Antragsgegnerin vom 22. Juli 2016 lautet:
„Kantenleiste (1) für Möbelstücke, umfassend eine Schmelzschicht (3) und eine mit
der Schmelzschicht (3) koextrudierte und stoffschlüssig verbundene Strukturschicht
(2) aus Kunststoff, wobei die Schmelzschicht (3) sowohl polare als auch unpolare
Anteile im Molekülaufbau enthält, wobei der Werkstoff der Schmelzschicht (3) ein
Copolymer ist und einen Anteil von bis zu 4% polarer oder reaktiver Gruppen im
Molekülaufbau enthält.“
Der nebengeordnete Anspruch 9 gemäß Hilfsantrag 3 lautet:
„Möbelstück (4) mit einer Kantenleiste (1) nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, wobei die Schmelzschicht (3) zumindest abschnittsweise mit einer
Kante (40) des Möbelstücks (4) stoffschlüssig verbunden ist.“
Nicht zu beanstanden ist, die von der Gebrauchsmusterabteilug zugrundegelegte
Definition des zuständigen Fachmanns, nämlich i.S.e. Ingenieurs der Fachrichtung
Kunststoff- oder Holzwerkstofftechnik, der über eine mehrjährige Erfahrung auf dem
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Gebiet der Entwicklung von Kantenleisten für Möbelstücke und deren Befestigung
an Holz oder Holzwerkstoffen verfügt.
Ebenfalls keinen Bedenken begegnet die Auffassung der
Gebrauchsmusterabteilung, dass eine Schmelzklebstoffschicht zugleich eine
Schmelzschicht im Sinne des Streitgebrauchsmusters darstellt .
Mit der Gebrauchsmusterabteilung ist auch davon auszugehen, dass sich der
Gegenstand nach Hilfsantrag 1 als nicht schutzfähig erweist, denn die D3 nimmt
danach auch die Gegenstände der Ansprüche 1 und 11 des Hilfsantrags 1
neuheitsschädlich vorweg.
Gleiches gilt für die Gegenstände der Ansprüche 1 und 9 des Hilfsantrags 2.
Weiterhin ist im Rahmen der gebotenen summarischen Prüfung davon auszugehen,
dass der Gegenstand nach Hilfsantrag 3 im Hinblick auf die Entgegenhaltungen D3
und D9 (DE 42 08 991 A1) keinen erfinderischen Schritt aufweist. Insbesondere wird
der Fachmann der D9 entnehmen, dass es von Vorteil ist, ein Kantenband, das eine
Strukturschicht aus Polypropylen oder Polyethylen umfasst, mittels einer
Haftvermittlerschicht 11 und einer Schmelzkleberschicht, die jeweils ein polare
Gruppen enthaltenes Propfpolymerisat aufweisen, an ein Möbelstück anzubinden.
Die D3 schlägt vor, auf eine zusätzliche Schmelzkleberschicht zu verzichten, und
den Kleber durch die Kantenleiste selber zu bilden. Ausgehend vom Kantenband
der D3, das insgesamt aus Polyethylen gebildet ist, wird es für den Fachmann
naheliegen, das Polyethylen der weicheren Schicht gemäß der Lehre der D9 mit
polaren Gruppen zu pfropfen und ausgehend von einer Kombination der D3 mit der
D9 die Gegenstände der Ansprüche 1 und 11 des Hilfsantrags 4 zu realisieren.
Soweit die Antragsgegnerin am 2. Mai 2018 noch die Hilfsanträge 4 bis 6 eingereicht
und auch noch in der Sache zu ihren Anträgen Stellung genommen, hatte, ist zu
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berücksichtigen, dass sie mit der gleichzeitig eingereichten Freistellungserklärung
darauf hingewiesen hat, dass die Schutzdauer demnächst abläuft und keine
Notwendigkeit bestehe, in der verbleibenden Restlaufzeit über die Schutzfähigkeit
des Streitgebrauchsmusters zu entscheiden.
Es war damit aus der Zeitfolge für alle Beteiligten bereits klar, dass über den
Löschungsantrag und die neue Eingabe nicht mehr vor Ablauf der Schutzdauer
verhandelt werden konnte und es auch auf die neu eingereichten Hilfsanträge nur
noch ankommen würde, wenn ein Feststellungsinteresse für die Vergangenheit
geltend gemacht werden würde.
Einem Festsellunginteresse der Antragstellerin hat die Antragsgegnerin aber selber
mit der im selben Schriftsatz vom 30. April 2018 abgegebenen
Freistellungserklärung bereits von vorneherein gleichsam den Boden entzogen.
Dann aber entspricht es der Billigkeit, wenn die mit der Eingabe vom 30. April 2018
noch eingereichten Hilfsanträge 4 bis 6 für die vorliegende ermessensgemäße
Entscheidung über die Kostentragungspflicht nicht mehr berücksichtigt werden. Wie
ausgeführt, sind diese Hilfsanträge zu einem Zeitpunkt und verbunden mit einer
Freistellungserklärung zugunsten der Antragstellerin eingereicht worden, so dass
die Antragsgegnerin aus zeitlichen und rechtlichen Gründen damit rechnen musste,
dass sie im Verfahren keine Rolle spielen würden und insbesondere für die Frage
der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters keine Relevanz mehr aufweisen
werden.
Der Erfolg der Vindikationsklage führt auch nicht dazu, dass der Löschungsantrag
erfolglos gewesen wäre, da er sich lediglich gegen die Antragsgegnerin richtete. Die
von dem Anspruchsberechtigten nach § 13 Abs. 3 GebrMG i. V. m. § 8 PatG
begehrte Bewilligung zur Umschreibung im Register gilt zwar grundsätzlich mit
Rechtskraft der Entscheidung gemäß § 894 ZPO als abgegeben, jedoch ist es
vorliegend wegen der Zug-um-Zug-Leistung schon unwahrscheinlich, dass am 10.
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September 2018 bereits eine vollstreckbare Ausfertigung erteilt worden war und
zudem ist der Löschungsantrag an den eingetragenen Inhaber zu richten. Die
Umschreibung war zum Zeitpunkt der Erledigung des Löschungsverfahrens noch
nicht erfolgt.
4. Da die Beschwerde keinen Erfolg hat, hat, wie im Tenor dieses Beschlusses
ausgesprochen, die Antragsgegnerin die Kosten der Antragstellerin zu tragen,
während die Nebenintervenientin die Kosten der Nebenintervention zu tragen hat
(§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, § 101 Abs.
1 ZPO). Billigkeitsgründe, die eine anderweitige Kostentragung geboten erscheinen
lassen, sind nicht ersichtlich.
5. Der Senat entscheidet gemäß §§18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99
Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 572 Abs. 4, 128 Abs. 4 ZPO ohne mündliche Verhandlung.
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist ausschließlich die Kostenentscheidung
der Gebrauchsmusterabteilung nach übereinstimmender Erledigungserklärung. Da
hierdurch über den Bestand oder die Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters
gerade nicht entschieden wurde, sondern der streitgegenständliche
Löschungsantrag als nicht mehr anhängig zu erachten ist, geht es gerade nicht
(mehr) um eine Entscheidung über einen Löschungsantrag, d.h. um keine
Hauptsacheentscheidung, sondern eine Nebenentscheidung; die Durchführung
einer mündlichen Verhandlung ist daher auch nach § 17 Abs. 3 Satz 1GebrMG nicht
angezeigt. Soweit der Beitritt der Nebenintervenientin als notwendige
Streitgenossin als unzulässig verworfen wurde, ist ebenfalls keine mündliche
Verhandlung vorgeschrieben (vgl. § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 2
PatG).
6. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG
i. V. m. § 100 Abs. 2 PatG besteht kein Anlass. Insbesondere widerspricht die
Entscheidung des BGH X ZR 69/11 – Fräsverfahren - nicht der vorliegenden
Entscheidung. In Zusammenhang mit der Beurteilung der Verfahrensbeteiligung der
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Nebenintervenientin geht es um die Anwendung allgemeiner und anerkannter
verfahrensrechtlicher Grundsätze, die keiner weiteren höchstrichterlichen Klärung
bedürfen.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
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Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.
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