35 W (pat) 26/13  - 35. Senat (GebrM)

BUNDESPATENTGERICHT L e i t s a t zAktenzeichen: 35 W (pat) 26/13 Entscheidungsdatum: 16. Dezember 2014Rechtsbeschwerde zugelassen: nein Normen: GebrMG § 6 Abs. 1; PatG § 40 Abs. 5 Satz 1 Schwingungsabsorbierende Aufhängung Dem Eintritt der Rücknahmefiktion nach § 6 Abs. 1 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG steht nicht im Wege, dass die Inanspruchnahme der Priorität in der Nachanmeldung möglicherweise gegen das sogenannte Verbot der Kettenpriorität verstößt. BUNDESPATENTGERICHT 35 W (pat) 26/13 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache … betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 20 2010 001 438.7 (hier: wegen Rücknahmefiktion) hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-richts am 16. Dezember 2014 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch - 2 - beschlossen: 1. Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Marken-amts vom 15. Mai 2013 wird mit der Maßgabe zurückgewie-sen, dass der Antrag auf Feststellung, dass die Gebrauchs-musteranmeldung 20 2010 001 438.7 nicht als zurückgenom-men gilt, als unbegründet zurückgewiesen wird. 2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. G r ü n d e I. Der Beschwerdeführer und Antragsteller (im Folgenden nur noch „Antragsteller“) hat am 2. Februar 2009, am 28. Januar 2010 und am 22. Juni 2010 jeweils eine Gebrauchsmusteranmeldung, beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereicht; alle drei Anmeldungen betreffen die Erfindung einer schwingungsab-sorbierenden Aufhängung von Geräten in Fahrzeugen. Die 2. Anmeldung der Er-findung (1. Nachanmeldung) vom 28. Januar 2010, die das Aktenzeichen 20 2010 001 438 erhalten hat, betrifft eine - vom Antragsteller als „Präzisierung“ bezeichnete - Weiterentwicklung des am 2. Februar 2009 erstmals unter dem Ak-tenzeichen 20 2009 001 241 angemeldeten Erfindungsgegenstandes und nimmt die Priorität dieser 1. Anmeldung in Anspruch. Diese 2. Anmeldung der Erfindung ist vorliegend die streitgegenständliche Anmeldung. Der Antragsteller bezweifelt bei dieser Anmeldung, dass diese durch den Eintritt einer Rücknahmefiktion nach § 6 Abs. 1 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG erledigt ist. Nach Auf-fassung der Gebrauchsmusterstelle ist diese Rücknahmefiktion durch die Inan-spruchnahme der Priorität aus der hier streitgegenständlichen Anmeldung der Er-- 3 - findung in der 3. Anmeldung der Erfindung (2. Nachanmeldung), also in der am 22. Juni 2010 eingereichten Anmeldung mit Aktenzeichen 20 2010 009 371 aus-gelöst worden. Die Unterlagen der 2. und 3. Anmeldung der Erfindung sind identisch, weisen also beide gegenüber der 1. Anmeldung der Erfindung die gleiche „Präzisierung“ auf. Die 3. Anmeldung der Erfindung hat der Antragsteller nur deshalb eingereicht, weil die 2. Anmeldung mangels unverschuldeter Nichtzahlung der Anmeldegebühr mit Wirkung zum 29. April 2010 als zurückgenommen galt. Auf seinen zwischenzeit-lich gestellten Antrag sind dem Antragsteller mit Beschluss der Gebrauchsmuster-stelle vom 14. Januar 2011 Wiedereinsetzung gewährt und die Folgen der Nicht-zahlung rückwirkend wieder beseitigt worden. Der Antragsteller hat mit anwaltlicher Eingabe vom 11. September 2012 die Auf-fassung vertreten, dass bei der hier streitgegenständlichen 2. Anmeldung der Er-findung die Voraussetzungen für den Eintritt der Rücknahmefiktion nicht vorgele-gen hätten. Diese 2. Anmeldung sei ersichtlich keine Erstanmeldung der Erfindung gewesen, die ein Prioritätsrecht zu Gunsten der späteren, hier 3. Anmeldung der Erfindung hätte begründen können. Wegen des in § 6 Abs. 1 Satz 1 GebrMG ge-regelten Verbots der Kettenpriorität habe die Inanspruchnahme der Priorität in der 3. Anmeldung somit die Rücknahmefiktion zur streitgegenständlichen 2. Anmel-dung nicht auslösen können. Auch sei zu beachten, dass die Prioritätserklärung, die in der 2. Anmeldung enthalten sei und sich auf die 1. Anmeldung beziehe, zu-sammen mit der Erledigung dieser 2. Anmeldung wegen Nichtzahlung der Anmel-degebühr untergegangen sei; durch die später im Januar 2011 erfolgte Wiederein-setzung sei die Prioritätserklärung zusammen mit der 2. Anmeldung rückwirkend wieder in Kraft gesetzt worden. Spätestens von da an hätte wieder ein Verstoß gegen das Verbot einer Kettenpriorität vorgelegen, wodurch eine etwaige, zuvor zur 2. Anmeldung (aufgrund der 3. Anmeldung) eingetretene Rücknahmefiktion rückwirkend wieder entfallen sei. Die streitgegenständliche 2. Anmeldung der Er-- 4 - findung sei somit weiterhin anhängig und nunmehr mit der Priorität aus der 1. Anmeldung vom 2. Februar 2009 einzutragen. Mit Beschluss vom 15. Mai 2013 hat die Gebrauchsmusterstelle des DPMA das Begehren des Antragstellers als Antrag auf Feststellung, dass die vorliegende streitgegenständliche 2. Anmeldung der Erfindung als nicht zurückgenommen gel-te, ausgelegt und diesen Antrag als unzulässig verworfen. Dem Antragsteller fehle das Rechtsschutzbedürfnis für einen derartigen Antrag. Dieser wolle nämlich über den „Umweg“ eines Feststellungsantrags die Weiterführung seiner als zu-rückgenommen geltenden, rechtlich nicht mehr existenten Anmeldung erreichen. Wegen der Unzulässigkeit seines Hauptbegehrens erübrige sich eine Entschei-dung über den als „Eventualantrag“ gestellten Antrag auf Eintragung eines Ge-brauchsmusters. In der Sache hat sich die Gebrauchsmusterstelle die Überlegungen des Antrag-stellers hinsichtlich des Verbots einer Kettenpriorität grundsätzlich zu Eigen ge-macht. Sie sieht jedoch im Verstoß gegen das Verbot einen Umstand, der zu Las-ten des Antragstellers geht. Sinngemäß ist der Begründung des angefochtenen Beschlusses zu entnehmen, dass die hier streitgegenständliche 2. Anmeldung der Erfindung schon deshalb als zurückgenommen gelten müsse, da andernfalls ein rechtswidriges Ergebnis entstünde. Dieses bestünde darin, dass für die 3. Anmeldung der Erfindung, die bereits zur Eintragung des Gebrauchsmusters 20 2010 009 371 geführt hat, auch die Priorität aus der 1. Anmeldung der Erfin-dung vom 2. Februar 2009 mit dem Aktenzeichen 20 2009 001 241 zum Tragen käme, was § 6 Abs. 1 Satz 1 GebrMG widersprechen würde. - 5 - Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragstellers, der (sinngemäß) beantragt, den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des DPMA vom 15. Mai 2013 aufzuheben und festzustellen, dass die Gebrauchsmus-teranmeldung 20 2010 001 438.7 nicht als zurückgenommen gilt, so-wie die Sache zur Weiterführung des Eintragungsverfahrens an die Gebrauchsmusterstelle des DPMA zurückzuverweisen. Der Antragsteller führt in seiner Beschwerdebegründung ergänzend aus, mit sei-ner Beschwerde wolle er erreichen, auch für den Zeitraum vom 2. Februar 2009 bis zum 28. Januar 2010 - also für den Zeitraum zwischen dem Anmeldetag der 1. Anmeldung und dem Anmeldetag der hier streitgegenständlichen 2. Anmeldung der Erfindung - Schutz für den Gegenstand der streitgegenständlichen 2. Anmeldung zu erlangen. Im Übrigen wiederholt der Antragsteller im Wesentli-chen seinen erstinstanzlichen Vortrag. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg. Die tragenden Gründe des angefochtenen Beschlusses sind sowohl in verfahrens-rechtlicher als auch in materiell-rechtlicher Hinsicht unzutreffend. Im Ergebnis ist aber der durchaus zulässige Antrag des Antragstellers auf Feststellung, dass die Gebrauchsmusteranmeldung nicht als zurückgenommen gilt, nicht begründet und deswegen zurückzuweisen. Darüber hinaus ist dem Antragsteller die Beschwer-degebühr zu erstatten, da dies der Billigkeit entspricht. - 6 - 1. Die Zulässigkeit der Beschwerde erscheint im vorliegenden Fall nicht un-problematisch, da das mit ihr verfolgte Rechtschutzinteresse nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Der Antragsteller möchte mit seiner Beschwerde erreichen, dass seine hier streitgegenständliche 2. Anmeldung der Erfindung weiterbearbeitet wird und er schließlich ein Gebrauchsmuster mit dem Zeitrang der 1. Anmeldung der Erfindung, dem 2. Februar 2009, erhält. Hierbei geht der Antragsteller offen-sichtlich von der irrigen Vorstellung aus, durch die Eintragung eines Gebrauchs-musters Schutz auch mit Wirkung für die Vergangenheit - möglicherweise sogar bis hin zum Prioritätstag - erhalten zu können. Dies sieht das Gebrauchsmuster-recht jedoch nicht vor, vielmehr erlangt der Gebrauchsmusterinhaber Schutz erst mit Eintragung seines Gebrauchsmusters und zwar nur für die Zukunft (vgl. Büh-ring, GebrMG, 8. Aufl., § 23 Rn. 11). Insoweit stellt sich durchaus die Frage, wel-ches legitime Interesse der Antragsteller noch verfolgen kann, wenn man berück-sichtigt, dass die 3. Anmeldung der Erfindung am 11. November 2010 zur Eintra-gung eines mit der vorliegenden streitgegenständlichen Gebrauchsmusteranmel-dung inhaltsgleichen Gebrauchsmusters geführt hat. Zu Gunsten des Antragstel-lers wird hier deshalb berücksichtigt, dass das Gebrauchsmuster 20 2010 009 371 einerseits mit Wirkung zum 1. Januar 2014 bereits wieder erloschen ist und nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Antragsteller die hier streitgegenständli-che 2. Anmeldung der Erfindung möglicherweise mit geänderten Unterlagen zur Eintragung bringen würde. 2. In der Sache kann der Antragsteller mit seiner Beschwerde nicht durchdrin-gen, wobei diesem allerdings zuzugestehen ist, dass die zum angefochtenen Be-schluss gelieferte Begründung Mängel aufweist und keine tragfähige Grundlage dafür bildet, die vom Antragsteller verfolgten Begehren als unzulässig oder unbe-gründet zurückzuweisen. a) Die Gebrauchsmusterstelle durfte den Antrag des Antragstellers auf Feststel-lung, dass die vorliegende streitgegenständliche 2. Anmeldung der Erfindung nicht gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG als zurückge-- 7 - nommen gilt, nicht als unzulässig „verwerfen“. Ein derartiger Antrag entspricht ei-nem anerkennenswerten Rechtsschutzbedürfnis, gerade weil er letztlich auf die Weiterführung einer als zurückgenommen fingierten Anmeldung gerichtet ist. Hier-in einen unzulässigen „Umweg“ zu sehen, mit dem in unlauterer Weise die Weiter-führung einer rechtlich nicht mehr existenten Anmeldung erreicht werden soll, lässt sich weder überzeugend begründen noch entspricht dies der gängigen Rechts-meinung (vgl. BPatG GRUR 2006, 1018 ff. – „Frequenzsignal“; Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 40 Rn. 33 – m. w. N.). b) In der Sache bleibt die Beschwerde erfolglos, da die hier in Rede stehende 2. Anmeldung der Erfindung mit Wirkung zum 22. Juni 2010 als zurückgenommen gilt. Eine Fortsetzung des Eintragungsverfahrens kommt daher nicht in Betracht. aa) Nach § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG wird eine Rücknahmefiktion bei Anmeldungen innerhalb derselben Schutzrechtsgattung (Pat-Pat; Gbm-Gbm) durch eine frist- und formgerechte abgegebene Prioritätserklärung ausgelöst. Das vom Gesetzge-ber mit der Regelung angestrebte Ziel besteht lediglich darin, dem DPMA eine Ar-beitserleichterung zu verschaffen, indem die Prüfungsstellen und die Gebrauchs-musterstelle davon befreit werden, mehrere zeitrang- und gegenstandsgleiche Anmeldungen bearbeiten zu müssen (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 40 Rn. 25; vgl. auch: BPatG GRUR 2006, 1018, 1020 – „Frequenzsignal“; BGHZ 105, 222 ff. - „Wassermischarmatur“). Daher ist die Fiktion der Zurück-nahme grundsätzlich an keine materiell-rechtlichen Voraussetzungen geknüpft; lediglich ein völliges Fehlen „derselben Erfindung“ soll den Eintritt der Rücknah-mefiktion verhindern (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 40 Rn. 30). Die Rücknahmefiktion führt somit auch dann zum Wegfall der Voranmeldung, wenn die Inhalte von Vor- und Nachanmeldung nur teilweise übereinstimmen (vgl. Fi-scher/Gleiter in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm, PatG, § 40 Rn. 17), was im vor-liegenden Fall angesichts der bestehenden Identität der Gegenstände nicht weiter erörtert werden muss. Die am 22. Juni 2010 frist- und formgerecht zur 3. Anmeldung der Erfindung abgegebene Prioritätserklärung hat somit ohne weite-- 8 - res zur Rücknahmefiktion bei der hier in Rede stehenden 2. Anmeldung der Erfin-dung geführt. bb) Der angegriffene Beschluss weist in der Hauptsache u. a. deswegen einen Begründungsmangel auf, weil er die Frage nach dem Vorhandensein einer Ket-tenpriorität als entscheidungserheblich behandelt. aaa) Bei der Frage nach dem Vorhandensein einer Kettenpriorität geht es um eine rein materiell-rechtliche Fragestellung, die die Gebrauchsmusterstelle nicht zu be-urteilen hat. In gleicher Weise wie im Zusammenhang mit der Frage, ob eine in-nere Priorität in materiell-rechtlicher Hinsicht zu Recht beansprucht wird, also ob und wieweit es sich bei einer Vor- und Nachanmeldung um „dieselbe Erfindung“ handelt, ist über das Vorliegen einer Kettenpriorität erst dann zu befinden, wenn und soweit es darauf ankommt (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 6 Rn. 39; BPat-GE 28, 222, 224). Die Feststellung einer Kettenpriorität wird erst im Rahmen eines Löschung- oder Verletzungsverfahrens getroffen (vgl. Busse/Brandt, PatG, 7. Aufl., § 40 Rn. 21). Sie setzt zudem das technische Wissen eines Fachmanns voraus, über das die Gebrauchsmusterstelle in aller Regel nicht verfügen dürfte. bbb) Darüber hinaus liegt es auch neben der Sache, im Zusammenhang mit der Rücknahmefiktion nach § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG das in § 6 Abs. 1 Satz 1 GebrMG geregelt Verbot der Kettenpriorität ins Spiel zu bringen. Dieses Verbot ist Ausfluss u. a. von Art. 4 B Satz 2, Art. 4 C Abs. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), wonach nur die 1. Anmeldung derselben Erfindung ein Prioritätsrecht begründet (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 40 Rn. 12). Die rechtliche Konsequenz ei-ner Kettenpriorität im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 GebrMG beschränkt sich dem-nach darauf, dass eine 3. Anmeldung derselben Erfindung als Zeitrang lediglich den des eigenen Anmeldetages erhält. Wegen seines rein materiell-rechtlichen Charakters (vgl. Bühring, a. a. O.) ist der Verstoß gegen das Verbot ungeeignet, bei einer Voranmeldung den Eintritt einer Rücknahmefiktion im Sinne von § 40 Abs. 5 Satz 1 PatG zu verhindern. Die gegenteilige Ansicht würde zu einer inak-- 9 - zeptablen Rechtsunsicherheit führen. Die Feststellung einer Kettenpriorität z. B. in einem späteren Patentprüfungs- bzw. Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren hät-te nämlich dann gegebenenfalls zur Folge, dass die entsprechende Voranmeldung mangels Rücknahmefiktion nachträglich wieder - sofern noch nicht anderweitig er-ledigt - weiterzuführen wäre. Nebenbei sei angemerkt, dass sich im vorliegenden Fall auch die Frage stellt, in welchem Umfang überhaupt - wie von der Gebrauchsmusterstelle behauptet - von einer Kettenpriorität ausgegangen werden kann. Aus dem Vorliegen einer ketten-artigen Prioritätsinanspruchnahme darf nicht vorschnell auf das Vorliegen einer Kettenpriorität im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 GebrMG geschlossen werden. Auch eine 2. Anmeldung der Erfindung kann Grundlage eines - weiteren - Prioritäts-rechts sein, soweit diese einen Überschuss gegenüber der 1. Anmeldung der Er-findung aufweist (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 40 Rn. 18; Bühring, GbrMG, 8. Aufl., § 6 Rn. 39). Hinsichtlich eines solchen Überschusses gilt dann auch eine 2. Anmeldung der Erfindung als 1. Anmeldung der Erfindung. Dies könnte vorliegend der Fall sein, da die hier streitgegenständliche 2. Anmeldung der Erfindung gegenüber der 1. Anmeldung der Erfindung jedenfalls insoweit ei-nen Überschuss (Antragsteller: „Präzisierung“) aufweist, als in ihr als Teil der technischen Lehre erstmals auch Fixierstifte (12) beschrieben werden, die … übli-cherweise mit 2 O-Ringen (11) ausgestattet sind ... usw. cc) Der Antragsteller geht fehl, indem er meint, der Umstand, dass er seine 3. Anmeldung nebst Prioritätserklärung im Zeitraum vom 29. April 2010 bis Mitte Januar 2011 eingereicht hatte, als seine 2. Anmeldung zeitweilig wegen Nicht-zahlung der Anmeldegebühr gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen galt, müsse seiner Beschwerde zum Erfolg verhelfen. Anhand der vorstehenden Ausführungen ergibt sich bereits, dass selbst im Falle einer vorhandenen Ketten-priorität die Rücknahmefiktion zur streitgegenständlichen 2. Anmeldung der Erfin-dung ausgelöst worden wäre. Darüber hinaus ist zu beachten, dass das Schicksal einer Anmeldung ohne Einfluss auf das durch sie begründete Prioritätsrecht ist. - 10 - Ein Prioritätsrecht entsteht mit Einreichung einer Anmeldung und geht im Falle ei-nes etwaigen Wegfalls der Anmeldung durch Eintritt einer Rücknahmefiktion - wie hier - nicht unter (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 40 Rn. 13), und es muss daher im Falle einer Wiedereinsetzung auch nicht wieder mit der Anmeldung wie-deraufleben. Durch die mit Beschluss vom 14. Januar 2011 gewährte Wiederein-setzung in die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr wurde der Antragsteller im Übrigen nur so gestellt, wie wenn er die Anmeldegebühr von Anfang an ordnungs-gemäß gezahlt hätte. Eine Besserstellung ist dagegen mit der Wiedereinsetzung nicht verbunden. 2. Die Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 PatG zu erstatten, da dies im vorliegenden Fall der Billigkeit entspricht. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ge-mäß § 80 Abs. 3 PatG dann als billig anzusehen, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass des angefochtenen Beschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 132 - m. w. N.). In der vorliegenden „Verwerfung“ des Feststel-lungsantrags als unzulässig liegt eine zu Unrecht verweigerte sachliche Prüfung. Bereits dies rechtfertigt vorliegend die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Bus-se/Engels, PatG, 7. Aufl., § 80 Rn. 100). Soweit sich der angefochtene Beschluss am Rande zur Sache äußert, weist dessen Begründung die oben beschriebenen, sachlichen Mängel auf. Es erscheint daher hinreichend wahrscheinlich, dass der Antragsteller von einer Beschwerde abgesehen hätte, wenn der angegriffene Be-schluss in sich nachvollziehbar gewesen und auf rechtlich zutreffende Gründe ge-stützt worden wäre. - 11 - III. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-schweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen. Werner Bayer Eisenrauch Bb

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