35 W (pat) 31/13  - 35. Senat (GebrM)

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 35 W (pat) 31/13 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In Sachen … - 2 - wegen Löschung des Gebrauchsmusters … (hier: Kostenfestsetzung im Löschungsverfahren) hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatent-gerichts am 12. November 2015 durch die Vorsitzende Richterin Werner, den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer beschlossen: 1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Oktober 2013 dahingehend abgeän-dert, dass die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 2.180,30 EUR festgesetzt wer-den. Der festgesetzte Betrag ist seit 1. März 2013 mit 5 Prozent-punkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragstellerin zurück-gewiesen. 2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstelle-rin zu tragen. 3. Die Beschwerdegebühr wird erstattet. - 3 - G r ü n d e I. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 21. April 2011 eingetragenen Ge-brauchsmusters … mit der Bezeichnung „… …“. Das Gebrauchsmuster umfasste 9 Schutzansprüche, wobei die Schutzansprüche 2 bis 9 direkt oder indirekt auf den Schutzanspruch 1 rück-bezogen waren. Anspruch 1 des eingetragenen Gebrauchsmusters lautete: „… “. Das am 1. September 2011 im Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Schreiben mit den neuen Ansprüchen 1 bis 8 und der Erklärung, dass Schutz ge-genüber jedermann nur noch im Umfang der neu gefassten Ansprüche geltend gemacht werden wird, und zwar sowohl für die Zukunft als auch für die Vergan-genheit, wurde zu den Akten genommen. Der erste Schutzanspruch, auf den die übrigen 7 Schutzansprüche zumindest mittelbar rückbezogen sind, lautete wie folgt: „… - 4 - “. Gegen das Gebrauchsmuster hat die Antragstellerin am 28. November 2011 Lö-schungsantrag gestellt. Mit Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 25. September 2012, wurden die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin auf-erlegt, da sie dem Löschungsantrag nicht fristgerecht widersprochen und sich dadurch in die Rolle des Unterlegenen begeben hat. Dieser Beschluss wurde der Antragsgegnerin am 5. Oktober 2012 zugestellt. Am 1. März 2013 hat die Beschwerdeführerin beantragt, ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 1.000.000 Euro die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten wie folgt festzusetzen: 1,3 Geschäftsge-bühr gemäß 2300 VV RVG in Höhe von 5.844,80 Euro und eine Auslagenpau-schale gemäß 7008 VV RVG (gemeint wohl 7002 VV RVG) von 20 Euro. Zur Unterstützung des von ihr als anzunehmenden Gegenstandswerts des Ge-brauchsmusters von 1.000.000 Euro hat sie insgesamt vier Anlagen eingereicht, die eigene Umsätze mit Otoskopen und Ophthalmoskopen betreffen sowie Übersichten und Statistiken zu den in Deutschland tätigen Ärzten und zu üblichen Lizenzsätzen. Das Patentamt hat durch Beschluss vom 14. Oktober 2013 die von der Antrags-gegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 2.080,2 Euro festge-setzt und ausgesprochen, dass der festgesetzte Betrag nach § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO seit 1. März 2013 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen sei. Die Kosten seien nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG). Ausgehend von einem Streitwert von 100.000 Euro hat das Patentamt eine - 5 - 1,3-fache Verfahrensgebühr gemäß RVG-VVNr. 2300 in Höhe von 1.760,2 Euro festgesetzt. Hinzu kommen noch 20 Euro als pauschale Entgelte für Post und Te-lekommunikationsdienstleistungen (RVG-VVNr. 7002) und die Löschungsgebühr in Höhe von 300 Euro. Was den Gegenstandswert angehe, sei unter Einbezie-hung der Restlaufzeit der im Kostenfestsetzungsbeschluss genannte Betrag als Schätzung angenommen worden. Gegen den Beschluss vom 14. Oktober 2013, der der Antragstellerin am 17. Oktober 2013 zugegangen war, richtet sich die am 30. Oktober 2013 einge-gangene Beschwerde der Antragstellerin, mit der sie geltend macht, dass der Ge-genstandswert mit 1.000.000 Euro anzusetzen sei und sich daher eine zu er-setzende Geschäftsgebühr in Höhe von 5.844,80 Euro ergebe. Es seien daher in der Summe 6.164,80 Euro festzusetzen. Sie ist der Auffassung, dass in dem am 1. September 2011 eingereichten neuen Schutzanspruch 1 das aufgenommene Merkmal, nach dem der im Betrieb durch die Lichtquelle fließende Strom ein konstanter, nicht gepulster Gleichstrom ist keine Einschränkung darstelle. Die im Katalog der Antragstellerin aufgeführten Untersuchungsinstrumente wiesen eine Batterie auf. Es sei Batterien eigen, dass sie einen konstanten Gleichstrom abgeben. Batterien, die einen gepulsten Strom abgeben, seien nicht bekannt. Batterien würden im Wesentlichen in allen handge-haltenen ärztlichen Untersuchungsinstrumenten verwendet. Grundsätzlich fielen unter den Schutzbereich des Gebrauchsmusters auch Endoskope. Der Umsatz mit allen solchen ärztlichen Untersuchungsinstrumenten in Deutschland sei daher bei der Berechnung des Gegenstandswerts zugrunde zu legen. Die Untersu-chungsinstrumente würden derzeit auf Beleuchtung mit Leuchtdioden umgestellt. Dies wäre nicht möglich, wenn das gelöschte Gebrauchsmuster für schutzfähig erachtet worden wäre. Für das Jahr 2012 ergebe sich insgesamt ein Umsatz von mehr als 170.000 Euro allein für die Antragstellerin. Summiert auf die mögliche Laufdauer des Gebrauchsmusters ergäbe sich insgesamt ein Betrag von 1,7 Mil-lionen Euro allein für die Antragstellerin. Der Lizenzrahmen im Bereich der Medi-- 6 - zintechnik betrage in der Regel 4 bis 5 %. Die Hersteller ärztlicher Untersu-chungsinstrumente stellten derzeit die Beleuchtung von früher verwendeten Glüh-lampen auf LED-Technologie um. Es gebe ca. 60.000 Hausärzte und ca. 6.000 HNO-Ärzte in Deutschland und mindestens rund 10 % der 160.000 stationär behandelnden Ärzte verwendeten Instrumente zur Primärdiagnostik. Es kämen daher mindestens 82.000 Ärzte in Deutschland als Kunden für diese ärztlichen Untersuchungsinstrumente in Frage. Die Kosten für ein neues Otoskop betrügen etwa 150 Euro. Bei 16.400 Instrumenten pro Jahr ergebe sich ein Umsatz von un-gefähr 2,5 Millionen Euro, nur für die Otoskope. Berücksichtige man alle weiteren ärztlichen Untersuchungsinstrumente, die unter den Schutzanspruch des Ge-brauchsmusters fallen, müsse dieser Wert wenigstens vervierfacht werden. Auf eine Laufzeit des Gebrauchsmusters von 10 Jahren ergebe sich somit ein Min-destgesamtumsatz von ca. 100 Millionen Euro. Bei einem Lizenzsatz von 5 % er-gebe sich insgesamt ein Gegenstandswert von ca. 5 Millionen Euro. Da die Be-rechnung eines Gegenstandswerts immer nur auf Schätzungen beruhen könne, erscheine ein Gegenstandswert von 1 Million Euro auf jeden Fall gerechtfertigt, er sei eher zu niedrig. Die Antragstellerin beantragt sinngemäß, den angefochtenen Beschluss des Patentamts abzuändern und den zu erstattenden Betrag auf Euro 6164,80 festzusetzen und den Betrag ab dem 1. März 2013 mit 5 % über dem Basissatz zu verzinsen. Die Antragsgegnerin beantragt, 1. Die Beschwerde zurückzuweisen. 2. Hilfsweise mündliche Verhandlung anzuberaumen. - 7 - Ihrer Ansicht nach habe die Gebrauchsmusterabteilung den Gegenstandswert zu Recht mit 100.000,-- Euro angenommen. Es gebe keine konkreten Tatsachenan-gaben, die eine genügende Grundlage für eine Schätzung bildeten, die zu einem höheren Gegenstandswert führten. Im Gegensatz zu der Auffassung der Be-schwerdeführerin handele es sich bei dem Merkmal von Anspruch 1 des Ge-brauchsmusters, wonach der im Betrieb durch die Lichtquelle (16) fließende Strom ein konstanter, nicht gepulster Gleichstrom sei, sehr wohl um eine Einschränkung des Schutzgegenstands. Das genannte Merkmal beziehe sich nämlich nicht auf denjenigen Strom, den die Batterie abgebe, sondern auf denjenigen Strom, der durch die Lichtquelle (16) fließe. Zu diesem durch die Lichtquelle (LED) fließenden Strom habe die Beschwerdeführerin bisher keinerlei Angaben gemacht. Es werde auch bestritten, dass es sich bei dem einschlägigen Strom um einen konstanten, nicht gepulsten Gleichstrom handele. Bei einschlägigen Geräten werde nämlich in aller Regel eine Beschaltung verwendet, die den von der Batterie gelieferten Gleichstrom in einen gepulsten Strom wandle und diesen gepulsten Strom der Lichtquelle zuführe. Dadurch bestehe nämlich die Möglichkeit, die Helligkeit und/oder die Farbe des von der Lichtquelle abgegebenen Lichts zu bestimmen, beispielsweise indem die Pulsweite entsprechend eingestellt werde. Die einschlä-gige Technik sei beispielsweise in der US 7,276,025 B2, Figuren 8 und 9 sowie zugehörige Teile der Beschreibung, insbesondere Spalte 7, Zeile 5 bis Spalte 8, Zeile 12 beschrieben. Die von der Beschwerdeführerin vorgelegte Liste beziehe sich auf Otoskope bzw. Ophthalmoskope ohne nähere Angaben zu deren elektri-scher Beschaltung. Die Beschwerdeführerin trage hinsichtlich dieser Geräte nicht vor, dass sie derart beschaltet seien, dass der im Betrieb durch die Lichtquelle fließende Strom ein konstanter nicht gepulster Gleichstrom sei. Es werde bestrit-ten, dass dieses Merkmal bei den in der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Liste aufgeführten Geräten erfüllt sei. Die vorgelegte Liste der Antragstellerin könne nicht dazu dienen, einen anderen Gegenstandswert als die oben genannten 100.000,-- Euro im Wege der Schätzung anzunehmen, weil konkrete Tatsachen-angaben insbesondere zu dem oben genannten einschränkenden Merkmal fehl-ten. Bestritten wird auch die Behauptung der Beschwerdeführerin, alle 60.000 - 8 - Hausärzte in Deutschland und 10 % der 160.000 stationär behandelnden Ärzte in Deutschland hätten ein Otoskop oder ein Ophthalmoskop. Jeglicher Grundlage entbehre auch die Behauptung der Beschwerdeführerin, nur weil die einschlägigen Geräte mit einer fünfjährigen Garantie verkauft würden, würden sämtliche Ärzte, die solche Geräte verwendeten, auch alle fünf Jahre ein neues Gerät kaufen. Das gleiche gelte für die Behauptung, Otoskope machten nur ein Viertel derjenigen Untersuchungsinstrumente aus, die unter den Schutzanspruch des Gebrauchs-musters fielen. Die von der Beschwerdeführerin angegebenen Zahlen seien aus der Luft gegriffen. II. Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) einge-legte Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache lediglich insoweit Erfolg als für die Berechnung der Geschäftsgebühr ein Gegenstandswert von 125.000 Euro anzunehmen ist. Die 1,3 fache Geschäftsgebühr beträgt daher nicht 1.760,2 Euro, sondern 1.860,3 Euro nach der zum Zeitpunkt des Löschungsantrags geltenden Fassung der Anlage 2 des RVG. Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit Beschluss vom 25. September 2012 der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zu diesen Kosten gehören die der Antragstellerin erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG). Zwischen den Beteiligten ist lediglich die Höhe des Gegenstandswerts in Streit. Der Senat geht von einem Gegenstandswert in Höhe von 125.000 Euro aus, da belastbare Tatsachen, die einen höheren Gegenstandswert rechtfertigen, nicht - 9 - vorliegen. Die Bemessung des Gegenstandswertes erfolgt gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO grundsätzlich nach freiem Ermessen und richtet sich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters, wobei insoweit die neu formulierten Ansprüche maßgebend sind, da die Gebrauchs-musterinhaberin dazu auch eine für die Allgemeinheit verbindliche Erklärung ab-gegeben hat. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin enthält diese Fassung eine Einschränkung, da der im Betrieb durch die Lichtquelle (16) fließende Strom ein konstanter, nicht gepulster Gleichstrom ist. Auch wenn in der Regel der durch eine Leuchtdiode fließende Strom ein konstanter, nicht gepulster Gleichstrom ist, kann man eine Leuchtdiode auch anders betreiben wie z. B. das US Patent US 7,276,025 B2 zeigt (vgl. Spalte 7 Zeile 58 bis Spalte 8 Zeile 12 der US-Patentschrift). Bei der Neufassung handelt es sich um eine zulässige Ein-schränkung, denn in der Beschreibung des Gebrauchsmusters ist in Absatz 0009 angegeben, dass der im Betrieb durch die Lichtquelle fließende Strom bevorzugt ein konstanter, Gleichstrom ist, und in Absatz 0010, dass bevorzugt der Strom nicht gepulst ist. Die Antragstellerin durfte damit rechnen, dass im Löschungsver-fahren gemäß ihrem wirksam erklärten, vorweggenommenen Verzicht auf Wider-spruch nur noch die zur Registerakte nachgereichten Schutzansprüche maßgeb-lich sein würden (vgl. BGH GRUR 1998, 910 ff. – Scherbeneis). Der Gegenstand, wie er sich aus den zulässig beschränkten, neugefassten Schutzansprüchen ergab, wies jedenfalls ein deutlich reduziertes „Drohpotential“ auf. Mangels anderer Anhaltspunkte ist von einem für durchschnittliche Fälle üblichen Gegenstandswert von 100.000 bis 125.000 Euro auszugehen (vgl. Büh-ring/Schmid, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 17 Rdn. 119), wobei insbeson-dere auch die Restlaufzeit zum Zeitpunkt der Löschungsantragstellung zu berück-sichtigen ist. Angesichts der Restlaufzeit von ca. 9 Jahren ist vorliegend ein Ge-genstandswert von 125.000 Euro anzunehmen. Soweit die Antragstellerin einen höheren Gegenstandswert für richtig hält, liegen dagegen keine belastbaren Tat-sachen vor. Zum einen sind die von der Beschwerdeführerin in der Anlage 2 vom 2. Mai 2013 genannten Umsätze der Beschwerdeführerin in Deutschland mit ihren - 10 - Instrumenten, insbesondere Ophthalmoskope, in den Jahren 2010 bis 2012 nicht speziell auf die Instrumente bezogen, die entsprechend der zur Akte genommenen Einschränkung des Gebrauchsmusters ausgebildet sind. Zudem wäre auch nur der Umsatz erheblich, der den auf die erfindungsgemäße Verbesserung entfal-lende Anteil darstellt (vgl. Bühring/Schmid, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 17 Rdn. 118). Es käme daher auch nur auf die Erträge der Wertverbesserung gegen-über bekannten Gegenständen an. Dabei vermag der Senat der Einschätzung der Antragstellerin nicht zu folgen, dass die Instrumente ohne die LED-Technologie wertlos geworden seien. Die von der Beschwerdeführerin genannten Umsätze mit ihren Instrumenten lassen daher keinen Rückschluss auf den Wert des Ge-brauchsmusters für die Allgemeinheit zu. Gleiches gilt auch hinsichtlich der als Anlage 3 eingereichten Statistiken und Übersichten über die in Deutschland täti-gen Ärzte auf den verschiedenen Gebieten, die ebenfalls keinen Rückschluss auf den Wert des Gebrauchsmusters zulassen. Ausgehend von einem Gegenstandswert von 125.000 Euro beträgt die festzu-setzende 1,3 fache Geschäftsgebühr 1.431 Euro mal 1,3, also 1.860,3 Euro. Zu-sammen mit der Löschungsgebühr und der Pauschale von 20 Euro ergibt sich somit ein Betrag von 2.180,3 Euro. Die hilfsweise von der Antragsgegnerin beantragte mündliche Verhandlung war nicht erforderlich, auch wenn die Beschwerdegegnerin nunmehr 100,1 Euro mehr erstatten muss (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 18 Rdn. 98). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GbrMG, § 84 Abs. 2 PatG und in entsprechender Anwendung von § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO die Beschwerdeführerin, da ihre Beschwerde, mit der sie einen um 4.084,6 Euro höheren Betrag geltend machte, nur in Höhe von 100,3 Euro Erfolg hatte, in Höhe von 3.984,3 Euro dagegen erfolglos blieb. - 11 - Die Beschwerdegebühr wird erstattet. Gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GbrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG kann angeordnet werden, dass die Beschwerdegebühr zurück-gezahlt wird. Eine Rückzahlung erfolgt ausnahmsweise, wenn es unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten, also wenn die Beschwerde durch eine gesetzwidrige oder unangemessene Sachbehandlung oder einen offensichtlichen Verstoß des DPMA gegen Verfahrensvorschriften erforderlich wurde und wenn bei deren Beachtung die belastende Entscheidung nicht in Betracht gekommen wäre (Bühring, Ge-brauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 18 Rdn. 145). Die Gebrauchsmusterabteilung hat im Kostenfestsetzungsbeschluss nur formelhaft begründet, dass der Gegen-standswert von 100.000 Euro als Schätzung angenommen wird. Sie hat mit kei-nem Wort sich mit den Argumenten und eingereichten Unterlagen der Beschwer-deführerin auseinandergesetzt oder angegeben, aus welchen Gründen sie einer Schätzung nicht zugrunde gelegt werden können. Unter diesen Umstanden ent-spricht es der Billigkeit, der Beschwerdeführerin die Beschwerdegebühr zu erstat-ten. III. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-schweigend zugestimmt hat, - 12 - 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen. Werner Eisenrauch Bayer Bb

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