ECLI:DE:BPatG:2022:270922B35Wpat408.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 408/21
_______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
27. September 2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend das Gebrauchsmuster 20 2014 011 218
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mündliche Verhandlung vom 27. September 2022 unter Mitwirkung des
Richters Eisenrauch als Vorsitzendem sowie der Richter Dipl.-Ing. Müller und
Dipl.-Ing. Tischler
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der
Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 12. Juli 2021 aufgehoben und die Sache wird
an das Deutsche Patent-und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstellerin zu
tragen.
G r ü n d e
I.
1. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2014 011 218
(Streitgebrauchsmuster), das aus der europäischen Patentanmeldung 14 83 0506.3
– veröffentlicht als WO 2015/085995 A1 – mit Anmeldetag 11. Dezember 2014
abgezweigt und am 27. August 2018 mit 12 Schutzansprüchen unter der
Bezeichnung „Halterahmen für einen Steckverbinder“ in das Register eingetragen
wurde. Das Schutzrecht ist in Kraft.
Der eingetragene Anspruch 1 des Streitgebrauchsmusters lautet unter Einfügung
einer Gliederung durch die Gebrauchsmusterabteilung folgendermaßen:
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1 Halterahmen für einen Steckverbinder zur Aufnahme gleichartiger
und/oder unterschiedlicher Module (3, 3'),
1.1 mit einem Grundabschnitt (1) zur Fixierung eines aufgenommenen
Moduls (3, 3‘) in einer Ebene und
1.2 einem Verformungsabschnitt, der einen Einführzustand und einen
Haltezustand annehmen kann,
2 wobei der Einführzustand ein Einführen wenigstens eines Moduls (3,
3‘) in einer Richtung quer zur Ebene in den Halterahmen erlaubt und
3 ein aufgenommenes Modul (3, 3‘) im Haltezustand fixiert ist,
4 wobei der Grundabschnitt (1) und der Verformungsabschnitt
wenigstens teilweise aus unterschiedlichen Werkstoffen gebildet
sind,
5 wobei der Grundabschnitt (1) als Grundrahmen (1) ausgeführt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
6 der Verformungsabschnitt als wenigstens zwei einander
gegenüberliegende Wangenteile (2, 2´) am Grundrahmen (1)
ausgeführt ist,
7 wobei die Wangenteile (2, 2´) federelastische Laschen (22, 22‘)
aufweisen,
7.1 die sich in der Richtung quer zur Ebene über einen umlaufenden
Abschnitt des Grundrahmens (1) hinaus erstrecken und
7.2 in denen jeweils ein Rastfenster (23, 23') als Rastelement zur
Aufnahme einer Rastnase (31, 31') eines Moduls (3, 3') angeordnet
ist,
8 wobei der Grundrahmen (1) im Querschnitt im Wesentlichen
rechteckig ausgebildet ist und
8.1 zwei einander parallel gegenüberliegende Stirnflächen (11,11') und
8.2 rechtwinklig dazu zwei einander parallel gegenüberliegende
Seitenteile (12, 12') aufweist,
9 wobei die beiden Stirnflächen (11, 11') kürzer sind als die beiden
Seitenteile (12, 12'),
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10.1 wobei die Seitenteile (12, 12') jeweils an einer ersten Kante mehrere
einander symmetrisch gegenüberstehend angeordnete Stege (122,
122') aufweisen,
10.2 zwischen denen jeweils offene Ausnehmungen (123, 123') gebildet
sind,
10.3 die jeweils eine Anschlagkante für eine Rastnase (31, 31') eines
aufgenommenen Moduls (3, 3') darstellen,
11 wobei die Anschlagkante mit dem jeweiligen Rastfenster (23, 23')
zusammen die Rastnase (31, 31') des Moduls (3, 3') hält.
Die Schutzansprüche 2 bis 12 sind auf den vorgenannten Hauptanspruch
rückbezogen.
2. Mit Schreiben vom 27. Februar 2019 hat die Antragstellerin Löschungsantrag
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) mit der Begründung gestellt, das
Gebrauchsmuster sei gegenüber den maßgeblichen, ursprünglich eingereichten
Unterlagen gemäß WO 2015/085995 A1 in unzulässiger Weise erweitert (§ 15
Abs. 1 Nr. 3 GebrMG), außerdem sei der Gegenstand des Gebrauchsmusters nicht
schutzfähig (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG). Die Antragsgegnerin hat dem
Löschungsantrag wirksam, insbesondere fristgemäß widersprochen, sodass das
Löschungsverfahren mit inhaltlicher Prüfung der von der Antragstellerin geltend
gemachten Löschungsgründe durchzuführen war (§ 17 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2
GebrMG).
Vor der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat am 12. Juli 2021 eine mündliche
Verhandlung stattgefunden, nach deren Ende die Löschung des
Streitgebrauchsmusters wegen des Löschungsgrundes einer unzulässigen
Erweiterung verkündet wurde. Als Antragsgegnerin war im Beschluss die „A … KG“
bezeichnet worden, die im Register als Inhaberin des Streitgebrauchsmusters
eingetragen ist und auch stets als solche eingetragen war. In der Sache hat die
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Gebrauchsmusterabteilung die Löschung des Streitgebrauchsmusters deshalb als
notwendig erachtet, weil mit den Merkmalen 10.3 und 11, wonach
die offenen Ausnehmungen (123, 123‘) an den Seitenteilen (12, 12ʻ)
des Grundrahmens jeweils auch Anschlagkanten für eine Rastnase
(31, 31ʻ) eines aufgenommenen Moduls (3, 3ʻ) bilden,
wobei (gemäß Merkmalen 10.3 und 11) die Anschlagkante mit dem
jeweiligen Rastfenster (23, 23ʻ) der Wangenteile (2, 2ʻ) zusammen die
Rastnase (31, 31ʻ) des Moduls (3, 3ʻ) hält,
eine in der Stammanmeldung nicht offenbarte Funktion der Ausnehmungen
(123, 123‘) als „Anschlagkante“ umschrieben sei. Die Gebrauchsmusterabteilung
war der Auffassung, dass hierin nicht nur eine unzulässige Erweiterung, sondern
auch ein „Aliud“ zu sehen sei, weil mit dem „Anschlagen“ der Rastnasen an den
Kanten der Seitenteile ein völlig neuer, technischer Aspekt in das
Streitgebrauchsmuster gelangt sei. Das Vorliegen eines „Aliuds“ zeige sich u. a.
auch daran, dass diese Merkmale Auswirkungen auf den Fertigungsprozess der
Halterahmen hätte, der Fachmann insbesondere deutlich höher Anforderungen an
die Fertigungsqualität beachten müsse.
3. Gegen diesen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung ist mit anwaltlichem
Schreiben vom 2. September 2021 beim DPMA Beschwerde eingelegt worden,
wobei die Person der Beschwerdeführerin nicht ausdrücklich genannt wurde. Im
Schriftsatz war lediglich die Angabe „Anmelder/Inhaber: B … KG“ enthalten. Noch
am selben Tag folgte per Telefax eine weitere anwaltliche Eingabe, in der mitgeteilt
wurde, dass „in unserer Beschwerde“ der „Anmelder/Inhaber“ richtigerweise „A …
KG“ heißen müsse. Mit dieser zweiten Eingabe wurde um eine entsprechende
Korrektur der Angabe gebeten.
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Die Antragsgegnerin hat beantragt:
den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 12. Juli 2021 aufzuheben und die Sache an das
Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.
Die Antragstellerin hat beantragt:
die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen sowie für den Fall, dass der
Senat die Beschwerde als zulässig erachten sollte, die Beschwerde
zurückzuweisen.
Sie ist der Auffassung, dass die Person der Beschwerdeführerin innerhalb der
Beschwerdefrist unklar geblieben sei. Da sich innerhalb der Beschwerdefrist kein
Hinweis ergeben habe, dass die A … KG Beschwerdeführerin hätte sein sollen,
müsse von der Unzulässigkeit der vorliegenden Beschwerde ausgegangen werden.
In der Sache hält die Antragstellerin die angefochtene Entscheidung für zutreffend.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der
Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren
Akteninhalt verwiesen.
II.
Die Beschwerde ist zulässig und auch wirksam eingelegt.
Soweit die Antragstellerin vorträgt, die Beschwerde sei unzulässig, da der
Beschwerdeschriftsatz vom 2. September 2021 nicht habe erkennen lassen, dass
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die Beschwerde im Namen der A … KG eingelegt sein sollte, kann ihr nicht gefolgt
werden.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) kann aus Gründen der
Rechtssicherheit ein befristetes Rechtsmittel nur dann als zulässig angesehen
werden, wenn bei verständiger Würdigung der Rechtsmittelschrift und der übrigen
innerhalb der Rechtsmittelfrist vorgelegten Unterlagen jeder Zweifel an der Person
des Rechtsmittelführers ausgeschossen ist; ein Rechtsmittel muss somit die Person
des Rechtsmittelführers eindeutig erkennen lassen (vgl. BGH BlPMZ 1977, 168, 169
– „Abfangeinrichtung“). Dies bedeutet allerdings nicht, dass die erforderliche
Klarheit über die Person des Rechtsmittelführers nur durch dessen ausdrückliche
Bezeichnung zu erzielen wäre. Sie kann auch im Wege der Auslegung der
Rechtsmittelschrift und der übrigen im Verfahren befindlichen Unterlagen gewonnen
werden. Darüber hinaus sind, wie auch sonst bei der Ausdeutung von
Prozesserklärungen, alle Umstände des jeweiligen Einzelfalles zu berücksichtigen
(BGH MDR 2017, 1318, 1319 – „Bezeichnung des Berufungsklägers“); auch auf die
vorinstanzlichen Akten kann somit bei der Ermittlung des Rechtsmittelführers
zurückgegriffen werden (vgl. BGH BlPMZ 1977, 168, 169 – „Abfangeinrichtung“).
Gemessen an den vorstehend genannten Kriterien war nach verständiger
Würdigung der Gesamtumstände bei Ablauf der Beschwerdefrist jeder Zweifel
an der Person der Rechtsmittelführerin ausgeschlossen.
Es trifft zwar zu, dass im Beschwerdeschriftsatz vom 2. September 2021 weder die
A … KG noch eine andere Person ausdrücklich als Beschwerdeführerin benannt
waren. Nachdem allerdings mit anwaltlichem Schriftsatz vom selben Tag und damit
rechtzeitig innerhalb der Beschwerdefrist die Bezeichnung des
„Anmelders/Inhabers“ in „A … KG“ korrigiert worden war, konnte der
Beschwerdeschriftsatz nunmehr ohne weiteres der richtigen Person zugeordnet
werden. Anhand der patentamtlichen Akten ergab sich eindeutig, dass die
Beschwerde nicht im Namen der C … Patentanwälte Rechtsanwälte eingelegt
wurde. Dass der Unterzeichner bei der vorliegenden Beschwerdeeinlegung lediglich
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als anwaltlicher Vertreter fungierte, zeigte sich zum einen anhand der in
elektronischer Form geführten, patentamtlichen Akten, in denen der Unterzeichner
als der erstinstanzlich bestellte Vertreter ausgewiesen ist. Zum anderen ergab sich
dies auch aus der amtlichen „Niederschrift“ über die mündliche Verhandlung vor der
Gebrauchsmusterabteilung des DPMA, die am 12. Juli 2021 stattfand. Dort wird die
A … KG als „Antragsgegnerin“ bezeichnet und jener Patentanwalt, der später die
Beschwerdeschrift unterzeichnet hat, ist wiederum mit dem dort aufgetretenen
Vertreter identisch. Die Beschwerdeschrift enthält zudem Anträge, die bei
verständiger Würdigung nur der erstinstanzlich unterlegenen A … KG zugerechnet
werden konnten.
III.
1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist begründet und sie führt im Ergebnis
zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses.
Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen Halterahmen für einen Steckverbinder.
Laut Absatz 0003 der Gebrauchsmusterschrift würden derartige Halterahmen
benötigt, um mehrere zueinander gleichartige und/oder auch unterschiedliche
Module aufzunehmen. Bei diesen Modulen könne es sich beispielsweise um
Isolierkörper handeln, die als Kontaktträger für elektronische und elektrische und
möglicherweise auch für optische und/oder pneumatische Kontakte vorgesehen
seien. Von besonderer Wichtigkeit sei es, dass der Halterahmen eine
vorschriftsmäßige Schutzerdung gemäß der Steckverbindernorm EN61984,
beispielsweise zum Einfügen des mit Modulen bestückten Halterahmens in
metallische Steckverbindergehäuse, ermögliche.
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Es sei Aufgabe der Erfindung, eine Bauform für einen Halterahmen anzugeben, die
einerseits eine gute Hitzebeständigkeit und eine hohe mechanische Robustheit
aufweise und die insbesondere auch beim Einbau in ein metallisches
Steckverbindergehäuse eine entsprechende Schutzerdung, insbesondere eine PE
(„Protection Earth“), ermögliche und die andererseits auch eine komfortable
Bedienbarkeit, insbesondere beim Auswechseln einzelner Module, gewährleiste
(Absatz 0009).
Erfindungsgemäß werde die Aufgabe mit den im Anspruch 1 genannten Merkmalen
gelöst.
2. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Diplomingenieur bzw.
Bachelor (FH) oder Techniker der Fachrichtung Feinwerktechnik an, der
mechanische Komponenten elektrischer Steckverbinder entwickelt.
3. Der Fachmann versteht die Angaben, die im Anspruch 1 genannt sind, wie
folgt:
3.1 Der Halterahmen besteht aus einem Grundabschnitt (Merkmal 1.1), sowie
aus einem Verformungsabschnitt (Merkmal 1.2), wobei der Verformungsabschnitt
seinerseits aus wenigsten zwei Wangenteilen besteht (Merkmal 6).
In Merkmal 1.1 ist als Wirkung des Grundabschnitts „zur Fixierung eines
aufgenommenen Moduls in einer Ebene“ genannt. Mangels konkreter Angaben
misst der Fachmann dem Merkmal 1.1 lediglich die Bedeutung bei, dass sich die
Module (3, 3ʻ) in montiertem Zustand in einer Ebene quer zur Steckrichtung des
Steckverbinders nicht aus dem Grundrahmen (1) hinausbewegen können.
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Im Übrigen erkennt der Fachmann, dass die tatsächliche Fixierung der Module
(3, 3ʻ) hauptsächlich durch die Wangenteile (2, 2ʻ) mit ihren Rastfenstern (23, 23ʻ)
im Zusammenwirken mit den Rastnasen (31, 31ʻ) der Module zustande kommt.
3.2 Weiter erkennt der Fachmann, dass die Module (3, 3ʻ) zwar nicht Teil des
unter Schutz gestellten Gegenstandes sind, jedoch vorausgesetzt ist, dass die
Module korrespondierend mit dem Halterahmen ausgestaltet sind (Merkmale 7.2
sowie 11).
3.3 Dabei ist in Merkmal 7.2 nur angegeben, die Rastfenster (23, 23‘) der
Wangenteile (2, 2‘) seien zur Aufnahme einer Rastnase (31, 31') eines Moduls
(3, 3') vorgesehen. Aus der Zusammenschau mit der Angabe in Merkmal 11,
wonach auch die Anschlagkante die Rastnase (31, 31') des Moduls (3, 3') hält,
erkennt der Fachmann, dass das Merkmal 7.2 nicht dahingehend zu verstehen ist,
dass die Rastfenster alleine die Rastnasen halten könnten. Auch die Angabe in
Absatz 0029, wonach die Rastfenster dafür vorgesehen sind, Rastnasen
eingefügter Module aufzunehmen, um die Module im Halterahmen zu verrasten,
steht diesem Verständnis nicht entgegen, vielmehr schließt auch diese Angabe
nicht aus, dass weitere Mittel vorhanden sind, die mit den Rastnasen in Eingriff
kommen, insbesondere mit diesen verrasten.
3.4 Der in Merkmal 7.1 genannte „umlaufenden Abschnitt“ hat für den Fachmann
keine über den Begriff (Grund-)Rahmen hinausgehende Bedeutung. Der
zeichnerischen Darstellung entnimmt der Fachmann, dass die Ränder des
Grundrahmens bzw. dessen umlaufenden Abschnitts nicht durchgehend in
derselben Ebene liegen müssen.
3.5 Mit der Angabe „elastisch“ in Merkmal 7 verbindet der Fachmann, dass ein
Körper oder ein Werkstoff die Eigenschaft hat, unter Krafteinwirkung seine Form zu
verändern und bei Wegfall der Kraft in seine Ursprungsform zurückzukehren. Die
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Voranstellung der Vorsilbe „feder“ erkennt der Fachmann als Pleonasmus, die zwar
überflüssig, jedoch auch nicht schädlich ist.
3.6 Unter einer Lasche (Merkmal 7) versteht der Fachmann einen im Vergleich
zu seiner Länge schmalen oder zumindest sich verjüngenden Gegenstand, der in
der Regel an einem Ende eines größeren Gegenstands angeordnet bzw. angelenkt
ist.
4. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 geht in der eingetragenen Fassung
über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich
eingereicht worden ist, weshalb an sich der Löschungsgrund nach § 15 Abs. 1 Nr.
3 GebrMG gegeben wäre.
4.1 Für die Beurteilung, ob der Gegenstand eines abgezweigten
Gebrauchsmusters auf einer unzulässigen Erweiterung beruht, ist der
Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung, aus der das Streitgebrauchsmuster
abgezweigt wurde, maßgebend (vgl. BGH GRUR 2012, 1243, 1245
– „Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter“). Vorliegend ergibt sich daher der Maßstab
aus den Unterlagen der internationalen Voranmeldung, wie sie in der Druckschrift
WO 2015/085995 A1 veröffentlicht wurden.
Nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. GRUR 2003, 867, 868 – „Momentanpol I“)
steht eine Erweiterung bei einer abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung
gegenüber der ursprünglichen Patentanmeldung der Wirksamkeit der Abzweigung
nicht entgegen. Der BGH hat hierzu ausgeführt, dass er sich der Auffassung, dass
eine solche Erweiterung die Abzweigung insgesamt unwirksam mache, nicht
anschließen könne. Zu beachten sei allerdings, dass sich § 4 Abs. 5 Satz 2 GebrMG
nicht nur auf die Fälle einer Erweiterung eines Gebrauchsmusters gegenüber der
ursprünglichen Gebrauchsmusteranmeldung beziehe, sondern auch für den Fall
von Änderungen der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung gegenüber der
ursprünglichen Patentanmeldung gelte. Auch hier sei zu beachten, dass der
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Gebrauchsmusterinhaber aus derartigen Erweiterungen keine Rechte herleiten
könne. Aus der „Momentanpol I“-Entscheidung des BGH in Verbindung mit der
ebenfalls genannten Entscheidung „Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter“ (vgl. jeweils
oben a.a.O.) folgt letztlich, dass § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG grundsätzlich auch als
einschlägiger Tatbestand für das Löschungsverfahren im Falle von Erweiterungen
eines abgezweigten Gebrauchsmusters gegenüber der Stammanmeldung
(„erweiternde Abzweigung“) heranzuziehen ist (vgl. auch die Kommentierung bei
Busse/Keukenschrijver, 9. Aufl., § 5 GebrMG, Rn. 12, und § 15 GebrMG, Rn. 16).
4.2 Gemäß Merkmal 10.3 soll durch die Seitenteile (12, 12ʻ) des Grundrahmens
jeweils eine Anschlagkante für eine Rastnase (31, 31ʻ) eines aufgenommenen
Moduls (3, 3ʻ) gebildet sein, derart (Merkmal 11), dass diese Anschlagkante mit dem
jeweiligen Rastfenster (23, 23ʻ) der Wangenteile (2, 2ʻ) zusammen die Rastnase
(31, 31ʻ) des Moduls (3, 3ʻ) hält.
Eine solche Ausgestaltung ist weder dem Beschreibungsteil der ursprünglichen
Unterlagen noch der zeichnerischen Darstellung unmittelbar und eindeutig als zur
Erfindung gehörend zu entnehmen.
Soweit die Antragsgegnerin meint, aus unterschiedlichen Strichstärken der in den
Figuren 4a sowie 4b dargestellten Rastfenster (23, 23ʻ) folgere der Fachmann, die
Rastfenster würden mit ihren unteren Kanten auf der gleichen Höhe liegen wie der
Grund der Ausnehmungen (123, 123ʻ) zwischen den Stegen (22, 22ʻ), fehlt es zur
Überzeugung des Senats an einer eindeutigen Offenbarung als zur Erfindung
gehörend.
Im Übrigen erkennt der Fachmann, dass der Wortlaut des Merkmals 10.3 auch den
Fall umschließt, dass die Rastfenster mit ihren unteren Kanten niedriger liegen als
der Grund der Ausnehmungen. In diesem Fall wäre die untere Kante des
Rastfensters nicht daran beteiligt, dass die Rastnase des Moduls gehalten wird,
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vielmehr würde deren Funktion von der Anschlagkante übernommen. Eine solche
Variante war den ursprünglichen Unterlagen zweifelsfrei nicht zu entnehmen.
Somit hat die Gebrauchsmusterabteilung insoweit zutreffend festgestellt, dass die
Merkmale 10.3 sowie 11 über den Inhalt der ursprünglich zur Stammanmeldung
eingereichten Unterlagen hinausgehen.
5. Allerdings ist die weitergehende Feststellung der Gebrauchsmusterabteilung
nicht zutreffend, wonach es sich dabei um einen neuen, weiteren technischen
Aspekt handele, sodass etwas anderes geschützt würde, als es der Fachmann der
Stammanmeldung entnehmen konnte. Vielmehr gilt, dass die genannten Merkmale,
obwohl unzulässige Erweiterungen, im Anspruch 1 verbleiben dürfen.
Vorliegend ist die Rechtsprechung des BGH einschlägig, dass die Löschung eines
Gebrauchsmusters zu unterblieben hat, wenn ein Schutzanspruch zwar ein
Merkmal enthält, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als nicht zur
Erfindung gehörend offenbart ist, das aber nur zu eine Beschränkung des
Gegenstandes und nicht zu einer Erteilung von Schutz für ein „Aliud“ führt (vgl. BGH
GRUR 2013, 1135, 1136 – „Tintenstrahldrucker“; GRUR 2021, 571, 574 –
„Zigarettenpackung“).
Durch die Nennung eines zusätzlichen, zwingend vorhandenen Mittels, durch das
die Rastnasen gehalten werden, wird der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters
gegenüber dem ursprünglichen offenbarten Gegenstand enger. Insbesondere wird
dadurch die in der Beschlussbegründung der Gebrauchsmusterabteilung erwähnte
Variante 1, bei der die Rastfenster (23, 23´), insbesondere die Unterkante der
Rastfenster (23, 23´), komplett über der Kante der Seitenteile (12, 12´) liegen, als
nicht erfindungsgemäß ausgeschlossen. Somit wirken die in den ursprünglichen
Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmale 10.3 und 11
beschränkend. Die Gebrauchsmusterabteilung hat zwar angenommen, dass hier
das Vorliegen eines „Aliuds“ deshalb bejaht werden müsse, weil die Merkmale 10.3
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und 11 u. a. Auswirkungen auf die Art und Weise des Fertigungsprozesses der
Halterahmen hätten. Ein derartiger Aspekt ist aber für die Prüfung, ob ein „Aliud“
gegeben ist, ohne Bedeutung. Das Vorliegen eines „Aliuds“ könnte sich ansonsten
z. B. auch danach bemessen, ob eine vorgenommene Beschränkung dem
Fachmann eher vorteilhaft oder eher mit Nachteilen behaftet erschiene, worauf es
natürlich nicht ankommen kann. Der Fachmann hat vorliegend unter Beachtung der
unter Gliederungspunkt III. 3.3 dargelegten Auslegung den ursprünglichen
Unterlagen nicht entnommen, dass die Rastnasen ausschließlich von den
Rastfenstern gehalten werden müssen. Dass nunmehr auch die offenen
Ausnehmungen (123, 123‘) eine Haltefunktion übernehmen sollen, ist daher eine
Hinzufügung, die die bereits vorhandene Anweisung zum technischen Handeln,
nämlich Rastfenster (23, 23‘) vorzusehen, die in erster Linie die Rastnasen (31, 31‘)
aufnehmen, lediglich weiter konkretisiert. Konkretisiert jedoch ein hinzugefügtes
Merkmal lediglich eine Anweisung, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen
bereits als zur Erfindung gehörend offenbart war, so führt ein solches Merkmal nur
zu einer Beschränkung, nicht aber zu einem „Aliud“ (vgl. GRUR 2011, 40, 43
– „Winkelmesseinrichtung“).
6. Da die Gebrauchsmusterabteilung irrtümlicherweise zu dem Ergebnis
gekommen ist, es läge ein „Aliud“ vor, dass also der Gegenstand des eingetragenen
Anspruchs 1 ein erkennbar anderer sei als der ursprünglich angemeldete, hat sie
konsequenterweise von der Überprüfung des zusätzlich geltend gemachten
Löschungsgrunds einer fehlenden Schutzfähigkeit nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG
abgesehen. Bei dieser Sachlage ist es angemessen, den angefochtenen Beschluss
aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das DPMA
zurückzuverweisen (§§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG).
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Die Gebrauchsmusterabteilung wird nunmehr die Prüfung der Schutzfähigkeit des
eingetragenen Gegenstandes nachzuholen haben, wobei sie allerdings die
Rechtsprechung des BGH nach der Entscheidung „Wundbehandlungsvorrichtung“
(vgl. BGH GRUR 2015, 573, 577) zu beachten haben wird. Sie wird also den
Gegenstand des eingetragenen Anspruchs 1 und auch die jeweiligen Gegenstände
gemäß der von der Antragsgegnerin ggf. gestellten Hilfsanträge ohne Beachtung
der Merkmale 10.3 sowie 11 mit dem von der Antragstellerin in Bezug genommenen
Stand der Technik daraufhin prüfen, ob Neuheit und erfinderischer Schritt gegeben
sind.
7. Die Entscheidung hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens beruht
auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO. Die
Antragstellerin hat die Verwerfung der Beschwerde entweder als unzulässig oder
die Zurückweisung der Beschwerde als unbegründet beantragt, womit sie jeweils
nicht durchgedrungen ist. Demgegenüber hat die Antragsgegnerin von Anfang an
keine Entscheidung in der Sache, sondern lediglich die Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses beantragt. Hieran gemessen ist die Antragsgegnerin
mit ihrem Begehren in vollem Umfang durchgedrungen, während die Antragstellerin
in zweierlei Hinsicht erfolglos geblieben ist. Dies rechtfertigt, der Antragstellerin die
Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Billigkeitsgründe, die eine andere
Kostenentscheidung erfordern würden, sind nicht gegeben.
IV.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
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1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die
Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim
Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Eisenrauch Müller Tischler
Full & Egal Universal Law Academy