35 W (pat) 41/09  - 35. Senat (GebrM)

BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT35 W (pat) 41/09_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Kostenbeschwerdesache…- 2 -…betreffend das Gebrauchsmuster …(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-richts am 18. Oktober 2012 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauchbeschlossen:1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstelle-rin zu tragen.- 3 -G r ü n d eI.Die Antragsgegnerinnen und Beschwerdegegnerinnen (im Folgenden: Antrags-gegnerinnen) waren Inhaberinnen des am 17. März 2007 angemeldeten und am 21. Juni 2007 eingetragenen Gebrauchsmusters … mit der Be-zeichnung „…“, das mit Löschungsantrag der Antragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Antragstellerin) vom 9. Januar 2008 an-gegriffen worden war. Der sieben Seiten umfassende Löschungsantrag war im Wesentlichen auf den Vortrag gestützt, der Gegenstand des Streitgebrauchs-musters sei von der Antragstellerin offenkundig vorbenutzt worden und beruhe nicht auf einem erfinderischen Schritt. Zum Nachweis hierfür hat die Antragstelle-rin die folgenden drei Dokumente vorgelegt:- „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-nien für den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt“, ZTVAsphalt - StB 01 (= D1)- Prospekt der Antragstellerin DEUCOLOR® (= D2)- Internetauszug zum Thema „Ostrauer Dolomit“ (= D3).Dem Löschungsantrag, der den Antragsgegnerinnen am 12. Februar 2008 zuge-stellt worden war, hatten diese nicht widersprochen. Daraufhin war das Streitge-brauchsmuster im Register gelöscht worden. Mit Beschluss der Gebrauchsmuster-abteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 31. Okto-ber 2008 sind die Kosten des Löschungsverfahrens den Antragsgegnerinnen auf-erlegt worden.Die Antragstellerin hat einen Antrag auf Kostenfestsetzung gestellt und hierzu eine Kostenrechnung in Höhe von insgesamt 5.669,80 € eingereicht. Sie geht von ei-nem Gegenstandswert in Höhe von 611.000 € und einem Vergütungssatz in Höhe - 4 -einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr aus. Neben der Antragsgebühr (300,-- €) und einer Auslagenpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen(20,-- €) hat sie Recherchekosten in Höhe von 870,-- € geltend gemacht.Mit Beschluss vom 26. Juni 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA die von den Antragsgegnerinnen der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens auf 2.001,-- € festgesetzt. Bei dieser Be-rechnung hat die Gebrauchsmusterabteilung einen durchschnittlichen Gegen-standswert in Höhe von 125.000 € zu Grunde gelegt und mit Hinweis darauf, dassdas Verfahren durch Nichtwiderspruch der Antragsgegnerinnen beendet worden sei, eine Geschäftsgebühr Nr. 2300 VV RVG in Höhe des 1,0-fachen Satzes für angemessen erachtet. Von den Recherchekosten wurden nur 250,-- € als erstat-tungsfähig zuerkannt. Antragsgemäß festgesetzt wurden lediglich die für den Lö-schungsantrag entrichtete Gebühr und die Auslagenpauschale für Post- und Tele-kommunikationsdienstleistungen.Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.Sie ist der Ansicht, der angegriffene Kostenfestsetzungsbeschluss gehe zu Un-recht von einem Gegenstandswert in Höhe von nur 125.000 € aus. Angemessen seien 611.000 €. Wie schon im Kostenfestsetzungsverfahren vor dem DPMA führt die Antragstellerin hierzu aus, der Gegenstandswert des Löschungsverfahrens müsse sich am Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Streitge-brauchsmusters unter Berücksichtigung seiner restlichen Laufzeit orientieren. Das Streitgebrauchsmuster habe bei Antragstellung noch eine Restlaufzeit von etwa neun Jahren gehabt. Im konkreten Fall hätten die Parteien (und auch Dritte) um den Zuschlag für das Projekt „Großer Garten Dresden“ konkurriert, wobei sich die Antragsgegnerinnen hierbei gegenüber den anderen Mitbewerbern mit dem Hin-weis auf ihr Streitgebrauchsmuster durchgesetzt hätten. Hiernach sei es um ein Liefervolumen von 1.300 t Asphaltbeton bei einem Preis von 470,-- € pro Tonne - also um einen wirtschaftlichen Wert in Höhe von 611.000,-- € gegangen. Dieser - 5 -Wert sei durchaus angemessen; er bleibe schließlich noch deutlich hinter dem durchschnittlichen Schätzwert bei Patentnichtigkeitssachen erster Instanz zurück, der regelmäßig 750.000 € betrage. Ferner sei im angefochtenen Beschluss die Geschäftsgebühr mit nur einem 1,0-fachen Satz zu niedrig angesetzt worden. Es sei nicht einzusehen, warum die nach Nr. 2300 VV RVG als Regelsatz bestimmte 1,3-fache Gebühr nicht zuerkannt worden sei. Auch die Festsetzung der erstat-tungsfähigen Recherchekosten auf der Basis der patentamtlichen Recherchege-bühr in Höhe von 250,-- € sei völlig unzureichend. Dass sich vorliegend durch die Recherche - abgesehen von der D3 - kein weiteres neuheitsschädliches Material habe ermitteln lassen, dürfe - auch hinsichtlich der Notwendigkeit der Recherche -keine Rolle spielen. Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts würde ein Rechercheaufwand von vier bis sieben Stunden als angemessen erachtet.Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,den angefochtenen Beschluss abzuändern und die von den An-tragsgegnerinnen ihr zu erstattenden Kosten auf 5.669,80 € fest-zusetzen.Die Antragsgegnerinnen beantragen,die Beschwerde zurückzuweisen.Die Antragsgegnerinnen räumen ein, dass Hintergrund des vorliegenden Lö-schungsverfahrens das Projekt „Großer Garten Dresden“ gewesen sei, das einem Auftragsvolumen in der Größenordnung von 611.000,-- € entsprochen habe. Um das wirtschaftliche Interesses am patentamtlichen Löschungsverfahren zu be-stimmen, dürfe aber nur ein Bruchteil des genannten Wertes angesetzt werden. Üblicherweise orientiere man sich hierbei an einem durchschnittlichen Lizenzsatz in Höhe von 3 %; insoweit wäre daher nur ein Gegenstandwert in Höhe von rund 18.330,-- € anzusetzen. Jedenfalls gebe es für einen Gegenstandswert jenseits - 6 -von 125.000,-- € definitiv keinen Raum. Die Geschäftsgebühr in Höhe eines1,0-fachen Satzes sei zudem angemessen, da durch das sofortige Anerkenntnis der Antragsgegnerinnen ein streitiges Löschungsverfahren vermieden worden sei. Dagegen seien die mit der Beschwerde geltend gemachten Recherchekosten überhöht und nicht hinreichend konkret dargelegt worden. Es werde im Übrigen bestritten, dass Recherchekosten überhaupt angefallen seien.Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbetei-ligten sowie auf den übrigen Inhalt der Akten verwiesen.II.1. Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.1.1. Die Annahme eines Gegenstandswerts von 125.000 € durch die Ge-brauchsmusterabteilung ist nicht zu beanstanden. Nach allgemeiner Ansicht hängt der Wert eines Gebrauchsmusters vom Einzelfall ab. Die Bemessung des Gegen-standswertes erfolgt gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO grundsätzlich nach billigem Ermessen, wobei er sich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters und nicht nur nach dem Interesse des An-tragstellers richtet. Ausgangspunkt für die Bemessung des Gegenstandswertes ist der gemeine Wert des Gebrauchsmusters, wie er sich zum Zeitpunkt der Stellung des Löschungsantrags für die restliche Laufzeit darstellt. Wichtige Parameter hier-für liefern u. a. die durch Eigennutzung oder Lizenzvergabe zu erwartenden Erträ-ge des Schutzrechts und etwaige bis zum Beginn des Löschungsverfahrens ent-standenen und auch später noch entstehenden Schadensersatzforderungen aus Verletzungshandlungen. Dabei ist die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters zu unterstellen (vgl. Behring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Ran. 114 ff.; Blage 26, 208, 218).- 7 -Vorliegenden ergeben sich Hinweise für die Schätzung des Gegenstandswertsaus den zu erzielenden Umsätzen. Deshalb ist der unstreitige Vortrag der Parteien grundsätzlich relevant, dass ein farbiger Asphaltbeton gemäß dem Streitge-brauchsmuster beim Projekt „Großer Garten Dresden“ mit einem Umsatzvolumen in der Größenordnung von 611.000,-- € zum Einsatz kam. Allerdings muss be-achtet werden, dass die maßgeblichen Erträge - worauf die Antragsgegnerinnen zu Recht hingewiesen haben - nur einen im Allgemeinen 2,5 bis 10 % nicht über-steigenden Umsatzanteil ausmachen (vgl. Behring/Schmid, a. a. O., § 17 Ran. 120; Blage 27, 196, 200). Es verbietet sich deshalb, den Gegenstandswert des vorliegenden Löschungsverfahrens mit dem Umsatzvolumen des genannten Projekts gleichzusetzen. Der insoweit unstreitige Sachverhalt lässt nur den Schluss zu, dass der Gegenstand des gelöschten Streitgebrauchsmusters wirt-schaftlich nicht uninteressant war. Für die Annahme, dass der hier in Rede ste-hende Gegenstandswert über den Wert von 125.000 € hinausgeht, fehlt es jedoch an konkreten Darlegungen zu den hier einschlägigen Produkten und deren Markt-anteile sowie zu jenen Parametern, nach denen sich die üblichen Konditionen für Lizenzverträge auf dem hier einschlägigen Asphaltbeton-Markt im Einzelnen rich-ten. Nur so wäre möglicherweise eine Beurteilung der wirtschaftlichen Erfolgsaus-sichten der einschlägigen Produkte greifbar gewesen, die gegebenenfalls die An-nahme eines über den Betrag von 125.000 € hinausgehenden Gegenstandswer-tes hätten rechtfertigen können.Etwas anderes ergibt sich vorliegend auch nicht anhand des Vortrags der Antrag-stellerin, dass bei den verwandten Patentnichtigkeitsverfahren regelmäßig von deutlich höheren Gegenstandswerten ausgegangen werde. Bei diesem Vergleich wird jedoch übersehen, dass Patente im Gegensatz zu Gebrauchsmustern eine doppelt so lange Schutzdauer erreichen können und dass Patente u. a. auch die Möglichkeit bieten, neben Vorrichtungen gegebenenfalls auch die auf diese bezo-genen Verfahren unter Schutz stellen zu lassen.- 8 -1.2. Der angegriffene Beschluss ist auch insoweit nicht zu beanstanden, als die Gebrauchsmusterabteilung bei der erstattungsfähigen Vergütung des für die Antragstellerin tätig gewordenen patentanwaltlichen Vertreters nur von einem 1,0-fachen Gebührensatz ausgegangen ist. Bei dem Löschungsverfahren vor ei-ner Gebrauchsmusterabteilung des DPMA handelt es sich trotz seiner gerichts-ähnlichen Ausgestaltung um ein Verwaltungsverfahren (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 - „Rechtsprechungstätigkeit“; Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG mit EPÜ, 8. Aufl.,§ 26 Ran. 4, 5). Die für die Vertretung im Verwaltungsverfahren verdiente Ge-schäftsgebühr richtet sich darum nach Nr. 2300 VV RVG. Danach fällt gemäßNr. 2300 VV RVG eine Geschäftsgebühr in Höhe des 0,5-fachen bis 2,5-fachen Satzes an. Hierbei folgt aus § 14 Abs. 1 RVG, dass die Festsetzung der Gebühr nach den Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeu-tung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers, nach billigem Ermessen zu bestimmen ist. Eine Gebühr von mehr als 1,3 kann nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Demnach ist im Normalfall ein Regelsatz von 1,3 anzusetzen, der bei Fällen, die unterdurchschnittlich umfangreich sind und nur geringe Schwierigkeiten auf-weisen, unterschritten werden kann. Ein solcher Fall ist hier gegeben.Im vorliegenden Fall umfasste der Löschungsantrags gerade mal sieben Seiten. Erörtert wurden im Löschungsantrag die drei Druckschriften D1 bis D3 und eine behauptete offenkundige Vorbenutzung, die - obwohl als „D4“ bezeichnet - keine weitere Druckschrift betraf, sondern innerhalb des Löschungsantrags auf den letz-ten zwei Seiten dargestellt wurde. Dieser geringe Aufwand ist wohl nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass das Streitgebrauchsmuster insgesamt nur über zwei knapp gehaltene Schutzansprüche verfügte. Bereits deshalb ist die Ein-schätzung nahegelegt, dass es sich hier um kein Geschäft gehandelt hat, das an eine durchschnittlich aufwändige oder schwierige Tätigkeit herangereicht hätte.Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass wegen des unterlassenen Widerspruchs - worauf die Antragsgegnerinnen zu Recht hingewiesen haben - kein umfangrei-- 9 -cher Schriftwechsel oder eine Nachrecherche notwendig wurden und auch eine Vorbereitung auf eine mündliche Verhandlung entfiel. Zudem hat die Antragstelle-rin weder konkret dargelegt noch ist dem Senat in anderer Weise ersichtlich ge-worden, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse der Antragstellerin außergewöhn-lich gut wären oder inwieweit zu Lasten ihres Anwalts ein besonders hohes Haf-tungsrisiko bestanden haben könnte.1.3. Auch insoweit, als der angefochtene Beschluss die zusätzlich geltend ge-machten Recherchekosten außer Ansatz gelassen hat, kann die Beschwerde kei-nen Erfolg haben. Die Erstattung von außergerichtlichen Kosten kann nach § 18 Abs. 3 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, der auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO verweist, beansprucht werden, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Zu diesen erstat-tungsfähigen Kosten können nach allgemeiner Ansicht auch die Kosten einer Re-cherche zum Stand der Technik gehören (vgl. etwa Blage 26, 54, 59; OLG Frank-furt a. M., GRUR 1996, 967, 968 - „Recherche-Kosten“; Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 80 Ran. 77). Der Antragstellerin ist insoweit zustimmen, als mit der Ge-schäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG nur die typischen patentanwaltlichen Leis-tungen wie Sichtung, Ordnung und Auswertung des Materials zum Stand der Technik abgegolten sind, nicht jedoch die Kosten der Beschaffung des Materialsselbst. Im vorliegenden Fall ist aber von der Antragstellerin nicht substantiiert und schlüssig dargelegt worden, dass ihr Vertreter im nennenswerten Umfang oder - wie von den Antragsgegnerinnen gemäß § 138 Abs. 4 ZPO in zulässiger Weise mit Nichtwissen bestritten - überhaupt eine kostenverursachende Recherche zum Stand der Technik durchgeführt hat.Bedenken gegen die Erstattungsfähigkeit der von der Antragstellerin geltend ge-machten weiteren Recherchekosten speisen sich aus dem Umstand, dass die An-tragstellerin mit den Entgegenhaltungen D1 und D2 lediglich Dokumente vorgelegt hat, die von ihr selbst erstellt wurden oder gleichsam griffbereit aus ihrem ureige-nen gewerblichen Betätigungsfeld stammen. Auch die Beschaffung der Entgegen-- 10 -haltung D3 („Ost rauer Dolomit“) rührt offenbar von keiner Recherchetätigkeit im eigentlichen Sinne her, sondern die D3 entspringt dem Internetauftritt der Antrags-gegnerin zu 2.), zu deren Ermittlung es an sich keines anwaltlichen Vertreters be-durft hätte (vgl.: http://www.ostrauer-kalkwerke.de/…). Zwar ist zutreffend, dass es für die Erstattungsfähigkeit von Recherchekosten nicht darauf ankommen kann, ob eine Recherche erfolgreich war und zur Ermittlung brauchbare Entgegenhal-tungen geführt hat (vgl. Blage 23, 22, 23). Im vorliegenden Fall fällt aber letztlich durchgreifend ins Gewicht, dass die Antragstellerin weder Angaben zu den für die Recherche benutzten Datenbanken oder zu gegebenenfalls mit der Recherche beauftragten Mitarbeitern ihres Vertreters noch eine Aussage dazu gemacht hat, welche Anzahl von Stunden für die Recherche mindestens aufgewandt wurden. Die Antragstellerin trägt lediglich vor, welcher Rechercheaufwand nach der ein-schlägigen Rechtsprechung noch für angemessen erachtet werde, und nennt hierbei eine Größenordnung von vier bis sieben Stunden, ohne aber zum hier in Rede stehenden Fall konkret Stellung zu nehmen. Mit Rücksicht auf die von den Antragsgegnerinnen erhobenen Einwendungen stellt dies keinen ausreichenden Vortrag der Antragstellerin dar. Daher muss es mit den in Höhe von 250,-- € zu Gunsten der Antragstellerin als erstattungsfähig festgesetzten Recherchekosten sein Bewenden haben.2. Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 Satz 1 ZPO, der auch bei Nebenentscheidungen in Löschungsverfahren anwendbar ist (vgl. Beh-ring, GebrMG, 8. Aufl., § 18 Ran. 129). Hiernach hat die Antragstellerin die Kosten ihres erfolglosen Rechtsmittels zu tragen.Baumgärtner Bayer EisenrauchCl

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