35 W (pat) 416/19  - 35. Senat (GebrM)

ECLI:DE:BPatG:2022:150622B35Wpat416.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 416/19
_______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
15. Juni 2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend das Gebrauchsmuster 20 2014 008 863
- 2 -
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juni 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Metternich sowie der Richterinnen Dr.-Ing. Philipps und Dipl.-Chem.
Univ. Dr. Münzberg
beschlossen:
1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 26. Februar 2019 wird aufgehoben. Das Streitge-
brauchsmuster 20 2014 008 863 wird unter Zurückweisung des Löschungsan-
trags im Übrigen gelöscht, soweit es über den Gegenstand der Schutzansprü-
che 1 – 11 nach Hilfsantrag 4+ vom 14. April 2022 hinausgeht.
2. Die Kosten des Löschungsverfahrens und des Löschungsbeschwer-
deverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
Gründe:
I.
Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2014 008 863
(i. F.: Streitgebrauchsmuster).
Das am 6. November 2014 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der internati-
onalen Anmeldung PCT/IB2014/058879 (i. F.: Stammanmeldung) mit Anmeldetag
10. Februar 2014 abgezweigt worden. Es beansprucht, abgeleitet aus der
Stammanmeldung die französische Priorität 6. März 2013, PCT/FR-2013/050479.
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Es ist am 1. Dezember 2014 mit den Schutzansprüchen 1 – 12 und mit der Bezeich-
nung „Blech mit ZnAl-Beschichtung, entsprechendes Teil und Fahrzeug“ eingetra-
gen worden. Es ist in Kraft.
Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet wie folgt:
1. Blech (1) zur Herstellung von Teilen, welches ein Substrat (3) aufweist,
von dem mindestens eine Oberfläche (5) mit einer metallischen Beschichtung
(7) auf der Basis von Zink und einem Gehalt zwischen 0,2 und 0,7 Gew.-%
Aluminium tauchbeschichtet ist, wobei die äußere Oberfläche (21) der Be-
schichtung (7) eines durch Umformung des Blechs erhaltenen Teils eine Wel-
ligkeit Wa0,8 von kleiner oder gleich 0,43 µm, insbesondere 0,41 µm, insbe-
sondere 0,37 µm, aufweist.
In der eingetragenen Fassung schließen sich die auf den Schutzanspruch 1 rück-
bezogenen Unteransprüche 2 – 5 an, zu deren Wortlaut auf die Gebrauchsmuster-
schrift (i.F.: GS.) verwiesen wird.
Schutzanspruch 6 in der eingetragenen Fassung ist ein selbständiger Anspruch, der
wie folgt lautet:
6. Teil, das durch Umformung eines Blechs nach einem der Ansprüche 1 bis
5 erhalten ist, bei dem die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung
eine Welligkeit Wa0,8 aufweist, die kleiner oder gleich 0,43 µm ist.
Es schließen sich die auf den Schutzanspruch 6 rückbezogenen Unteransprüche 7
– 11 an, zu deren Wortlaut auf die GS. verwiesen wird.
Der eingetragene Schutzanspruch 12 ist ein selbständiger Anspruch und lautet wie
folgt:
12. Motorangetriebenes Landfahrzeug mit einer Karosserie, wobei die Karos-
serie ein Teil nach einem der Ansprüche 6 bis 11 aufweist.
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Gegen das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang richtet sich der Löschungsan-
trag, den die Antragstellerin mit Schriftsatz v. 28. April 2016 eingereicht hat. Sie
stützt den Antrag auf mehrere Löschungsgründe, nämlich fehlende Schutzfähigkeit,
unzulässige Erweiterung und widerrechtliche Entnahme. Zudem erachtet sie die Pri-
oriätsbeanspruchung für das Streitgebrauchsmuster als nicht wirksam.
Bezüglich des Löschungsgrunds der fehlenden Schutzfähigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 1
GebrMG i.V.m. §§ 1 – 3 GebrMG) beanstandet die Antragstellerin fehlende Neuheit,
fehlenden erfinderischen Schritt und mangelnde Ausführbarkeit.
Zum Stand der Technik hat die Antragstellerin zum einen eine Vielzahl schriftlicher
Beschreibungen sowohl aus der Patentliteratur, als auch Fachveröffentlichungen
eingereicht. Insbesondere sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters von der
D1 (J.L. Thirion: "Ultragal: A new generation of coated steels", Tagungsband zum
Symposium Cannes, Juni 2005), der D2 (S. Ekambi-Pokossi: „Caractérisation et
identification mulitéchelle de la signature peinture“, 2005), der D3 (WO
2010/130884), der D4 (US 2012/0107636 A1), der D5 (EP 0 882 810 A2), der D6
(JP 2008-214681) und der D7 (Yan Zhang et al.: lnfluence of Air-Knife Wiping on
Coating Thickness in Hot-Dip Galvanizing, in: Journal Of Iron And Steel Research,
International, 2012, 19(6), 70-78) sowie der ASt63 (JP 2013-007095 A) neuheits-
schädlich vorweggenommen worden. Zum anderen seien Vorbenutzungen in Form
des Vertriebs von Kraftfahrzeugen im Inland, die mit streitgebrauchsmustergemä-
ßen Blechen ausgestattet gewesen seien (Nissan Juke ab dem Jahr 2010, Ford B-
Max seit November 2012) ein ebenfalls neuheitsschädlicher Stand der Technik. Der
Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei durch den Stand der Technik auch na-
hegelegt. Ferner sei die durch das Streitgebrauchsmuster beanspruchte Lehre nicht
so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie im gesamten bean-
spruchten Bereich ausführen könne. Schließlich werde mit dem Streitgebrauchs-
muster Schutz für ein vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenes Verfahren
beansprucht.
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Des Weiteren ist die Antragstellerin der Auffassung, dass der Gegenstand des
Streitgebrauchsmusters über den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung, aus
welcher es abgezweigt wurde, hinausgehe. Insbesondere seien bestimmte, nach
dem Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung erfindungswesentliche Vorrich-
tungsparameter vom Streitgebrauchsmuster nicht beansprucht. Auch habe eine Er-
weiterung auf einen einseitig offenen Welligkeitsbereich stattgefunden. Es sei daher
auch der Löschungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG erfüllt.
Aus Sicht der Antragstellerin sei das Streitgebrauchsmuster auch wegen wieder-
rechtlicher Entnahme löschungsreif. Eine Mitarbeiterin der Antragstellerin habe im
Rahmen der Unternehmenskooperation innerhalb der A … Group, einer For-
schungsorganisation, an der die Antragstellerin und die Antragsgegnerin bzw. ihre
Rechtsvorgängerin beteiligt gewesen seien, im Jahr 2002 einen Bericht über ein
Verfahren vorgelegt, mit dem Produkte erhalten würden, die alle Merkmale des
Streitgebrauchsmusters vorweggenommen hätten. Dieser Bericht sei im Rahmen
der Kooperation in der A … Group an die Antragsgegnerin gelangt, die hiervon aus-
gehend das Streitgebrauchsmuster erlangt habe, ohne hierzu berechtigt gewesen
zu sein.
Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 24. Mai 2016 zugestellten Löschungsantrag
am 30. Mai 2016 widersprochen und ihren Widerspruch mit Schriftsatz v. 30. August
2016 begründet. Mit Widerspruchsbegründung hat sie eine geänderte Anspruchs-
fassung eingereicht, in welcher das in Schutzanspruch 1 beschriebene Substrat (3)
als „Substrat aus Stahl“ konkretisiert wurde. Im Umfang dieser geänderten An-
spruchsfassung hat sie das Streitgebrauchsmuster weiter verteidigt, wobei sie dem
Sachvortrag und der Auffassung der Antragstellerin im Einzelnen entgegengetreten
ist.
Nach weiteren gewechselten Schriftsätzen der Beteiligten hat die Gebrauchsmus-
terabteilung den Beteiligten mit Zwischenbescheid vom 9. Juli 2018 als vorläufige
Auffassung mitgeteilt, dass mit einer Löschung des Streitgebrauchsmusters zu
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rechnen sei, da die Anspruchsfassung v. 30. August 2016 als unzulässig erweitert
und ihr Gegenstand mangels Vorliegen eines erfinderischen Schritts als nicht
schutzfähig zu erachten sei.
Mit Schriftsatz v. 4. Februar 2019 hat die Antragsgegnerin die Anspruchsfassung
vom 30. August 2016 als Hauptantrag weiterverfolgt und weitere, geänderte An-
spruchsfassungen als Hilfsanträge 1, 1a, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b und 5 einge-
reicht, zu deren Wortlaut auf die patentamtlichen Akten verwiesen wird und hinsicht-
lich derer die Antragstellerin ebenfalls die von ihr geltend gemachten Löschungs-
gründe als erfüllt angesehen hat.
In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 26. Feb-
ruar 2019 hat die Antragstellerin die vollständige Löschung des Streitgebrauchs-
musters beantragt. Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster als Haupt-
antrag in der Fassung v. 30. August 2016/4. Februar 2019 und hilfsweise im Umfang
mehrerer geänderter Anspruchsfassungen, die sie in der mündlichen Verhandlung
teilweise noch modifiziert und zum Gegenstand ihrer Hilfsanträge 1, 1a, 2, 2a, 2b,
3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e und 5 gemacht hat, verteidigt.
Mit in der mündlichen Verhandlung v. 26. Februar 2019 verkündetem Beschluss hat
die Gebrauchsmusterabteilung die Löschung des Streitgebrauchsmusters angeord-
net und der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt. Sie
begründet diese Entscheidung im Wesentlichen wie folgt:
Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag sei unzulässig erweitert, da die Charakterisie-
rung des beanspruchten Blechs in den ursprünglichen Unterlagen durch zwei be-
stimmte körperliche und funktionale Eigenschaften definiert gewesen sei, die im
Schutzanspruch nicht enthalten seien. Gleiches gelte für die Anspruchsfassungen
nach den Hilfsanträgen 1, 1a, 2, 2a, 2b. Der Schutzanspruch 1 nach den Hilfsanträ-
gen 3, 3a, 3b sei ebenfalls unzulässig erweitert. Der Gegenstand des unabhängigen
Schutzanspruchs 2 nach Hilfsantrag 4 sei nicht schutzfähig, da er in Zusammen-
schau der Entgegenhaltungen D3 und D7 nahegelegt sei. Gleiches gelte für den
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unabhängigen Schutzanspruch 2 nach den Hilfsanträgen 4a und 4b. Der Gegen-
stand des unabhängigen Schutzanspruchs 2 nach den Hilfsanträgen 4c – 4e sei in
Zusammenschau von D3 und D7 ebenfalls nahegelegt. Die Anspruchsfassung nach
Hilfsantrag 5 sei wiederum unzulässig erweitert, da ursprungsoffenbarte und erfin-
dungswesentliche Merkmale im Schutzanspruch 1 nicht enthalten seien.
Der Beschluss ist der Antragsgegnerin am 11. Juni 2019 und der Antragstellerin am
12. Juni 2019 zugestellt worden.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die von der Antragsgegnerin am 5. Juli 2019
erhobene Beschwerde, der ein SEPA-Mandat beigefügt war, und die sie mit Schrift-
satz v. 7. Oktober 2019 begründet hat. Eine unzulässige Erweiterung durch Fehlen
bestimmter Merkmale in den verteidigten Anspruchsfassungen sei nicht gegeben,
da es sich um Merkmale handele, welche aus Ausführungsbeispielen resultierten,
aber keine zwingenden Merkmale nach der Ursprungsoffenbarung seien. Der Ge-
genstand des Streitgebrauchsmusters nach den erstinstanzlichen Anspruchsfas-
sungen sei zudem sowohl neu, als auch insbesondere in Zusammenschau der D3
mit der D7 nicht nahegelegt.
Nachdem der Senat mit gerichtlichem Schreiben v. 7. Februar 2022 auf Bedenken
bezüglich der Zulässigkeit und zum Teil auch der Schutzfähigkeit des Gegenstands
der zum damaligen Zeitpunkt im Verfahren befindlichen Anspruchsfassungen hin-
gewiesen hat, hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz v. 14. April 2022 weitere ge-
änderte und mit dem Suffix „+“ gekennzeichnete und so als Hauptantrag+, Hilfsan-
trag 1+, Hilfsantrag 1a+, Hilfsantrag 2+, Hilfsantrag 2a+, Hilfsantrag 2b+, Hilfsantrag
3+, Hilfsantrag 3a+, Hilfsantrag 3b+, Hilfsantrag 4+, Hilfsantrag 4a+, Hilfsantrag
4b+, Hilfsantrag 4c+, Hilfsantrag 4d+, Hilfsantrag 4e+ und Hilfsantrag 5+ bezeich-
nete Anspruchsfassungen eingereicht.
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Die Antragsgegnerin geht davon aus, dass jedenfalls diese weiteren Anspruchsfas-
sungen zulässig seien, zumal in der Ursprungsoffenbarung gelehrte Verfahrens-
schritte und Parameter nur beispielhaft und nicht zwingend erfindungswesentlich
seien. Ebenfalls sei Schutzfähigkeit zu bejahen. Auch ausgehend von der D2 sei
der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in den eingereichten Fassungen nicht
nahegelegt. Ferner bestehe ausgehend von D3 keine Aussicht, in die streitge-
brauchsmustergemäßen Welligkeitsbereiche vorzudringen, auch nicht in Zusam-
menschau mit der D7 oder D8 (Dubois, M.: Maximum line speed limit with a mini-
mum coating weight, where is the limit, 8th International Conference on Zinc and
Zinc Alloy Coated Steel Sheet – Proceedings, June 21-24, 2011, Seiten 845 ff.).
Nach weiterem Hinweis des Senats hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz v.
7. Juni 2022 die Reihenfolge der eingereichten Hilfsanträge klargestellt. Sie ist fer-
ner der Auffassung, dass auch die D1 die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmus-
ters in den im Verfahren befindlichen Anspruchsfassungen nicht in Frage zu stellen
vermag. Auch der weitere, im Verfahren befindliche Stand der Technik sei weder
neuheitsschädlich, noch stehe er der Bejahung eines erfinderischen Schritts entge-
gen. Auch scheide eine widerrechtliche Entnahme aus, da die Erfinder des Gegen-
stands des Streitgebrauchsmusters diese Erfindung ohne jede Kenntnis des, wie
von der Antragstellerin behauptet und von der Antragsgegnerin bestritten, im Rah-
men der Kooperation innerhalb der A … Group erstellten Berichts gemacht hätten,
zumal die durch das Streitgebrauchsmuster geschützte Erfindung einen grundle-
gend anderen Gegenstand betreffe.
Die Antragsgegnerin beantragt,
den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 26. Februar
2019 aufzuheben und den Löschungsantrag im Umfang der Anspruchsfas-
sung gemäß Hilfsantrag 4+ v. 14. April 2022 zurückzuweisen,
hilfsweise in nachfolgend genannter Reihenfolge: Hilfsantrag 4a+ v. 14. Ap-
ril 2022, Hilfsantrag 4b+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 4c+ v. 14. April 2022,
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Hilfsantrag 4d+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 4e+ v. 14. April 2022, und Hilfs-
antrag 5+ v. 14. April 2022,
den Löschungsantrag im Umfang der Antragsfassung nach einem dieser
Hilfsanträge zurückzuweisen.
Die Antragstellerin beantragt,
die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.
Die Gebrauchsmusterabteilung habe in Bezug auf die Anspruchsfassung nach
Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 – 3b und 5 den Löschungsgrund der unzuläs-
sigen Erweiterung zutreffend bejaht, da mangels Aufnahme erfindungswesentlicher
Merkmale aus der Ursprungsoffenbarung diese insoweit nicht gewahrt sei. Zudem
sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Haupt- und Hilfsanträgen
nicht erfinderisch. Insbesondere führe die D3, die dieselbe Aufgabe und den glei-
chen Lösungsansatz wie das Streitgebrauchsmuster verfolge, als nächstliegender
Stand der Technik in Zusammenschau mit der D7 oder der D8 bzw. dem fachmän-
nischen Wissen und Können in naheliegender Weise zum Gegenstand des Streit-
gebrauchsmusters. Auch die D1 und die D2 seien als der Schutzfähigkeit des Streit-
gebrauchsmusters entgegenstehende Entgegenhaltungen zu berücksichtigen. Wei-
terhin beanstandet die Antragstellerin fehlende Ausführbarkeit. Außerdem werde
mit dem Streitgebrauchsmuster ein vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlosse-
nes Verfahren beansprucht, zumal die eingereichten Anspruchsfassungen keine zu-
lässigen product-by-process-Ansprüche enthielten, da in die Anspruchsfassungen
übernommene Verfahrensmerkmale keinen Beitrag zur Beschreibung von Erzeug-
nismerkmalen erbringen würden. Auch die weiteren Angriffe gegen das Streitge-
brauchsmuster aus dem erstinstanzlichen Löschungsverfahren hat die Antragstel-
lerin im Beschwerdeverfahren aufrechterhalten. Die behaupteten Vorbenutzungen
(Verwendung eines streitgebrauchmustergemäßen Blechs bei vor dem Anmelde-
bzw. Prioritätstag in Deutschland in Verkehr gebrachten Kfz. Nissan Juke und Ford
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B-Max) hält sie weiter für relevant und der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmus-
ters entgegenstehend. Schließlich sei das Streitgebrauchsmuster auch wegen wi-
derrechtlicher Entnahme zu löschen. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters
sei wesensgleich mit der von einer Mitarbeiterin der Rechtsvorgängerin im Rahmen
der Kooperation innerhalb der A … Group gemachten und an einen leitenden Mit-
arbeiter der Antragsgegnerin, der auch die Entgegenhaltung D8 verfasst habe, mit-
geteilten Erfindung, die die Antragsgegnerin zum Gegenstand des Streitgebrauchs-
musters gemacht habe, ohne dazu befugt gewesen zu sein. Die vorgenannten Be-
anstandungen träfen nach Auffassung der Antragstellerin auch auf die Anspruchs-
fassungen zu, welche die Antragsgegnerin in das Beschwerdeverfahren eingeführt
habe.
Beide Beteiligte haben angeregt, ggf. die Rechtsbeschwerde zuzulassen.
Ein erster, auf den 1. Dezember 2021 bestimmter Termin zur mündlichen Verhand-
lung ist aufgehoben worden, da der Senat noch eine weitere schriftsätzliche Vorbe-
reitung der mündlichen Verhandlung als erforderlich erachtet hat, in deren Rahmen
die gerichtlichen Hinweise an die Beteiligten v. 7. Februar 2022 und 24. Mai 2022
erfolgt sind.
In das Verfahren sind von der Antragstellerin unter anderem die nachfolgend ge-
nannten Entgegenhaltungen und Dokumente eingeführt worden:
ASt 1 DE 20 2014 008 863 U1 (Streitgebrauchsmuster)
ASt 5 (D1) J.L. Thirion: "Ultragal: A new generation of coated steels", Sympo-
sium Cannes, Juni 2005.
ASt 5a vollständiger Tagungsband zu ASt5
ASt 15 erster Projektbericht zu VRC 0211 mit dem Titel "Thinner zinc
coating at high processing speed" bzw. dem Kurztitel "Modelling &
improving high speed wiping".
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ASt 17 Bericht "VRC project "Thinner coating at higher line speed" -
Coating model and influence of process parameters at DVL1" vom
19. April 2002 von Frau A …
ASt 21 und
ASt 21a WO 2014/135999 (Stammanmeldung, aus der das Gebrauchs-
muster abgezweigt worden ist, und deutsche Übersetzung)
ASt 22 WO 2014/135753 (Prioritätsdokument des Streitgebrauchsmusters
und der ASt21)
ASt 27 und
ASt 27a Sachverständigengutachten zur Untersuchung und Begutachtung
von Karosserieteilen des Fahrzeugs, federführend durchgeführt
von Herrn B … .
ASt 42 und
ASt 42a (D2) Ekambi-Pokossi, Serge (Dissertation): Caracterisation et identifi-
cation multiéchelle de la signature peinture (Multiskalige Charakte-
risierung und ldentifizierung der Lackierungszeichnung), 2005
ASt 46 und
ASt 46a (D3) WO 2010/130884 („Diez“)
Ast 47 (D4) US 2012/0107636 A1 („Diez II“)
ASt 48 (D5) EP 0 882 810 A2 („Sakurai“)
ASt 53 und
ASt 53a (D7) Zhang, Yan et al. : lnfluence of Air-Knife Wiping on Coating Thick-
ness in Hot-Dip Galvanizing, in: Journal Of Iron And Steel Rese-
arch, International, 2012, 19(6), 70-78
ASt 56 und
ASt 56a (D8) Dubois, M. und Callegari J.: Maximum line speed limit with a mini-
mum coating weight, where is the limit ?, 8th International Con-
ference on Zinc and Zinc Alloy Coated Steel Sheet – Proceedings,
June 21-24, 2011, Seiten 845 ff.
ASt 63 und
ASt 63a JP 2013-007095 A ("Hirokazu")
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und aus dem Parallelverfahren 35 W (pat) 419/19:
ASt 57 (parallel): JP 2007 – 070 664 A
ASt 57a: (parallel) englische Übersetzung zu ASt 57
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Aktenin-
halt verwiesen.
II.
Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht unter Bezahlung der Beschwer-
degebühr erhobene Beschwerde der Beteiligten ist im Umfang der Schutzansprü-
che 1 - 11 nach Hilfsantrag 4+ v. 14. April 2022 auch begründet.
1. Die Schutzansprüche 1 – 11 nach Hilfsantrag 4+ sind gemäß der Antragstel-
lung der Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung v. 15. Juni 2022 Gegen-
stand ihres nunmehr maßgebenden Hauptantrags. Im darüberhinausgehenden Um-
fang hat die Antragsgegnerin ihren ursprünglich uneingeschränkt und wirksam, ins-
besondere rechtzeitig erklärten Widerspruch gegen den streitgegenständlichen Lö-
schungsantrag teilweise zurückgenommen, so dass das Streitgebrauchsmuster in
diesem Umfang entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne weitere Sachprü-
fung zu löschen ist.
2. Gegenstand der dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegenden Erfindung
ist ein insbesondere zur Herstellung von Karosserieteilen für ein Kfz. bestimmtes
Blech, das ein Substrat aus Stahl aufweist, von dem mindestens eine Oberfläche
mit einer Aluminium enthaltenden metallischen Beschichtung beschichtet ist, wobei
- 13 -
der Rest der metallischen Beschichtung aus Zink, unvermeidbaren Verunreinigun-
gen und ggf. einem oder mehreren zusätzlichen, ausgewählten Elementen besteht
und durch die in Abs. 0001 der Gebrauchsmusterschrift genannten Schritte herstell-
bar ist (vgl. Abs. 0001, 0002 der Gebrauchsmusterschrift, i. F.: GS.). Die bekannten
Beschichtungen von Blechen auf der Basis von Zink zeigen eine sog. Welligkeit, die
bislang nur durch erhebliche Lackierungsdicken kompensiert werden konnte, da sie
andernfalls eine für Karosserieteile unannehmbares Aussehen haben (sog. „Oran-
genhaut“-Aussehen, vgl. Abs. 0005 GS.), während eine Verringerung der Welligkeit
Wa0,8 eine Herabsetzung der Dicke des Lackierungsfilms erlaubt, oder, bei konstan-
ter Dicke des Lackierungsfilms, die Qualität des Aussehens der Lackierung verbes-
sert (Abs. 0008 GS.). Ziel der Erfindung ist, ein Blech zur Verfügung zu stellen, wel-
ches ein Substrat aufweist, von dem mindestens eine Oberfläche mit einer metalli-
schen Beschichtung auf der Basis von Zink und einem Gehalt zwischen 0,2 und 0,7
Gew.-% Aluminium tauchbeschichtet worden ist, wobei die äußere Oberfläche der
metallischen Beschichtung eine verringerte Welligkeit Wa0,8 aufweist.
3. Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 4+ v. 14. April 2022 lautet unter Her-
anziehen einer den Beteiligten mitgeteilten Merkmalsgliederung:
M1: Blech, das zur Herstellung von Teilen verwendbar ist,
M2: welches ein Substrat (3) aus Stahl aufweist,
M3: von dem mindestens eine Oberfläche (5) mit einer metallischen Beschich-
tung (7) auf der Basis von Zink und einem Gehalt zwischen 0,2 und 0,7
Gew.-% Aluminium tauchbeschichtet ist, wobei der Rest der metallischen
Beschichtung (7) aus unvermeidbaren Verunreinigungen und ggf. einem o-
der mehreren aus Si, Sb, Pb, Ti, Ca, Mn, Sn, La, Ce, Cr, Zr oder Bi ausge-
wählten zusätzlichen Elementen besteht und der gewichtsbezogene Gehalt
jedes zusätzlichen Elementes in der metallischen Beschichtung (7) weniger
als 0,3 % beträgt,
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M4: wobei die äußere Oberfläche (21) der Beschichtung (7) eines durch Umfor-
mung des Blechs erhaltenen Teils eine Welligkeit Wa0,8 von kleiner oder
gleich 0,43 μm, insbesondere 0,41 μm, insbesondere 0,37 μm, aufweist;
M9b: vor eventuellem Skin-Pass-Vorgang weist die äußere Oberfläche der Be-
schichtung (7) eine Welligkeit Wa0,8 auf, die kleiner oder gleich 0,55 µm ist;
M10: das Blech ist durch ein Verfahren herstellbar, welches mindestens folgende
Schritte aufweist:
– Bereitstellung des Substrats (3),
– Aufbringung einer metallischen Beschichtung (7) auf mindestens einer
Oberfläche (5) durch Eintauchen des Substrats (3) in ein Bad zum Erhalt
des Blechs (1),
– Abstreifen der metallischen Beschichtung (7) durch mindestens eine Düse
(17), die durch mindestens einen Auslass (25) ein Abstreifgas auf die me-
tallische Beschichtung (7) richtet, wobei das Blech (1) vor der Düse vorbei-
läuft und das Abstreifgas aus der Düse (17) längs einer Hauptausstoßrich-
tung (E) ausgestoßen wird,
– Erstarren der metallischen Beschichtung (7),
– wobei in dem Verfahren mindestens eine der folgenden Gleichungen ein-
gehalten wird:
wobei:
Z der Abstand zwischen dem Blech (1) und der Düse (17) längs der Haupt-
ausstoßrichtung (E) ist und Z in mm ausgedrückt ist,
d die mittlere Höhe des Auslasses (25) der Düse (17) längs der Laufrichtung
(S) des Blechs (1) vor der Düse (17) ist und d in mm ausgedrückt ist,
- 15 -
V die Laufgeschwindigkeit des Blechs (1) vor der Düse (17) ist und V in ms-1
ausgedrückt ist,
P der Druck des Abstreifgases in der Düse (17) ist und P in Nm-2 ausgedrückt
ist, und
fO2 der volumenbezogene Anteil von Sauerstoff in dem Abstreifgas ist;
Der nebengeordnete Schutzanspruch 2 nach Hilfsantrag 4+ v. 14. April 2022 ist auf
ein Blech gemäß Schutzanspruch 1 gerichtet, dessen erster Unterschied zum Blech
gemäß Schutzanspruch 1 darin liegt, dass in Merkmal M10 anstelle der Gleichun-
gen (A) und (B) die Gleichungen (C) und (D) vorliegen. Das so abgewandelte Merk-
mal M10a lautet somit:
M10a: das Blech ist durch ein Verfahren herstellbar, welches mindestens folgende
Schritte aufweist:
– Bereitstellung des Substrats (3),
– Aufbringung einer metallischen Beschichtung (7) auf mindestens einer
Oberfläche (5) durch Eintauchen des Substrats (3) in ein Bad zum Erhalt
des Blechs (1),
– Abstreifen der metallischen Beschichtung (7) durch mindestens eine Düse
(17), die durch mindestens einen Auslass (25) ein Abstreifgas auf die me-
tallische Beschichtung (7) richtet, wobei das Blech (1) vor der Düse vorbei-
läuft und das Abstreifgas aus der Düse (17) längs einer Hauptausstoßrich-
tung (E) ausgestoßen wird,
– Erstarren der metallischen Beschichtung (7),
– wobei in dem Verfahren mindestens eine der folgenden Gleichungen ein-
gehalten wird:
- 16 -
wobei:
Z der Abstand zwischen dem Blech (1) und der Düse (17) längs der Haupt-
ausstoßrichtung (E) ist und Z in mm ausgedrückt ist,
d die mittlere Höhe des Auslasses (25) der Düse (17) längs der Laufrichtung
(S) des Blechs (1) vor der Düse (17) ist und d in mm ausgedrückt ist,
V die Laufgeschwindigkeit des Blechs (1) vor der Düse (17) ist und V in ms-1
ausgedrückt ist,
P der Druck des Abstreifgases in der Düse (17) ist und P in Nm-2 ausgedrückt
ist, und
fO2 der volumenbezogene Anteil von Sauerstoff in dem Abstreifgas ist;
Der zweite Unterschied zum Blech gemäß Schutzanspruch 1 besteht in einer gerin-
geren Größe der Welligkeit Wa0,8 vor eventuellem Skin-Pass-Vorgang im geänder-
ten Merkmal M9a.
M9a: vor eventuellem Skin-Pass-Vorgang weist die äußere Oberfläche der Be-
schichtung (7) eine Welligkeit Wa0,8 auf, die kleiner oder gleich 0,35 µm ist;
Die Schutzansprüche 3 – 11 nach Hilfsantrag 4+ v. 14. April 2022 lauten wie folgt:
3. Blech (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei dem die metallische Beschich-
tung (7) einen gewichtsbezogenen Gehalt an Aluminium aufweist, der kleiner oder
gleich 0,6% ist.
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4. Blech (1) nach Anspruch 3, bei dem die metallische Beschichtung (7) einen ge-
wichtsbezogenen Gehalt an Aluminium aufweist, der kleiner oder gleich 0,5% ist.
5. Teil, das durch Umformung eines Blechs nach einem der Ansprüche 1 bis 4 er-
halten ist, bei dem die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung eine Wel-
ligkeit Wa0,8 aufweist, die kleiner oder gleich 0,43 µm ist.
6. Teil nach Anspruch 5, bei dem die äußere Oberfläche der metallischen Beschich-
tung eine Welligkeit Wa0,8 aufweist, die kleiner oder gleich 0,41 µm ist.
7. Teil nach Anspruch 6, bei dem die äußere Oberfläche der metallischen Beschich-
tung eine Welligkeit Wa0,8 aufweist, die kleiner oder gleich 0,37 µm ist.
8. Teil nach einem der Ansprüche 5 bis 7, wobei das Teil außerdem einen Lackie-
rungsfilm auf der metallischen Beschichtung (7) aufweist.
9. Teil nach Anspruch 8, bei dem die Dicke des Lackierungsfilms kleiner oder gleich
120 µm ist.
10. Teil nach Anspruch 9, bei dem die Dicke des Lackierungsfilms kleiner oder
gleich 100 µm ist.
11. Motorangetriebenes Landfahrzeug mit einer Karosserie, wobei die Karosserie
ein Teil nach einem der Ansprüche 5 bis 10 aufweist.
4. Als zuständiger Fachmann ist – in Übereinstimmung mit der Definition im an-
gefochtenen Beschluss – ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Metallurgie oder
Maschinenbau mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Veredlung von
Stahlblechen anzusehen, der auch über spezielle Kenntnisse in den Bereichen Wal-
zen, Beschichten und Abstreifen verfügt.
- 18 -
5. Die Fassung der Schutzansprüche 1 – 11 nach Hilfsantrag 4+ ist zulässig.
Insbesondere ist diese Anspruchsfassung nicht unzulässig erweitert i. S. d. § 15
Abs. 1 Nr. 3 GebrMG.
5.1 Bei abgezweigten Gebrauchsmustern ist für die Beurteilung, ob ihr Gegenstand
unzulässig erweitert ist, auf den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung abzu-
stellen, aus der das jeweilige Gebrauchsmuster abgezweigt worden ist. Gemäß
BGH GRUR 2003, 867 – Momentanpol I ist eine sog. erweiternde Abzweigung nicht
zwingend wirkungslos. Diese Entscheidung ist zwar zu einem Verletzungsrechts-
streit ergangen. Es ist aber nur konsequent, im Falle einer gegenüber der Stamman-
meldung erweiternden, jedoch nach der o.g. gleichwohl wirksamen Abzweigung den
Löschungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG als gleichsam spiegelbildlichen
Tatbestand anzusehen, zumal mit der Wirksamkeit der Abzweigung dem abge-
zweigten Gebrauchsmuster der Anmeldetag der Stammanmeldung vermittelt wird.
Auch unter diesem Gesichtspunkt ist es nur konsequent, auf den zu diesem Zeit-
punkt vorliegenden Offenbarungsgehalt abzustellen (siehe auch BGH GRUR 2012,
1243 – Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter).
5.2 Die im vorherigen Hauptantrag und Hilfsantrag 4 vom 8. April 2021 nicht er-
wähnten Angaben in Schutzanspruch 1 gemäß Merkmal M3, „wobei der Rest der
metallischen Beschichtung (7) aus unvermeidbaren Verunreinigungen und ggf. ei-
nem oder mehreren aus Si, Sb, Pb, Ti, Ca, Mn, Sn, La, Ce, Cr, Zr oder Bi ausge-
wählten zusätzlichen Elementen besteht und der gewichtsbezogene Gehalt jedes
zusätzlichen Elementes in der metallischen Beschichtung (7) weniger als 0,3 % be-
trägt“, deren Fehlen zu einer unzulässigen Erweiterung geführt hatte, was den Be-
teiligten mit dem Senatshinweis vom 7. Februar 2022 mitgeteilt worden war, sind
nun vorhanden, womit die zum damaligen Zeitpunkt vorhandene unzulässige Er-
weiterung beseitigt ist.
5.3 Das ursprünglich in Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags 4 vom 8. April 2021 ent-
haltene Merkmal M9a, wonach die äußere Oberfläche der Beschichtung (7) vor
- 19 -
eventuellem Skin-Pass-Vorgang eine Welligkeit Wa0,8 aufweisen sollte, die kleiner
oder gleich 0,35 µm ist, was für die damit in Zusammenhang stehenden Gleichun-
gen (A) und (B) ursprünglich nicht offenbart ist und den Beteiligten ebenfalls mit
dem Senatshinweis vom 7. Februar 2022 mitgeteilt worden war, liegt in geltendem
Schutzanspruch 1 nun als geändertes Merkmal M9b vor, wodurch diese in früheren
Anspruchsfassungen enthaltene unzulässige Erweiterung beseitigt wurde.
5.4 Die von der Antragstellerin gerügte Kombination der Merkmale M4 und M9b in
geltendem Schutzanspruch1 findet ihre ursprüngliche Offenbarung in der ASt21a
auf S. 6, zweiter Satz vor Gleichung „(C)“ i.V.m. S. 8 Z. 24 bis 26, wobei sich die
Zeilen 24 bis 26 allgemein auf die zuvor beschriebenen Bleche, mit oder ohne Skin-
Pass, beziehen (vgl. ASt 21a S. 8 Z. 12 bis 15). Ein konkretes Ausführungsbeispiel
findet sich in der ASt 21a auf Seite 11, Tabelle II, Probe 14.
5.5 Die Formulierung der Schutzansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags 4+ vom 14. Ap-
ril 2022 als product-by-process-Ansprüche ist zum einen notwendig, da das Fehlen
der Verfahrensparameter vor dem Hintergrund der ursprünglichen Anmeldung, de-
ren Erfindungskern ausschließlich auf ein Verfahren zur Herstellung eines Blechs
und auf ein solchermaßen hergestelltes Blech gerichtet ist (vgl. ASt 21a, S. 1 Z. 1/2,
S. 2 Z. 7/8, Ansprüche 1 und 9), eine unzulässige Erweiterung der ursprünglichen
Offenbarung bedeuten würde. Der von der Antragsgegnerin zitierte Beschluss des
BGH v. 11. September 2013, X ZB 8/12, „Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren“ (GRUR
2013, 1210 – 1. Leitsatz, Rn. 16-21) greift hier nicht, da vorliegend ohne Nennung
der Verfahrensparameter ein Schutz begehrt würde, der über dasjenige hinaus-
ginge, was dem Fachmann unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin
enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre er-
scheint, durch die das der Erfindung zu Grunde liegende Problem gelöst wird.
Zum anderen ist die Formulierung der Schutzansprüche 1 und 2 als product-by-
process-Ansprüche bei Gebrauchsmustern auch zulässig, wobei bei Feststellung
der Zulässigkeit nicht darauf abgestellt wurde, ob eine andere Fassung unpraktisch
- 20 -
oder unmöglich ist (vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl, GbmG, 9. Auflage, §1 Rn. 183).
Ob sich aus etwaigen zur Kennzeichnung eines Erzeugnisses angegebenen Ver-
fahrensschritten eine Beschränkung des Schutzbereichs ergibt, ist durch Auslegung
zu ermitteln (vgl. Beschluss BPatG 35 W (pat) 3/10, Rn. 28 u. 29 i.V.m. BGH, GRUR
2001, 1129 – Zipfelfreies Stahlband).
6. Mittels Auslegung ist demzufolge festzustellen, ob sich aus den zur Kenn-
zeichnung des Blechs als Erzeugnis angegebenen Verfahrensschritten einschließ-
lich der dabei nach den Formeln A/B bzw. C/D zu kombinierenden Verfahrenspara-
meter eine Beschränkung des Schutzbereichs ergibt. Diese Beschränkung ist vor-
liegend zu bejahen, denn der gesamten streitgebrauchsmustergemäßen Lehre ist
eindeutig zu entnehmen, dass die in den Merkmalen M10 und M10a angegebenen
Verfahrensparameter zu den gewünschten Welligkeiten gemäß den Merkmalen
M9b und M9a führen (vgl. ASt 1 Abs. 0056 bis 0059 u. 0060 bis 0062).
Weiterhin ist mit dem Anspruchswortlaut „herstellbar durch“ grundsätzlich nur das
durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnete und nach ihm erhältliche Er-
zeugnis geschützt, nicht jedes gattungsgemäße (vgl. auch Busse/Keukenschrijver
PatG, 9. Auflage, § 9 Rn. 38). Das bedeutet, dass die gemäß den Merkmalen
M10/M10a beschriebenen Verfahrensparameter/Gleichungen als Mindestanforde-
rungen anzusehen sind, die bei der Herstellung des erfindungsgemäß beschichte-
ten Blechs durchzuführen sind. Diese Mindestanforderungen führen – wie oben aus-
geführt - gemäß Streitgebrauchsmuster zur stofflich-körperlichen Eigenschaft ge-
mäß Merkmal M9b/M9a. Die technischen bzw. stofflich-körperlichen Merkmale
M10/M9b und M10a/M9a sind daher jeweils als gleichwertig zu betrachten, um die
erfindungsgemäße Welligkeit zu charakterisieren.
7. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der Anspruchsfassung nach
Hilfsantrag 4+ ist auch schutzfähig i. S. d. § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG.
- 21 -
7.1 Die selbständigen Schutzansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 4+ sind nicht auf
ein vom Gebrauchsmusterschutz nach § 2 Nr. 3 GebrMG ausgeschlossenes Ver-
fahren gerichtet.
7.1.1 Der Ausschlusstatbestand des § 2 Nr. 3 GebrMG, der als solcher verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden ist (vgl. BGH GRUR 2018, 605 – Feldmausbekämp-
fung), ist eine Ausnahmebestimmung. Ausnahmebestimmungen sind allerdings eng
auszulegen, so auch diese. Sie ist insbesondere dann erfüllt, wenn der betr. Schutz-
anspruch auf ein Arbeits- oder Herstellungsverfahren gerichtet ist. Jedoch machen
Verfahrensmerkmale in einem Schutzanspruch diesen nicht zwingend zu einem
vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenen Verfahrensanspruch, insbeson-
dere dann nicht, wenn Verfahrensangaben als Umschreibung bestimmter gegen-
ständlicher Merkmale zu verstehen sind, die sich aufgrund der Herstellung ergeben
(vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 2 GebrMG, Rn. 6; Bühring/Braitma-
yer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 2, Rn. 38).
7.1.2 Da – wie bereits in Kap. 5.5.dargelegt – die Formulierung der Schutzansprü-
che 1 und 2 als product-by-process-Ansprüche für Gebrauchsmuster zulässig ist
und vorliegend der Umschreibung der Welligkeit dienen, die sich aufgrund der so
formulierten Herstellung ergibt, liegen hiervon ausgehend keine Verfahrensansprü-
che im Sinne des § 2 Nr. 3 GebrMG vor.
7.2 Die Ausführbarkeit der technischen Lehre des Streitgebrauchsmusters in der
hier maßgeblichen Fassung ist gegeben. Zwar weisen die Merkmale M4 und
M9a/9b nach unten offene Bereiche auf, doch ermöglicht es die verallgemeinerbare
Lehre des Streitgebrauchsmusters, die angegebenen Mindestwelligkeiten zu unter-
schreiten, was den Ausführungsbeispielen 14 bis 17 gemäß den Tabellen II und III
der ASt 1 zu entnehmen ist, sodass die Lehre des Streitgebrauchsmuster als aus-
führbar offenbart anzusehen ist (vgl. GRUR-RS 2020, 28923, 2. Leitsatz, als Fort-
führung von BGH GRUR 2019, 713 - Cer-Zirkonium-Mischoxid I und BGH GRUR
2019, 718 - Cer-Zirkonium-Mischoxid II).
- 22 -
7.3 Die Gegenstände der nebengeordneten Schutzansprüche 1, 2, 5 und 11 in der
Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 4+ sind neu, da keinem des im Verfahren be-
findlichen Standes der Technik alle technischen Merkmale gemäß den Schutzan-
sprüchen 1 oder 2 sowie 5 oder 11 unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sind.
Gemäß der gebotenen Auslegung ist der Gegenstand des geltenden Schutzan-
spruchs 1 oder 2 dann vom Stand der Technik neuheitsschädlich getroffen, wenn
neben den Merkmalen M1 bis M4 entweder eines der Merkmale M9a/M9b oder ei-
nes der Merkmale M10/M10a unmittelbar und eindeutig offenbart wird.
Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Ein Blech mit einer Welligkeit Wa0,8 vor
eventuellem Skin-Pass und damit vor Umformung von kleiner oder gleich 0,55 µm
(Merkmal M9b) oder gar kleiner oder gleich 0,35 µm (Merkmal M9a), gepaart mit
einer Welligkeit Wa0,8 nach Umformung von kleiner oder gleich 0,43 µm (Merkmal
M4) ist weder im vorliegenden druckschriftlichen Stand der Technik noch in den
weiteren von der Antragstellerin eingereichten Dokumenten genannt oder diesen
eindeutig zu entnehmen und auch der von der Antragstellerin behaupteten offen-
kundigen Vorbenutzung nicht eindeutig zu entnehmen.
7.3.1 In diesem Zusammenhang kommen die nach Druckschrift D3 offenbarten
Werte den geforderten Werten für die Welligkeit am nächsten, die zwar gemäß der
Tabelle auf Seite 11 eine Welligkeit Wa0,8 vor der Umformung mit Skin-Pass von
0,37 µm (Merkmal M9b), aber nach Umformung von 0,45 µm und nicht von 0,43 µm
gemäß Merkmal M4 offenbart (vgl. D3 Tabelle S. 11 Probe 15 vorletzte und letzte
Spalte). Nach D3 wird eine niedrige Welligkeit einer Metallbeschichtung dadurch
erreicht, dass nach Durchleiten eines Metallstreifens durch ein schmelzflüssiges
Metallbad überschüssiges Material mittels Düsen abgestreift wird, aus denen ein
Abstreifgas mit geringerer Oxidationskraft als eine aus 4 Vol.-% Sauerstoff und 96
Vol.-% Stickstoff bestehende Atmosphäre ausgestoßen wird, anschließend der
Streifen durch einen Einschlussbereich durchgeführt wird, dessen Atmosphäre eine
- 23 -
Oxidationskraft aufweist, die geringer ist als eine aus 4 Vol.-% Sauerstoff und 96
Vol.-% Stickstoff und größer als eine aus 0,15 Vol.-% Sauerstoff und 99,85 Vol.-%
Stickstoff bestehende Atmosphäre (vgl. D3 Anspruch 1). Die Lehre der D3 betrifft
somit ausschließlich die Oxidationskraft der Abstreifatmosphäre zur Erzielung einer
möglichst geringen Welligkeit nach Durchführung einer Tauchbeschichtung in ei-
nem Metallbad. Eine Kombination von Verfahrensparametern gemäß den Merkma-
len M10 oder M10a ist in D3 demzufolge nicht offenbart.
7.3.2 Gemäß D1 werden zwar Welligkeitswerte Wa0,8 nach Umformung (Merkmal
M4) von kleiner 0,35 µm für ein Produkt namens „Ultragal“ angegeben (vgl. D1 Folie
5). Angaben zur Welligkeit vor eventuellem Skinpass und damit vor Umformung ge-
mäß Merkmal M9a/M9b werden darin aber nicht gemacht. Die D1 offenbart für das
Produkt Ultragal daher keine Welligkeit vor Umformung und somit keine Welligkeit
gemäß Merkmal M9a oder M9b. Auch ein Verfahren zur Erzielung der Welligkeit
gemäß einem der Merkmale M10a oder M10b im Sinne der zweiten Offenbarungs-
möglichkeit der technischen Merkmale ist D1 nicht zu entnehmen. Ebenso kann das
in Folie 5 aufgeführte Produkt „Extragal“ mit der angegeben Welligkeit Wa0,8 nach
Umformung von kleiner 0,6 µm die Neuheit nicht in Frage stellen.
7.3.3 Die Druckschriften D2 und D4 offenbaren weder die konkreten Welligkeiten
gemäß einem der Merkmale M9a/M9b, noch sind die verfahrenstechnischen Maß-
nahmen gemäß einem der Merkmale M10/M10a in einer der genannten Druckschrif-
ten offenbart. D2 offenbart für das Produkt „Extragal“ lediglich eine Welligkeit Wa0,8
nach Umformung von 0,42 µm und 0,39 µm (Merkmal M4, vgl. D2 S. 207 Tab. 4.8
letzte Spalte). Ob für dieses Produkt ein Skin-Pass durchgeführt wurde, sodass im-
plizit offenbart sein könnte, dass die Welligkeit vor Umformung noch kleiner war, ist
D2 nicht zu entnehmen. In D4, die wie die D3 ein Verfahren zur Herstellung eines
beschichteten Metallstreifens mit verbessertem Aussehen beschreibt, wobei sie wie
die D3 die Oxidationskraft der Abstreifatmosphäre betrachtet, wird als niedrigst er-
reichte Welligkeit ein Wert von Wa0,8 = 0,61 µm nach Skin-Pass und Umformung
offenbart (vgl. D4 S. 4 einzige Tabelle letzte Spalte dritte Zeile von oben). Bezüglich
- 24 -
der Neuheitsbetrachtung gilt daher das für die D3 Gesagte für die D4 in analoger
Weise.
7.3.4 Auch die von der Antragstellerin mit Eingabe vom 4. Februar 2019 separat
eingeführte ASt 63 steht dem Streitgebrauchsmuster nicht neuheitsschädlich ent-
gegen, da keine Welligkeitswerte der Beschichtung nach Umformung angegeben
sind, sondern lediglich Verfahrensparameter, mit deren Werten Gleichung C oder D
gemäß Merkmal M10a erfüllt sein mag, wodurch auch Merkmal M9a als erfüllt an-
zusehen wäre. Konkrete Werte für Wa0,8 nach Umformung gemäß Merkmal M4 feh-
len jedoch. Diese sind auch nicht implizit offenbart, da zum einen vor Umformung
keine Welligkeiten Wa0,8 gemessen worden sind. Zu anderen offenbart die Ast 63
zwar Parameter für das Gasabstreifen nach Tauchbeschichten, bei deren Verwen-
dung sich gemäß den Gleichungen C/D eine streitgebrauchsmustergemäße Wellig-
keit Wa0,8 des beschichteten Stahlblechs vor eventuellem Skin-Pass und vor Um-
formung ergeben kann. Die Welligkeit nach Umformung hängt fachüblich aber da-
von ab, ob ein Skin-Pass durchgeführt wird, wobei sie sich i.d.R. mit vorherigem
Skin-Pass erhöht, ohne vorherigen Skin-Pass verringern kann. Da in ASt 63 jedoch
keine Aussage über die Durchführung eines Skin-Passes getroffen wird, ist in
ASt 63 somit eine streitgebrauchsmustergemäße niedrige Welligkeit nach Umfor-
mung gemäß Merkmal M4 auch nicht implizit unmittelbar und eindeutig offenbart.
Gleiches gilt für die von der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung in vor-
liegendes Verfahren eingeführte ASt 57 (parallel) aus dem Parallelverfahren, die
auch in der ASt 63 genannt ist (vgl. ASt 63 Abs. 0006).
7.3.5 Die übrigen Druckschriften liegen ferner, sodass keine der vorgelegten Druck-
schriften die Neuheit eines der Gegenstände der Schutzansprüche 1, 2, 5 oder 11
in Frage zu stellen vermag.
7.3.6 Hinsichtlich der von der Antragstellerin behaupteten offenkundigen Vorbenut-
zung vorgelegten Dokumente ist einerseits zum Gegenstand „Nissan-Juke“ festzu-
- 25 -
stellen, dass, selbst wenn es aus technischer Sicht möglich sein sollte, anhand ei-
nes Karosserieteils, dessen Lackierung mittels Beize entfernt wurde, die ursprüng-
liche Welligkeit des Karosserieteils nach Umformung eindeutig bestimmen zu kön-
nen, sowohl mit Blick auf die von der Antragstellerin hierzu vorgelegten Dokumente,
als auch auf ihren Sachvortrag im Übrigen dann immer noch nicht ersichtlich ist, wie
hierbei die Welligkeit vor Umformung gemäß Merkmal M9a/M9b offenkundig gewor-
den sein sollte (vgl. z.B. ASt 27/27a). Andererseits fehlt es zur „Body In White“-
Grundkarosserie des beschriebenen „Ford B-Max“ an der Substantiierung im Vor-
trag der Antragstellerin, dass die untersuchte Grundkarosserie exakt derjenigen ent-
sprach, die Ford seinerzeit bei den tatsächlich verkauften Fahrzeugen benutzt hat.
Darüber hinaus ist – wie zum Gegenstand „Nissan Juke“ bereits ausgeführt, nicht
ersichtlich, wie die Welligkeit vor Umformung gemäß Merkmal M9a/M9b offenkun-
dig geworden ist.
Den Angriff der offenkundigen Vorbenutzung hinsichtlich des Stahlblechs DP 600
hat die Antragstellerin mit Eingabe vom 30. November 2017 nicht mehr weiterver-
folgt.
7.4 Die Gegenstände der Schutzansprüche 1, 2, 5 und 11 in der Anspruchsfassung
nach Hilfsantrag 4+ beruhen auch auf einem erfinderischen Schritt.
7.4.1 D1 ist lediglich das Ziel zu entnehmen, Welligkeiten am umgeformten Produkt
von oder ein Herstellungsweg, wie dieses erreicht werden könnte, ist D1 dagegen nicht
zu entnehmen. Der Fachmann, der sich im Stand der Technik nach entsprechenden
Herstellungswegen umschaut, stößt auf die D3, die aber – wie bereits in Kap. 7.3
beschrieben – die Welligkeiten gemäß Merkmal M4 nicht erreicht. Der Fachmann
erhält aus D3 auch nicht die Anregung, die Verfahrensparameter gemäß den Merk-
malen M10 oder M10a zu beachten, da die Lehre der D3 ausschließlich auf die
Oxidationskraft und damit auf die Zusammensetzung des Abstreifgases ausgerich-
tet ist, nicht aber auf die gemäß Merkmal M10 oder M10a zu beachtenden weiteren
- 26 -
Parameter, nämlich des Abstands zwischen Blech und Düse, der mittleren Höhe
des Auslasses der Düse, der Laufgeschwindigkeit des Blechs und des Abstreifdru-
ckes in der Düse (vgl. D3/ASt 46a Anspruch 1).
7.4.2 Auch die D7 gibt dem Fachmann keinen Anlass oder Hinweis, die in den Merk-
malen M10 oder M10a genannten Parameter gemäß dem Streitgebrauchsmuster
miteinander ins Verhältnis zu setzen, um die gewünschten Welligkeiten nach Merk-
mal M9a oder M9b zu erhalten. Denn die D7 beschreibt ein mathematisches Modell,
wonach berechnet wird, welche Beschichtungsmasse in g/m2 in Abhängigkeit von
der Laufgeschwindigkeit des Bandes, des Düsendrucks, des Abstands zwischen
Blech und Düse sowie der Düsenöffnung (welche mit der mittleren Höhe des Aus-
lasses der Düse gemäß Streitgebrauchsmuster gleichzusetzen ist), zu einer gleich-
mäßigen Beschichtung führt (vgl. D7/ASt 53 S. 78 linke Spalte „Conclusions“ i.V.m.
S. 76 linke Spalte „Predictive Model Design“, insbesondere Gleichung (9)). Zur ver-
besserten Genauigkeit wird auch noch die Entfernung zwischen dem Luftmesser
und dem Tauchbad mit betrachtet (vgl. D7 S.76 linke Spalte Absatz vor Gleichung
10 sowie Gleichung 10). Die Abhängigkeiten dieses mathematischen Modells nach
D7 entsprechen aber weder den Merkmalen gemäß M10/M10a, noch treffen sie
eine Aussage darüber, welchen konkreten Wert die Welligkeit der gleichmäßigen
Beschichtung aufweisen soll. Setzt man die auf Seite 77 in Tabelle 1 angegebenen
Werte in die Gleichungen gemäß Merkmal M10 ein, so würden gemäß den Ausfüh-
rungen der Antragstellerin die Gleichungen gemäß Merkmal M10 oder M10a nur
unter zwei Annahmen erfüllt, nämlich einerseits, dass die Geschwindigkeitsanga-
ben gemäß D7 durch 60 zu dividieren seien, zum anderen, dass als Abstreifgas
nicht Luft oder Sauerstoff gemäß D3, sondern Stickstoff verwendet würde.
Eine Kombination der D1 mit der D3 oder D7 führt somit nicht zur streitgebrauchs-
mustergemäßen Lehre. Auch fehlte es dem Fachmann an der Veranlassung, die
D3 mit der D7 oder umgekehrt zu kombinieren, um zur streitgebrauchsmusterge-
mäßen Lehre zu gelangen, da die Lehre der D3 auf die Abstreifatmosphäre zur Er-
- 27 -
zielung einer niedrigen Welligkeit, die Lehre der D7 dagegen auf eine Steuerme-
thode zur Erzielung einer optimalen, gleichmäßigen Beschichtungsdicke gerichtet
ist, wobei sie die Welligkeit der Beschichtung in keiner Weise anspricht (vgl. D7
S. 71 re. Sp. siebte bis fünfte Zeile von unten).
7.4.3 Entsprechendes gilt für die Lehre der D8, die den Einfluss verschiedener Pa-
rameter auf die Produktionskosten und damit verbunden auf den Erhalt von mög-
lichst geringen Beschichtungsdicken bei möglichst hoher Geschwindigkeit der Pro-
duktionslinie gattungsgemäßer verzinkter Stahlbleche untersucht (vgl. D8/ASt 56
S. 845 Introduction). Das Problem der Welligkeit wird in D8 nicht angesprochen.
Eine gezielte Lehre, die gemäß den Merkmalen M10 oder M10a beschriebenen Ver-
fahrensparameter einzuhalten, ist der D8 ebenfalls in keiner Weise zu entnehmen.
7.4.4 Aus ASt 63 erhält der Fachmann den Hinweis, dass nach dem Tauchbad über-
schüssiges Metall mit einem Abstreifgas entfernt werden kann, wobei Gas aus einer
nachgeordneten Hilfsdüse dem Abstreifgas entgegenströmen soll, um so für eine
gleichmäßige Beaufschlagung der Beschichtung mit dem Gas und damit für eine
möglichst eben Oberfläche beim Abstreif- und Trocknungsvorgang zu sorgen (vgl.
ASt 63a S. 1 „problem to be solved“ – „solution“ u. Abs. 0010). Auch wenn die in
ASt 63 angegebenen Verfahrensparameter zur Erfüllung der Gleichung C oder D
gemäß Merkmal M10a führen mögen, erhält der Fachmann daraus keine Anregung,
eine Welligkeit Wa0,8 nach Umformung von kleiner oder gleich 0,43 µm gemäß
Merkmal M4 anzustreben oder zu erhalten. Die gleiche Argumentation gilt für die
ASt 57 (parallel) aus dem Parallelverfahren, auf die die ASt 63 verweist (vgl. ASt
63a Abs. 0005 u. 0006).
Dieselbe Argumentation trifft auch auf den Gegenstand des nebengeordneten
Schutzanspruchs 5 zu, der auf ein Teil gerichtet ist, das nach Umformung eines
Blech nach einem Schutzansprüche 1 bis 4 erhalten wird. In gleicher Weise trifft sie
auch auf den Gegenstand des nebengeordneten Schutzanspruch 11 zu, der ein
- 28 -
motorgetriebenes Landfahrzeug mit einer Karosserie betrifft, die ein Teil gemäß den
Schutzansprüchen 5 bis 10 aufweist.
7.4.5 Die übrigen Druckschriften liegen ferner, sodass keine der vorgelegten Druck-
schriften die Schutzfähigkeit eines der Gegenstände der Schutzansprüche 1, 2, 5
oder 11 in Frage zu stellen vermag.
8. Das Streitgebrauchsmuster in der Fassung nach Hilfsantrag 4+ v. 14. April
2022 ist auch nicht wegen widerrechtlicher Entnahme zu löschen (§ 15 Abs. 2 Ge-
brMG i. V. m. § 13 Abs. 2 GebrMG).
Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob die Antragstellerin bzw. ihre Rechtsvorgän-
gerin berechtigte Erfindungsbesitzerin i. S. d. § 15 Abs. 2 GebrMG ist. Denn auch
dann, wenn man den insoweit von der Antragsgegnerin bestrittenen Sachvortrag
der Antragstellerin zugunsten dieser als nachgewiesen unterstellt, fehlt es jedenfalls
an einem wesensgleichen Erfindungsgegenstand (vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl,
GebrMG, 9. Aufl., § 15, Rn. 20 m.w.N.).
Ob ein wesensgleicher Erfindungsgegenstand und damit eine widerrechtliche Ent-
nahme vorliegt, ist in einer Gesamtschau mittels eines prüfenden Vergleichs der
technischen Lehre des Streitgebrauchsmusters mit der technischen Lehre, die die
Antragstellerin als entnommen geltend macht, zu beurteilen, wobei festzustellen ist,
inwieweit die zu vergleichenden Lehren übereinstimmen (vgl. z.B. BGH, Urteil v.
4. August 2020, X ZR 38/19 – Mitralklappenprothese, GRUR 2020, 1186). Hinrei-
chende Übereinstimmungen der technischen Lehre des Streitgebrauchsmusters mit
dem in den von der Antragstellerin in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltun-
gen ASt 15 und ASt 17 beschriebenen und von der Antragstellerin als entnommen
dargelegten Lehre sind aber bereits deswegen nicht festzustellen, weil die ASt 15
und ASt17, die Welligkeiten, so, wie sie im Streitgebrauchsmuster beschrieben sind,
in der nunmehr maßgeblichen Anspruchsfassung beansprucht werden und als er-
findungswesentlich zu erachten sind, gar nicht ansprechen.
- 29 -
9. Die für das Streitgebrauchsmuster beanspruchte Priorität ist wirksam. Insbe-
sondere steht das Merkmal M4 einer wirksamen Prioritätsbeanspruchung nicht ent-
gegen. Gemäß der Prioritätsschrift nach ASt 22 sind konkrete Werte für die Wellig-
keit Wa0,8 nach Umformung von kleiner oder gleich 0,45 µm angegeben (vgl. ASt 22
S. 8 Z. 19 bis 20). Damit handelt es sich bei Merkmal M4, das eine Welligkeit Wa0,8
nach Umformung von kleiner oder gleich 0,43 µm fordert, um eine Auswahl, die von
den ursprünglich angegebenen Werten umfasst ist.
Darüber hinaus kommt es im vorliegenden Verfahren auf die Priorität letztlich in
entscheidungserheblicher Weise nicht an, da keine der Entgegenhaltungen alleine
oder in Kombination die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters in Frage stellt, wei-
terhin alle relevanten Entgegenhaltungen außerhalb des Prioritätsintervalls ange-
siedelt sind.
10. Auf die weiteren Hilfsanträge der Antragsgegnerin 4a+, 4b+, 4c+, 4d+, 4e+
und 5+ kommt es nach alledem nicht mehr an.
11. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Weder war über
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäß §§ 18 Abs. 4 GebrMG, 100
Abs. 2 Nr. 1 PatG zu entscheiden, noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde
zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
gemäß §§ 18 Abs. 4 GebrMG, 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG erforderlich.
12. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2
PatG, 92, 97 ZPO, zumal das Streitgebrauchsmuster in der als rechtsbeständig zu
erachtenden Fassung gegenüber der eingetragenen Fassung eine mehr als nur un-
erhebliche Einschränkung erfahren hat. Billigkeitsgründe, die eine andere Kosten-
entscheidung erfordern würden, sind nicht gegeben.
- 30 -
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unter-
zeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzu-
reichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim
Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Metternich Dr. Münzberg Dr. Philipps


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