35 W (pat) 416/20  - 35. Senat (GebrM)

ECLI:DE:BPatG:2022:210722B35Wpat416.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 416/20
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend das Gebrauchsmuster 20 2015 103 085
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hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 21. Juli 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der
Richter Dipl.-Ing. Wiegele und Dr.-Ing. Schwenke
beschlossen:
1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 21. Januar 2020 in der Fassung der schriftlichen Ausferti-
gung, die den Beteiligten mit Amtsschreiben vom 20. Februar 2020 übermit-
telt worden ist, wird dahingehend abgeändert, dass Satz 2 des Tenors, wo-
nach der Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen werde, gestrichen
wird.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen.
3. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
Gründe:
I.
Gegenstand der Beschwerde ist der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des
DPMA vom 21. Januar 2020. Mit diesem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabtei-
lung das Gebrauchsmuster 20 2015 103 085 (i. F.: Streitgebrauchsmuster) teilge-
löscht, soweit es über die Fassung nach Hilfsantrag 2 vom 14. März 2019 hinaus-
geht. Ferner hat sie - gemäß der schriftlichen Ausfertigung des Beschlusses - den
Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen und von den Kosten des Löschungs-
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verfahrens 75% der Antragsgegnerin und 25% der Antragstellerin auferlegt. Der be-
schwerdegegenständliche Beschluss ist von der Antragstellerin insoweit angefoch-
ten worden, als der Löschungsantrag zurückgewiesen wurde und ihr Kosten aufer-
legt wurden.
Das am 12. Juni 2015 unter Beanspruchung der ausländischen (italienischen) Prio-
rität 18. Juni 2014, AN2014A000098 beantragte Streitgebrauchsmuster ist am
14. September 2015 mit der Bezeichnung „Detektionseinheit für Briefkästen“ und
den Schutzansprüchen 1 – 12 eingetragen worden. Es ist in Kraft.
Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betrifft eine Detekti-
onseinheit für Briefkästen, welche auch auf Schließfächer oder Postfächer für Ban-
ken und dergleichen angewendet werden könne (Abs. 0001 der Gebrauchsmuster-
schrift, i. F.: GS.). Es bestehe das Problem, dass ein Hinweis darauf, dass Post
ausgeliefert worden sei, nicht sofort gelesen werde, wenn ein Briefkasten nicht täg-
lich überprüft werde oder die für die Prüfung des Briefkastens zuständige Person
verhindert sei (Abs. 0002 – 0004 GS.). Zweck der vorliegenden Erfindung ist es, die
genannten Nachteile mittels einer neuen Detektionseinheit für Briefkästen zu behe-
ben, die, wenn sie auf einen Briefkasten angewendet werde, den Benutzer infor-
miere, dass der Briefkasten nicht leer sei (Abs. 0005 GS.).
Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet wie folgt:
1. Detektionseinheit für Briefkästen, umfassend:
- einen Briefkasten (1);
- Detektionsmittel (2), die im Inneren des Briefkastens (1) vorgesehen
sind, um die Anwesenheit von Post zu erfassen; eine Warneinrichtung
(3), die operativ mit den genannten Detektionsmitteln (2) verbunden
ist, um einen Benutzer über das Vorhandensein von Post in dem be-
sagten Briefkasten zu informieren (1).
Es schließen sich die abhängigen Schutzansprüche 2 – 12 an, zu deren Wortlaut
auf die GS. verwiesen wird.
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Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin den als „Antrag auf Teil-
löschung“ bezeichneten Löschungsantrag vom 22. November 2018 gestellt, und
zwar mit dem Ziel, dass das Streitgebrauchsmuster „im Umfang der aktuell re-
gistrierten Ansprüche 1 – 6 und 8“ zu löschen sei. Die Antragstellerin hat den Teil-
löschungsantrag auf den Löschungsgrund der fehlenden Schutzfähigkeit gestützt
und die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gegen-
über der DE 295 15 057 U1 (D1) nicht neu bzw. nicht auf einem erfinderischen
Schritt beruhe. Auch der Gegenstand der weiteren angegriffenen Schutzansprüche
2 – 6 und 8 sei von der D1 vorweggenommen worden. Ferner hat sie auf die im
Recherchebericht zur Prioritätsanmeldung genannten Entgegenhaltungen als eben-
falls der Schutzfähigkeit der angegriffenen Schutzansprüche aus ihrer Sicht entge-
genstehenden Stand der Technik verwiesen. Außerdem sei der Gegenstand der
angegriffenen Schutzansprüche 1 – 6 und 8 nicht neu bzw. nicht erfinderisch ge-
genüber den von der Antragstellerin seit 2013 hergestellten und vertriebenen Brief-
kästen mit dem Posteingangsmelder „PEM 600“.
Der Teillöschungsantrag ist der Antragsgegnerin am 13. Dezember 2018 zugestellt
worden. Sie hat dem Teillöschungsantrag mit Schriftsatz vom 31. Dezember 2018,
eingegangen am selben Tag, widersprochen. Mit weiterem Schriftsatz vom
14. März 2019 hat sie beantragt, „den Löschungsantrag im Rahmen des Hauptan-
trags und/oder der Hilfsanträge 1 – 3 zurückzuweisen“. Ferner hat sie – „soweit das
Gebrauchsmuster im Umfang einer dieser Haupt- und Hilfsanträge aufrechtgehalten
wird“ - die Erklärung abgegeben, dass die nachgereichten Schutzansprüche nach
dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen die Bedeutung einer schuldrechtlich bin-
denden Erklärung der Antragsgegnerin an die Allgemeinheit haben sollten, dass
Schutz gegen jedermann nur noch im Umfang der neuen, beschränkten Schutzan-
sprüche geltend gemacht werden solle, und verbindlich erklärt werde, dass aus dem
über die neuen, beschränkten Schutzansprüche hinausgehenden Teil des Streitge-
brauchsmusters Ansprüche auch für die Vergangenheit nicht geltend gemacht wer-
den würden.
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Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag vom 14. März 2019 lautet wie folgt:
1. Detektionseinheit für Briefkästen, umfassend:
- einen Briefkasten (1);
- Detektionsmittel (2), die im Inneren des Briefkastens (1) vorgesehen
sind, um die Anwesenheit von Post zu erfassen; eine Warneinrichtung
(3), die operativ mit den genannten Detektionsmitteln (2) verbunden
ist, um einen Benutzer über das Vorhandensein von Post in dem be-
sagten Briefkasten zu informieren (1),
wobei die Warneinrichtung (3) von elektronischer Art ist,
umfassend eine elektronische Vorrichtung (4), die operativ mit der
Warneinrichtung (3) verbunden ist, um dem Benutzer ein Warnsignal
über die Anwesenheit von Post im Briefkasten (1) zu senden,
wobei die elektronische Vorrichtung (4) ein Telekommunikationsmodul
(4) umfasst, welches das besagte Warnsignal sendet, wenn die ge-
nannten Detektionsmittel (2) das Vorhandensein von Post in dem ge-
nannten Briefkasten (1) erfassen, wobei das Warnsignal eine Text-
nachricht und/oder eine E-Mail sein kann.
Es schließen sich geänderte Unteransprüche 2 – 9 an, zu deren Wortlaut auf die
patentamtlichen Akten verwiesen wird.
Zum Wortlaut der Anspruchsfassungen nach Hilfsantrag 1 vom 14. März 2019 wird
auf die patentamtlichen Akten verwiesen.
Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vom 14. März 2019 unterscheidet sich von der
Fassung nach Hauptantrag dadurch, dass am Ende des Anspruchstextes folgendes
eingefügt ist:
„wobei das elektronische Kommunikationsmodul (4) aus einem GSM-
Modul besteht, das GSM-Modul (4) ist mit einer wiederaufladbaren
Batterie und einem Solarpanel verbunden, um versorgt zu werden.“
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Es schließen sich die geänderten Schutzansprüche 2 – 9 an, zu deren Wortlaut auf
die patentamtlichen Akten verwiesen wird.
Zum Wortlaut der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 3 vom 14. März 2019 wird auf
die patentamtlichen Akten verwiesen.
Aus Sicht der Antragsgegnerin sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ge-
genüber der D1 schutzfähig. Die von der Antragstellerin vorgetragene Vorbenut-
zung hat die Antragsgegnerin bestritten, wobei aus ihrer Sicht der weitere Vortrag
der Antragstellerin nicht geeignet sei, die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmus-
ters im nunmehr verteidigten Umfang in Frage zu stellen.
Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 2. April 2018 weitere Entgegenhaltungen
zum Stand der Technik in das Verfahren eingeführt und im Einzelnen vorgetragen,
dass diese die zusätzlichen Merkmale nach neuem Hauptantrag und den Hilfsan-
trägen 1 – 3 vorweggenommen hätten. Zudem hat sie hinsichtlich des Schutzan-
spruchs 4 nach Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 Unklarkeit beanstandet. Ferner hat
sie ihren Vortrag zu der von ihr behaupteten Vorbenutzung ergänzt.
Mit Amtsschreiben vom 21. Juni 2019 hat die Gebrauchsmusterabteilung die An-
tragstellerin darauf hingewiesen, dass ihre Antragstellung unklar sei, da der Lö-
schungsantrag auf eingetragene Schutzansprüche gerichtet sei, diese die Antrags-
gegnerin durch neuen Hauptantrag ersetzt habe, während seitens der Antragstelle-
rin keine Anpassung ihres Antrags erfolgt sei.
In ihrem Schriftsatz vom 25. Juni 2019 hat die Antragstellerin die Auffassung ver-
treten, dass aus ihrer Sicht die Antragsgegnerin die eingetragenen Schutzansprü-
che nicht ersetzt habe. Bei entsprechenden Anträgen der Antragsgegnerin in der
mündlichen Verhandlung werde die Antragstellerin die Löschung des Streitge-
brauchsmusters im Umfang der Schutzansprüche 1 - 3 nach neuem Hauptantrag
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bzw. 1 - 3 nach Hilfsantrag 1 beantragen. Den Hilfsanträgen 2 und 3 werde die
Antragstellerin aber aus Kostengründen nicht entgegentreten, obwohl sie eine Auf-
rechterhaltung des Streitgebrauchsmusters auch in diesem Umfang für nicht ge-
rechtfertigt erachte.
Mit Zwischenbescheid vom 1. August 2019 hat die Gebrauchsmusterabteilung den
Beteiligten als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Löschungsantrag voraus-
sichtlich im Umfang der Schutzansprüche 1 - 3 des neuen Hauptantrags und des
Hilfsantrags 1 Erfolg haben werde. Da nicht klar sei, ob von einer Teilrücknahme
des Widerspruchs der Antragsgegnerin gegen den Löschungsantrag auszugehen
sei, hat sich die Gebrauchsmusterabteilung zu allen Anspruchsfassungen geäußert,
wobei sie zusätzlich zu den im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen D1 – D20
eine weitere Entgegenhaltung von Amts wegen als D21 in das Verfahren eingeführt
hat. Nach vorläufiger Auffassung sei der Gegenstand der angegriffenen Schutzan-
sprüche 1 - 6, 8 in der eingetragenen Fassung nicht neu ggü. den Entgegenhaltun-
gen D15 und D21. Gleiches sei in Bezug auf den Gegenstand der Schutzansprüche
1-3 nach neuem Hauptantrag und Hilfsantrag 1 der Fall. Eine Löschung des Streit-
gebrauchsmusters im Umfang der Hilfsanträge 2 und 3 sei hingegen nicht bean-
tragt; diese seien daher nicht Gegenstand des Verfahrens.
In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 21. Ja-
nuar 2020 hat die Antragsgegnerin erklärt, dass sie als Hauptantrag die neue An-
spruchsfassung vom 14. März 2019 stelle und insofern einen Teilwiderspruch er-
hebe. Ihre lt. Protokoll der mündlichen Verhandlung „abschließenden“ Anträge ha-
ben die Beteiligten wie folgt gestellt:
Die Antragsgegnerin hat die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt, so-
weit es über den Hauptantrag vom 14. März 2019 hinausgeht, hilfsweise, soweit es
über die Fassung der Hilfsanträge 1 - 3 vom 14. März 2019 hinausgeht.
Die Antragstellerin hat sodann beantragt, das Streitgebrauchsmuster im Umfang
der Schutzansprüche 1 - 3 nach Hauptantrag vom 14. März 2019 zu löschen, hilfs-
weise, im Umfang der Schutzansprüche 1 - 3 nach Hilfsantrag 1 vom 14. März 2019
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zu löschen. Ferner hat die Antragstellerin erklärt, in Bezug auf die Hilfsanträge 2
und 3 der Antragsgegnerin keinen Antrag zu stellen.
Gemäß Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 21. Januar 2020 hat die Vorsit-
zende der Gebrauchsmusterabteilung nach Beratung sodann folgenden Beschluss
verkündet:
„1. Das Streitgebrauchsmuster wird gelöscht, soweit es über die Fassung
des Hilfsantrags 2, eingereicht mit Schreiben vom 14. März 2019 hinaus-
geht.
2. Die Kosten des Verfahrens trägt zu 75% die Antragsgegnerin und zu 25%
die Antragstellerin.“
Die schriftliche, mit Gründen versehene Ausfertigung des Beschlusses ist der An-
tragstellerin am 25. Februar 2020 und der Antragsgegnerin am 21. Februar 2020
mit Amtsschreiben vom 20. Februar 2020 zugestellt worden.
In der den Beteiligten zugestellten Fassung lautet der Beschlusstenor wie folgt:
„1. Das Streitgebrauchsmuster wird gelöscht, soweit es über die Fassung
des Hilfsantrags 2, eingereicht mit Schreiben vom 14. März 2019 hinaus-
geht. Im Übrigen wird der Löschungsantrag zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Verfahrens trägt zu 75% die Antragsgegnerin und zu 25%
die Antragstellerin.“
Mit Schreiben vom 12. März 2020 hat die Antragsgegnerin die Berichtigung des
Beschlusses beantragt, weil ihre Adresse im Rubrum fehlerhaft bezeichnet worden
sei. Mit Berichtigungsbeschluss vom 28. April 2020 hat die Gebrauchsmusterabtei-
lung das Beschlussrubrum antragsgemäß berichtigt.
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Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstelle-
rin, die sie mit Schriftsatz vom 25. März 2020, eingegangen am selben Tag, erhoben
hat, und mit welcher sie zwei Rechtsschutzziele verfolgt:
Zum einen verlangt sie die Streichung von Satz 2 der Ziff. 1 des Tenors in der den
Beteiligten zugestellten Beschlussfassung, zum anderen, dass der Antragsgegnerin
die Kosten des Löschungsverfahrens in vollem Umfang auferlegt werden.
Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass die Löschung des Streitgebrauchsmus-
ters umfassender erfolgt sei, als dies durch die Antragstellerin beantragt worden sei.
So sei der nicht-angegriffene Schutzanspruch 7 durch Rückbezug auf den geänder-
ten Schutzanspruch 1 erheblich eingeschränkt. Entsprechendes gelte für die nicht
angegriffenen Schutzansprüche 9 - 12. Sie wehre sich jedoch nicht gegen eine zu
weitgehende Löschung des Streitgebrauchsmusters, da sie insoweit nicht be-
schwert sei, sondern gegen eine nachträgliche Änderung des Tenors des angefoch-
tenen Beschlusses. Sie sei dadurch beschwert, dass abweichend vom verkündeten
Beschluss der Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen worden sei. Es seien
drei Löschungsanträge - einer als Hauptantrag, zwei hilfsweise - gestellt gewesen.
Es sei nicht nachvollziehbar, in welchem Umfang welcher Löschungsantrag zurück-
gewiesen worden sei. Bei der Kostenentscheidung sei zu berücksichtigen, dass
zwar zuerst Teillöschungsantrag gegen die „aktuell registrierten Ansprüche 1 - 6
und 8“ gestellt worden sei. Dieser sei aber nicht gegen mögliche künftige, durch die
Antragsgegnerin vorgelegte, eingeschränkte Fassungen gerichtet gewesen.
Auf den Hinweis des Senats vom 4. Mai 2022, wonach möglicherweise von einem
gegen die angegriffenen Schutzansprüche 1 – 6 und 8, aber im Übrigen uneinge-
schränkt erhobenen Teillöschungsantrag und aufgrund der Antragstellung in der
mündlichen Verhandlung möglicherweise teilweise zurückgenommenen Lö-
schungsantrag auszugehen sei, so dass die Beschwerde zwar insoweit Erfolg ha-
ben könne, als es um die Streichung des Satzes 2 von Ziff. 1 des Tenors gehe, die
Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung aber möglicherweise Bestand
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habe, hat die Antragstellerin die Auffassung vertreten, dass die vorläufige Auffas-
sung des Senats abwegig sei, da bei der Stellung des Löschungsantrags zwischen
Gegenstand und Umfang zu unterscheiden sei. Die Gebrauchsmusterabteilung
habe dies zutreffend erkannt, der Senat könne das Verständnis der Beteiligten nicht
nachträglich uminterpretieren. Die nachträgliche Änderung des Beschlusstenors
stelle eine Manipulation der Hauptsacheentscheidung dar, um die von der Ge-
brauchsmusterabteilung ausgesprochene Kostenquote zu begründen. Jedoch sei
nichts zurückzuweisen gewesen, da die Antragstellerin bei zutreffender Würdigung
ihrer Antragstellung vollständig obsiegt habe. Daher seien auch die Kosten in vollem
Umfang der Antragsgegnerin aufzuerlegen.
Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),
den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 21. Ja-
nuar 2020 in der Fassung der schriftlichen Ausfertigung vom 20. Februar 2020
dahingehend abzuändern, dass Satz 2 von Ziff. 1 des Tenors gestrichen wird
und der Antragsgegnerin die gesamten Kosten des Löschungs- und des Be-
schwerdeverfahrens aufzuerlegen.
Die Antragsgegnerin beantragt,
die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.
Soweit die Antragstellerin die Streichung des Satzes 2 von Ziff. 1 des Tenors bean-
tragt, hat die Antragsgegnerin keine Stellungnahme abgegeben. Die von der Ge-
brauchsmusterabteilung ausgesprochene Kostenquote von 75% Kostenauferle-
gung auf die Antragsgegnerin und 25% Kostenauferlegung auf die Antragstellerin
sei angemessen. Hierbei sei nicht allein der Grad des Unterliegens zu berücksich-
tigen, sondern auch Billigkeitsgründe, und in diesem Zusammenhang auch der Ge-
samtverlauf des Verfahrens und das Verhalten der Beteiligten. Alle Anträge seien
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Gegenstand des Verfahrens gewesen, auch zu den Hilfsanträgen 2 und 3 sei eine
inhaltliche Befassung und Stellungnahme erforderlich gewesen.
Auf Anfrage des Senats vom 4. Mai 2022 hat sich die Antragsgegnerin mit Schrift-
satz vom 9. Mai 2022 und die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 10. Mai 2022 mit
Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt. Der auf den
19. Mai 2022 bestimmte Termin zur mündlichen Verhandlung ist daraufhin aufge-
hoben worden. Für die Beteiligten bestand Gelegenheit zur Einreichung von
Schriftsätzen bis zum 10. Juni 2022.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Aktenin-
halt verwiesen.
II.
Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht unter Bezahlung der Beschwer-
degebühr erhobene Beschwerde der Antragstellerin ist teilweise begründet.
1. Die Antragstellerin hat den beschwerdegegenständlichen Beschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung nicht vollumfänglich angefochten, sondern nur insoweit, als
in Satz 2 von Ziff. 1 des Tenors der Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen
wurde und der Antragstellerin anteilig zu 25% Kosten des Löschungsverfahrens auf-
erlegt wurden. Die Teillöschung des Streitgebrauchsmusters, soweit es über die
Fassung des Hilfsantrags 2 hinausgeht, wie in Satz 1 von Ziff. 1 des angefochtenen
Beschlusses ausgesprochen, ist daher nicht Gegenstand des Beschwerdeverfah-
rens, die inhaltliche Richtigkeit des angefochtenen Beschlusses war insoweit daher
auch nicht zu überprüfen.
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2. Die Antragstellerin ist im Umfang der von ihr erhobenen Umfang auch be-
schwert, da die Gebrauchsmusterabteilung insoweit formell zu ihrem Nachteil ent-
schieden hat.
3. Bei dem mit der Beschwerde angegriffenen Ausspruch in Satz 2 der Ziff. 1
des Tenors des angefochtenen Beschlusses handelt es sich in der Sache um eine
Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung über einen Löschungsantrag, so dass
gem. § 18 Abs. 3 Satz 2 GebrMG der Senat in der Besetzung mit dem Vorsitzenden
und zwei technischen Mitgliedern für die vorliegende Entscheidung zuständig ist.
Der Senat konnte ferner ohne mündliche Verhandlung entscheiden, nachdem sich
beide Beteiligte mit Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt
haben; hierin ist zugleich die Rücknahme eines Antrags auf Durchführung einer
mündlichen Verhandlung zu sehen, deren Durchführung auch unter Berücksichti-
gung von Gesichtspunkten der Sachdienlichkeit nicht erforderlich war (vgl. § 17
Abs. 2 Satz 5 GebrMG in der ab 1. Mai 2022 geltenden Fassung).
4. Soweit die Antragstellerin sich gegen die in Satz 2 von Ziff. 1 des Beschluss-
tenors ausgesprochene Teilzurückweisung ihres Löschungsantrags wendet, ist die
Beschwerde auch begründet.
a. Soweit die schriftliche Ausfertigung des angefochtenen Beschlusses, die den
Beteiligten mit Amtsschreiben vom 20. Februar 2020 übermittelt worden ist, in Satz
2 der Ziff. 1 des Tenors den Ausspruch enthält, dass der Löschungsantrag im Übri-
gen zurückgewiesen werde, ist dies schon deswegen fehlerhaft, weil ausweislich
des Protokolls der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung
vom 21. Januar 2020 dieser Satz bei Verkündung des angefochtenen Beschlusses
gefehlt hat. Es ist auch nicht erkennbar, dass die Gebrauchsmusterabteilung hierbei
von einer Berichtigung des angefochtenen Beschlusses gemäß den – auch für Be-
schlüsse der Gebrauchsmusterabteilung anwendbaren §§ 95 PatG, 329, 319 ZPO
(vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 17, Rn. 53) - ausgegangen ist.
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b. Satz 1 von Ziff. 2 des Tenors des angefochtenen Beschlusses stellt sich auch
aus anderen Gründen nicht als rechtlich zutreffend dar. Denn über den Umfang hin-
aus, in welchem die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster nach
Maßgabe von Satz 1 der Ziff. 1 teilgelöscht hat, war zum Zeitpunkt des Beschlusses
kein Löschungsantrag mehr anhängig.
aa. Der Löschungsantrag der Antragstellerin vom 22. November 2018 war ein ge-
gen die Schutzansprüche 1 – 6 und 8 gerichteter, aber ansonsten nicht weiter be-
schränkter Teillöschungsantrag.
Allein die Tatsache, dass der Teillöschungsantrag ausdrücklich auf Löschung des
Streitgebrauchsmusters „im Umfang der aktuell registrierten Schutzansprüche 1 –
6 und 8“ gerichtet war, bedeutet nicht zwingend, dass es sich um einen Antrag han-
delt, mit welchem das Streitgebrauchsmuster in einem gegenüber dem Teilangriff
gegen bestimmte Schutzanspüche noch weiter eingeschränkten Umfang angegrif-
fen werden soll. Denn bei der „registrierten Fassung“ handelt es sich um nichts an-
deres, als die korrekte Bezeichnung dessen, was Gegenstand des Löschungsan-
trags ist. Die Eintragung eines Gebrauchsmusters ist ein vom Deutschen Patent-
und Markenamt, einer Behörde der öffentlichen Verwaltung, bewirkter Hoheitsakt,
die nur durch einen (gegenteiligen) Hoheitsakt substantiell verändert werden kann
(vgl. BGH, GRUR 1998, 910 – Scherbeneis). Löschungsanträge sind daher stets
gegen die eingetragene Fassung zu richten, oder, wenn mit dem Antrag nur gegen
einzelne Schutzansprüche angegriffen werden, gegen deren eingetragene Fas-
sung.
Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass von dem Teillöschungsantrag Anspruchs-
fassungen ausgenommen sein sollen, bei denen Merkmale der angegriffenen
Schutzansprüche miteinander kombiniert werden, wie dies bei den Anspruchsfas-
sungen nach Hilfsantrag 2 und 3 der Fall ist. Im Teillöschungsantrag vom 22. No-
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vember 2018 hat die Antragstellerin unter Bezugnahme insbesondere auf die Ent-
gegenhaltung D1 abgestellt, aber auch weiteren, aus ihrer Sicht relevanten Stand
der Technik vorgetragen, weswegen nicht nur der Gegenstand des Schutzan-
spruchs 1, sondern auch der weiteren angegriffenen Schutzansprüche aus ihrer
Sicht nicht schutzfähig sei. In ihrer mit Schriftsatz vom 2. April 2019 erfolgten Stel-
lungnahme auf die Anspruchsfassungen gem. neuem Hauptantrag und den Hilfs-
anträgen 1 – 3 der Antragsgegnerin vom 2. April 2019 hat die Antragstellerin weitere
Entgegenhaltungen zum Stand der Technik ins Verfahren eingeführt und sich kon-
kret zur Relevanz dieser Entgegenhaltungen in Bezug auf Merkmale, die in Kombi-
nation in die geänderte Fassung insbesondere des Schutzanspruchs 1 nach neuem
Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 – 3 eingefügt worden sind, geäußert und hat
hiervon ausgehend die Auffassung vertreten, dass auch die geänderten Anspruchs-
fassungen keinen erfinderischen Schritt aufwiesen. Zudem hat sie Unklarheiten in
den geänderten Anspruchsfassungen beanstandet und ergänzend zur Vorbenut-
zung vorgetragen. Ausdrücklich hat sie erklärt, dass „die Offenlegungsschriften“ –
gemeint sind offenkundig die mit dem Schriftsatz vom 2. April 2019 neu ins Verfah-
ren eingeführten, druckschriftlichen Entgegenhaltungen - auch alle „aktuellen Hilfs-
anträge“ betreffen würden (vgl. S. 2 unten/S.3 oben des Schriftsatzes der Antrag-
stellerin vom 2. April 2019).
Selbst wenn man zugunsten der Antragstellerin unterstellen würde, sie hätte mit
dem Teillöschungsantrag über die Beschränkung auf die angegriffenen Schutzan-
sprüche hinaus einen noch weiter eingeschränkten Teillöschungsantrag gestellt, so
verdeutlicht der Schriftsatz der Antragstellerin vom 2. April 2019 von seinem objek-
tiven Erklärungsgehalt her, dass sich der Teillöschungsantrag jedenfalls auch ge-
gen die Anspruchsfassungen nach neuem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 –
3 vom 14. März 2019 gerichtet hat.
Der Anfrage der Gebrauchsmusterabteilung vom 21. Juni 2019 hätte es nach alle-
dem gar nicht bedurft. Im Übrigen ist anzumerken, dass nachgereichte Schutzan-
sprüche i. V. m. mit der Erklärung der Gebrauchsmusterinhaberin, dass über sie
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hinaus keine Rechte aus dem betreffenden Gebrauchsmuster geltend gemacht wer-
den, oder auch dann, wenn sie Gegenstand des Sachantrags der Antragsgegnerin
in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung oder in der Be-
schwerdeinstanz vor dem Senat werden, nicht automatisch zu einer entsprechen-
den Beschränkung des Schutzgegenstands des Streitgebrauchsmusters führen.
Wohl aber kann darin eine Teilrücknahme eines ursprünglich uneingeschränkt er-
klärten Widerspruchs gegen den Löschungsantrag gesehen werden (vgl. BGH
GRUR 1995, 210 – Lüfterkappe; GRUR 1998, 910 - Scherbeneis). Nachgereichte
Schutzansprüche ersetzen daher nicht automatisch die eingetragenen Schutzan-
sprüche. Zur (Teil-) Löschung bedarf es also auch im Fall nachgereichter Schutz-
ansprüche eines entsprechenden Ausspruchs der Gebrauchsmusterabteilung im
Löschungsverfahren oder des Senats im Beschwerdeverfahren. Die Teillöschung in
dem über die verteidigte Anspruchsfassung hinausgehenden Umfang erfolgt ent-
sprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG dann eben nur ohne Sachprüfung, ob inso-
weit ein Löschungsgrund vorliegt. Dies bedeutet, dass sich auch im Fall von nach-
gereichten Schutzansprüchen der Löschungsantrag weiter gegen die eingetrage-
nen Schutzansprüche richtet. Hält die Antragstellerin in diesem Fall an ihrem Lö-
schungsantrag fest, bedarf es keines neuen Antrags; der Löschungsantrag wird un-
verändert auf vollumfängliche Löschung der angegriffenen Schutzansprüche ge-
richtet anzusehen sein. Dies im vorliegenden Fall umso mehr, als – wie oben dar-
gelegt – die Antragstellerin mit ihrem Schriftsatz vom 2. April 2019 deutlich gemacht
hat, dass sie ihren Teillöschungsantrag jedenfalls auch in Bezug auf die geänderten
Anspruchsfassungen vom 14. März 2019 weiterverfolgt. Dies stellt keine Uminter-
pretation dar. Vielmehr setzt sich die Antragstellerin selbst, soweit sie die Auffas-
sung vertritt, der Teillöschungsantrag vom 21. November 2018 habe sich nicht auf
beschränkte Anspruchsfassungen insbesondere im Umfang der Hilfsanträge 2 und
3 vom 14. März 2019 bezogen, damit in klaren Widerspruch zu ihrem eigenen Vor-
bringen im Löschungsantrag und in ihrem Schriftsatz vom 2. April 2019.
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bb. Die Antragstellerin hat den streitgegenständlichen Teillöschungsantrag teil-
weise zurückgenommen, nämlich in Bezug auf die Anspruchsfassungen nach Hilfs-
antrag 2 und Hilfsantrag 3 vom 14. März 2019.
Es kann dahingestellt bleiben, ob die mit weiterem Schriftsatz der Antragstellerin
vom 25. Juni 2019 eingereichten Anträge, die den Inhalt und den Umfang des ur-
sprünglichen Teillöschungsantrags und das weitere diesbezüglichen Vorbringen im
Schriftsatz vom 2. April 2019 nicht beseitigen können, bereits eine Teilrücknahme
des Löschungsantrags darstellen. Denn die Antragstellerin hat in der mündlichen
Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 21. Januar 2020 im Rahmen
der abschließenden Antragstellung den Antrag gestellt, das Streitgebrauchsmuster
im Umfang der Schutzansprüche 1 - 3 gem. Hauptantrag vom 14. März 2019 zu
löschen, hilfsweise im Umfang der Schutzansprüche 1 - 3 gem. Hilfsantrag 1 vom
14. März 2019 zu löschen; ferner hat sie erklärt, keinen Antrag auf Löschung des
Streitgebrauchsmusters im Umfang der Hilfsanträge 2 und 3 zu stellen. Ausgehend
von den o.g. Ausführungen zu Gegenstand und Umfang des streitgegenständlichen
Teillöschungsantrags hat sie damit ihren gegen die eingetragenen Schutzansprü-
che 1 - 6 und 8 gerichteten, aber ansonsten ursprünglich nicht weiter eingeschränk-
ten Teillöschungsantrag teilweise zurückgenommen.
Anzumerken ist zunächst, dass die Reihenfolge der Antragstellung in der mündli-
chen Verhandlung vom 21. Januar 2020 insbesondere mit Blick auf das im ge-
brauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahren geltende Antragsprinzip, wonach
die Antragstellerin bestimmt, in welchem Umfang ein Streitgebrauchsmuster ange-
griffen wird, insoweit fragwürdig erscheint, als zunächst die Anträge der Antrags-
gegnerin und erst danach die der Antragstellerin protokolliert wurden. Gleichwohl
sind aus der protokollierten Antragstellung Umfang und Gegenstand des Angriffs
der Antragstellerin einerseits und der Verteidigung der Antragsgegnerin anderer-
seits hinreichend bestimmbar.
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Aus der für die Antragstellerin protokollierten Antragstellung folgt, dass die Antrag-
stellerin den Teillöschungsantrag nur noch insoweit weiterverfolgt, als die eingetra-
genen und angegriffenen Schutzansprüche 1 - 6 und 8 über die Anspruchsfassung
nach Hilfsantrag 2 hinausgehen. Hierin ist eine Teilrücknahme des nach den o.g.
Ausführungen zwar nur gegen die Schutzansprüche 1 - 6 und 8 gerichteten, aber
ansonsten inhaltlich nicht weiter beschränkten Teillöschungsantrags zu sehen.
Es ist ferner zu berücksichtigen, dass die Schutzansprüche 1 - 3 nach dem von der
Antragsgegnerin eingereichten und zum Gegenstand ihrer Antragstellung gemach-
ten Hauptantrag und Hilfsantrag 1 eine Kombination der ursprünglichen und auch
angegriffenen Schutzansprüche 1 - 6 darstellen. Die protokollierten Sachanträge
der Antragstellerin bezogen sich auch ausdrücklich auf die Schutzansprüche 1 - 3
nach Hauptantrag der Antragsgegnerin bzw. Hilfsantrag 1 der Antragsgegnerin, bei-
des vom 14. März 2019. Hiervon ausgehend sind die Sachanträge der Antragstel-
lerin auch so auszulegen, dass sie weiter die eingetragenen Schutzansprüche 1 - 6
angreift und sich ihr Angriff auch weiterhin gegen keine weiteren Schutzansprüche
des Streitgebrauchsmusters gerichtet hat. Jedoch bezieht sich der protokollierte An-
trag seinem Wortlaut nach nur auf die Schutzansprüche 1 - 3 nach Hauptantrag und
Hilfsantrag 1, nicht aber auf den Schutzanspruch 5 beider Antragsfassungen, der
dem ebenfalls angegriffenen Schutzanspruch 8 entspricht. Hieraus folgt, dass die
Antragstellerin ihren Teillöschungsantrag auch insoweit teilweise zurückgenommen
hat, als dieser auch gegen den ursprünglichen und eingetragenen Schutzanspruch
8.
Nach alledem ist von einer Teilrücknahme des streitgegenständlichen Teillö-
schungsantrags im oben dargelegten Umfang auszugehen, so dass dieser nur noch
in dem Umfang anhängig war, als die (noch) angegriffenen Schutzansprüche über
deren Fassung nach Hilfsantrag 2, die die Antragstellerin ja gerade nicht mehr zum
Gegenstand ihres protokollierten Sachantrags gemacht hatte, hinausgehen. Haupt-
antrag und Hilfsantrag 1 vom 14. März 2019 sind ihrerseits Gegenstand des Teillö-
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schungsausspruchs nach Satz 1 von Ziff. 1 des Tenors des angefochtenen Be-
schlusses geworden. Eine Teilzurückweisung des Löschungsantrags in Bezug auf
Hilfsantrag 2 und Hilfsantrag 3 im Tenor des angefochtenen Beschlusses war daher
nicht angezeigt, sondern fehlerhaft.
5. Die Beschwerde der Antragstellerin hat jedoch keinen Erfolg, soweit sie sich
gegen den Kostenausspruch gem. Ziff. 2 des Tenors des angefochtenen Beschlus-
ses wendet.
a. Aus § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. §§ 82 Abs. 2 PatG, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO
folgt, dass bei Teilrücknahme eines Löschungsantrags die Antragstellerin zumin-
dest anteilig die Kosten des Löschungsverfahrens zu tragen hat, es sei denn, dass
aus Billigkeitsgründen eine andere Kostenentscheidung angezeigt ist.
Im vorliegenden Fall sind solche Billigkeitsgründe nicht ersichtlich.
Ob Billigkeitsgründe eine von der Regelung des § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO abwei-
chende Kostenverteilung erforderlich erscheinen lassen, ist eine von den konkreten
Fallumständen abweichende Einzelfallentscheidung. Eine abweichende Kostenent-
scheidung aus Billigkeitsgründen kann z.B. dann in Erwägung gezogen werden,
wenn der Antragsteller einen Löschungsantrag zurücknimmt, nachdem der Antrags-
gegner das Streitgebrauchsmuster nur noch in einer eingeschränkten Fassung ver-
teidigt, und die Einschränkung gerade auf einer Anregung des Antragstellers beruht,
etwa nachdem dieser dargelegt hat, mit welchen Merkmalen oder welcher An-
spruchsfassung er sich einverstanden erklären könnte (siehe z.B. BPatG vom
13. Oktober 1994, 2 Ni 45/93 – Drahtelektrode).
Im streitgegenständlichen Teillöschungsantrag hat die Antragstellerin alle angegrif-
fenen Schutzansprüche als schutzunfähig erachtet. In ihrer Stellungnahme auf die
geänderten Anspruchsfassungen mit Schriftsatz vom 2. April 2019 hat sie, wie be-
reits ausgeführt, zu den Merkmalen der geänderten Schutzansprüche vorgetragen,
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ferner, von welchen Entgegenhaltungen diese vorweggenommen seien, und die
Auffassung vertreten, dass auch die geänderten Anspruchsfassungen keinen erfin-
derischen Schritt aufwiesen. Im weiteren Schriftsatz vom 25. Juni 2019 hat sie zwar
erklärt, das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang der Schutzansprüche 1 - 3
nach neuem Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 angreifen zu wollen. Sie hat aber auch
erklärt, eine „Aufrechterhaltung (des Streitgebrauchsmusters) im Umfang der Hilfs-
anträge 2 und 3 sachlich für nicht gerechtfertigt zu halten“ und diesen Hilfsanträgen
nur aus Kostengründen nicht entgegentreten zu wollen.
Bei dieser Sachlage ist eine vollständige Auferlegung der Kosten auf die Antrags-
gegnerin nicht angezeigt.
b. Es ist, wie ausgeführt, einerseits davon auszugehen, dass die Antragstellerin
den Löschungsantrag in Bezug auf die Schutzansprüche 1 - 6 teilweise und den
weiteren, ursprünglich angegriffenen Schutzanspruch 8 ganz zurückgenommen hat.
Andererseits haben die angegriffenen Schutzansprüche gerade durch die Neufas-
sung des Schutzanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 eine nicht unerheb-
liche Einschränkung erfahren. In Abwägung dieser konkreten Fallumstände ist die
von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochene Kostenquote von 75% zu Las-
ten der Antragsgegnerin und 25% zu Lasten der Antragstellerin inhaltlich angemes-
sen.
c. Die Entscheidung „Ionenaustauschverfahren“ des 3. Senats vom 29. Ap-
ril 2008 (GRUR 2009, 46) in einer Nichtigkeitssache führt nicht zu einer anderen
Betrachtung. Der 3. Senat hatte entschieden, dass der Nichtigkeitsbeklagte aus Bil-
ligkeitsgründen dann die Kosten voll trägt, wenn dieser das Streitpatent erstmals im
Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens mit neugefassten Patentansprüchen beschränkt
verteidigt und der Nichtigkeitskläger sich damit sofort einverstanden erklärt. Der
3. Senat hat diese Entscheidung wesentlich damit begründet, dass die Möglichkeit
der beschränkten Verteidigung eines mit einer Nichtigkeitsklage angegriffenen
Streitpatents den Nichtigkeitsbeklagten insoweit entlaste, als er nicht den Weg des
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selbständigen Beschränkungsverfahrens gehen müsse, und dadurch eine unbillige
kostenmäßige Verschiebung des Beschränkungsverfahrens in das Nichtigkeitsver-
fahren stattfinde. Ein selbständiges Beschränkungsverfahren sieht das Gebrauchs-
musterrecht aber nicht vor, so dass insoweit auch keine kostenmäßige Verschie-
bung ins Löschungsverfahren stattfindet.
d. Die Senatsentscheidung 35 W (pat) 24/08 vom 17. Dezember 2009 führt zu
ebenfalls keiner anderen Beurteilung. Denn diese Entscheidung nimmt, wie bereits
ausgeführt, Bezug auf die Entscheidung des 2. Senats d. BPatG vom 13. Okto-
ber 1994, 2 Ni 45/93 – Drahtelektrode. In der letztgenannten Entscheidung hatte die
dortige Nichtigkeitsklägerin konkret dargelegt, in welcher Weise die dort streitige
Anspruchsfassung modifiziert werden könnte. Dass einem Löschungsantragsteller
stets dann seine Kosten in vollem Umfang zuzusprechen seien, wenn er im Falle
der Verteidigung des teilweise angegriffenen Streitgebrauchsmusters mit einge-
schränkten Schutzansprüchen deren Gegenstand zunächst mit Begründung weiter
als nicht schutzfähig darlegt, im darauf folgenden Schriftsatz aber seinen mit dem
Löschungsantrag vorgetragenen Angriff teilweise nicht mehr fortsetzt, ergibt sich
weder aus der vorgenannten Entscheidung, noch aus der vom Antragsteller zitierten
Kommentarliteratur.
Es ist vielmehr zu berücksichtigen, dass das Leitbild der Kostenentscheidung im
gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahren durch den Verweis auf die Kos-
tenvorschriften des patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahrens vom Unterliegensprin-
zip gekennzeichnet ist (§§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91 ff. ZPO). Hierbei
kommt es darauf an, wieviel vom Schutzgegenstand, soweit angegriffen, nach der
Entscheidung im Löschungsverfahren übriggeblieben ist. Der Gesetzgeber geht da-
bei von einem zwischen den Beteiligten entsprechend verteilten Kostenrisiko aus,
wobei die Möglichkeit zu Korrekturen über die Billigkeitsklausel des § 84 Abs. 2
Satz 2 PatG besteht. Die Erwägungen des Senats zur vorliegenden Kostenent-
scheidung sind am Sinn und Zweck des gebrauchsmusterrechtlichen Löschungs-
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verfahrens und konsequent auf der Rechtsprechung des BGH gemäß den grundle-
genden Entscheidungen GRUR 1995, 210 – Lüfterkappe; GRUR 1998, 910 –
Scherbeneis orientiert und berücksichtigen die genannte gesetzgeberische Grun-
dentscheidung, bei den anzuwendenden Kostenbestimmungen sowie insbesondere
die dabei einzubeziehenden Billigkeitserwägungen.
6. Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf §§ 18
Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 97 Abs. 1 ZPO. Hierbei geht der Senat
davon aus, dass das Schwergewicht der Beschwerde der Antragstellerin die Kos-
tenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung darstellt, während der Bestand des
Streitgebrauchsmusters so, wie von der Gebrauchsmusterabteilung ausgespro-
chen, nicht Gegenstand dieser Beschwerde war. Am Umfang der Teillöschung und
des teilweisen Fortbestands des Streitgebrauchsmusters ändert die Abänderung
des Tenors des angefochtenen Beschlusses folglich nichts. Soweit die Antragstel-
lerin Satz 2 von Ziff. 1 des Tenors des beschwerdegegenständlichen Beschlusses
angegriffen hat, geht es der Antragstellerin erkennbar darum, dass dann auch von
einem vollständigen Unterliegen der Antragsgegnerin im erstinstanzlichen Verfah-
ren mit entsprechender Kostenfolge auszugehen sei. Die Beurteilung von Satz 2
des Ziff. 1 des Tenors des beschwerdegegenständlichen Beschlusses stellt daher
letztlich lediglich eine Vorfrage für die Beurteilung der von der Antragstellerin offen-
kundig in erster Linie verfolgten Anfechtung der Kostenentscheidung dar. Wird
diese, wie oben ausgeführt, jedoch nicht abgeändert, so entspricht es der Billigkeit,
der Antragstellerin die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
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1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unter-
zeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzu-
reichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim
Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Metternich Dipl.-Ing. Wiegele Dr.-Ing. Schwenke


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