35 W (pat) 419/19  - 35. Senat (GebrM)

ECLI:DE:BPatG:2022:150622B35Wpat419.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 419/19
_______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
15. Juni 2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend das Gebrauchsmuster 20 2014 010 854
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hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juni 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Metternich sowie der Richterinnen Dr.-Ing. Philipps und Dipl.-Chem.
Univ. Dr. Münzberg
beschlossen:
1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 9. Mai 2019 wird aufgehoben. Das Streitgebrauchsmus-
ter 20 2014 010 854 wird unter Zurückweisung des Löschungsantrags im Üb-
rigen gelöscht, soweit es über den Gegenstand der Schutzansprüche 1 – 13
nach Hilfsantrag 1+ vom 14. April 2022 hinausgeht.
2. Die Kosten des Löschungsverfahrens und des Löschungsbeschwer-
deverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
Gründe:
I.
Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2014 010 854
(i. F.: Streitgebrauchsmuster).
Das Streitgebrauchsmuster ist am 10. November 2016 beantragt worden. Es wurde
aus der internationalen Anmeldung PCT/IB2014/058879 mit Anmeldetag 10. Feb-
ruar 2014 abgezweigt und beansprucht die französische Priorität 6. März. 2013,
PCT/FR2013/050479. Es ist am 1. Dezember 2016 unter der Bezeichnung „ZnAl-
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beschichtetes Blech, sowie entsprechendes Werkstück und Fahrzeug“ und mit den
Schutzansprüchen 1 – 12 eingetragen worden. Es ist in Kraft.
Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung lautet wie folgt:
1. Blech (1), das ein Substrat (3) aus Stahl aufweist, von dem mindestens eine
Oberfläche (5) mit einer Al enthaltenden metallischen Beschichtung (7) be-
schichtet ist, wobei der Rest der metallischen Beschichtung (7) aus Zink, un-
vermeidbaren Verunreinigungen und ggf. einem oder mehreren aus Si, Sb,
Pb, Ti, Ca, Mn, Sn, La, Ce, Cr, Zr oder Bi ausgewählten zusätzlichen Ele-
menten besteht, wobei der gewichtsbezogene Gehalt jedes zusätzlichen Ele-
mentes in der metallischen Beschichtung (7) weniger als 0,3% beträgt, die
metallische Beschichtung (7) einen gewichtsbezogenen Gehalt an Alumi-
nium zwischen 0,2 und 0,7% aufweist und die äußere Oberfläche der metal-
lischen Beschichtung (7) nach äquibiaxialer Umformung von 3,5% eine Wel-
ligkeit Wa0,8 aufweist, die kleiner oder gleich 0,43 μm, insbesondere kleiner
oder gleich 0,41 μm, insbesondere kleiner oder gleich 0,37 μm ist.
In der eingetragenen Fassung schließen sich die auf den Schutzanspruch 1 rück-
bezogenen Unteransprüche 2 – 4 an, zu deren Wortlaut auf die Gebrauchsmuster-
schrift (i.F.: GS.) verwiesen wird.
Schutzanspruch 5 in der eingetragenen Fassung ist ein selbständiger Anspruch, der
wie folgt lautet:
5. Teil, das durch Umformung eines Blechs nach einem der Ansprüche 1 bis
4 erhalten ist.
Es schließen sich die auf den Schutzanspruch 5 rückbezogenen Unteransprüche 6
– 11 an, zu deren Wortlaut auf die GS. verwiesen wird.
Der eingetragene Schutzanspruch 12 ist ein selbständiger Anspruch und lautet wie
folgt:
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12. Motorangetriebenes Landfahrzeug mit einer Karosserie, wobei die Karos-
serie ein Teil nach einem der Ansprüche 5 bis 11 aufweist.
Gegen das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang richtet sich der Löschungsan-
trag, den die Antragstellerin mit Schriftsatz v. 17. Juli 2017 eingereicht hat. Sie stützt
den Antrag auf mehrere Löschungsgründe, nämlich fehlende Schutzfähigkeit, un-
zulässige Erweiterung und widerrechtliche Entnahme. Zudem erachtet sie die Pri-
oriätsbeanspruchung für das Streitgebrauchsmuster als nicht wirksam.
Bezüglich des Löschungsgrunds der fehlenden Schutzfähigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 1
GebrMG i.V.m. §§ 1 – 3 GebrMG) beanstandet die Antragstellerin fehlende Neuheit,
fehlenden erfinderischen Schritt und mangelnde Ausführbarkeit.
Zum Stand der Technik hat die Antragstellerin zum einen eine Vielzahl schriftlicher
Beschreibungen sowohl aus der Patentliteratur, als auch Fachveröffentlichungen
eingereicht. Insbesondere sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters von der
D1 (J.L. Thirion: "Ultragal: A new generation of coated steels", Tagungsband zum
Symposium Cannes, Juni 2005), der D2 (S. Ekambi-Pokossi: „Caractérisation et
identification mulitéchelle de la signature peinture“, 2005), der D3 (WO
2010/130884), der D4 (EP 0 882 810 A2), der ASt. 56 (JP 2008-214681) und der
D5 (Yan Zhang et al.: lnfluence of Air-Knife Wiping on Coating Thickness in Hot-Dip
Galvanizing, in: Journal Of Iron And Steel Research, International, 2012, 19(6), 70-
78) sowie der ASt54 (JP 2013-007095 A) neuheitsschädlich vorweggenommen wor-
den. Zum anderen seien Vorbenutzungen in Form des Vertriebs von Kraftfahrzeu-
gen im Inland, die mit streitgebrauchsmustergemäßen Blechen ausgestattet gewe-
sen seien (Nissan Juke ab dem Jahr 2010, Ford B-Max seit November 2012) ein
ebenfalls neuheitsschädlicher Stand der Technik. Der Gegenstand des Streitge-
brauchsmusters sei durch den Stand der Technik auch nahegelegt. Ferner sei die
durch das Streitgebrauchsmuster beanspruchte Lehre nicht so deutlich und voll-
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ständig offenbart, dass ein Fachmann sie im gesamten beanspruchten Bereich aus-
führen könne. Schließlich werde mit dem Streitgebrauchsmuster Schutz für ein vom
Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenes Verfahren beansprucht.
Des Weiteren ist die Antragstellerin der Auffassung, dass der Gegenstand des
Streitgebrauchsmusters über den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung, aus
welcher es abgezweigt wurde, hinausgehe. Insbesondere seien bestimmte, nach
dem Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung erfindungswesentliche Vorrich-
tungsparameter vom Streitgebrauchsmuster nicht beansprucht. Auch habe eine Er-
weiterung auf einen einseitig offenen Welligkeitsbereich stattgefunden. Es sei daher
auch der Löschungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG erfüllt.
Aus Sicht der Antragstellerin sei das Streitgebrauchsmuster auch wegen wieder-
rechtlicher Entnahme löschungsreif. Eine Mitarbeiterin der Antragstellerin habe im
Rahmen der Unternehmenskooperation innerhalb der A … Group, einer For-
schungsorganisation, an der die Antragstellerin und die Antragsgegnerin bzw. ihre
Rechtsvorgängerin beteiligt gewesen seien, im Jahr 2002 einen Bericht über ein
Verfahren vorgelegt, mit dem Produkte erhalten würden, die alle Merkmale des
Streitgebrauchsmusters vorweggenommen hätten. Dieser Bericht sei im Rahmen
der Kooperation in der A … Group an die Antragsgegnerin gelangt, die hiervon aus-
gehend das Streitgebrauchsmuster erlangt habe, ohne hierzu berechtigt gewesen
zu sein.
Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 4. September 2017 zugestellten Löschungs-
antrag am 29. September 2017 zunächst uneingeschränkt widersprochen und ihren
Widerspruch mit Schriftsatz v. 16. Januar 2018 begründet, wobei sie dem Vortrag
der Antragstellerin im Einzelnen entgegengetreten ist. Ferner hat sie eine neue An-
spruchsfassung mit einem geänderten Schutzanspruch 1 eingereicht, der sich von
der eingetragenen Fassung dadurch unterscheidet, dass die dort beschriebene min-
destens eine Oberfläche (5) durch Eintauchen des Substrats in ein Bad mit einer Al
enthaltenden metallischen Beschichtung (7) beschichtet ist. Sie hat dabei erklärt,
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dass der Löschungsantrag mit der Maßgabe zurückgewiesen werden solle, dass
der Schutzanspruch 1 die vorgenannte Fassung erhalten solle.
Nach weiteren gewechselten Schriftsätzen der Beteiligten hat die Gebrauchsmus-
terabteilung den Beteiligten mit Zwischenbescheid vom 19. Dezember 2018 als vor-
läufige Auffassung mitgeteilt, dass mit einer Löschung des Streitgebrauchsmusters
zu rechnen sei. Die Anspruchsfassung v. 16. Januar 2018 sei maßgebend, da die
Antragsgegnerin ihren Widerspruch gegen den Löschungsantrag im darüberhinaus-
gehenden Umfang teilweise zurückgenommen habe. In Bezug auf die Anspruchs-
fassung v. 16. Januar 2018 sei nach vorläufiger Auffassung von unzulässiger Er-
weiterung sowie mangels eines erfinderischen Schritts auch von fehlender Schutz-
fähigkeit auszugehen.
Im weiteren erstinstanzlichen Verfahren hat die Antragsgegnerin mit Schriftsätzen
v. 15. März und 19. März 2019 geänderte bzw. berichtigte Fassungen ihres Haupt-
antrags sowie geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 0 – 3c eingereicht.
Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag v. 19. März 2019 lautet wie folgt:
1. Blech (1), das ein Substrat (3) aus Stahl aufweist, von dem mindestens eine
Oberfläche (5) durch Eintauchen des Substrats in ein Bad mit einer Al ent-
haltenden metallischen Beschichtung (7) beschichtet ist, wobei der Rest der
metallischen Beschichtung (7) aus Zink, unvermeidbaren Verunreinigungen
und ggf. einem oder mehreren aus Si, Sb, Pb, Ti, Ca, Mn, Sn, La, Ce, Cr, Zr
oder Bi ausgewählten zusätzlichen Elementen besteht, wobei der gewichts-
bezogene Gehalt jedes zusätzlichen Elementes in der metallischen Be-
schichtung (7) weniger als 0,3% beträgt, die metallische Beschichtung (7)
einen gewichtsbezogenen Gehalt an Aluminium zwischen 0,2 und 0,7% auf-
weist und die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung (7) nach
äquibiaxialer Umformung von 3,5% eine Welligkeit Wa0,8 aufweist, die kleiner
oder gleich 0,43 μm, insbesondere kleiner oder gleich 0,41 μm, insbesondere
kleiner oder gleich 0,37 μm ist.
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Zum Wortlaut der Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 0 – 3c wird auf die
patentamtlichen Akten verwiesen.
In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am
21. März 2019 hat die Antragstellerin die vollständige Löschung des Streitge-
brauchsmusters beantragt. Die Antragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster in
der Fassung des Hauptantrags v. 19. März 2019 sowie hilfsweise im Umfang des
Hilfsantrags 0 v. 19. März 2019, des Hilfsantrags 1 v. 15. März 2019, des in der
mündlichen Verhandlung v. 21. März 2019 eingereichten Hilfsantrags 1a und der
weiteren Hilfsanträge v. 15. März 2019 mit Modifizierung entsprechend Hilfsantrag
1a verteidigt. Die mündliche Verhandlung wurde sodann vertagt, um der Antragstel-
lerin Gelegenheit zu einer ergänzenden Recherche zu geben.
Die Antragstellerin hat sich mit Schriftsätzen v. 17. und 20. April 2019 ergänzend zu
den von der Antragsgegnerin eingereichten Anspruchsfassungen geäußert und un-
ter Vorlage weiteren Stands der Technik die Auffassung vertreten, dass das Streit-
gebrauchsmuster aufgrund der von ihr geltend gemachten Löschungsgründe auch
im Umfang der Anspruchsfassungen nach dem vorgenannten Hauptantrag und den
vorgenannten Hilfsanträgen zu löschen sei. Die Antragsgegnerin hat ihrerseits mit
Schriftsätzen v. 17. April und 6. Mai 2019 nochmals geänderte Anspruchsfassungen
als Hilfsanträge eingereicht.
In der auf 9. Mai 2019 vertagten mündlichen Verhandlung hat die Antragstellerin
weiterhin die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Die An-
tragsgegnerin, die in der mündlichen Verhandlung noch Reinschriften mehrerer
Hilfsanträge übergeben hat, hat als Hauptantrag die Zurückweisung des Lö-
schungsantrags im Umfang der Anspruchsfassung nach Hauptantrag v.
19. März 2019 beantragt. Hilfsweise hat sie das Streitgebrauchsmuster im Umfang
des Hilfsantrags 0 v. 19. März 2019, des Hilfsantrags 1 v. 15. März 2019, der Hilfs-
anträge 1a und 1a‘ v. 17. April 2019, der Hilfsanträge 1a1 und 1a2 v. 6. Mai 2019
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und der Hilfsanträge 1b, 1c, 2, 2a-2c, 3 und 3a-3c, übergeben in der mündlichen
Verhandlung v. 9. Mai 2019 verteidigt.
Mit in der mündlichen Verhandlung v. 9. Mai 2019 verkündetem Beschluss hat die
Gebrauchsmusterabteilung die Löschung des Streitgebrauchsmusters angeordnet
und der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt. Sie be-
gründet diese Entscheidung im Wesentlichen wie folgt:
Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag sei unzulässig erweitert, da die Charakterisie-
rung des beanspruchten Blechs in den ursprünglichen Unterlagen durch zwei be-
stimmte körperliche und funktionale Eigenschaften definiert gewesen sei, die im
Schutzanspruch nicht enthalten seien. Gleiches gelte in Bezug auf den Schutzan-
spruch 1 nach Hilfsantrag 0. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsan-
trag 1 weise keinen erfinderischen Schritt auf, da er in Zusammenschau der D3 mit
der D5 nahegelegt sei. Gleiches gelte für die Anspruchsfassungen nach Hilfsantrag
1, Hilfsantrag 1a, Hilfsantrag 1a‘, Hilfsantrag 1a1, Hilfsantrag 1a2, Hilfsantrag 1b,
Hilfsantrag 1c. Das in die Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 2, 2a, 2b, 2c
eingefügte Merkmal beschreibe einen Verfahrensschritt, welcher die Schutzfähig-
keit des Streitgebrauchsmusters nicht begründen könne. Gleiches gelte auch die
Anspruchsfassungen nach den Hilfsanträgen 3, 3a, 3b und 3c.
Der Beschluss ist beiden Beteiligten jeweils am 1. Juli 2019 zugestellt worden.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die von der Antragsgegnerin am 30. Juli 2019
unter Beifügung eines SEPA-Mandats erhobene und mit Schriftsatz v. 2. Dezem-
ber 2019 begründete Beschwerde.
Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass der Löschungsgrund der unzulässi-
gen Erweiterung mangels Weglassens erfindungswesentlicher Merkmale weder
beim Hauptantrag, noch bei den Hilfsanträgen erfüllt sei. Auch sei der Gegenstand
des Streitgebrauchsmusters in allen Anspruchsfassungen vom Stand der Technik
nicht nahegelegt und sei ferner ausführbar. Sie wendet sich auch gegen den Vortrag
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der Antragstellerin zum Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 2 Nr. 3 GebrMG
und des Löschungsgrundes der widerrechtlichen Entnahme.
Nachdem der Senat mit gerichtlichem Schreiben v. 7. Februar 2022 auf Bedenken
bezüglich der Zulässigkeit und zum Teil auch der Schutzfähigkeit des Gegenstands
der zum damaligen Zeitpunkt im Verfahren befindlichen Anspruchsfassungen hin-
gewiesen hat, hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz v. 14. April 2022 weitere ge-
änderte und mit dem Suffix „+“ gekennzeichnete und so als Hilfsantrag 1+, Hilfsan-
trag 1a+, Hilfsantrag 1a‘+, Hilfsantrag 1a1+, Hilfsantrag 1a2+, Hilfsantrag 1b+, Hilfs-
antrag 1c+, Hilfsantrag 2+, Hilfsantrag 2a+, Hilfsantrag 2b+, Hilfsantrag 2c+, Hilfs-
antrag 3+, Hilfsantrag 3a+, Hilfsantrag 3b+ und Hilfsantrag 3c+ bezeichnete An-
spruchsfassungen eingereicht.
Aus Sicht der Antragsgegnerin seien diese Anspruchsfassungen zulässig und wie-
sen insbesondere keine unzulässige Erweiterung auf. Ihre Gegenstände seien ins-
besondere mit Blick auf die Entgegenhaltungen D2 und D4 auch schutzfähig.
Nach weiterem Hinweis des Senats hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz v.
7. Juni 2022 die Reihenfolge der eingereichten Hilfsanträge klargestellt. Sie ist fer-
ner der Auffassung, dass auch die D1 die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmus-
ters in den im Verfahren befindlichen Anspruchsfassungen nicht in Frage zu stellen
vermag. Auch der weitere, im Verfahren befindliche Stand der Technik sei weder
neuheitsschädlich, noch stehe er der Bejahung eines erfinderischen Schritts entge-
gen. Auch scheide eine widerrechtliche Entnahme aus, da die Erfinder des Gegen-
stands des Streitgebrauchsmusters diese Erfindung ohne jede Kenntnis des, wie
von der Antragstellerin behauptet und von der Antragsgegnerin bestritten, im Rah-
men der Kooperation innerhalb der A … Group erstellten Berichts gemacht hätten,
zumal die durch das Streitgebrauchsmuster geschützte Erfindung einen grundle-
gend anderen Gegenstand betreffe.
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Die Antragsgegnerin beantragt,
den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 9. Mai 2019
aufzuheben und den Löschungsantrag im Umfang der Anspruchsfassung ge-
mäß Hilfsantrag 1+ v. 14. April 2021 zurückzuweisen,
hilfsweise in nachfolgend genannter Reihenfolge: Hilfsantrag 1a v. 8. April
2021, Hilfsantrag 1a+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 1a‘ v. 8. April 2021, Hilfs-
antrag 1a‘+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 1a1 v. 8. April 2021, Hilfsantrag 1a1+
v. 14. April 2022, Hilfsantrag 1a2 v. 8. April 2021, Hilfsantrag 1a2+ v. 14. Ap-
ril 2022, Hilfsantrag 1b v. 8. April 2021, Hilfsantrag 1b+ v. 14. April 2022,
Hilfsantrag 1c v. 8. April 2021, Hilfsantrag 1c+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag
2 v. 8. April 2021, Hilfsantrag 2+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 2a v. 8. Ap-
ril 2021, Hilfsantrag 2a+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 2b v. 8. April 2021,
Hilfsantrag 2b+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 2c v. 8. April 2021, Hilfsantrag
2c+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag 3 v. 8. April 2021, Hilfsantrag 3+ v. 14. Ap-
ril 2022, Hilfsantrag 3a v. 8. April 2021, Hilfsantrag 3a+ v. 14. April 2022,
Hilfsantrag 3b v. 8. April 2021, Hilfsantrag 3b+ v. 14. April 2022, Hilfsantrag
3c v. 8. April 2021, Hilfsantrag 3c+ v. 14. April 2022,
den Löschungsantrag im Umfang der Antragsfassung nach einem dieser
Hilfsanträge zurückzuweisen.
Die Antragstellerin beantragt,
die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.
Nach Auffassung der Antragstellerin habe die Gebrauchsmusterabteilung in Bezug
auf die Anspruchsfassung nach Hauptantrag und Hilfsantrag 0 den Löschungsgrund
der unzulässigen Erweiterung zutreffend bejaht, da mangels Aufnahme erfindungs-
wesentlicher Merkmale aus der Ursprungsoffenbarung diese insoweit nicht gewahrt
sei. Zudem sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Haupt- und Hilfs-
anträgen nicht erfinderisch. Insbesondere führe die D3, die dieselbe Aufgabe und
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den gleichen Lösungsansatz wie das Streitgebrauchsmuster verfolge, als nächstlie-
gender Stand der Technik in Zusammenschau mit der D5 oder der D6 bzw. dem
fachmännischen Wissen und Können in naheliegender Weise zum Gegenstand des
Streitgebrauchsmusters. Auch die D1 und die D2 seien als der Schutzfähigkeit des
Streitgebrauchsmusters entgegenstehende Entgegenhaltungen zu berücksichti-
gen. Weiterhin beanstandet die Antragstellerin fehlende Ausführbarkeit. Außerdem
werde mit dem Streitgebrauchsmuster ein vom Gebrauchsmusterschutz ausge-
schlossenes Verfahren beansprucht, zumal die eingereichten Anspruchsfassungen
keine zulässigen product-by-process-Ansprüche enthielten, da in die Anspruchsfas-
sungen übernommene Verfahrensmerkmale keinen Beitrag zur Beschreibung von
Erzeugnismerkmalen erbringen würden. Auch die weiteren Angriffe gegen das
Streitgebrauchsmuster aus dem erstinstanzlichen Löschungsverfahren hat die An-
tragstellerin im Beschwerdeverfahren aufrechterhalten. Die behaupteten Vorbenut-
zungen (Verwendung eines streitgebrauchmustergemäßen Blechs bei vor dem An-
melde- bzw. Prioritätstag in Deutschland in Verkehr gebrachten Kfz. Nissan Juke
und Ford B-Max) hält sie weiter für relevant und der Schutzfähigkeit des Streitge-
brauchsmusters entgegenstehend. Schließlich sei das Streitgebrauchsmuster auch
wegen widerrechtlicher Entnahme zu löschen. Der Gegenstand des Streitge-
brauchsmusters sei wesensgleich mit der von einer Mitarbeiterin der Rechtsvorgän-
gerin im Rahmen der Kooperation innerhalb der A … Group gemachten und an ei-
nen leitenden Mitarbeiter der Antragsgegnerin, der auch die Entgegenhaltung D8
verfasst habe, mitgeteilten Erfindung, die die Antragsgegnerin zum Gegenstand des
Streitgebrauchsmusters gemacht habe, ohne dazu befugt gewesen zu sein. Die vor-
genannten Beanstandungen träfen nach Auffassung der Antragstellerin auch auf
die Anspruchsfassungen zu, welche die Antragsgegnerin in das Beschwerdeverfah-
ren eingeführt habe.
Beide Beteiligte haben angeregt, ggf. die Rechtsbeschwerde zuzulassen.
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Ein erster, auf den 1. Dezember 2021 bestimmter Termin zur mündlichen Verhand-
lung ist aufgehoben worden, da der Senat noch eine weitere schriftsätzliche Vorbe-
reitung der mündlichen Verhandlung als erforderlich erachtet hat, in deren Rahmen
die gerichtlichen Hinweise an die Beteiligten v. 7. Februar 2022 und 24. Mai 2022
erfolgt sind.
In das Verfahren sind von der Antragstellerin unter anderem die nachfolgend ge-
nannten Entgegenhaltungen und Dokumente eingeführt worden:
ASt 1 DE 20 2014 010 854 U1 (Streitgebrauchsmuster)
ASt 9 und
ASt 9a WO 2014/135999 (Stammanmeldung, aus der das Gebrauchs-
muster abgezweigt worden ist, und deutsche Übersetzung)
ASt 10 WO 2014/135753 (Prioritätsdokument des Streitgebrauchsmusters
sowie der ASt9)
ASt 15 und
ASt 15a Sachverständigengutachten zur Untersuchung und Begutachtung
von Karosserieteilen des Fahrzeugs, federführend durchgeführt
von Herrn B … (im Parallelverfahren ASt 27/27a) (mit Anlagen
zum Gutachten 302/1900 UP 16-1818779935)
ASt 20 (D1) J.L. Thirion: "Ultragal: A new generation of coated steels", Sympo-
sium Cannes, Juni 2005.
ASt 20a vollständiger Tagungsband zu ASt20
ASt 21 und
Ast 21a (D2) Ekambi-Pokossi, Serge (Dissertation): Caracterisation et identifi-
cation multiéchelle de la signature peinture (Multiskalige Charakte-
risierung und ldentifizierung der Lackierungszeichnung), 2005 (mit
deutscher Übersetzung von Punkt 2.2.3)
ASt 25 und
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ASt 25a (D3) WO 2010/130884 („Diez“ mit deutscher Übersetzung)
ASt 26 (D4) EP 0 882 810 A2 („Sakurai“) (im Parallelverfahren D5)
ASt 30 und
ASt 30a (D5) Zhang, Yan et al.: lnfluence of Air-Knife Wiping on Coating Thick-
ness in Hot-Dip Galvanizing, in: Journal Of Iron And Steel Rese-
arch, International, 2012, 19(6), 70-78 (im Parallelverfahren D7)
(mit deutscher Übersetzung)
ASt 34 und
ASt 34a (D6) Dubois, M. und Callegari J.: Maximum line speed limit with a mini-
mum coating weight, where is the limit ?, 8th International Con-
ference on Zinc and Zinc Alloy Coated Steel Sheet – Proceedings,
June 21-24, 2011, Seiten 845 ff. (im Parallelverfahren D8) (mit
deutscher Übersetzung)
ASt 45 erster Projektbericht zu VRC 0211 mit dem Titel "Thinner zinc
coating at high processing speed" bzw. dem Kurztitel "Modelling &
improving high speed wiping" vom 19.10.2001
ASt 47 Bericht "VRC project "Thinner coating at higher line speed" -
Coating model and influence of process parameters at DVL1" vom
19. April 2002 von Frau A …
ASt 54 und
ASt 54a JP 2013-007095 A ("Hirokazu") (im Parallelverfahren ASt 63/63a)
(mit englischer Übersetzung)
ASt 57 und
ASt 57a JP 2007 – 070 664 A (mit englischer Übersetzung)
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Aktenin-
halt verwiesen.
- 14 -
II.
Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht unter Bezahlung der Beschwer-
degebühr erhobene Beschwerde der Beteiligten ist im Umfang der Schutzansprü-
che 1 - 13 nach Hilfsantrag 1+ v. 14. April 2022 auch begründet.
1. Die Schutzansprüche 1 – 13 nach Hilfsantrag 1+ sind gemäß der Antragstel-
lung der Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung v. 15. Juni 2022 Gegen-
stand ihres nunmehr maßgebenden Hauptantrags. Im darüberhinausgehenden Um-
fang hat die Antragsgegnerin ihren ursprünglich uneingeschränkt und wirksam, ins-
besondere rechtzeitig erklärten Widerspruch gegen den streitgegenständlichen Lö-
schungsantrag teilweise zurückgenommen, so dass das Streitgebrauchsmuster in
diesem Umfang entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG ohne weitere Sachprü-
fung zu löschen ist.
2. Gegenstand der dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegenden Erfindung
ist ein insbesondere zur Herstellung von Karosserieteilen für ein Kfz. bestimmtes
Blech, das ein Substrat aus Stahl aufweist, von dem mindestens eine Oberfläche
mit einer Aluminium enthaltenden metallischen Beschichtung beschichtet ist, wobei
der Rest der metallischen Beschichtung aus Zink, unvermeidbaren Verunreinigun-
gen und ggf. einem oder mehreren zusätzlichen, ausgewählten Elementen besteht
und durch die in Abs. 0001 der Gebrauchsmusterschrift genannten Schritte herstell-
bar ist (vgl. Abs. 0001, 0002 der Gebrauchsmusterschrift, i. F.: GS.). Die bekannten
Beschichtungen von Blechen auf der Basis von Zink zeigen eine sog. Welligkeit, die
bislang nur durch erhebliche Lackierungsdicken kompensiert werden konnte, da sie
andernfalls eine für Karosserieteile unannehmbares Aussehen haben (sog. „Oran-
genhaut“-Aussehen, vgl. Abs. 0005 GS.), während eine Verringerung der Welligkeit
Wa0,8 eine Herabsetzung der Dicke des Lackierungsfilms erlaubt, oder, bei konstan-
ter Dicke des Lackierungsfilms, die Qualität des Aussehens der Lackierung verbes-
sert (Abs. 0008 GS.). Ziel der Erfindung ist, ein Blech zur Verfügung zu stellen, wel-
- 15 -
ches ein Substrat aufweist, von dem mindestens eine Oberfläche mit einer metalli-
schen Beschichtung auf der Basis von Zink und einem Gehalt zwischen 0,2 und 0,7
Gew.-% Aluminium tauchbeschichtet worden ist, wobei die äußere Oberfläche der
metallischen Beschichtung eine verringerte Welligkeit Wa0,8 aufweist (vgl. GS Abs.
0009).
3. Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1+ v. 14. April 2022 lautet unter Her-
anziehen einer den Beteiligten mitgeteilten Merkmalsgliederung:
M1: Blech (1), das einem Skin-Pass unterzogen wurde
M2: das Blech weist ein Substrat (3) aus Stahl auf,
M3: mindestens eine Oberfläche (5) des Substrats ist mit einer Al enthaltenden
metallischen Beschichtung (7) beschichtet, wobei der Rest der metallischen
Beschichtung (7) aus Zink, unvermeidbaren Verunreinigungen und ggf. ei-
nem oder mehreren aus Si, Sb, Pb,Ti, Ca, Mn, Sn, La, Ce, Cr, Zr oder Bi
ausgewählten zusätzlichen Elementen besteht, wobei der gewichtsbezo-
gene Gehalt jedes zusätzlichen Elementes in der metallischen Beschich-
tung (7) weniger als 0,3% beträgt und die metallische Beschichtung (7) ei-
nen gewichtsbezogenen Gehalt an Aluminium zwischen 0,2 und 0,7 % auf-
weist
M4: die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung (7) weist nach äqui-
biaxialer Umformung von 3,5 % eine Welligkeit Wa0,8 auf, die kleiner oder
gleich 0,43 µm, insbesondere kleiner oder gleich 0,41 µm, insbesondere
kleiner oder gleich 0,37µm ist,
M9b: nach dem Erstarren und vor dem Skin-Pass-Vorgang weist die äußere
Oberfläche (21) der Beschichtung eine Welligkeit Wa0,8 von kleiner oder
gleich 0,55 µm auf
M10: das dem Skin-Pass unterzogene Blech ist durch ein Verfahren herstellbar,
welches mindestens folgende Schritte aufweist:
- 16 -
- Bereitstellung des Substrats (3)
- Aufbringung einer metallischen Beschichtung (7) auf mindestens einer
Oberfläche (5) durch Eintauchen des Substrats (3) in ein Bad zum Erhalt
des Blechs (1),
- Abstreifen der metallischen Beschichtung (7) durch mindestens eine Düse
(17), die durch mindestens einen Auslass (25) ein Abstreifgas auf die me-
tallische Beschichtung (7) richtet, wobei das Blech (1) vor der Düse vorbei-
läuft und das Abstreifgas aus der Düse (17) längs einer Hauptausstoßrich-
tung (E) ausgestoßen wird
- Erstarren der metallischen Beschichtung (7),
- Ausführen eines Skin-Pass an dem Blech, um das einem Skin-Pass un-
terzogene Blech zu erhalten,
wobei in dem Verfahren mindestens eine der folgenden Gleichungen ein-
gehalten wird:
wobei:
Z der Abstand zwischen dem Blech (1) und der Düse (17) längs der
Hauptausstoßrichtung (E) ist und Z in mm ausgedrückt ist,
d die mittlere Höhe des Auslasses (25) der Düse (17) längs der Lauf-
richtung (S) des Blechs (1) vor der Düse (17) ist und d in mm ausgedrückt
ist,
V die Laufgeschwindigkeit des Blechs (1) vor der Düse (17) ist und V in
ms-1 ausgedrückt ist,
P der Druck des Abstreifgases in der Düse (17) ist und P in Nm-2 ausge-
drückt ist, und
- 17 -
fO2 der volumenbezogene Anteil von Sauerstoff in dem Abstreifgas ist.
Der nebengeordnete Schutzanspruch 2 nach Hilfsantrag 1+ v. 14. April 2022 ist auf
ein Blech gemäß Schutzanspruch 1 gerichtet, dessen erster Unterschied zum Blech
gemäß Schutzanspruch 1 darin liegt, dass in Merkmal M10 anstelle der Gleichun-
gen (A) und (B) die Gleichungen (C) und (D) vorliegen. Das so abgewandelte Merk-
mal M10a lautet somit:
M10a: das Blech ist durch ein Verfahren herstellbar, welches mindestens folgende
Schritte aufweist:
– Bereitstellung des Substrats (3),
– Aufbringung einer metallischen Beschichtung (7) auf mindestens einer
Oberfläche (5) durch Eintauchen des Substrats (3) in ein Bad zum Erhalt
des Blechs (1),
– Abstreifen der metallischen Beschichtung (7) durch mindestens eine Düse
(17), die durch mindestens einen Auslass (25) ein Abstreifgas auf die me-
tallische Beschichtung (7) richtet, wobei das Blech (1) vor der Düse vorbei-
läuft und das Abstreifgas aus der Düse (17) längs einer Hauptausstoßrich-
tung (E) ausgestoßen wird,
– Erstarren der metallischen Beschichtung (7),
- Ausführen eines Skin-Pass an dem Blech, um das einem Skin-Pass un-
terzogene Blech zu erhalten,
– wobei in dem Verfahren mindestens eine der folgenden Gleichungen ein-
gehalten wird:
- 18 -
wobei:
Z der Abstand zwischen dem Blech (1) und der Düse (17) längs der Haupt-
ausstoßrichtung (E) ist und Z in mm ausgedrückt ist,
d die mittlere Höhe des Auslasses (25) der Düse (17) längs der Laufrichtung
(S) des Blechs (1) vor der Düse (17) ist und d in mm ausgedrückt ist,
V die Laufgeschwindigkeit des Blechs (1) vor der Düse (17) ist und V in ms-1
ausgedrückt ist,
P der Druck des Abstreifgases in der Düse (17) ist und P in Nm-2 ausgedrückt
ist, und
fO2 der volumenbezogene Anteil von Sauerstoff in dem Abstreifgas ist;
Der zweite Unterschied zum Blech gemäß Schutzanspruch 1 besteht in einer gerin-
geren Größe der Welligkeit Wa0,8 nach dem Erstarren und vor dem Skin-Pass-Vor-
gang im geänderten Merkmal M9a.
M9a: nach dem Erstarren und vor dem Skin-Pass-Vorgang weist die äußere
Oberfläche (21) der Beschichtung eine Welligkeit Wa0,8 von kleiner gleich
0,35 µm auf;
Die Schutzansprüche 3 – 13 nach Hilfsantrag 1+ v. 14. April 2022 lauten wie folgt:
3. Blech nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die äquibiaxiale Umformung von 3,5 %
mit einem Marciniak-Werkzeug ausgeführt wird.
- 19 -
4. Blech nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die metallische Beschichtung
(7) einen gewichtsbezogenen Gehalt an Aluminium aufweist, der kleiner oder gleich
0,6% ist.
5. Blech nach Anspruch 4, bei dem die metallische Beschichtung (7) einen gewichts-
bezogenen Gehalt an Aluminium aufweist, der kleiner oder gleich 0,5% ist.
6. Teil, das durch Umformung eines Blechs nach einem der Ansprüche 1 bis 5 er-
halten ist.
7. Teil nach Anspruch 6, bei dem die äußere Oberfläche der metallischen Beschich-
tung eine Welligkeit Wa0,8 aufweist, die kleiner oder gleich 0,43 µm ist.
8. Teil nach Anspruch 7, bei dem die äußere Oberfläche der metallischen Beschich-
tung eine Welligkeit Wa0,8 aufweist, die kleiner oder gleich 0,41 µm ist.
9. Teil nach Anspruch 8, dem die äußere Oberfläche der metallischen Beschichtung
eine Welligkeil Wa0,8 aufweist, die kleiner oder gleich 0,37 µm ist.
10. Teil nach einem der Ansprüche 6 bis 9, wobei das Teil außerdem einen Lackie-
rungsfilm auf der metallischen Beschichtung (7) aufweist.
11. Teil nach Anspruch 10, bei dem die Dicke des Lackierungsfilms kleiner oder
gleich 120 µm ist.
12. Teil nach Anspruch 11, bei dem die Dicke des Lackierungsfilms kleiner oder
gleich 100 µm ist.
13. Motorangetriebenes Landfahrzeug mit einer Karosserie, wobei die Karosserie
ein Teil nach einem der Ansprüche 6 bis 12 aufweist.
- 20 -
4. Als zuständiger Fachmann ist – in Übereinstimmung mit der Definition im an-
gefochtenen Beschluss – ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Metallurgie oder
Maschinenbau mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Veredlung von
Stahlblechen anzusehen, der auch über spezielle Kenntnisse in den Bereichen Wal-
zen, Beschichten und Abstreifen verfügt.
5. Die Fassung der Schutzansprüche 1 – 13 nach Hilfsantrag 1+ ist zulässig.
Insbesondere ist diese Anspruchsfassung nicht unzulässig erweitert i. S. d. § 15
Abs. 1 Nr. 3 GebrMG.
5.1 Bei abgezweigten Gebrauchsmustern ist für die Beurteilung, ob ihr Gegenstand
unzulässig erweitert ist, auf den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung abzu-
stellen, aus der das jeweilige Gebrauchsmuster abgezweigt worden ist. Gemäß
BGH GRUR 2003, 867 – Momentanpol I ist eine sog. erweiternde Abzweigung nicht
zwingend wirkungslos. Diese Entscheidung ist zwar zu einem Verletzungsrechts-
streit ergangen. Es ist aber nur konsequent, im Falle einer gegenüber der Stamman-
meldung erweiternden, jedoch nach der o.g. gleichwohl wirksamen Abzweigung den
Löschungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG als gleichsam spiegelbildlichen
Tatbestand anzusehen, zumal mit der Wirksamkeit der Abzweigung dem abge-
zweigten Gebrauchsmuster der Anmeldetag der Stammanmeldung vermittelt wird.
Auch unter diesem Gesichtspunkt ist es nur konsequent, auf den zu diesem Zeit-
punkt vorliegenden Offenbarungsgehalt abzustellen (siehe auch BGH GRUR 2012,
1243 – Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter).
5.2 Das im Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags 1 vom 8. April 2021 enthaltene Merk-
mal, wonach die äußere Oberfläche der Beschichtung (7) nach dem Erstarren und
vor dem Skin-Pass-Vorgang eine Welligkeit Wa0,8 von kleiner oder gleich 0,35 µm
im Zusammenhang mit den Gleichungen (A) und (B) aufweisen sollte, ist ursprüng-
lich nicht offenbart und den Beteiligten ebenfalls mit dem Senatshinweis vom
7. Februar 2022 mitgeteilt worden. ln geltendem Schutzanspruch 1 liegt nun das
- 21 -
geänderte Merkmal M9b vor, wonach mit den Gleichungen (A) und (B) die ursprüng-
lich offenbarte Welligkeit Wa0,8 von ≤ 0,55 µm assoziiert ist und so die in früheren
Anspruchsfassungen enthaltene unzulässige Erweiterung beseitigt wurde.
5.3 Die Formulierung der Schutzansprüche 1 und 2 des Hilfsantrags 1+ vom 14. Ap-
ril 2022 als product-by-process-Ansprüche ist zum einen notwendig, da das Fehlen
der Verfahrensparameter vor dem Hintergrund der ursprünglichen Anmeldung, de-
ren Erfindungskern ausschließlich auf ein Verfahren zur Herstellung eines Blechs
und auf ein solchermaßen hergestelltes Blech gerichtet ist (vgl. ASt 9a, S. 1 Z. 1/2,
S. 2 Z. 7/8, Ansprüche 1 und 9), eine unzulässige Erweiterung der ursprünglichen
Offenbarung bedeuten würde. Der von der Antragsgegnerin zitierte Beschluss des
BGH v. 11. September 2013, X ZB 8/12, „Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren“ (GRUR
2013, 1210 – 1. Leitsatz, Rn. 16-21) greift hier nicht, da vorliegend ohne Nennung
der Verfahrensparameter ein Schutz begehrt würde, der über dasjenige hinaus-
ginge, was dem Fachmann unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin
enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre er-
scheint, durch die das der Erfindung zu Grunde liegende Problem gelöst wird.
Zum anderen ist die Formulierung der Schutzansprüche 1 und 2 als product-by-
process-Ansprüche bei Gebrauchsmustern auch zulässig, wobei bei Feststellung
der Zulässigkeit nicht darauf abgestellt wurde, ob eine andere Fassung unpraktisch
oder unmöglich ist (vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl, GbmG, 9. Auflage, §1 Rn. 183).
Ob sich aus etwaigen zur Kennzeichnung eines Erzeugnisses angegebenen Ver-
fahrensschritten eine Beschränkung des Schutzbereichs ergibt, ist durch Auslegung
zu ermitteln (vgl. Beschluss BPatG 35 W (pat) 3/10, Rn. 28 u. 29 i.V.m. BGH, GRUR
2001, 1129 – Zipfelfreies Stahlband).
6. Mittels Auslegung ist demzufolge festzustellen, ob sich aus den zur Kenn-
zeichnung des Blechs als Erzeugnis angegebenen Verfahrensschritten einschließ-
- 22 -
lich der dabei nach den Formeln A/B bzw. C/D zu kombinierenden Verfahrenspara-
meter eine Beschränkung des Schutzbereichs ergibt. Diese Beschränkung ist vor-
liegend zu bejahen, denn der gesamten streitgebrauchsmustergemäßen Lehre ist
eindeutig zu entnehmen, dass die in den Merkmalen M10 und M10a angegebenen
Verfahrensparameter zu den gewünschten Welligkeiten gemäß den Merkmalen
M9b und M9a führen (vgl. ASt 1 Abs. 0056 bis 0059 u. 0060 bis 0062).
Weiterhin ist mit dem Anspruchswortlaut „herstellbar durch“ grundsätzlich nur das
durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnete und nach ihm erhältliche Er-
zeugnis geschützt, nicht jedes gattungsgemäße (vgl. auch Busse/Keukenschrijver
PatG, 9. Auflage, § 9 Rn. 38). Das bedeutet, dass die gemäß den Merkmalen
M10/M10a beschriebenen Verfahrensparameter/Gleichungen als Mindestanforde-
rungen anzusehen sind, die bei der Herstellung des erfindungsgemäß beschichte-
ten Blechs durchzuführen sind. Diese Mindestanforderungen führen – wie oben aus-
geführt - gemäß Streitgebrauchsmuster zur stofflich-körperlichen Eigenschaft ge-
mäß Merkmal M9b/M9a. Die technischen bzw. stofflich-körperlichen Merkmale
M10/M9b und M10a/M9a sind daher jeweils als gleichwertig zu betrachten, um die
erfindungsgemäße Welligkeit zu charakterisieren.
7. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der Anspruchsfassung nach
Hilfsantrag 1+ ist auch schutzfähig i. S. d. § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG.
7.1 Die selbständigen Schutzansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 1+ sind nicht auf
ein vom Gebrauchsmusterschutz nach § 2 Nr. 3 GebrMG ausgeschlossenes Ver-
fahren gerichtet.
7.1.1 Der Ausschlusstatbestand des § 2 Nr. 3 GebrMG, der als solcher verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden ist (vgl. BGH GRUR 2018, 605 – Feldmausbekämp-
fung), ist eine Ausnahmebestimmung. Ausnahmebestimmungen sind allerdings eng
auszulegen, so auch diese. Sie ist insbesondere dann erfüllt, wenn der betr. Schutz-
anspruch auf ein Arbeits- oder Herstellungsverfahren gerichtet ist. Jedoch machen
- 23 -
Verfahrensmerkmale in einem Schutzanspruch diesen nicht zwingend zu einem
vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenen Verfahrensanspruch, insbeson-
dere dann nicht, wenn Verfahrensangaben als Umschreibung bestimmter gegen-
ständlicher Merkmale zu verstehen sind, die sich aufgrund der Herstellung ergeben
(vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 2 GebrMG, Rn. 6; Bühring/Braitma-
yer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 2, Rn. 38).
7.1.2 Da – wie bereits in Kap. 5.3.dargelegt – die Formulierung der Schutzansprü-
che 1 und 2 als product-by-process-Ansprüche für Gebrauchsmuster zulässig ist
und vorliegend der Umschreibung der Welligkeit dienen, die sich aufgrund der so
formulierten Herstellung ergibt, liegen hiervon ausgehend keine Verfahrensansprü-
che im Sinne des § 2 Nr. 3 GebrMG vor.
7.2 Die Ausführbarkeit der technischen Lehre des Streitgebrauchsmusters in der
hier maßgeblichen Fassung ist gegeben. Zwar weisen die Merkmale M4 und
M9a/9b nach unten offene Bereiche auf, doch ermöglicht es die verallgemeinerbare
Lehre des Streitgebrauchsmusters, die angegebenen Mindestwelligkeiten zu unter-
schreiten, was den Ausführungsbeispielen 14 bis 17 gemäß den Tabellen II und III
der ASt 1 zu entnehmen ist, sodass die Lehre des Streitgebrauchsmuster als aus-
führbar offenbart anzusehen ist (vgl. GRUR-RS 2020, 28923, 2. Leitsatz, als Fort-
führung von BGH GRUR 2019, 713 - Cer-Zirkonium-Mischoxid I und BGH GRUR
2019, 718 - Cer-Zirkonium-Mischoxid II).
7.3 Die Gegenstände der nebengeordneten Schutzansprüche 1, 2, 6 und 13 in der
Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1+ sind neu, da keinem des im Verfahren be-
findlichen Standes der Technik alle technischen Merkmale gemäß den Schutzan-
sprüchen 1 oder 2 sowie 6 oder 13 unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sind.
Gemäß der gebotenen Auslegung ist der Gegenstand des geltenden Schutzan-
spruchs 1 oder 2 dann vom Stand der Technik neuheitsschädlich getroffen, wenn
- 24 -
neben den Merkmalen M1 bis M4 entweder eines der Merkmale M9a/M9b oder ei-
nes der Merkmale M10/M10a unmittelbar und eindeutig offenbart wird.
Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Ein Blech mit einer Welligkeit Wa0,8 vor
Skin-Pass und damit vor Umformung von kleiner oder gleich 0,55 µm (Merkmal
M9b) oder gar kleiner oder gleich 0,35 µm (Merkmal M9a), gepaart mit einer Wel-
ligkeit Wa0,8 nach äquibiaxialer Umformung von 3,5% von kleiner oder gleich 0,43
µm (Merkmal M4) ist weder im vorliegenden druckschriftlichen Stand der Technik
unmittelbar und eindeutig offenbart, noch der von der Antragstellerin behaupteten
offenkundigen Vorbenutzung zu entnehmen.
7.3.1 Die D3 offenbart u.a. zwar Bleche, die einer äquibiaxialen Umformung von
3,5% entsprechend dem Merkmal M4 unterzogen werden (vgl. D3, S. 10, Z. 22 bis
26). Gemäß der Tabelle auf Seite 11 der D3 weisen derartige Bleche zudem eine
Welligkeit Wa0,8 vor der Umformung (mit Skin-Pass) von 0,37 µm (Merkmal M9b)
auf. Nach der Umformung beträgt die Welligkeit Wa0,8 derartiger Bleche allerdings
0,45 µm und nicht 0,43 µm wie im Merkmal M4 gefordert (vgl. D3 Tabelle S. 11
Probe 15 vorletzte und letzte Spalte). Nach D3 wird eine niedrige Welligkeit einer
Metallbeschichtung dadurch erreicht, dass nach Durchleiten eines Metallstreifens
durch ein schmelzflüssiges Metallbad überschüssiges Material mittels Düsen abge-
streift wird, aus denen ein Abstreifgas mit geringerer Oxidationskraft als eine aus 4
Vol.-% Sauerstoff und 96 Vol.-% Stickstoff bestehende Atmosphäre ausgestoßen
wird, anschließend der Streifen durch einen Einschlussbereich durchgeführt wird,
dessen Atmosphäre eine Oxidationskraft aufweist, die geringer ist als eine aus 4
Vol.-% Sauerstoff und 96 Vol.-% Stickstoff und größer als eine aus 0,15 Vol.-% Sau-
erstoff und 99,85 Vol.-% Stickstoff bestehende Atmosphäre (vgl. D3 Anspruch 1).
Die Lehre der D3 betrifft somit ausschließlich die Oxidationskraft der Abstreifat-
mosphäre zur Erzielung einer möglichst geringen Welligkeit nach Durchführung ei-
ner Tauchbeschichtung in einem Metallbad. Eine Kombination von Verfahrenspara-
metern, wie im Merkmal M10 oder M10a vorgesehen, ist in D3 somit ebenfalls nicht
offenbart.
- 25 -
7.3.2 Gemäß D1 werden zwar Welligkeitswerte Wa0,8 nach Umformung (Merkmal
M4) von kleiner 0,35 µm für ein Produkt namens „Ultragal“ angegeben (vgl. D1,
Folie 5). Über die Art der Umformung werden in D1 keine Angaben gemacht, so
dass die Lehre der D1 das Merkmal M4 im Hinblick auf das Produkt „Ultragal“ nur
teilweise erfüllt. Auch zur Welligkeit Wa0,8 vor eventuellem Skinpass und damit vor
Umformung gemäß Merkmal M9a/M9b schweigt die D1 in Verbindung mit dem Pro-
dukt „Ultragal“. Darüber hinaus ist der D1 kein Verfahren zur Erzielung der Welligkeit
Wa0,8 gemäß einem der Merkmale M10 oder M10a im Sinne der zweiten Offenba-
rungsmöglichkeit der technischen Merkmale zu entnehmen. Für das in Folie 5 auf-
geführte Produkt „Extragal“ werden zwar Welligkeiten Wa0,8 von formung und von aber weder unmittelbar noch eindeutig Bleche, die vor der Umformung zwingend
eine Welligkeit Wa0,8 von µm (Merkmal M4) aufweisen, bei denen eine äquibiaxiale Umformung von 3,5%
vorgenommen worden ist.
7.3.3 Die Druckschrift D2 offenbart weder Welligkeiten Wa0,8 gemäß einem der
Merkmale M9a/M9b, noch sind darin die verfahrenstechnischen Maßnahmen ge-
mäß einem der Merkmale M10/M10a offenbart. D2 offenbart für das Produkt
„Extragal“ lediglich eine Welligkeit Wa0,8 nach Umformung von 0,42 µm bzw. 0,39
µm (Merkmal M4) (vgl. D2 S. 207 Tab. 4.8 letzte Spalte). Ob bei diesem Produkt ein
Skin-Pass durchgeführt wurde, sodass implizit offenbart sein könnte, dass die Wel-
ligkeit vor Umformung noch kleiner war, ist D2 nicht zu entnehmen. Darüber hinaus
ist in D2 lediglich von einer planaren Zugkaft („traction plane“), nicht aber von einer
äquibiaxialen Umformung gemäß Merkmal M4 die Rede (vgl. D2 S. 207, Text zu
Tab. 4.8).
7.3.4 Auch die ASt 54 steht dem Streitgebrauchsmuster nicht neuheitsschädlich
entgegen, da in ihr keine Welligkeitswerte Wa0,8 für die Beschichtung nach Umfor-
mung angegeben sind, sondern lediglich Verfahrensparameter, mit deren Werten
Gleichung C oder D gemäß Merkmal M10a erfüllt sein mag, so dass auch Merkmal
- 26 -
M9a als erfüllt anzusehen wäre. Konkrete Werte für Wa0,8 nach Umformung gemäß
Merkmal M4 fehlen jedoch. Diese sind auch nicht implizit offenbart, da zum einen
vor Umformung keine Welligkeiten Wa0,8 gemessen worden sind. Zum anderen of-
fenbart die Ast 54 zwar Parameter für das Gasabstreifen nach Tauchbeschichten,
bei deren Verwendung sich gemäß den Gleichungen C/D eine streitgebrauchsmus-
tergemäße Welligkeit Wa0,8 des beschichteten Stahlblechs vor eventuellem Skin-
Pass und vor Umformung ergeben kann. Die Welligkeit nach Umformung hängt
fachüblich aber davon ab, ob ein Skin-Pass durchgeführt wird, wobei sie sich i.d.R.
mit vorherigem Skin-Pass erhöht und ohne vorherigen Skin-Pass verringern kann.
Da in ASt 54 jedoch keine Aussage über die Durchführung eines Skin-Passes ge-
troffen wird, ist in ASt 54 somit eine streitgebrauchsmustergemäße niedrige Wellig-
keit nach Umformung gemäß Merkmal M4 weder unmittelbar noch eindeutig offen-
bart. Mangels Angaben zur Umformung offenbart die ASt 54 auch keine äquibiaxiale
Umformung von 3,5%, die ebenfalls in Merkmal M4 vorgesehen ist. Gleiches gilt für
die ASt 57, die in der ASt 54 genannt wird und nicht über deren Inhalt hinausgeht
(vgl. ASt 54a, Abs. 0006).
7.3.5 Die übrigen Druckschriften liegen ferner, sodass keine der vorgelegten Druck-
schriften die Neuheit eines der Gegenstände der nebengeordneten Schutzansprü-
che 1, 2, 6 oder 13 in Frage zu stellen vermag.
7.3.6 Hinsichtlich der von der Antragstellerin zu der von ihr behaupteten offenkun-
digen Vorbenutzung „Nissan-Juke“ vorgelegten Dokumente ist einerseits festzustel-
len, dass, selbst wenn es aus technischer Sicht möglich sein sollte, anhand eines
Karosserieteils, dessen Lackierung mittels Beize entfernt wurde, die ursprüngliche
Welligkeit des Karosserieteils nach Umformung eindeutig zu bestimmen. Denn so-
wohl mit Blick auf die von der Antragstellerin hierzu vorgelegten Dokumente, als
auch auf ihren Sachvortrag ist noch nicht ersichtlich, wie hierbei die Welligkeit vor
Umformung gemäß Merkmal M9a/M9b offenkundig geworden sein sollte (vgl. z.B.
ASt 15/15a). Andererseits fehlt es zur „Body In White“-Grundkarosserie des be-
schriebenen „Ford B-Max“ an der Substantiierung im Vortrag der Antragstellerin,
- 27 -
dass die untersuchte Grundkarosserie exakt derjenigen entsprach, die Ford seiner-
zeit bei den tatsächlich verkauften Fahrzeugen benutzt hat. Darüber hinaus ist – wie
zum Gegenstand „Nissan Juke“ bereits ausgeführt, nicht ersichtlich, wie die Wellig-
keit vor Umformung gemäß Merkmal M9a/M9b offenkundig geworden ist.
7.4 Die Gegenstände der nebengeordneten Schutzansprüche 1, 2, 6 und 13 in der
Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1+ beruhen auch auf einem erfinderischen
Schritt.
7.4.1 D1 ist lediglich das Ziel zu entnehmen, Welligkeiten Wa0,8 am umgeformten
Produkt von dieses erreicht wird, ist D1 dagegen nicht zu entnehmen. Der Fachmann, der sich
im Stand der Technik nach entsprechenden Herstellungswegen umschaut, stößt auf
die D3, die aber – wie bereits in Kap. 7.3 beschrieben – die Welligkeiten Wa0,8 nach
Umformung gemäß Merkmal M4 nicht erreicht, auch wenn sie auf die Anwendung
einer äquibixialen Umformung von 3,5 % hinweist (vgl. D3, S. 10, vorletzter Abs.
iVm S. 11, Tabelle). Der Fachmann erhält aus D3 auch nicht die Anregung, die Ver-
fahrensparameter gemäß den Merkmalen M10 oder M10a zu beachten, da die
Lehre der D3 ausschließlich auf die Oxidationskraft und damit auf die Zusammen-
setzung des Abstreifgases ausgerichtet ist, nicht aber auf die gemäß Merkmal M10
oder M10a zu beachtenden weiteren Parameter, nämlich des Abstands „Z“ zwi-
schen Blech und Düse, der mittleren Höhe „d“ des Auslasses der Düse, der Lauf-
geschwindigkeit „V“ des Blechs und des Abstreifdruckes „P“ in der Düse (vgl. D3,
Anspruch 1).
7.4.2 Auch die D5 gibt dem Fachmann keinen Anlass oder Hinweis, die in den Merk-
malen M10 oder M10a genannten Parameter gemäß dem Streitgebrauchsmuster
miteinander ins Verhältnis zu setzen, um die gewünschten Welligkeiten Wa0,8 nach
Merkmal M9a oder M9b zu erhalten. Denn die D5 beschreibt ein mathematisches
Modell, wonach berechnet wird, welche Beschichtungsmasse in g/m2 in Abhängig-
- 28 -
keit von der Laufgeschwindigkeit des Bandes, des Düsendrucks, des Abstands zwi-
schen Düse und Band sowie der Größe der Düsenöffnung (welche mit der mittleren
Höhe des Auslasses der Düse gemäß Streitgebrauchsmuster gleichzusetzen ist),
zu einer gleichmäßigen Beschichtung führt (vgl. D5, S. 78, linke Spalte „Conclusi-
ons“ i.V.m. S. 76, linke Spalte „Predictive Model Design“, insbesondere Gleichung
(9)). Zur verbesserten Genauigkeit wird zudem die Entfernung zwischen dem Luft-
messer und dem Tauchbad berücksichtigt (vgl. D5, S.76, linke Spalte, Absatz vor
Gleichung 10 sowie Gleichung 10). Die Abhängigkeiten dieses mathematischen
Modells nach D5 entsprechen aber weder den Merkmalen gemäß M10/M10a, noch
treffen sie eine Aussage darüber, welchen konkreten Wert die Welligkeit der gleich-
mäßigen Beschichtung aufweisen soll. Setzt man die auf Seite 77 in Tabelle 1 an-
gegebenen Werte in die Gleichungen gemäß Merkmal M10 ein, so würden gemäß
den Ausführungen der Antragstellerin die Gleichungen gemäß Merkmal M10 oder
M10a nur unter zwei Annahmen erfüllt, nämlich einerseits, dass die Geschwindig-
keitsangaben gemäß D5 durch 60 zu dividieren seien, zum anderen, dass als Ab-
streifgas nicht Luft oder Sauerstoff, sondern Stickstoff verwendet würde. Für das
Ergreifen derartiger Maßnahmen finden sich in der D5 jedoch keine Hinweise.
Eine Kombination der D1 mit der D3 oder D5 führt somit nicht zur streitgebrauchs-
mustergemäßen Lehre. Auch fehlte es dem Fachmann an einer Veranlassung, die
D3 mit der D5 oder umgekehrt zu kombinieren, um zur streitgebrauchsmusterge-
mäßen Lehre zu gelangen, da die Lehre der D3 auf die Abstreifatmosphäre zur Er-
zielung einer niedrigen Welligkeit, die Lehre der D5 dagegen auf eine Steuerme-
thode zur Erzielung einer optimalen, gleichmäßigen Beschichtungsdicke gerichtet
ist, wobei sie die Welligkeit der Beschichtung in keiner Weise anspricht (vgl. D5
S. 71 re. Sp. siebte bis fünfte Zeile von unten).
7.4.3 Entsprechendes gilt für die Lehre der D6, die den Einfluss verschiedener Pa-
rameter auf die Produktionskosten und damit verbunden auf den Erhalt von mög-
lichst geringen Beschichtungsdicken bei möglichst hoher Geschwindigkeit der Pro-
duktionslinie gattungsgemäßer verzinkter Stahlbleche untersucht (vgl. D6, S. 845,
- 29 -
Introduction). Das Problem der Welligkeit wird in D6 nicht angesprochen und dem-
zufolge auch keine konkreten Werte für die Welligkeit Wa0,8 genannt. Eine gezielte
Lehre, die gemäß den Merkmalen M10 oder M10a beschriebenen Verfahrenspara-
meter einzuhalten, ist der D6 ebenfalls in keiner Weise zu entnehmen.
7.4.4 Aus ASt 54 erhält der Fachmann den Hinweis, dass nach dem Tauchbad über-
schüssiges Metall mit einem Abstreifgas entfernt werden kann, wobei Gas aus einer
nachgeordneten Hilfsdüse dem Abstreifgas entgegenströmen soll, um so für eine
gleichmäßige Beaufschlagung der Beschichtung mit Gas und damit für eine mög-
lichst ebene Oberfläche beim Abstreif- und Trocknungsvorgang zu sorgen (vgl. ASt
54a, S. 1, „problem to be solved“ – „solution“ und Abs. 0010). Auch wenn die in ASt
54 angegebenen Verfahrensparameter zur Erfüllung der Gleichung C oder D gemäß
Merkmal M10a führen mögen, erhält der Fachmann daraus keine Anregung, eine
Welligkeit Wa0,8 nach äquibiaxialer Umformung von 3,5 % von ≤ 0,43 µm gemäß
Merkmal M4 anzustreben oder zu erhalten. Die gleiche Argumentation gilt für die
ASt 57, auf die die ASt 54 verweist (vgl. ASt 54a, Abs. 0005 und 0006).
Entsprechendes gilt für den Gegenstand des nebengeordneten Schutzanspruchs 6,
der auf ein Teil gerichtet ist, das nach Umformung eines Blechs nach einem der
Schutzansprüche 1 bis 5 erhalten wird. Aus den zuvor genannten Gründen liegt
auch der Gegenstand des nebengeordneten Schutzanspruchs 13, der ein motorge-
triebenes Landfahrzeug mit einer Karosserie betrifft, die ein Teil gemäß den Schutz-
ansprüchen 6 bis 12 aufweist, für den Fachmann nicht nahe.
7.4.5 Die übrigen Druckschriften liegen ferner, sodass keine der vorgelegten Druck-
schriften die Schutzfähigkeit eines der Gegenstände der nebengeordneten Schutz-
ansprüche 1, 2, 6 oder 13 in Frage zu stellen vermag.
8. Das Streitgebrauchsmuster in der Fassung nach Hilfsantrag 1+ v. 14. Ap-
ril 2022 ist auch nicht wegen widerrechtlicher Entnahme zu löschen (§ 15 Abs. 2
GebrMG i. V. m. § 13 Abs. 2 GebrMG).
- 30 -
Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob die Antragstellerin bzw. ihre Rechtsvorgän-
gerin berechtigte Erfindungsbesitzerin i. S. d. § 15 Abs. 2 GebrMG ist. Denn auch
dann, wenn man den insoweit von der Antragsgegnerin bestrittenen Sachvortrag
der Antragstellerin zugunsten dieser als nachgewiesen unterstellt, fehlt es jedenfalls
an einem wesensgleichen Erfindungsgegenstand (vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl,
GebrMG, 9. Aufl., § 15, Rn. 20 m.w.N.).
Ob ein wesensgleicher Erfindungsgegenstand und damit eine widerrechtliche Ent-
nahme vorliegt, ist in einer Gesamtschau mittels eines prüfenden Vergleichs der
technischen Lehre des Streitgebrauchsmusters mit der technischen Lehre, die die
Antragstellerin als entnommen geltend macht, zu beurteilen, wobei festzustellen ist,
inwieweit die zu vergleichenden Lehren übereinstimmen (vgl. z.B. BGH, Urteil v.
4. August 2020, X ZR 38/19 – Mitralklappenprothese, GRUR 2020, 1186). Hinrei-
chende Übereinstimmungen der technischen Lehre des Streitgebrauchsmusters mit
dem in den von der Antragstellerin in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltun-
gen ASt 45 und ASt 47 beschriebenen und von der Antragstellerin als entnommen
dargelegten Lehre sind aber bereits deswegen nicht festzustellen, weil die ASt 45
und ASt47, die Welligkeiten, so, wie sie im Streitgebrauchsmuster beschrieben sind,
in der nunmehr maßgeblichen Anspruchsfassung beansprucht werden und als er-
findungswesentlich zu erachten sind, gar nicht ansprechen.
9. Die für das Streitgebrauchsmuster beanspruchte Priorität ist wirksam. Insbe-
sondere steht das Merkmal M4 einer wirksamen Prioritätsbeanspruchung nicht ent-
gegen. Gemäß der Prioritätsschrift nach ASt 10 sind konkrete Werte für die Wellig-
keit Wa0,8 nach Umformung von kleiner oder gleich 0,45 µm angegeben (vgl. ASt 10,
S. 8, Z. 19 bis 20). Damit handelt es sich bei Merkmal M4, das eine Welligkeit Wa0,8
nach Umformung von kleiner oder gleich 0,43 µm fordert, um eine Auswahl, die von
den ursprünglich angegebenen Werten umfasst ist.
- 31 -
Darüber hinaus kommt es im vorliegenden Verfahren auf die Priorität letztlich in
entscheidungserheblicher Weise nicht an, da keine der Entgegenhaltungen alleine
oder in Kombination die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters in Frage stellt, wei-
terhin alle relevanten Entgegenhaltungen außerhalb des Prioritätsintervalls ange-
siedelt sind.
10. Auf die weiteren Hilfsanträge der Antragsgegnerin 1a+, 1a‘+, 1a1+, 1a2+, 1b+,
1c+, 2+, 2a+, 2b+, 2c+,3+,3a+, 3b+ und 3c+ kommt es nach alledem nicht mehr an.
11. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Weder war über
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäß §§ 18 Abs. 4 GebrMG, 100
Abs. 2 Nr. 1 PatG zu entscheiden, noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde
zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
gemäß §§ 18 Abs. 4 GebrMG, 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG erforderlich.
12. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2
PatG, 92, 97 ZPO, zumal das Streitgebrauchsmuster in der als rechtsbeständig zu
erachtenden Fassung gegenüber der eingetragenen Fassung eine mehr als nur un-
erhebliche Einschränkung erfahren hat. Billigkeitsgründe, die eine andere Kosten-
entscheidung erfordern würden, sind nicht gegeben.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
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2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unter-
zeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzu-
reichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim
Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Metternich Dr. Münzberg Dr. Philipps


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