35 W (pat) 440/07  - 35. Senat (GebrM)

BUNDESPATENTGERICHT L e i t s a t zAktenzeichen: 35 W (pat) 440/07 Entscheidungsdatum: 30. April 2009Rechtsbeschwerde zugelassen: ja Normen: § 19 S. 3 GebrMG§ 269 Abs. 1 ZPOBiologische Substanz Die Rücknahme des Löschungsantrags ist im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ebenso wie im Nichtigkeitsverfahren die Klage ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist wirksam und führt zur Beendigung des Verfahrens (Fortführung der gefestigten Rechtsprechung vgl. Bühring, GebrMG, 7. Auflage, § 16 Rdn. 30 m. w. N.). Der Senat hält an dieser Rechtsprechung auch nach der neuen Rechtsauffassung über die Beurteilung des "erfinderischen Schritts" (vgl. BGH, GRUR 2006, 842 - Demonstrations-schrank) weiterhin fest. BUNDESPATENTGERICHT35 W (pat) 440/07_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…- 2 -…betreffend das Gebrauchsmuster 299 24 716(hier Löschungsantrag)hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-richts am 30. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Gerster und die Richterin Dr. Schusterbeschlossen:1. Es wird festgestellt, dass die Antragstellerin ihren Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 16. Januar 2009 wirk-sam zurückgenommen hat und dass der Beschluss des Deut-schen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmusterabtei-lung I - vom 2. Juli 2007 damit gegenstandslos ist.2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.3. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Löschungsverfahrens in beiden Rechtszügen.G r ü n d eIDie Antragsgegnerin ist Inhaberin des durch Abzweigung aus der europäischen Patentanmeldung 99 952 243.6 mit dem Anmeldetag 4. August 1999 mit Priorität 4. August 1998 (DE 198 34 925.4) eingetragenen Gebrauchsmusters 299 24 716 mit der Bezeichnung „Biologische Substanz, hergestellt aus Kernen oder Nüssen“.- 3 -Auf den Löschungsantrag der Antragstellerin vom 5. Juli 2005 hat das Deutsche Patent- und Markenamt - Gebrauchsmusterabteilung I - das Streitgebrauchsmus-ter mit Beschluss vom 2. Juli 2007 im über die Schutzansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag vom 2. Juli 2007 der Antragsgegnerin hinausgehenden Umfang teilge-löscht und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen.Hiergegen haben beide Beteiligte Beschwerde eingelegt.In der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2008 vor dem erkennenden Senat hat der Vorsitzende die Beteiligten einführend darauf hingewiesen hat, dass nach vorläufiger Auffassung des Senats der Beschwerde der Antragsgegnerin wohl stattzugeben sein werde. Daraufhin haben die Beteiligten nach weiterer Er-örterung der Sach- und Rechtslage und kurzer Unterbrechung übereinstimmend eine Vertagung beantragt, um die begonnenen Vergleichsverhandlungen insbe-sondere hinsichtlich etwaiger Lizenzhöhe, Anspruchsfassung und Einbeziehung aller Verfahren umfassend abschließen zu können.Nach Scheitern dieser Vergleichsverhandlungen hat die Antragstellerin mit Schrift-satz vom 16. Januar 2009 den Löschungsantrag zurückgenommen.Auf die gerichtliche Mitteilung der Erledigung des Verfahrens durch die Rücknah-meerklärung hat die Antragsgegnerin vorgetragen, sie stimme der Antragsrück-nahme nicht zu. Sie halte das Verhalten der Antragstellerin aus mehreren Grün-den für rechtsmissbräuchlich, da damit nur bezweckt werde, eine das Verlet-zungsgericht gemäß § 19 S. 3 GebrMG bindende Entscheidung zu verhindern. In Hinblick auf den Zweck dieser gesetzlichen Bestimmung müsse daher anders als im Nichtigkeitsverfahren die Wirksamkeit einer Löschungsantragsrücknahme nach mündlicher Verhandlung gemäß § 269 Abs. 1 ZPO von der Zustimmung der An-tragsgegnerin abhängig gemacht werden.- 4 -Die Antragsgegnerin beantragt,a) das Löschungsbeschwerdeverfahren fortzuführen,b) hilfsweise, festzustellen, dass sich die Antragstellerin im Verletzungsverfahren nicht auf die fehlende Bestandskraft des angefochtenen Beschlusses berufen darf,c) weiter hilfsweise, Zulassung der Rechtsbeschwerded) weiter hilfsweise, festzustellen, dass das Gebrauchsmuster in der ursprünglich eingetragenen Fassung gültig und die An-tragstellerin die Kosten des Verfahrens in beiden Instanzen zu tragen hat.Die Antragstellerin beantragt,die Anträge der Antragsgegnerin in vollem Umfang als unzulässig abzuweisen.Zur Begründung verweist sie auf die Gesetzeskommentierung zur Rücknahme des Löschungsantrags, im übrigen sei die Stellung von Anträgen nach Abschluss des Verfahrens in der Hauptsache nicht mehr zulässig.II.1. Die Antragstellerin hat ihren Löschungsantrag wirksam zurückgenommen. Die Rücknahme des Löschungsantrags ist im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ebenso wie im Nichtigkeitsverfahren nach ständiger und gefestigter Rechtspre-chung ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers bis zum Ablauf der Rechts-mittelfrist wirksam und führt zur Beendigung des Verfahrens (vgl. Bühring, GebrMG, 7. Auflage, § 16 Rdn. 30 m. w. Nw.).- 5 -Das durch § 269 Abs. 1 ZPO berücksichtigte Rechtsschutzinteresse des Beklag-ten, durch eine Klageabweisung vor einer erneuten Klage geschützt zu werden, entfällt sowohl beim Löschungsantrag als auch bei der Nichtigkeitsklage auf Grund der gesetzlichen Ausgestaltung dieser Rechtsbehelfe als Popularklage, § 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG.Der Senat sieht keine Veranlassung von dieser Rechtsprechung abzuweichen, wenngleich die Antragsgegnerin vorliegend zutreffend darauf hinweist, dass damit der Beklagte in einem Verletzungsstreit eine für ihn negative und den Verletzungs-richter gem. § 19 S. 3 GebrMG bindende Entscheidung des Deutschen Patent-und Markenamtes oder des Patentgerichts im Löschungsverfahren verhindern und im Verletzungsstreit im Gegensatz zum Patentverletzungsstreit nochmals die Ein-rede der Schutzunfähigkeit erheben kann.Seiner Entscheidung legt der Senat die Tatsache zugrunde, dass der Gesetzgeber mit der gesetzlichen Regelung des § 19 GebrMG dem aus einem Gebrauchs-muster auf Verletzung Beklagten die Wahl gelassen hat, die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters allein mit der Einrede der Schutzunfähigkeit im Rahmen des Verletzungsprozesses anzugreifen oder zusätzlich ein Löschungsverfahren vor dem Patentamt durchzuführen. Vor dem Hintergrund dieser vom Gesetz freige-stellten unterschiedlichen Verteidigungsmöglichkeiten stellt es sich auch als ein legitimes prozessuales Verhalten dar, wenn der Verletzungsbeklagte im parallel geführten Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bzw. im nachfolgenden Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht den Lö-schungsantrag zurücknimmt, selbst wenn dies nur geschieht, um - wie im vorlie-genden Fall - eine auf Grund der durchgeführten mündlichen Verhandlung offen-sichtlich drohende vollständige oder teilweise Zurückweisung des Löschungsan-trags zu verhindern.Da sich die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Zurückweisung des Löschungs-antrags auch bereits vor der Durchführung der mündlichen Verhandlung andeuten - 6 -kann, - sei es durch vorbereitende Hinweise des Senats, sei es durch Erlass eines Zwischenbescheids - und in diesem Fall eine Anwendung des § 269 Abs. 1 ZPO ohnehin ausscheidet, kann allein das Abwarten der mündlichen Verhandlung der Rücknahme des Löschungsantrags nicht den Charakter einer rechtsmissbräuchli-chen Verfahrensweise des Antragstellers verleihen.Der Senat verkennt dennoch nicht, dass angesichts der Entwicklung des Gebrauchsmusters in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis Zweifel ange-bracht sind, ob sich die Vorschrift des § 19 S. 3 GebrMG noch als zeitgemäß er-weist.Den diese Vorschrift rechtfertigenden Grundgedanken, dass es sich bei dem Gebrauchsmuster um ein „kleines“ Patent und damit um eine leicht verständliche Erfindung handelt, deren Schutzfähigkeit auch der erfahrene Verletzungsrichter beurteilen kann, hat der Gesetzgeber niemals im Gesetzeswortlaut verwirklicht. Das einzige Tatbestandsmerkmal, das das Gebrauchsmuster noch im GebrMG 1987 vom Patent abgrenzen sollte, die so genannte „Raumform“ hat sich sehr bald als völlig untauglich erwiesen und wurde vom Gesetzgeber im Produkt-pirateriegesetz vom 1. Juli 1990 ersatzlos gestrichen. Als Folge hat sich in den letzten 20 Jahren gezeigt, dass - abgesehen von den vom Gebrauchsmuster-schutz ausgeschlossenen Verfahrenserfindungen - bei den Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen kein qualitativer Unterschied mehr besteht und viele Erfindungen - wie auch vorliegend - parallel angemeldet werden. Da der Bundesgerichtshof mit der in Hinblick auf diese Entwicklung längst überfälligen Entscheidung zum jeweiligen Erfindungsgehalt von Gebrauchsmuster und Patent (BGH GRUR 2006, 842 - Demonstrationsschrank) nur den letzten, konsequenten Schritt vollzogen hat, steht der Verletzungsrichter vor der zunehmend schweren Aufgabe, unter Umständen im Gebrauchsmusterverletzungsverfahren bei der Frage der Schutzfähigkeit über einen schwierigen technischen Sachverhalt eigen-verantwortlich zu entscheiden, ohne wie im Patentverletzungsstreit auf die Sach-kunde des Bundespatentgerichts zurückgreifen zu können.- 7 -Da sich diese rechtliche Problematik auch dann stellt, wenn neben dem Verlet-zungsstreit aus einem Gebrauchsmuster kein Löschungsantrag gestellt wird oder wenn ein Löschungsantrag vor einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen wird, kann sie sich nach Auffassung des Senats auf die Wirksamkeit einer An-tragsrücknahme unter den Umständen des vorliegenden Falles nicht auswirken und in keinem Fall dazu führen, das Verhalten der Antragsstellerin als rechtsmiss-bräuchlich einzustufen.Letztlich vermag auch der Hinweis der Antragsgegnerin auf die „Enforcement gui-deline“ (Richtlinie 2004/EG) und eine darin gesehene Verpflichtung zur Beschleu-nigung der Durchsetzung von Gebrauchsmustern nicht zu einer anderen Ent-scheidung führen.Eine Verzögerung der Entscheidung im Verletzungsstreit aus einem Gebrauchs-muster ergibt sich bereits durch die dem Verletzungsbeklagten frei gestellte Stel-lung eines Löschungsantrags. Diese Verzögerung tritt auch dann ein, wenn der Löschungsantrag vor der mündlichen Verhandlung und damit in jedem Fall ohne dem Erfordernis der Zustimmung durch den Antragsgegner zurückgenommen wird.Die Rechtsfolge der wirksamen Antragsrücknahme war in entsprechender Anwen-dung des § 269 Abs. 4 ZPO durch Beschluss auszusprechen.2. Der hilfsweise gestellte Antrag, festzustellen, dass sich der Antragstellerin im Verletzungsverfahren nicht auf die fehlende Bestandskraft des angefochtenen Be-schlusses berufen darf, erweist sich als unzulässig.Die Frage, welche Anträge oder welche Einwände die Parteien eines Verletzungs-streits im Einzelfall zulässigerweise stellen bzw. erheben dürfen, ist allein in die Entscheidungskompetenz des Verletzungsrichters gestellt und einer Entscheidung durch das Patentgericht nicht zugänglich.- 8 -3. Da es sich bei der Frage der Wirksamkeit der Rücknahme des Löschungsan-trags nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung um eine Frage grund-sätzlicher Bedeutung handelt, war entsprechend dem Antrag die Rechtsbe-schwerde zuzulassen.4. Die Verpflichtung der Antragstellerin die Kosten des Löschungsverfahrens in beiden Rechtszügen zu tragen, ergibt sich aus entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 S. 2 ZPO. Auch diese Rechtsfolge war in entsprechender Anwen-dung von § 269 Abs. 4 durch Beschluss auszusprechen.Da die Antragstellerin in dem Löschungsverfahren aller Voraussicht nach weitge-hend unterlegen wäre, besteht aus Billigkeitsgründen kein Anlass von dieser Ent-scheidung abzuweichen, § 18 II GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG.Müllner Dr. Gerster Dr. SchusterPr

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