35 W (pat) 6/07  - 35. Senat (GebrM)

BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT35 W (pat) 6/07_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 20 2006 012 584.1hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-richts am 29. Oktober 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Dipl.-Ing. Prasch- 2 -beschlossen:Auf die Beschwerde des Gebrauchsmusteranmelders wird der Be-schluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Januar 2007 aufgehoben.G r ü n d eI.Der Anmelder und Beschwerdeführer (im folgenden: Beschwerdeführer) hat am 16. August 2006 Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters mit der Bezeich-nung „eCD - elektronisches Cleaning Document“ gestellt, das 4 Schutzansprüche mit folgendem Wortlaut umfasst:1. eCD - elektronisches Cleaning Document zur Ausstellung nach erfolgten Tankinnenreinigungen geeignetes Zertifikat als Nachweis für die erfolgte Reinigungdadurch gekennzeichnet,dass die Ausstellung nur dann erfolgen kann, wenn die Frei-gabe durch einen zentralen Server erfolgt ist.2. eCD nach Anspruch 1,dadurch gekennzeichnet,dass die Ausstellung nur durch stationäre Tankinnenreinigungsanlagen erfolgen kann, denen Zugriff auf den Server gewährt wurde.3. eCD nach einem der vorhergehenden Ansprüche,dadurch gekennzeichnet,- 3 -dass ihm ein einmalig zu verwendender alphanumerischer Code zugeordnet wird.4. eCD nach einem der vorhergehenden Ansprüche,dadurch gekennzeichnet,dass die zugrunde liegenden Reinigungsdaten, insbesondere die Vorladung des Behälters, auf einem zentralen Server ab-gefragt werden können.Mit Bescheid vom 23. Oktober 2006 hat die Gebrauchsmusterstelle des Deut-schen Patent- und Markenamts durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung beanstandet und ihre Zurückweisung angekündigt. Die Anmeldung beanspruche ein Verfahren zur Ausstellung des elctronic cleaning documents, bei dem vorgegebene spezifische Daten abgelegt, abgefragt, eingespeist, vergeben, überprüft bzw. gesperrt würden. Verfahren seien aber vom Gebrauchsmuster-schutz ausgeschlossen. Auch könne nur das, was am Anmeldetag in den Unterla-gen offenbart worden sei, im Eintragungsverfahren umformuliert und den gebrauchsmusterrechtlichen Vorschriften angepasst werden, eine inhaltliche Er-weiterung, insbesondere eine nachträgliche Ergänzung der Anmeldung sei nicht möglich.Nachdem der Beschwerdeführer sich innerhalb der ihm gesetzten Monatsfrist nicht zu der Beanstandung geäußert hatte, hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung durch einen Beamten des ge-hobenen Dienstes im Einverständnis mit dem Leiter der Gebrauchsmusterstelle mit Beschluss vom 24. Januar 2007 aus den Gründen des Bescheids vom 23. Oktober 2006 zurückgewiesen.Gegen den am 2. Februar 2007 zugestellten Beschluss richtet sich die am 2. März 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Be-schwerde, mit der der Beschwerdeführer seinen Antrag auf Eintragung des - 4 -Gebrauchsmusters im Wesentlichen mit der Begründung weiterverfolgt, dass es sich bei der angemeldeten Erfindung nicht um ein elektronisches Verfahren zur Ausgabe des bisherigen Reinigungszertifikats handle. Vielmehr betreffe die An-meldung eine neue Konstruktion des Dokuments, die für ein besseres und rei-bungsloses Funktionieren sorge, und bei der das früher körperlich existierende Reinigungszertifikat durch ein elektronisches Dokument in Form eines verschlüs-selten Algorithmus ersetzt werde.Der Gebrauchsmusterinhaber beantragt sinngemäß,den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent-und Markenamts vom 24. Januar 2007 aufzuheben und die Ein-tragung des Gebrauchsmusters 20 2006 012 584 anzuordnen.Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.II.Die zulässige Beschwerde hat Erfolg, da die Gebrauchsmusterstelle bei der Zu-rückweisung der Anmeldung ihre in den §§ 10 Abs. 1, 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG ge-regelte Prüfungskompetenz überschritten hat.1. Nach § 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG führen nur solche Anmeldungen zur Eintra-gung eines Gebrauchsmusters in das Register, die den Anforderungen der §§ 4 und 4a GebrMG entsprechen. Diese Vorschriften enthalten aus-schließlich Formvorschriften, deren Einhaltung die Gebrauchsmusterstelle zu überprüfen hat. Im Eintragungsverfahren wird nicht geprüft aufgrund der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung in § 8 Abs. 1 S. 2 GebrMG, ob der Gegenstand der Anmeldung neu ist, auf einem erfinderischen Schritt beruht oder gewerblich anwendbar ist. Nicht geregelt ist, ob oder inwieweit andere Schutzvoraussetzungen einer Prüfung unterliegen. Es entspricht - 5 -aber bisher der h. M., dass neben den formellen Voraussetzungen auch materielle Schutzvoraussetzungen geprüft werden (vgl. Kraßer, Patent-recht, 6. Aufl. 2009, § 25 B II; Bühring, GebrMG, 7. Aufl. 2007, § 8 Rn. 3, 4; Benkard/Goebel PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 8 GebrMG Rn. 4; Busse/Keukenschrijver PatG, 6. Aufl. 2003, § 8 GebrMG Rn. 3; Loth, GebrMG, 2001, § 8 Rn. 4).2. Im Rahmen der sog. absoluten Schutzvoraussetzungen prüft die Gebrauchsmusterstelle daher, ob eine gebrauchsmusterfähige Erfindung oder ob eine technische Lehre vorliegt (BPatG BlPMZ 2000, 55 – Doppel-motivkarte) oder ein Schutzausschluss für Computerprogramme (BGH GRUR 2004, 495 ff. – Signalfolge) oder für ein Verfahren (BPatG, Be-schluss vom 3. November 2004, 5 W (pat) 11/01, abrufbar bei juris Das Rechtsportal) Schutz beansprucht wird. Diese Ausdehnung der Prüfungs-kompetenz ist – allerdings nur ansatzweise – kritisiert worden.2.1. Kraßer a. a. O. weist zutreffend darauf hin, dass diese Übung auf eine Zeit zurückgeht, in der es aufgrund des Raumformkriteriums leicht zu erkennen war, „ob der Gegenstand, für den die Eintragung begehrt wurde, seiner Art nach im damaligen Anwendungsbereich des Gebrauchsmusterschutzes lag“ (vgl. zur geschichtlichen Entwicklung insbes. BGH GRUR 1965, 234 ff., 235/238 – Spannungsregler). Durch die nunmehr geltenden ge-setzlichen Vorschriften ist der Bereich, für den Gebrauchsmuster eingetra-gen werden können, deutlich ausgeweitet worden. Dies kann, wie Kraßer a. a. O. zu Recht anführt, zu erheblichen Abgrenzungsproblemen führen, beispielsweise bei der Beurteilung der Technizität oder der Frage, ob ein Verfahren vorliegt oder nicht, vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 495 ff. – Sig-nalfolge; GRUR 2006, 135 Arzneimittelgebrauchsmuster. In beiden Ent-scheidungen ist allerdings die Prüfungskompetenz der Gebrauchsmuster-stelle, die die Anmeldungen jeweils zurückgewiesen hatte, nicht behandelt worden.- 6 -2.2. Vor dem Hintergrund computerimplementierter Erfindungen weist Meier-Beck im Zusammenhang mit dem Erfindungsbegriff, der im Gebrauchs-musterrecht wie im Patentrecht gelte, auf die „missliche Konsequenz“ hin, das die Eintragungsvoraussetzungen (damit) von einem materiellen Krite-rium abhingen, „auf dessen Prüfung das Eintragungsverfahren kaum ein-gerichtet“ sei (GRUR 2007, 11 ff.).2.3. Keukenschrijver a. a. O. sieht für die Prüfung der materiellen Schutzvoraus-setzungen keine „klare gesetzliche Grundlage“.3. Nach Auffassung des erkennenden Senats existiert in der Tat keine gesetzliche Grundlage, die es der Gebrauchsmusterstelle erlauben würde, im Eintragungsverfahren die absoluten Schutzhindernisse zu prüfen. § 8 Abs. 1 GebrMG verweist lediglich auf die §§ 4 und 4a GebrMG, die for-melle Anforderungen regeln. Die Vorschrift verweist aber weder auf § 1 Abs. 2 GebrMG noch auf § 2 GebrMG. Der Senat hält es für nicht zuläs-sig, aus der Erwähnung des Begriffs „Erfindungen“ in § 4 Abs. 1 S. 1 i. V. m. Abs. 2 Nrn. 2 bis 4 GebrMG herzuleiten, dass es sich hierbei um eine Anforderung der Anmeldung i. S. v. § 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG handelt, über deren Vorliegen die Gebrauchsmusterstelle zu befinden hätte, wie dies bisher im Anschluss an die zum früheren Recht ergangene Entschei-dung „Spannungsregler“ des Bundesgerichtshofs geschieht.Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 GebrMG ist der Gegenstand des Gebrauchsmusters kurz und genau zu bezeichnen und nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 GebrMG in den Schutzansprüchen anzugeben, was als schutzfähig unter Schutz gestellt werden soll. § 4 Abs. 3 Nr. 4 GebrMG fordert von der Anmeldung weiter-hin, eine Beschreibung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters bzw. nach § 4a Abs. 2 GebrMG Angaben, die jedenfalls dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind. Das Gesetz enthält weder hinsichtlich die-ser Voraussetzungen noch hinsichtlich des Begriffs „Erfindung“ Hinweise - 7 -darauf, dass gleichzeitig auch die in § 1 Abs. 2 und in § 2 GebrMG ge-nannten Ausschlusskriterien nicht erfüllt sein dürfen.Nach § 1 Abs. 2 GebrMG werden die dort nicht abschließend aufgezählten geistigen Leistungen als nicht schützbare Gegenstände i. S. v. § 1 Abs. 1 GebrMG definiert. Auch nach § 2 GebrMG werden die dort genannten Er-findungen (Nr. 1), Pflanzensorten oder Tierarten (Nr. 2) und Verfahren (Nr. 3) nicht als Gebrauchsmuster geschützt. Weder in § 1 GebrMG noch in § 2 GebrMG findet sich die Formulierung „… werden nicht als Gebrauchsmuster eingetragen“, vielmehr stellen beide Vorschriften auf die Schützbarkeit ab. Dass Eintragung und Schutzfähigkeit im Gebrauchs-musterrecht unterschiedliche Dinge sind, ergibt sich unzweifelhaft aus § 13 GebrMG i. V. m. § 15 GebrMG. Die Auseinandersetzung mit der Frage, ob ein Gebrauchsmuster nach den §§ 1 bis 3 GebrMG schutzfähig ist oder nicht, hat gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG im Löschungsverfah-ren zu erfolgen, für das § 10 Abs. 3 S. 1 GebrMG eine kompetente perso-nelle Ausstattung vorsieht.4. Sollen abweichend von seinem Charakter als Registerverfahren bereits im Eintragungsverfahren nicht nur die formellen, sondern auch die sog. ab-soluten Schutzvoraussetzungen von der Gebrauchsmusterstelle überprüft werden, erfordert dies eine eindeutige gesetzliche Regelung. Dies kann der Gesetzgeber ohne weiteres dadurch erreichen, dass er im Wege der Verweisung in § 8 Abs. 1 S. 1 GebrMG die Eintragung nicht nur von der Einhaltung der in den §§ 4 und 4a GebrMG enthaltenen formellen Anfor-derungen abhängig macht, sondern auch vom Nichtvorliegen der in den §§ 1 Abs. 2 und 2 GebrMG geregelten Schutzausschließungsgründe unter Einschluss der Prüfung, ob die betreffende Anmeldung die in § 1 Abs. 2 GebrMG genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bean-sprucht.- 8 -Es kann nach Auffassung des Senats nicht davon ausgegangen werden, dass es angesichts der bisherigen Rechtsprechung für den Gesetzgeber keinen Anlass gebe, eine entsprechende Regelung in das Gesetz aufzu-nehmen, wie dies der BGH in seiner Entscheidung „Spannungsregler“ (GRUR 1965, 234 ff.) zur damaligen Rechtslage festgestellt hat. Denn es liegt keine einheitliche Rechtsprechung über den Umfang der Prüfungs-kompetenz der Gebrauchsmusterstelle vor. Das Bundespatentgericht hat in seiner in einem Löschungsverfahren ergangenen Entscheidung vom 19. Oktober 1994 (BPatGE 35, 1 ff.) ausgeführt, dass die Gebrauchsmus-terstelle sowohl bei der Priorität als auch bei der Abzweigung nach § 5 GebrMG lediglich die formellen Erfordernisse überprüfen dürfe. Nicht in die Prüfungskompetenz falle die Frage der Erfindungsidentität, da es insoweit auf den Offenbarungsgehalt ankomme, also darauf, welche technische Lehre der durchschnittliche Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fach-wissens den jeweiligen Anmeldungen entnehme (a. a. O. S. 3). Unter Be-zugnahme auf die Entscheidung BPatGE 35,1 vertritt (Bühring a. a. O. § 5 Rn. 53) die Auffassung, dass die Gebrauchsmusterstelle die materiellen Voraussetzungen der Abzweigung nicht mehr prüfe.In der Entscheidung BPatG BlPMZ 2000, 55 – Doppelmotivkarte hat der Senat ausgeführt, dass die Gebrauchsmusterstelle im Eintragungsverfah-ren grundsätzlich gehalten sei, zu prüfen, ob die angemeldete Lehre tech-nischer Natur sei, da der Charakter des Eintragungsverfahrens keinen Ausschluss der Technizitätsprüfung im Eintragungsverfahren verlange. Es sei, wie die Vorschriften über die persönliche und sächliche Ausstattung der das Eintragungsverfahren verwaltenden Gebrauchsmusterstelle des Patentamts erkennen ließen, auf die Prüfung nicht nur der formellen, son-dern auch der materiellen Schutzvoraussetzungen gerichtet, um die Gebrauchsmusterrolle von der Aufnahme von vornherein schutzunfähiger Erfindungen freizuhalten. Allerdings wird in der Entscheidung Doppelmo-tivkarte nicht für sämtliche Fälle die Prüfungskompetenz der Gebrauch-- 9 -musterstelle bejaht. Vielmehr reiche sie nur soweit, als die Prüfung auf der Grundlage des in der Anmeldung schlüssig Dargelegten möglich sei und solange nicht im Einzelfall die besondere Schwierigkeit des technischen Sachverhalts, dessen Erfassung ohne besonderen technischen Sach-verstand unmöglich erscheine, zur Beschränkung des Umfangs der im Eintragungsverfahren durch die Gebrauchsmusterstelle durchführbaren Prüfung nötige (BPatG a. a. O., S. 56).Die Entscheidung – Doppelmotivkarte geht nicht auf die Frage ein, inwie-fern die persönliche und sächliche Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle zwar ausreicht bzw. ausreichen kann, um die Frage der Technizität einer Lehre kompetent zu beurteilen, andererseits aber nicht – wie früher (BPatGE 35, 1 ff.) entschieden – um die Erfindungsidentität zu beurteilen. Geeignete Gesichtspunkte für eine zuverlässige Abgrenzung dafür sind nicht erkennbar.Ob die sog. absoluten Schutzhindernisse im Rahmen des Eintragungsverfahrens von der Gebrauchsmusterstelle geprüft werden können oder nicht, kann auch nicht vom technischen Sachverhalt im je-weiligen Einzelfall abhängen (vgl. BGH a. a. O. – Spannungsregler), denn die Eintragungsvoraussetzungen müssen für alle Gebrauchsmusteran-meldungen gleich sein. Dementsprechend kann die Prüfungskompetenz nicht davon abhängen, ob die Schutzhindernisse offensichtlich erkennbar sind (so aber Kraßer a. a. O.). Abgrenzungskriterien dafür, wo die jeweili-gen Grenzen verlaufen, sind nicht erkennbar. Ebenso wie Meier-Becka. a. O. hat der BGH bereits in der Entscheidung „Spannungsregler“ zu Recht darauf hingewiesen, dass die Eintragung eines Gebrauchsmusters „an sich“ nicht von der Prüfung und Feststellung der sachlichen (materiel-len) Schutzvoraussetzungen abhänge, insbesondere weil eine derartige Prüfung nach der Behördenorganisation des Patentamts nicht bewältigt werden könne und sich die Aufgabe der Gebrauchsmusterstelle deshalb auf die Prüfung der formalen Voraussetzungen des damaligen § 2 - 10 -GebrMG beschränke. Da sich die gesetzlichen Voraussetzungen gegen-über der früheren Rechtslage erheblich verändert haben und beispiels-weise die Beurteilung der Technizität oder der Frage, ob ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches oder ob – wie im vorliegenden Fall – ein Verfahren beansprucht wird, grundsätzlich einen besonderen technischen Sachverstand erfordert, kann es auch nicht darauf ankom-men, ob der Anmelder das Vorliegen der materiellen Schutzvoraussetzun-gen zumindest schlüssig darlegt (BGH a. a. O. – Spannungsregler; BPatG a. a. O. – Doppelmotivkarte), da auch die Prüfung der Schlüssigkeit nicht ohne den entsprechenden Sachverstand vorgenommen werden kann.5. Nachdem aufgrund der gesetzlich vorgegebenen personellen Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle die Einbindung von technischem Sachverstand nicht vorgesehen ist, muss die Prüfungskompetenz im Eintragungsverfah-ren auf die rein formalen Voraussetzungen beschränkt bleiben, solange nicht der Gesetzgeber zum einen konkret regelt, welche absoluten Schutzvoraussetzungen vor der Eintragung geprüft werden dürfen und zum anderen für eine entsprechende personelle Ausstattung der Gebrauchsmusterstelle sorgt.Demzufolge ist der angefochtene Beschluss aufzuheben.Er hätte im Übrigen selbst dann keinen Bestand, wenn man der Auffas-sung von Kraßer a. a. O. folgen würde. Denn bei der vorliegenden Anmel-dung, deren Ansprüche neben Einrichtungs- möglicherweise auch Verfah-rensaspekte aufweisen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Erfindung offensichtlich das Schutzhindernis des § 2 Nr. 3 GebrMG erfüllt. Die Gebrauchsmusterstelle hat ihre Auffassung, dass dieses Schutzhin-dernis der Eintragung entgegensteht, auch nicht näher begründet.Gegenstand der Anmeldung ist nach der vorliegenden Formulierung der Ansprüche ein eCD, ein elektronisches Cleaning Document. Nach dem In-halt der Beschreibung soll es sich hierbei um ein manipulations- und fäl-- 11 -schungssicheres Dokument handeln, das einerseits elektronisch erstellt wird und für dessen Ausstellung andererseits weitere Bedingungen erfüllt sein müssen. Die Ansprüche sind nach ihrem Wortlaut daher nicht auf ein Verfahren, sondern auf ein elektronisches Dokument gerichtet und damit auf einen Gegenstand. Dass dieser „Gegenstand“ gegebenenfalls nur auf dem Rechner erzeugt werden kann und nur dort zur Verfügung steht, steht einer Eintragung grundsätzlich nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2004, 495 ff. - Signalfolge). Programmbezogene spezifische Lehren und Pro-duct-by-Process-Ansprüche sind im Gebrauchsmusterrecht generell zu-lässig (vgl. Bühring, 7. Aufl. 2007, § 1, Rn. 88 ff; § 2 Rn. 28; § 1 Rn. 174 -eine Signalfolge kann sinnvoll nur durch die Programmierschritte darge-stellt werden).6. Der Senat ist vorliegend gehindert, in der Sache selbst zu entscheiden. Denn Gegenstand einer Beschwerdeentscheidung ist die Prüfung, ob der angefochtene Beschluss rechtmäßig ist (vgl. BGH GRUR 1995 –Alumi-nium-Trihydroxid). Die Gebrauchsmusterstelle durfte die Anmeldung nicht wegen des Vorliegens eines absoluten Schutzhindernisses zurückweisen, da ihr hierfür gesetzlich keine Prüfungskompetenz zugewiesen ist. Der Beschluss vom 24. Januar 2007 ist daher unabhängig davon aufzuheben, ob das Schutzhindernis tatsächlich vorliegt oder nicht, weil die Vorausset-- 12 -zungen für eine Sachentscheidung beim Deutschen Patent- und Marke-namt nicht vorlagen. Dieser Mangel kann daher nicht in der Beschwerde-instanz beseitigt werden.Müllner Baumgärtner Praschprö

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