3 Ni 13/13  - 3. Senat (Nichtigkeit)

BUNDESPATENTGERICHT L e i t sa tz Aktenzeichen: 3 Ni 13/13 Entscheidungsdatum: 29. April 2014Normen: §§ 22 Abs. 1 und 2 PatG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 und 4 PatG, § 4 Abs. 1, § 5 ErstrG, §§ 5, 6 PatG-DDR vom 27. Oktober 1983, §§ 5, 6 PatG-DDR vom 1. Juli 1990 „Adjuvans für Grippe-Impfstoff“ Zur Anwendbarkeit von in der Fassung des DDR-PatG 1983 enthaltenen Eintragungsver-sagungsgründen auf unter Geltung dieser Gesetzesfassung angemeldete Patente, die nach Inkrafttreten des DDR-Patentgesetzes von 1990, das die betreffenden Eintragungsversa-gungsgründe nicht mehr enthält, erteilt worden sind. BUNDESPATENTGERICHT IM NAMEN DES VOLKES 3 Ni 13/13 (Aktenzeichen) URTEIL Verkündet am 29. April 2014… In der Patentnichtigkeitssache …- 2 - … betreffend das deutsche Patent DD 294 633 hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 29. April 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm, der Richter Guth, Dipl.-Chem. Dr. Gerster, der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg sowie des Richters Dipl.-Chem. Dr. Jäger für Recht erkannt: I. Das Patent DD 294 633 wird für nichtig erklärt. II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. - 3 - T a t b e s t a n d Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des am 25. Mai 1990 beim Patentamt der DDR angemeldeten, die Priorität der US Anmeldung 357 035 vom 25. Mai 1989 in Anspruch nehmenden am 10. Oktober 1991 gem. § 17 Abs. 1 DDR-PatG erteilten Patents DD 294 633 B5 (Streitpatent), dessen beschränkte Fassung vom Deutschen Patent- und Markenamt am 11. August 2005 veröffent-licht wurde und das durch Zeitablauf mit Wirkung vom 26. Mai 2010 erloschen ist. Das Streitpatent betrifft „Adjuvans-Formulierung, enthaltend eine Öltröpf-chenemulsion" und umfasst 14 Patentansprüche. Die nebengeordneten Patentan-sprüche 1 und 14 lauten in ihrer geltenden Fassung: „1. Adjuvans-Zusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, dass sie (1) ein metabolisierbares Öl in einer Menge von 1 bis 12 Vol.-% und (2) einen Emulgator in einer Menge von 0,05 bis 1 Gew.-% enthält, wobei (a) das Öl und der Emulgator in Form einer ÖI-in-Wasser-Emulsion mit Öltröpfchen, von denen mindestens 80% einen Durchmesser von 1µm aufweisen dürfen, wobei Tröpfchendurchmesser < 0,5 µm, insbesondere im Bereich von 0,25 bis 0,4 µm, bevorzugt sind (HE-D6 S. 170 li Sp. Abs. 2). Der Fachmann konnte daher erwarten, dass sich aus dem Ergreifen dieser Maßnahme, nämlich dem Be-reitstellen der Öl-in-Wasser-Emulsion im Submikronbereich gemäß Merkmal 2(a) des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag eine angemessene Erfolgserwartung für die Lösung des sich stellenden Problems ergab (vgl. BGH GRUR 2012, 803 – Calci-potriol-Monohydrat). Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist daher vom Stand der Technik nahegelegt. Die Beklagte hat vorgetragen, dass der Fachmann NiK20 nicht als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Adjuvans-Zusammensetzung in Betracht ziehen würde, da nach dieser Druckschrift Lipid-Emulsionen gegenüber den Öl-in-Wasser-Emul-- 24 - sionen vorteilhafter seien, wie aus den Tabellen 1 und 2 auf den Spalten 7 und 8 hervorgehe. Diese Argumentation kann aber nicht durchgreifen. Dies mag zwar für die genannten Tabellen zutreffen. Die Öl-in-Wasser-Emulsion mit Tween 80® und Squalen gemäß Sp. 4 Z. 42 bis 56 wurde dabei aber nicht berücksichtigt. Im Übri-gen werden im Anspruch 1 von NiK20 Öl-in-Wasser-Emulsionen und Lipid-Emul-sionen als gleichwertig beansprucht. Die im Streitpatent als Stand der Technik referierten Druckschriften zeigen auf jeden Fall Vorteile gerade der Öl-in-Wasser-Emulsionen (MTP-PE-LO) mit geringem Ölgehalt gegenüber anderen Formulie-rungen, nämlich den höchsten Antikörper-Titer (HE-Ni33 S. 463, Tabelle 3 bis 464 Tabelle 4) und die geringsten lokalen Nebenwirkungen bei Verabreichung durch die Pfote oder intramuskulärer Verabreichung (HE-Ni32 S. 1724 re Sp. Z. 8 bis 11). Nach HE-D1 sind Öl-in-Wasser-Emulsionen die bevorzugten Adjuvans-Vehi-kel (S. 138 li Sp. Abs. 1). Auch der Einwand der Beklagten, dass der Fachmann HE-NiK20 wegen der Toxi-zität des unter anderem verwendeten Trehalose-Dimycolats (TDM) nicht in Be-tracht gezogen hätte, kann nicht durchgreifen. TDM wird zwar in HE-NiK30 als toxisch beschrieben (S. 159 re Sp. Abs. 3). Bei HE-NiK20 wird aber der Öl-in-Wasser-Emulsion als Adjuvans-Vehikel vornehmlich rafiniertes entgiftetes Endoto-xin (RDE) als immunostimulierende Substanz zugesetzt, wogegen TDM nur optio-nal eingesetzt wird, (vgl. Anspruch 1). Im Übrigen kommt es beim Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht auf die zuzusetzenden immunostimulieren-den Substanzen an, sondern auf die Bereitstellung einer Adjuvans-Zusammenset-zung, der dann solche Substanzen zugesetzt werden können. Auch wird der Fachmann die in HE-D5 beschriebene Mikrofluidisierung der Öl-in-Wasser-Emul-sion im Gegensatz zur Auffassung der Beklagten aufgreifen, obwohl in HE-D5 der Gesamtemulgatorgehalt wegen des Zusatzes der POP-POE-Blockpolymeren auch im Beispiel 1 über der Emulgatormenge des Gegenstands des Anspruchs gemäß Hauptantrag liegt. Zum einen kommt es im Beispiel 1 nicht auf die Emulga-tormenge an, die im Übrigen nicht variiert wird, sondern auf den Vergleich mikro-fluidisiert zu nicht mikrofluidisiert, zum anderen ist die Bereitstellung der Öl-in-Wasser-Emulsion im Submikronbereich in HE-D5 erfindungswesentlich, wie be-- 25 - reits der Anspruch 1 zeigt. Auch HE-D1 zeigt die Vorteile von Öl-in-Wasser-Emul-sionen mit kleinen Öltröpfchen. Demnach führt eine kleine Tröpfchengröße ohne Aggregation der Tröpfchen zu stabilen Emulsionen (S. 140, Figur 2 (a)). Die Stabi-lität ist zwar auch abhängig von der Emulgatorkonzentration (vgl. Tabelle 6), wie die Beklagte vorträgt, so dass 1%ige Emusionen nicht immer stabil sind (S. 143 li Sp. vorle Abs.). Der Fachmann wird aber deshalb die Vorteile kleiner Öltröpfchen nicht in Frage stellen. Im Übrigen hat der Fachmann ausgehend von NE-Ni20 ge-nügend Spielraum, im Rahmen des im Anspruch 1 gemäß Hauptantrag genannten Bereichs von 0,05 bis 1 Gew.-% an Emulgator eine für die Öl-in Wasser-Emulsion gemäß Anspruch 1 des Hauptantrags optimale Emulgatormenge für eine stabile Emulsionen einzusetzen. In HE-Ni29 werden zwar keine Öltröpfchengrößen der Öl-in-Wasser-Emulsionen angegeben, und eine Anregung zu Öltröpfchengrößen gemäß Merkmal 2(a) des Anspruchs gemäß Hauptantrag mag HE-Ni29 nicht zu entnehmen sein, wie die Beklagte vorträgt. NiK29 beschreibt aber jedenfalls, dass die Adjuvansaktivität mit kleiner Öltröpfchengröße ansteigt und dass die biologi-sche Aktivität eines oberflächenaktiven Adjuvans direkt mit der exponierten Ober-fläche der Emulsion variiert (S. 3174 li Sp. Abs. 2). HE-Nik 29 kann daher den Fachmann nicht von der Lösung der Aufgabe durch den Gegenstand des An-spruchs 1 gemäß Hauptantrag wegführen. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist daher mangels erfinderischer Tätigkeit nicht bestandsfähig. 10. Auch die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 der Hilfsanträge I bis IV und der Patentansprüche 2 der Hilfsanträge III und V beruhen nicht auf ei-ner erfinderischen Tätigkeit und haben deshalb keinen Bestand. 11. Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I unterscheidet sich vom Patentan-spruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass der Emulgator gemäß Merkmal 2(c) Tween 80® umfasst, und die Zusammensetzung gemäß Merkmal 2(e) keinen im-munostimulierenden Emulgator enthält. Zur Frage welche Substanzen durch den Disclaimer gemäß Merkmal 2(e) vom Umfang des Anspruchs 1 ausgenommen - 26 - werden sollen, ist dieser Begriff, wie vorstehend unter Punkt 7 ausgeführt, aus der Patentschrift selbst auszulegen. Nach den Ausführungen im Streitpatent sind Be-griffe wie Immunostimulans und Emulgator ausreichend bekannt, um diese Ver-bindungen dem Fachmann ohne weitere Beschreibung zu bezeichnen (S. 3 Z. 22 bis 27 von unten). Des Weiteren braucht der Emulgator, der von Polyoxypropylen-Polyoxyethylen-Blockcopolymeren verschieden ist, womit nach Streitpatent diese Blockcopolymeren als Emulgatoren im Gegensatz zur Auffassung der Klägerin zu verstehen sind, keine besondere immunostimulierende Aktivität zu besitzen, weil die Ölzusammensetzung selbst als Adjuvans dienen kann. Immunostimulantien können entweder getrennt vom Emulgator und dem Öl sein, oder das Immunosti-mulans und der Emulgator können ein und dasselbe Molekül sein. Beispiele für vereinte Emulgatoren/Immunostimulantien sind die lipophilen Muramylpeptide, die in HE-Ni32 und HE-Ni-33 beschrieben werden. Diese Verbindungen enthalten das basische n-Acetylmuramylpeptid (hydrophiler Rest), das als immunostimulierende Gruppe wirkt, und ebenso einen lipophilen Rest, der der resultierenden Verbin-dung oberflächenaktive Eigenschaften verleiht (S. 5 Z. 1 bis 15). Solche Substan-zen werden somit vom Umfang des Anspruchs 1 des Hilfsantrags ausgenommen, obwohl sie gemäß den Ausführungen im Streitpatent bevorzugt sind (S. 5 Z. 15 bis17). Zur Bereitstellung einer Adjuvans-Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags, die keinen immunstimulierenden Emulgator enthält, konnte der Fachmann von der aus HE-Ni21 bekannten Adjuvans-Zusammensetzung ausge-hen, die, wie vorstehend unter Punkt 9 erläutert, entsprechend den Merkmalen 1, 2, 2(b), 2(c), und 2(d), in Form einer Öl-in-Wasser-Emulsion Squalen und Tween 80® enthält (vgl. Sp. 12 Tabelle 3, „Third Test Com osition“). Als Immunostimulans wird in dieser Zusammensetzung N-acetylmuramyl-L-threonyl-D-Isoglutamin ein-gesetzt, das auch gemäß Streitpatent verwendet werden kann (vgl. S. 6 vorletzter Absatz, 3. Beispiel von oben). Bei diesem Muramylpeptid handelt es sich nicht um einen immunstimulierenden Emulgator im Sinne des Streitpatents, der gemäß Merkmal 2(e) vom Umfang des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 auszunehmen ist. Denn diesem Peptid fehlt der lipophile Rest, der der resultierdenden Verbindung - 27 - oberflächenaktive Eigenschaften verleihen würde. Wie vorstehend unter Punkt 9 dargelegt, brauchte der Fachmann dann zur Verbesserung der Zusammensetzung lediglich den Anregungen in HE-D5 und HE-D6 folgen und diese Formulierungen mit Öltröpfchengrößen gemäß Merkmal 2(a) bereitstellen. Der Einwand der Beklagten, dass der Fachmann keine gegenüber anderen Zu-sammensetzungen schlechtere Zusammensetzung als Ausgangspunkt wähle, wie Tabelle 7 in Sp. 13 der HE-Ni21 zeige, kann nicht durchgreifen. Es ist zwar zuzu-stimmen, dass mit dieser Testzusammensetzung nur ein relativ geringer Antikör-pertiter ermittelt wurde. Aber genau dieser Umstand wird mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 in Kauf genommen. Denn gemäß Streitpatent sind immunstimulierende Emulgatoren als Zusätze bevorzugt. Das Muramylpeptid (MTP-PE) mit lipophilem Dipalmitoyl-Rest wird dabei besonders herausgestellt (S. 5 Z. 15 bis 17, S. 7 Z. 17 bis 14 von unten, S. 8 Beispiel 1 le Abs.). Die Frage, ob hier bereits deshalb eine erfinderische Tätigkeit nicht gegeben sei, wie die Klä-gerinnen vortragen, da die Auswahl einer von mehreren nach dem Stand der Technik für den Durchschnittsfachmann erkennbaren Alternativen zur Lösung des technischen Problems nicht schon deshalb als auf erfinderischen Tätigkeit beru-hend anzusehen sei, weil aus der Sicht des Durchschnittsfachmann andere Lö-sungen besser geeignet oder vorteilhafter erscheinen, brauchte vorliegend daher nicht geklärt werden (BGH GRUR 1996, 857 1.Ls – Rauchgasklappe). 12. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags II ist ebenfalls vom Stand der Technik nahegelegt. Er weist gegenüber dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I das zusätzliche Merkmal 2(f) auf, wonach die Emulsion durch ein ein-zelnes nichtionisches Tensid stabilisiert wird, und es sich dabei um Tween 80® handelt. Auch dieses Merkmal konnte der Fachmann aus HE-Ni21 entnehmen. Denn die Testzusammensetzung gemäß Tabelle 3 in Sp. 12 enthält nur ein Ten-sid, nämlich das nichtionische Tensid Tween 80®. Mit diesem Merkmal kann daher das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründet werden. Der Gegen-stand dieses Anspruchs ist daher gleich dem Gegenstand des Hilfsantrags I zu beurteilen. - 28 - 13. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 der Hilfsanträge III und IV sind identisch und entsprechen dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I mit dem Unterschied, dass das Merkmal 2(e) lautet: „wobei die Emulsion durch ein einzel-nes nichtionisches Tensid stabilisiert wird, und es sich dabei um Tween 80® han-delt“. Dieses Merkmal ents richt dem Merkmal 2(f) des Hilfsantrags II und ist – wie vorstehend dargelegt – in HE-Ni21 vorbeschrieben. Die Gegenstände dieser Pa-tentansprüche sind daher gleich dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II nahegelegt. 14. Der Gegenstand des unabhängigen Patentanspruchs 2 des Hilfsantrags III und des gleichlautenden Patentanspruchs 2, der den Hauptanspruch des Hilfsan-trags V bildet, ist durch Merkmal 2(a) entsprechend dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I dadurch beschränkt, dass der Emulgator keine immunstabilisierende Aktivität besitzt und der Emulgator Tween 80® umfasst. Diese Patentansprüche sind somit dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I inhaltsgleich und daher ent-sprechend den Ausführungen zum Patentanspruch 1 des Hilfsantrags I ebenfalls nahegelegt. 15. Mit den jeweiligen Patentansprüchen 1 fallen auch die mit dem Haupt- und den Hilfsanträgen verteidigten Unteransprüche des Hauptantrags und der Hilfsan-träge I bis V. Im Übrigen lassen auch die Gegenstände dieser verteidigten Unter-ansprüche keinen eigenen erfinderischen Gehalt erkennen. Ein solcher wurde von der Beklagten auch nicht geltend gemacht. 16. Auch die auf eine Impfzusammensetzung gerichteten Patentansprüche 14 (Hauptantrag), 3 (Hilfsanträge I und II) 15 (Hilfsanträge III, IV und V), die gemäß Haupt- und den Hilfsanträgen jeweils eine immunostimulierende Menge des Ad-juvans nach den jeweiligen Ansprüchen 1 und bei Hilfsantrag III zusätzlich nach Anspruch 2 enthalten, sind vom Stand der Technik nahegelegt. Denn auch den aus den Entgegenhaltungen HE-Ni20 und HE-Ni21 bekannten Adjuvans-Zusam-mensetzungen werden Impfzusammensetzungen, die eine immuno-stimulierende Menge einer Antigen-Substanz enthalten, zugefügt (vgl. HE-Ni20 Ansprüche 1 und - 29 - 9 bis 14; HE-Ni21 Sp. 11 bis 13, Beispiel 1). Die Impfzusammensetzungen sind daher entsprechend den Adjuvans-Zusammensetzungen gemäß den jeweiligen Patentansprüchen 1 aller Anträge und den Patentansprüchen 2 der Hilfsanträge III und V zu beurteilen. Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt ist auch bei diesen Gegenständen nicht zu erkennen und wurde von der Beklagten auch nicht geltend gemacht. Sie sind daher ebenfalls nahegelegt. Diese auf eine Impfzusammenset-zung gerichteten Patentansprüche haben daher ebenfalls keinen Bestand. III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO. IV. Rechtsmittelbelehrung: Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben. Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-senen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karls-ruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in voll-ständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Mo-naten nach der Verkündung. - 30 - Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Schramm Guth Dr. Gerster Dr. Münzberg Dr. Jäger prö

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