3 Ni 20/19 (EP) - 3. Senat (Nichtigkeit)

ECLI:DE:BPatG:2022:180522U3Ni20.19EP.0
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
3 Ni 20/19 (EP)
(Aktenzeichen)
Verkündet am
18. Mai 2022
…
In der Patentnichtigkeitssache
…
betreffend das europäische Patent 1 740 740
(DE 60 2005 050 586)
- 2 -
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 2022 durch den Vorsitzenden Richter
Schramm, den Richter Schwarz, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg und die
Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger und Dipl.-Chem. Dr. Wismeth
f ü r R e c h t e r k a n n t :
I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin .
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des
zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
T a t b e s t a n d
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der als WO 2005/095676
veröffentlichten internationalen Anmeldung vom 22. März 2005 unter
Inanspruchnahme der Priorität aus der französischen Anmeldung FR 0403080 vom
25. März 2004 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland in der Verfahrenssprache Französisch erteilten europäischen Patents
1 740 740 (Streitpatent, nachfolgend: HLNK 1 für die Veröffentlichung in der
Verfahrenssprache und HLNK1a für die deutsche Übersetzung) mit der
Bezeichnung „Module de service compact destiné aux usines de production
d´aluminium par électrolyse“ (in Deutsch laut Streitpatentschrift: „Kompaktes
Servicemodul für Anlagen zur elektrolytischen Herstellung von Aluminium“).
Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen
60 2005 050 586 geführte Streitpatent umfasst in der erteilten Fassung 20
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Patentansprüche. Der angegriffene unabhängige Patentanspruch 1 lautet in der
Verfahrenssprache sowie in der deutschen Übersetzung laut Streitpatent jeweils
wie folgt:
Verfahrenssprache Deutsche Übersetzung
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Die ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 2 bis 17 sind auf Patentanspruch 1
unmittelbar oder mittelbar rückbezogen. Bei den Ansprüchen 18 und 19 handelt es
sich um einen an Patentanspruch 1 anknüpfenden Verwendungs- und einen hieran
anknüpfenden Verfahrensanspruch. Patentanspruch 20 ist auf Patentanspruch 19
zurückbezogen. Wegen des Wortlauts der weiteren Ansprüche wird auf die Anlagen
HLNK1 und HLNK1a Bezug genommen.
Die Parteien haben u.a. folgende Druckschriften eingereicht (Nummerierung und
Kurzzeichen von den Parteien vergeben):
HLNK3 WO 2005/095676 A2
HLNK4 FR 2 868 086 B1
HLNK6 Wikipedia-Artikel zu „Hall-Héroult-Prozess“, Stand 7.09.2018
HLNK11 technische Zeichnung zum "Dubal"-Kran, 2 Seiten
HLNK11a Auszüge aus derm Dubal Jahrbuch „1979-2009: 30 Years of
Excellence”, 13 Seiten
HLNK11b Veröffentlichungsnachweis für Foto des "Dubal"-Krans auf
der Website der NKM Noell Special Cranes GmbH vom 8.
April 2003, 2 Seiten
HLNK11c Prospekt des "Dubal"-Krans aus dem Jahr 2000, 2 Seiten
HLNK11d Video des "Dubal"-Krans
HLNK12 Video des "Sunndal"-Krans
HLNK12a Technische Zeichnung zum "Sunndal"-Kran, 3 Seiten
HLNK12b Veröffentlichungsnachweis für Foto des "Sunndal"-Krans auf
der Website www.hydro.com vom 9. Dezember 2003, 3
Seiten
HLNK12c Technische Zeichnung zum "Sunndal"-Kran, vorgelegt in der
Mündlichen Verhandlung am 29. Januar 2021, 1 Seite
HLNK13 Contract No.: SU-M4_NHT-B45-00114 der Hydro Sunndal
aus dem Jahr 2000, 4 Seiten
- 5 -
HLNK14 AU 37968/89 A
HLNK19 Technische Zeichnungen zum "Sunndal"-Kran, 5 Seiten
Die Klägerin begehrt mit ihrer Nichtigkeitsklage die vollständige Nichtigerklärung
des Streitpatents. Die Beklagte verteidigt ihr Patent in der erteilten Fassung sowie
in den Fassungen nach den Hilfsanträgen I, Ia, Ib, II, IIa, IIb und IIc laut Schriftsatz
vom 6. April 2022, IId vom 25. Januar 2021, III vom 13. Januar 2021, 1a vom
25. Januar 2021, 2 vom 13. Januar 2021 sowie 2a bis 5a vom 25. Januar 2021
wegen deren jeweiligen Wortlaut auf den vorgenannten Schriftsatz Bezug
genommen wird.
Die Klägerin begründet ihre Klage damit, dass der in den jeweils nebengeordneten
und abhängigen Ansprüchen sowohl laut der erteilten Fassung als auch nach
Maßgabe der Hilfsanträge jeweils unter Schutz gestellte Gegenstand gegenüber
zwei von ihr behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen, für die sie sich auf das
Anlagenkonvolut HLNK 11 („Dubal-Kran“), das Anlagenkonvolut HLNK 12 und die
Anlagen HLNK13 und HLNK19 („Sunnval-Kran“) sowie auf Zeugenbeweis beruft,
nicht neu sei, zumindest aber diesen gegenüber nicht auf einer erfinderischen
Tätigkeit beruhe.
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent 1 740 740 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent
eines der Fassungen nach den Hilfsanträgen I, Ia, Ib, II, IIa, IIb und IIc gemäß
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Schriftsatz vom 6. April 2022, IId vom 25. Januar 2021, III vom 13. Januar
2021, 1a vom 25. Januar 2021, 2 vom 13. Januar 2021 sowie 2a bis 5a vom
25. Januar 2021 erhält.
Der Senat hat Beweis erhoben laut Beweisbeschluss vom 11. August 2021 durch
Vernehmung der Zeugen F …, W … und B … . Wegen des Ergebnisses der
Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschrift vom 18. Mai 2022 verwiesen.
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e
A.
Die zulässige Klage ist unbegründet, weil der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund
nach Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m.
Art. 52 EPÜ nicht vorliegt.
I.
1. Das Streitpatent betrifft ein Servicemodul für Aluminiumproduktionsanlagen,
mit denen Aluminium durch Schmelzflusselektrolyse nach dem Hall-Héroult-
Verfahren hergestellt wird (vgl. HLNK1 Abs. [0001]).
In der Klagepatentschrift wird einleitend erläutert, dass die Schmelzflusselektrolyse
nach dem Hall-Héroult-Verfahren in Elektrolysezellen erfolgt, die zur
Betriebsflächenoptimierung in Hallen in einer großen Anzahl in Reihe angeordnet
sind. Im Betrieb sind Eingriffe an den Elektrolysezellen u.a. zum Austausch von
abgenutzten Anoden notwendig. Dafür sind die Anlagen mit Serviceeinheiten, auch
MSE, Pot Tending Assembly (= PTA) oder Pot Tending Machine (= PTM) genannt,
ausgestattet, die eine mobile Brücke zur Bewegung der Serviceeinheiten über die
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Elektrolysezellen und ein oder mehrere Servicemodule mit Werkzeugen aufweisen,
mit denen die Eingriffe durchgeführt werden. Zur Optimierung des Raums in den
Hallen und zur Senkung der Investitionskosten werden die Elektrolysezellen so
nahe wie möglich aneinander und nahe an einer Seitenwand der Halle angeordnet.
Daher muss der Abstand zwischen den Wänden der Elektrolysehalle und die
Grenzen des Arbeitsbereichs jedes der Werkzeuge des Servicemoduls für den
Zugang zu den Elektrolysezellen so begrenzt wie möglich sein. Dieser Abstand wird
als Werkzeugannäherung bezeichnet. Allerdings benötigen die bekannten
Servicemodule große Volumina, die einen reduzierten Zugang zu den Seiten der
Zellräume verhindern und deren Bewegung in der Nähe der Seitenwände deutlich
eingeschränkt ist. Zudem ist die Reduktion des Volumens der Module ohne eine
Beeinträchtigung der Sichtbarkeit der Vorgänge für den Bediener schwierig. In
HLNK14 wird ein kompaktes Servicemodul für den Anodenwechsel beschrieben
(vgl. HLNK1 Abs. [0002] bis [0005]).
2. Vor dem oben beschriebenen Hintergrund besteht die Aufgabe darin, ein
kompaktes Servicemodul bereitzustellen, ohne die Sichtbarkeit der Vorgänge in der
Arbeitsebene für den im Führerstand befindlichen Bediener zu beeinträchtigen (vgl.
HLNK1 Abs. [0006] iVm [0004]).
3. Die vorbezeichnete Aufgabe soll durch das Servicemodul nach
Patentanspruch 1, durch die Servicemaschine nach Patentanspruch 16, durch die
Serviceeinheit nach Patentanspruch 17, durch die Verwendung dieser
Serviceeinheit nach Patentanspruch 18 und durch das Verfahren zum
Anodenwechsel einer Elektrolysezelle nach Patentanspruch 19 gelöst werden. Der
Patentanspruch 1 weist dabei folgende Merkmale auf:
1. Servicemodul für eine Reihe von Elektrolysezellen, die für die
Herstellung von Aluminium durch Schmeizflusselektrolyse bestimmt
sind, wobei
2. das Servicemodul ein Gestell und einen Turm umfasst, wobei
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3. das Gestell zur Befestigung an einem Wagen geeignet ist und
4. der Turm
4.1 so an dem Wagen angebracht ist,
4.2 dass er im Einsatz um eine vertikale Achse A schwenkbar ist, wobei
4.2.1 die vertikale Achse A eine im Einsatz im Wesentlichen horizontale
Ebene Pt definiert, die als Turmebene bezeichnet wird, und
4.3 mit einem Werkzeugsatz und einem Vorbau oder einer Kabine
ausgestattet ist, wobei
4.3.1 der Werkzeugsatz insbesondere ein an einem Teleskoparm
angebrachtes Stechwerkzeug, eine an einem Teleskoparm
angebrachte Becherschaufel, zumindest einen an einem Teleskoparm
angebrachten ersten Anodengreifer und einen mit einer einziehbaren
Leitung versehenen Trichter beinhaltet und
4.3.2 der Vorbau oder die Kabine Steuerungen zum Bedienen des Moduls
und der Werkzeuge und einen Führerstand umfasst, von dem eine
Bedienperson die Steuerungen betätigen kann, wobei
5. in Bezug auf eine erste Ebene P1 und eine zweite Ebene P2, die
senkrecht zueinander und zur Ebene Pt des Turms sind und sich auf
der Achse A schneiden, gilt:
5.1 die Mitte C des Führerstands ist in einem bestimmten Abstand C1 zur
Ebene P1 und in einem besfimmten Abstand C2 zur Ebene P2
positioniert,
5.2 die Mitte der Becherschaufel und die Mitte des ersten Anodengreifers
sind auf der entgegengesetzten Seite der Ebene P1 in Bezug auf den
Führerstand positioniert, und
5.3 das Stechwerkzeug und die einziehbare Leitung sind zwischen dem
Führerstand und der durch die Becherschaufel und den ersten
Anodengreifer ausgebildeten Reihe angeordnet.
4. Der zuständige Fachmann, ein Diplomingenieur bzw. Master der Fachrichtung
Maschinenbau mit einer Spezialisierung und mehrjähriger Berufserfahrung bei der
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Konstruktion von Aluminiumproduktionsanlagen und insbesondere von
Servicemodulen für derartige Anlagen, wird die erläuterungsbedürftigen Merkmale
wie folgt verstehen:
4.1 Nach dem eindeutigen Anspruchswortlaut bezieht sich die Position des
Führerstands gemäß Merkmal 5.2 auf den Führerstand (19) als Vorrichtungseinheit
und nicht auf die Mitte C des Führerstands. Denn der Patentanspruch 1
unterscheidet in der Merkmalsgruppe 5 explizit zwischen dem Führerstand (19) und
der Mitte C des Führerstands, da im Merkmal 5.1 auf die Position der Mitte des
Führerstands und im Merkmal 5.2 auf die Position des Führerstands und damit auf
die Position des Führerstands als komplette Vorrichtungseinheit Bezug genommen
wird. Demzufolge muss gemäß Merkmal 5.2 der Führerstand als Ganzes auf der
anderen Seite der Ebene P1 liegen als die Mitte der Becherschaufel und die Mitte
des ersten Anodengreifers. Eine von der Klägerin vorgeschlagene Positionierung
eines Teils des Führerstands auf der Ebene P1, solange nur der wesentliche Teil
des Führerstands auf der den beiden Werkzeugen gegenüberliegenden Seite der
Ebene P1 liege, ist somit ausgeschlossen, zumal neben dem Wortlaut des
Merkmals 5.2 die gesamte Beschreibung inklusive der Figuren der
Streitpatentschrift durchgängig die Anordnung des gesamten Führerstands auf
einer Seite der Ebene P1 offenbaren.
Dies bezieht sich allerdings nur auf den Führerstand (19) und nicht auf die
Führerstandskabine (18). Der Führerstand (19) ist zwar in der Führerstandskabine
18 angeordnet. Allerdings unterscheidet das Streitpatent zwischen diesen beiden
Vorrichtungseinheiten, was an der Verwendung von unterschiedlichen
Bezugszeichen und in den Figuren zu erkennen ist (vgl. HLNK1 Fig. 2 bis 5 jeweils
Bezugszeichen 18 und 19). Die Position der Führerstandskabine (18) als
Vorrichtungseinheit wird somit im Merkmal 5.2 nicht festgelegt.
4.2 Merkmal 5.3 versteht der Fachmann dergestalt, dass das Stechwerkzeug und
die einziehbare Leitung in dem Korridor angeordnet sind, der zwischen dem
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Führerstand und der durch Becherschaufel und ersten Anodengreifer gebildeten
Reihe liegt, wobei dieser Korridor seitlich durch diese beiden Werkzeuge begrenzt
wird. Denn die Formulierung "zwischen" in diesem Merkmal impliziert eine
Anordnung im Zwischenraum zwischen Führerstand, Becherschaufel und ersten
Anodengreifer. Bei einer Anordnung außerhalb dieses Korridors kann
demgegenüber nicht mehr von "zwischen" gesprochen werden. Für diese
Auslegung spricht zudem die Anordnung in den Fig. 2 bis 5 des Streitpatents, in
denen das Stechwerkzeug (11) und die einziehbare Leitung (16) stets zwischen
dem Führerstand (19), der Becherschaufel (12) und dem ersten Anodengreifer (13)
angeordnet sind. Auch die Ausführungen im Abs. [0024]/Spiegelstrich 3 des
Streitpatents führen zu dieser Auslegung. Dort werden zwar zur Ebene P1 parallele
Ebenen Pa, die durch die Mitte der Anodengreifer geht, und Pb, die durch die Mitte
der Becherschaufel geht, definiert. Trotzdem spricht das Streitpatent hier nicht von
einem Raum für die Anordnung des Stechwerkzeugs (11) und der einziehbaren
Leitung (16), der durch die Ebenen Pa und/oder Pb begrenzt werden soll, sondern
wiederum nur von einer Anordnung zwischen dem Führerstand (19) und der Reihe,
die durch die Becherschaufel (12) und den/die Anodengreifer(n) (13,14) gebildet
wird.
Gegen diese Auslegung spricht nicht, dass der Begriff der Reihe (= rangée) keine
seitliche Begrenzung, sondern lediglich eine eindimensionale Begrenzung im Sinne
einer Anordnung von Werkzeugen diesseits und jenseits der Reihe impliziere. Denn
der Fachmann folgt bei seiner Auslegung der Gesamtoffenbarung der
Streitpatentschrift. Da das Streitpatent aber explizit das Problem des reduzierten
Zugangs zu den Elektrolysezellen an den Seitenwänden Elektrolysezellenhallen
anspricht und dieses mit einem kompakten Servicemodul lösen möchte (vgl. HLNK1
Abs. [0004] bis [0006]), versteht der Fachmann beim Merkmal 5.3 den oben
beschriebenen, durch die beiden Werkzeuge seitlich begrenzten und damit engen
Korridor, weil ansonsten die beanspruchte Lösung kein kompaktes Modul umfassen
und damit von der Aufgabe abweichen würde.
- 11 -
Auch der Unteranspruch 15 steht nicht im Widerspruch zu dieser Auslegung, da
dieser entgegen der Meinung der Klägerin keinen weiteren Korridor für die
Anordnung des Stechwerkzeugs und der einziehbaren Leitung, sondern einen
flächenmäßig engeren Korridor als der Patentanspruch 1 beansprucht. Dies kann
man beispielhaft an der Figur 2 des Streitpatents erkennen. In dieser Figur ist die
rechte Grenze des Korridors laut Patentanspruch 15 durch die Linie bestimmt, die
zwischen der Mitte des Führerstands und der Mitte der Becherschaufel verläuft.
Demgegenüber verläuft gemäß Patentanspruch 1 nach der oben angeführten
Auslegung die rechte Grenze des Korridors zwischen der rechten Ecke des
Führerstands und der rechten Ecke der Becherschaufel, so dass der Korridor
gemäß Patentanspruch 1 an der rechten Seite einen weiteren Raum für die
Anordnung der beiden Werkzeuge aufweist als der Korridor nach Patentanspruch
15. Zudem kann der Patentanspruch 15 als echter Unteranspruch nicht einen
weiteren Korridor als der übergeordnete Patentanspruch 1 beanspruchen.
Im Übrigen fällt gemäß der obigen Auslegung eine Anordnung, in der das
Stechwerkzeug und die einziehbare Leitung zwischen der Becherschaufel und dem
ersten Anodengreifer positioniert sind, wobei deren Mitten näher an der Ebene P1
liegen als die Mitten der Becherschaufel und des ersten Anodengreifers, nach dem
Verständnis des Fachmanns nicht unter das Merkmal 5.3, da die Merkmalsgruppe
5 in den Merkmalen 5.2 und 5.3 eindeutig zwischen den Mitten von Werkzeugen
und den Werkzeugen als gesamte Vorrichtungseinheiten unterscheidet und der
Fachmann somit gemäß dem Wortlaut von Merkmal 5.3 die darin angeführten
Werkzeuge als gesamte Vorrichtungseinheiten ansieht.
4.3 Die in den Merkmalen 5.1 bis 5.3 angegebene Anordnung ist für das
streitpatentgemäße Servicemodul festgelegt, weil das Streitpatent in der gesamten
Druckschrift keine Abweichung davon vorsieht und insbesondere keine Angaben
dazu enthält, ob sich diese Anordnung während der verschiedenen Arbeitsschritte
bei einem Anodenwechsel verändert.
- 12 -
Im Übrigen bezieht sich die mit dem streitpatentgemäßen Servicemodul angestrebte
gute Sichtbarkeit für den im Steuerposten befindlichen Bediener auf die Vorgänge
im Arbeitsbereich in bzw. an der Elektrolysezelle und nicht auf die Turmebene, in
der die Werkzeuge bei Nichtgebrauch positioniert und geparkt werden. Die
Merkmale 5.1 bis 5.3 betreffen demgegenüber die Anordnung der Werkzeuge in der
Turmebene (vgl. HLNK1 Abs. [0022], [0023] und [0025]).
II.
Die jeweiligen Gegenstände der nebengeordneten erteilten Ansprüche sind
gegenüber den geltend gemachten Vorbenutzungen neu und beruhen diesen
gegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.
1. Der Erfindungsgegenstand ist gegenüber der als sog. „Dubal“-Kran
behaupteten Vorbenutzung laut dem Anlagenkonvolut HLNK11 neu.
Dabei kann dahinstehen, ob diese behauptete Vorbenutzung - was von der
Beklagten bestritten wurde - der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, denn
in der klägerseits behaupteten Ausgestaltung sind die gemäß den Angaben der
Klägerin in den Jahren 1995 bis 2004 an die Firma D … ("Dubal") gelieferten und
dort installierten Krananlagen (= "Dubal"-Kran) für den streitpatentgemäßen
Gegenstand nicht neuheitsschädlich.
Neben den Merkmalen 1 bis 4.3.2 sind auch die kennzeichnenden Merkmale 5, 5.1
und 5.2 beim "Dubal"-Kran realisiert. Dies ergibt sich aus der ersten
Konstruktionszeichnung der HLNK11 (besser erkennbar im KS S. 36). Daraus kann
man unmittelbar und eindeutig die senkrecht zueinander und zur Turmebene Pt
stehenden und sich in der Achse A schneidenden Ebenen P1 und P2 entnehmen.
Ebenso ist gemäß dieser Konstruktionszeichnung die Mitte C des Führerstands
beabstandet von den Ebenen P1 und P2 positioniert. Schließlich sind auch die
Mitten der Becherschaufel und des ersten Anodengreifers auf der
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entgegengesetzten Seite der Ebene P1 in Bezug auf den Führerstand angeordnet.
Allerdings unterscheidet sich der "Dubal"-Kran im Merkmal 5.3 vom
Streitgegenstand. Denn das Stechwerkzeug und die einziehbare Leitung sind
neben der Becherschaufel und dem Anodengreifer und damit nicht im Korridor
zwischen dem Führerstand und der Reihe aus Becherschaufel und Anodengreifer
positioniert (vgl. HLNK11 S. 1 – besser erkennbar KS S. 31, die mit den von der
Klägerin vorgenommenen Markierungen im Folgenden abgebildet ist):
Das Argument, dass durch die Reihe aus Becherschaufel und Anodengreifer eine
"unendliche" Gerade definiert werde und Merkmal 5.3 lediglich fordere, dass das
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Stechwerkzeug und die einziehbare Leitung im Raum zwischen dieser Geraden und
dem Führerstand angeordnet werden sollten, kann nicht durchgreifen. Gemäß dem
unter I.4.2. dargelegten fachmännischen Verständnis des Merkmals 5.3, ist der
Raum für die Anordnung dieser beiden Werkzeuge auch in der Breite durch die
Reihe aus Becherschaufel und Anodengreifer begrenzt, so dass die im "Dubal"-
Kran erfolgte Anordnung des Stechwerkzeugs und der einziehbaren Leitung neben
der Becherschaufel und dem Anodengreifer den Streitgegenstand nicht
vorwegnimmt.
Damit ist der Streitgegenstand gemäß Patentanspruch 1 neu gegenüber der geltend
gemachten Vorbenutzung "Dubal"-Kran.
2. Auch die weitere behauptete Vorbenutzung des sogenannten "Sunndal"-
Krans steht der Neuheit der Patentgegenstände des Streitpatents nicht entgegen,
denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Senats
fest, dass eine patentgemäße Lehre, welche der Fachmann dem sogenannten
"Sunndal"-Kran unmittelbar und eindeutig hätte entnehmen können, nicht öffentlich
zugänglich i.S.d. Art. 54 Abs. 2 EPÜ war.
2.1. Die mehrmals zwischen 2002 und 2003 für die Aluminiumhütte "Sunndal" der
Norsk Hydro ASA gebaute und installierte Krananlage (im Folgenden mit "Sunndal"-
Kran bezeichnet) enthält nach den im Verfahren zum Nachweis vorgelegten
Unterlagen gemäß dem Anlagenkonvolut HLNK12 sowie den Anlagen HLNK13 und
HLNK19, insbesondere ausweislich der nachfolgend abgebildeten Konstruktions-
zeichnung auf Seite 1 der HLNK12a
- 15 -
.
ein Servicemodul für eine Reihe von Elektrolysezellen für die Aluminiumherstellung,
das ein an einem Wagen befestigtes Gestell und einen an dem Gestell befestigten
Turm umfasst (vgl. HLNK12 bei Minute 5:40, HLNK12a S. 3). Der Turm ist um die
zentrale Achse schwenkbar, die eine zu ihr senkrechte Ebene definiert (vgl. Video
HLNK12 ab Minute 0:30, vgl. HLNK12a S. 1 und 2). An dem Turm sind die jeweils
an einem Teleskoparm montierten Werkzeuge Becherschaufel, Anodengreifer und
Stechwerkzeug angebracht (vgl. HLNK12 ab Minute 0:47 - Anodengreifer, ab Mi-
nute 7:54 bzw. 8:58 - Becherschaufel, bei Minute 9:38 – Stechwerkzeug; HLNK12a
S. 1 und 2). Auch eine an einem Trichter bzw. Silo angebrachte einziehbare Leitung
ist vorhanden (vgl. HLNK12 Minute 2:18 und 10:02). Schließlich ist dem Video
HLNK12 auch eindeutig zu entnehmen, dass der "Sunndal"-Kran eine Kabine mit
Steuerungen und einen Führerstand für die Bedienperson aufweist (vgl. HLNK12
ab Minute 5:34 und 6:49). Damit sind die Merkmale 1. bis 4.3.2 durch den "Sunndal"-
- 16 -
Kran offenbart.
2.2 Die Klägerin hat in der ersten mündlichen Verhandlung am 29. Januar 2021
geltend gemacht, dass dieser Kran auch die besonderen Eigenschaften nach der
Merkmalsgruppe 5 des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents aufweise, und
hat hierzu folgende, als Anlage zum Protokoll der vorgenannten mündlichen
Verhandlung genommene Konstruktionszeichnung des "Sunndal"-Krans
eingereicht (im Folgenden HLNK12c bezeichnet), in der sie erläuternde Zusätze
durch Bezeichnung der einzelnen Bestandteile sowie durch durchgezogene und
gestrichelte rote Linien angebracht hat, welche nach ihrem Vortrag die
Verwirklichung der Merkmalsgruppe 5 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents
zeigen:
- 17 -
In dieser Zeichnung liegt eine Stellung des Führerstands gegenüber der
Becherschaufel vor, bei der die Bedienperson einen freien Blick auf die
Becherschaufel im Arbeitsbereich hat. In dieser Anordnung lässt sich mit den
klägerseits angebrachten roten Linien gemäß Merkmalsgruppe 5 eine Ebene P1
und eine zweite Ebene P2 derart anlegen, dass diese sich auf der Achse A
schneiden, senkrecht sowohl zueinander als auch zur Turmebene Pt stehen und
dass die Mitte der Becherschaufel und die Mitte des ersten Anodengreifers auf der
entgegengesetzten Seite der Ebene P1 in Bezug auf den Führerstand positioniert
sind. Gemäß dieser Konstruktionszeichnung sind zudem das Stechwerkzeug und
die einziehbare Leitung – zumindest solange sich das Stechwerkzeug im Bereich
der Aufhängung seines Teleskoparms befindet und sich die einziehbare Leitung im
Bereich des Auslasses des Silos befindet – im Korridor zwischen der durch den
ersten Anodengreifer und der Becherschaufel gebildeten Reihe und dem
Führerstand angeordnet. Bei einer solchen Stellung des Führerstandes wären somit
die Merkmale 5 bis 5.3 des erteilten Patentanspruchs 1 durch den "Sunndal"-Kran
erfüllt.
2.3 Eine Neuheitsschädlichkeit des "Sunndal"-Krans bei einer solchen Position
des Führerstandes und der in Patentanspruch 1 des Streitpatents genannten
einzelnen Werkzeuge zueinander kann jedoch nur angenommen werden, wenn
diese Anordnung dem Fachmann als offenbarte technische Lehre öffentlich
zugänglich gewesen wäre. Denn nach ständiger Rechtsprechung kann ein
vorhandener Stand der Technik eine streitpatentgemäße Lösung nur dann
neuheitsschädlich vorwegnehmen, wenn die Ermittlung des Gesamtinhalts eines
als neuheitsschädlich behaupteten Standes der Technik, hier also der "Sunndal"-
Kran als geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung, dem Fachmann technische
Informationen offenbart; hierzu reicht es aber noch nicht, dass der Fachmann in
irgendeiner Form, etwa mit Hilfe seines Fachwissens, eine gegebene allgemeine
Lehre ausführen kann oder diese Lehre gegebenenfalls im Sinne der
Merkmalskombination des Streitpatents abwandeln kann, vielmehr kommt es
- 18 -
ausschließlich darauf an, was der Fachmann dem als neuheitsschädlich
behaupteten Stand der Technik als Inhalt einer (ggf. allgemeinen) technischen
Lehre „unmittelbar und eindeutig“ entnehmen kann (vgl. hierzu BGH, GRUR 2009,
382 Rn. 25 – Olanzapin). Maßgeblich für die Frage, ob der "Sunndal"-Kran die
streitpatentgemäße Lehre neuheitsschädlich vorweggenommen hat, ist daher nicht
nur die öffentliche Zugänglichkeit des Krans selbst, sondern ob außenstehende
Dritte die hier in Rede stehende Erfüllung der Merkmalsgruppe 5 aufgrund der
öffentlichen Zugänglichkeit des Krans hätten wahrnehmen und erkennen können.
Denn für die Erkennbarkeit einer öffentlich zugänglichen technischen Lehre durch
eine geltend gemachte Vorbenutzung reicht die bloß theoretische Möglichkeit noch
nicht, dass über die fragliche technische Lehre beliebige Dritte zuverlässige,
ausreichende Kenntnis erhalten konnten, vielmehr muss gerade die beanspruchte
Lehre selbst für außenstehende Dritte erkennbar sein (BGH GRUR 1996, 747, 752
– Lichtbogen-Plasma-System). Daher ist dann, wenn die streitige technische Lehre
(hier also die Verwirklichung der Merkmalsgruppe 5 beim "Sunndal"-Kran) lediglich
eine fernliegende, nur theoretische und gedachte Möglichkeit darstellt, welche der
Fachmann nicht "unmittelbar und eindeutig" wahrnehmen kann, für eine
neuheitsschädliche Vorwegnahme durch die behauptete Vorbenutzung kein Raum.
Eine solche für die Vorwegnahme nicht ausreichende bloß theoretische Möglichkeit
liegt nach der Rechtsprechung etwa bei einer Besichtigung nur aus größerer
Entfernung oder bei Vorführungen einer Vorrichtung vor, bei der die zur
Offenbarung der streitigen technischen Lehre erforderlichen Kenntnisse nicht
erkennbar wird; denn zugänglich ist nur, was der jeweilige Betrachter bei
Kenntnisnahme der geltend gemachten Vorbenutzung als mit dem Streitpatent
übereinstimmende technische Lehre auch tatsächlich erkennen kann (vgl.
Benkard/Melullis, PatG, 11. Aufl., § 3 Rn. 125 m.w.N.).
Für die öffentliche Zugänglichkeit der hier in Rede stehenden Merkmalskombination
5 reicht es daher vorliegend nicht, dass der "Sunndal"-Kran für außenstehende
Dritte ohne Weiteres zugänglich war. Vorliegend ist nämlich zu berücksichtigen,
dass es sich bei der Merkmalsgruppe 5 des erteilten Patentanspruchs 1 des
- 19 -
Streitpatents um eine Eigenschaft eines streitpatentgemäßen Krans handelt, die
über das bloße Vorhandensein des Führerstandes und der dort genannten
einzelnen Werkzeuge hinaus eine ganz bestimmte geometrische Anordnung
derselben zueinander erfordert. Erst diese geometrische Anordnung von
Werkzeugen und Führerstand stellt die technische Lehre des Streitpatents dar. Für
die Vorwegnahme dieser technischen Lehre bedarf es daher über die bloße
Möglichkeit zur Wahrnehmung des "Sunndal"-Krans hinaus entweder einer näheren
Betrachtung der möglichen geometrischen Anordnungen von Führerstand und
Werkzeugen beim "Sunndal"-Kran durch den Fachmann (vgl. Benkard/Melullis,
a.a.O.) oder einer gerade auf diese spezifische Anordnung abzielenden Vorführung
des "Sunndal"-Krans für außenstehende Dritte, weil erst infolge einer solchen
eingehenden Betrachtung oder Vorführung die Besonderheit einer
streitpatentgemäßen Anordnung für den Fachmann erkennbar und damit die
streitpatentgemäße technische Lehre durch eine bestimmte geometrische
Anordnung von Führerstand und Werkzeugen, mit der sie sich vom Stand der
Technik gerade absetzen will, neuheitsschädlich offenbart gewesen wäre. Soweit
eine solche nähere Betrachtung oder Vorführung dagegen nicht erfolgte, ist für die
Annahme, der als Vorbenutzung geltend gemachte "Sunndal"-Kran hätte die
streitpatentgemäße Lehre neuheitsschädlich vorweggenommen, kein Raum mehr.
2.4 Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme konnte der Senat zu seiner
Überzeugung nicht feststellen, dass die hier in Rede technische Lehre nach der
streitpatentgemäßen Merkmalsgruppe 5 beim "Sunndal"-Kran in dem nach den
vorstehenden Ausführungen erforderlichen Umfang öffentlich zugänglich war.
2.4.1 Aus dem Video gemäß HLNK 12 lässt sich nicht entnehmen, dass die
streitpatentgemäße Anordnung von Führerstand und Werkzeugen beim "Sunndal"-
Kran verwirklicht gewesen ist. Der Fachmann erkennt bei der Betrachtung des
Videos vielmehr, dass es sich bei dem "Sunndal"-Kran um ein klassisch designtes
Servicemodul mit einer um 360° drehbaren Kabine handelt, bei dem die Werkzeuge
wie auf einem Stundenziffernblatt angeordnet sind. Dies wird durch die Aussage
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des Zeugen W … bestätigt, der in seiner Einvernahme (vgl. 2.4.2) die Anordnung
von Werkzeugen bei Servicemodulen nach Art des "Sunndal"-Krans ebenfalls
anhand eines Stundenziffernblatts beschrieben hat. Der Betrachter des Videos
nimmt daher die streitpatentgemäße Anordnung der Werkzeuge und des
Führerstands entsprechend der Merkmalsgruppe 5 nicht wahr, da es für ihn ohne
konkrete Hinweise oder ohne explizite Vorlage von Konstruktionszeichnungen nicht
auf bestimmte Stellungen der Kabine im Verhältnis zu den Werkzeugen ankommt.
Vielmehr erschließt sich für ihn aufgrund des Aufbaus des Servicemoduls mit einer
um 360° drehbaren Steuerkabine, dass der Kranführer den Führerstand stets in eine
für die Sicht auf das jeweils im Einsatz befindliche Werkzeug optimale Position fährt,
ohne dabei auf die Position der jeweils nicht im Einsatz befindlichen Werkzeuge
zueinander und zum Führerstand zu achten.
2.4.2 Auch die Zeugeneinvernahme hat hierzu nichts ergeben.
Der Zeuge W … hat zwar glaubhaft bekundet, dass er als damaliger Mitarbeiter der
Fa.C … , welche bei der Klägerin sechs Kräne anderer Bauart als der "Sunndal"-
Kran bestellt hatte, im April 2002 einen Kran der Klägerin in W … gezeigt bekommen
hatte. Über die hier relevante technische Lehre vermochte er aber nichts
auszusagen. Denn nach seinen Bekundungen lag sein Hauptinteresse an der
Absauganlage, welche an dem besichtigten Kran befestigt war. Zwar hatte er sich
auch für den Kran selber interessiert, diesen aber nicht näher untersucht. Nach
seiner Aussage waren die Werkzeuge in einer für ihn typischen Anordnung
arrangiert, die genaue Anordnung hatte er aber bei seiner Zeugenaussage nicht
mehr in Erinnerung. Im Führerstand sei er nicht gewesen, auch sei dieser während
seiner Besichtigung nicht bewegt worden. Seiner Erinnerung nach habe sich dieser
entweder unmittelbar vor den beiden Anodengreifern oder diesen gegenüber
befunden. Dies kann nur so verstanden werden, dass der Führerstand bei der
Besichtigung durch den Zeugen keine der auf den obigen Zeichnungen
abgebildeten Positionen einnahm, insbesondere nicht diejenige, die auf der in der
mündlichen Verhandlung am 29. Januar 2021
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überreichten Zeichnung abgebildet ist. Damit konnte der Zeuge naturgemäß auch
nicht die besondere Anordnung erkennen, welche der Merkmalsgruppe 5
entsprechen könnte. Dementsprechend konnte ihm eine solche Anordnung auch
nicht durch den Mitarbeiter der Klägerin, der mittlerweile verstorbene Herr H … ,
welcher den Zeugen nach dessen Bekunden alleine bei der Besichtigung begleitet
hatte, gezeigt worden sein. Vielmehr hat der Zeuge auf Nachfrage sogar
ausdrücklich bestätigt, dass ihm an dem Kran, den er als ziemlich „verbaut“ in
Erinnerung hatte, nichts Besonderes aufgefallen sein. Insbesondere habe er keine
Erinnerung mehr an eine bestimmte Werkzeuganordnung oder daran, dass ihm eine
Konstruktionszeichnung des Krans gezeigt worden sei. Damit hat sich aber zur
Überzeugung des Senats durch die Vernehmung des Zeugen W … nichts dafür
ergeben, aus dem gefolgert werden könnte, dass die besondere
streitpatentgemäße Anordnung von Führerstand und Werkzeugen öffentlich
zugänglich war.
Auch der Zeuge B … konnte hierzu nichts bekunden. Nach seiner glaubhaften
Aussage ist ihm zwar vom Mitarbeiter der Klägerin, dem Zeugen F … , am 15. März
2002 - was er anhand seiner Kalenderaufzeichnungen bestätigen konnte - das
Video gemäß HLNK 12 gezeigt worden. Damit geht seine Aussage über die oben
unter 2.4.1 getroffenen Erkenntnisse nicht hinaus. Seiner Aussage nach war auch
eine bestimmte Anordnung von Führerstand und Werkzeugen nicht Gegenstand
seiner Unterredung mit dem Zeugen F … , vielmehr betraf diese vor allem das
Deckelhandling, zu welchem der Zeuge F … den Zeugen B … nach dessen
Bekundung auch allein im Hinblick auf seine Ingenieurkenntnisse und -erfahrungen
bei einem mit Roboter befassten Unternehmen konsultiert hatte. Der Zeuge F …
schließlich konnte nichts bekunden, was über die vorgenannten Aussagen der
Zeugen W … und B … hinausgehen würde. Da die übrigen im Beweisbeschluss
vom 11. August 2021 genannten Zeugen lediglich zum Randgeschehen benannt
worden waren, aus dem in Bezug auf die hier interessierende Frage nichts
geschlossen werden kann, bedurfte es nicht mehr ihrer Einvernahme.
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2.4.3 Damit kann aber aufgrund der Beweisaufnahme nicht festgestellt werden,
dass eine besondere Anordnung von Führerstand und den im erteilten
Patentanspruch 1 genannten Werkzeugen durch die Vorführung des "Sunndal"-
Krans öffentlich zugänglich geworden sei. Der "Sunndal"-Kran nimmt somit das
Servicemodul gemäß Patentanspruch 1 nicht vorweg.
3. Das Servicemodul nach Patentanspruch 1 beruht auch auf einer
erfinderischen Tätigkeit. Denn der "Dubal"-Kran und der "Sunndal"-Kran können
weder für sich noch in Zusammenschau den Streitgegenstand nahelegen.
3.1 Dem Video HLNK11d, den Konstruktionszeichnungen HLNK11 oder dem
Prospekt HLNK11c lassen sich keine Hinweise dahingehend entnehmen, die
Reihenanordnung der Werkzeuge Becherschaufel, Anodengreifer, Stechwerkzeug
und einziehbare Leitung aufzulösen und entsprechend der Merkmalsgruppe 5
anzuordnen. Dazu gibt auch die streitpatentgemäße Aufgabe keine Veranlassung,
gemäß der ein kompaktes Servicemodul bereitgestellt werden soll, um den Zugang
zu den Elektrolysezellen trotz deren sehr enger Anordnung zueinander und zur
Zellraumhallenseite zu ermöglichen (vgl. HLNK1 [0004]). Denn dazu müsste der
Fachmann den den "Dubal"-Kran auszeichnenden Vorteil der guten Sichtbarkeit auf
alle Werkzeuge von dem Führerstand aus aufgeben, wozu ihm aber ein nach
Angaben der Klägerin erfolgreich verkauftes Produkt keine Motivation liefert.
3.2 Bei der Vorführung des Videos HLNK12 und bei der durch den Zeugen W …
in seiner Einvernahme beschriebenen Besichtigung des "Sunndal"-Kran hat der
Fachmann lediglich erkannt, dass es sich beim "Sunndal"-Kran um ein
Servicemodul nach einem an sich bekannten System handelt, bei dem sich zum
einen der Werkzeugturm um die eigene Achse drehen kann und zum anderen die
Kabine gegen den Werkzeugturm vollständig, d.h. um 360° schwenkbar gelagert
ist. Desweiteren hat er erkannt, dass die Werkzeuge konzentrisch, also nach außen
schauend aufgehängt sind. Dies ist für ihn eine logische Folge des mit dem
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"Sunndal"-Kran verwirklichten Arbeitsprinzips, bei dem die Bedienperson Kabine
und Werkzeugturm jeweils so gegeneinander drehen wird, dass eine optimale Sicht
auf die Arbeitszone gegeben ist. Denn er hat auch erkannt, dass diese Drehungen
notwendig sind, da es mit dem "Sunndal"-Kran nicht möglich ist, mit allen
Werkzeugen in einer festen Stellung der Kabine zum Werkzeugturm zu arbeiten,
zumal der "Sunndal"-Kran über sechs Werkzeuge verfügt, was die Sichtprobleme
auf die einzelnen Werkzeuge in der Arbeitsposition weiter verschärft. Diese
Erkenntnisse geben ihm aber keine Hinweise auf ein streitpatentgemäßes
Servicemodul, das unter Einhaltung der Merkmale der Merkmalsgruppe 5 voll
einsatzfähig ist. Insbesondere geben die Fotos und das Video des "Sunndal"-Krans
sowie dessen bezeugte Besichtigung keine Motivation, diesen unter Vornahme
einer Reihe erheblicher konstruktiver Änderungen so weiterzuentwickeln, dass ein
Servicemodul entsteht, bei dem auf die Schwenkbarkeit der Kabine um 360°
verzichtet werden kann.
3.3 Auch eine Kombination der beiden geltend gemachten Vorbenutzungen hat
der Fachmann nicht in Erwägung gezogen, da der "Dubal"-Kran und der "Sunndal"-
Kran hinsichtlich der Sichtbarkeit der Werkzeuge während ihrer Verwendung
unterschiedliche technische Prinzipien verfolgen. Denn beim "Sunndal"-Kran wird
die Kabine durch die Möglichkeit der 360° Bewegung entlang der Schiene in der
Turmebene beim Einsatz der einzelnen Werkzeuge jeweils in eine gute
Sichtposition bewegt, während beim "Dubal"-Kran die gute Sichtbarkeit durch die
Anordnung der Werkzeuge nebeneinander erreicht wird. Eine Anregung, einzelne
konstruktive Teile dieser sehr unterschiedlichen Arbeitsprinzipien folgenden
Vorbenutzungen zu einem Servicemodul mit den streitpatentgemäßen Merkmalen
zu kombinieren, ist nicht ersichtlich.
Im Übrigen gibt auch der weitere angeführte Stand der Technik keine Anregung,
ausgehend von einer der Vorbenutzungen "Dubal"-Kran oder "Sunndal"-Kran ein
streitpatentgemäßes Servicemodul zu entwickeln. Dies wurde auch nicht
vorgetragen.
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4. Die nebengeordneten Patentansprüche 16 bis 18 sind auf eine
Servicemaschine, eine die Servicemaschine umfassende Serviceeinheit und deren
Verwendung gerichtet, wobei die Servicemaschine das Servicemodul gemäß
Patentanspruch 1 umfasst. Der nebengeordnete Patentanspurch 19 betrifft ein
Verfahren zum Anodenwechsel einer Elektrolysezelle unter Verwendung des
Servicemoduls nach Patentanspruch 1. Bezüglich Neuheit und erfinderischer
Tätigkeit gelten für diese Patentansprüche daher die für den Gegenstand des
Patentanspruchs 1 dargelegten Gesichtspunkte gleichermaßen, so dass auch die
nebengeordneten Patentansprüche 16 bis 19 Bestand haben.
Mit dem Patentanspruch 1 sind zudem auch die auf ihn rückbezogenen und auf
bevorzugte Ausgestaltungen des beanspruchten Servicemoduls gerichteten
Unteransprüche 2 bis 15 patentfähig. Dasselbe gilt für den Gegenstand des auf den
Patentanspruch 19 rückbezogenen Unteranspruchs 20.
B.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 709 ZPO.
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C.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)
eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen
elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich
zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die
Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die
Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der
Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des
angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als
elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist
beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens
aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur
gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.
Schramm Schwarz Dr. Münzberg Dr. Jäger Dr. Wismeth


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