3 Ni 20/20 (EP) - 3. Senat (Nichtigkeit)

ECLI:DE:BPatG:2022:220322U3Ni20.20EP.0
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
3 Ni 20/20 (EP)
(Aktenzeichen)
Verkündet am
22. März 2022
…
In der Patentnichtigkeitssache
…
betreffend das europäische Patent 2 007 682
(DE 60 2007 046 136)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mündlichen Verhandlung vom 22. März 2022 durch den Vorsitzenden Richter
Schramm sowie die Richter Schwarz, Dipl.-Chem. Dr. Wismeth, Dipl.-Chem. Dr.
Freudenreich und die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner
f ü r R e c h t e r k a n n t :
I. Die Klage wird als unzulässig abgewiesen.
II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %
des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
- 2 -
T a t b e s t a n d
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der als WO 2007/107546 am
27. September 2007 veröffentlichten internationalen Anmeldung vom 19. März 2007
unter Inanspruchnahme der Priorität aus der französischen Anmeldung FR 0602450
vom 21. März 2006 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland in französischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents
2 007 682 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „COMPOSITION A BASE D’OXYDE
DE ZIRCONIUM ET D’OXYDE DE CERIUM A REDUCTIBILITE ELEVEE ET A
SURFACE SPECIFIQUE STABLE, PROCEDE DE PREPARATION ET
UTILISATION DANS LE TRAITEMENT DES GAZ D’ECHAPPEMENT“ (in Deutsch
laut Streitpatentschrift: „ZUSAMMENSETZUNG AUF BASIS VON
ZIRCONIUMOXID UND CEROXID MIT HOHER REPRODUZIERBARKEIT UND
STABILER SPEZIFISCHER OBERFLÄCHE, HERSTELLUNGSVERFAHREN UND
VERWENDUNG BEI DER BEHANDLUNG VON ABGASEN“).
Gegen das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen
60 2007 046 136 geführte Streitpatent hat die Klägerin Einspruch eingelegt.
Nachdem die Einspruchsabteilung des EPA zunächst das Patent mit (erster)
Zwischenentscheidung vom 19. Februar 2019 in einer von der Beklagten im
Einspruchsverfahren zunächst verteidigten Fassung beschränkt aufrechterhalten
hat, hat die Beschwerdekammer des EPA mit Beschluss vom 6. März 2020 (vgl. K5)
die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben und in Ziffer 2 wie
folgt entschieden:
- 3 -
Mit zweiter Zwischenentscheidung vom 29. Juni 2021 (vgl. K24) hat die
Einspruchsabteilung festgestellt, dass „compte tenu des modifications apportées
par le titulaire du brevet au cours de la procédure d‘opposition, le brevet et
l‘invention qui en constitue l‘objet satisfont aux conditions énoncées dans la
Convention“. Von der gegen diese Entscheidung von der Einspruchsabteilung
ausdrücklich zugelassenen Beschwerdemöglichkeit („Un recours indépendant
conformement à l’article 106(2) CBE est ouvert contre cette décision selon l’article
106(2)CBE“) haben die Beteiligten keinen Gebrauch gemacht. Mit Schreiben jeweils
vom 14. Januar 2022 (zum Schreiben an die Klägerin vgl. K24a) hat die
Einspruchsabteilung des EPA der Klägerin und der Beklagten mitgeteilt, dass „la
décision intermédiaire de la division d’opposition, en date du 29.06.21, relative au
texte dans lequel le brevet modifié peut être maintenu est passée en force de chose
jugée“. Wie der Online-Akte des EPA entnommen werden kann, wurde die Beklagte
in dem an sie gerichteten Schreiben gleichzeitig aufgefordert, binnen drei Monaten
die Veröffentlichungsgebühr in Höhe von 80,00 Euro zu zahlen und für die
geänderten Patentansprüche Übersetzungen in die beiden Sprachen, die nicht
Verfahrenssprache sind (hier also Deutsch und Englisch), einzureichen. Weitere
Tätigkeiten des EPA erfolgten danach noch nicht.
In der Fassung, welche der Beschwerde- und der zweiten Zwischenentscheidung
des EPA jeweils zugrundelag, soll das Streitpatent die nebengeordneten
Patentansprüche 1, 7, 11 und 12 umfassen, wobei auf Patentanspruch 1 die
Patentansprüche 2 bis 6 und auf den mit der vorliegenden Klage nicht angegriffenen
Patentanspruch 7 die Patentansprüche 8 bis 10 unmittelbar oder mittelbar
zurückbezogen sind. Die streitgegenständlichen nebengeordneten selbständigen
Patentansprüche 1, 11 und 12 in dieser Fassung sollen in der Verfahrenssprache
wie folgt lauten:
- 4 -
Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt die Klägerin, die von der Beklagten wegen einer
behaupteten Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird,
die Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang der Patentansprüche 1 bis 6 sowie
11 und 12 laut der vorgenannten Fassung. Die Beklagte verteidigt ihr Patent in der
vorgenannten Fassung sowie jeweils als geschlossene Anspruchssätze in weiteren
Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 bis 5 laut Schriftsatz vom 27. Dezember 2021,
wegen deren Wortlaut auf den vorgenannten Schriftsatz verwiesen wird.
Die Klägerin hat zur Stützung ihres Vortrags u.a. folgende Druckschriften
eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von der Klägerin vergeben):
- 5 -
K3 EP 2 007 682 B1 (erteilte Fassung des Streitpatents)
K5 Entscheidung T 615/19 der Beschwerdekammer des EPA vom 6.
März 2020
K6 Der Entscheidung nach K5 zugrundeliegende Anspruchsfassung des
Streitpatents
K12 WO 2007/131901 A1
K13 WO 2005/100248 A1
K14 WO 2004/085806 A2
K15 EP 0 955 267 A1
K16 WO 2004/103907 A1
K17 US 6 387 338 B1
K18 WO 2004/002893 A2
K24 Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 29. Juni 2021
K24a Mitteilung des EPA an die Klägerin vom 14. Januar 2022
K26 EP 1 921 044 A2
Die Klägerin ist der Ansicht, die Klage sei zulässig, nachdem die
Beschwerdekammer des EPA mit Beschluss vom 6. März 2020 die aufrecht zu
erhaltene Fassung festgestellt und die Zwischenentscheidung nach K24a
rechtskräftig geworden ist. Wie sich aus der Formulierung „... so kann das
Einspruchsverfahren fortgesetzt werden“ in Regel 82 Abs. 2 Satz 1 der
Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente
vom 5. Oktober 1973 in der Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats der
Europäischen Patentorganisation vom 7. Dezember 2006 und zuletzt geändert
durch den Beschluss des Verwaltungsrats vom 27. März 2020 (im Folgenden:
AusfEPÜ) einerseits und dem Wort „andernfalls“ in Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ
andererseits im Umkehrschluss ergebe, sei das Einspruchsverfahren beendet,
wenn gegen die Zwischenentscheidung, derzufolge das Streitpatent mit den
Unterlagen, mit denen das Streitpatent verteidigt werde, beschränkt aufrecht
erhalten werden könne, keine Einwendungen mehr erhoben werden; dies sei
vorliegend aufgrund der Rechtskraft dieser Zwischenentscheidung der Fall. Die
- 6 -
daran anschließenden weiteren Maßnahmen nach Regel 82 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3
bis 4 AusfEPÜ seien bloße Formalien zur Veröffentlichung des geänderten Patents.
Der nach Regel 82 Abs. 3 Satz 2 mögliche Widerruf des Patents bei fehlender oder
nicht rechtzeitiger Zahlung der Veröffentlichungsgebühr oder fehlender Vorlage der
Übersetzungen sei keine Entscheidung in einem noch laufenden
Einspruchsverfahren, sondern stehe dem Erlöschen des Patents bei Nichtzahlung
der Jahresgebühr gleich.
Nach Auffassung der Klägerin ist der Gegenstand von Anspruch 1 der
angegriffenen Fassung des Streitpatents nicht über den gesamten beanspruchten
Bereich ausführbar. Zudem sei dieser Gegenstand gegenüber der K12, K26 und
der Vorbenutzung AM 5040 jeweils nicht neu und beruhe gegenüber Kombinationen
der K13 und K14, der K15 mit K13, K16 oder K17, der K18 mit dem allgemeinen
Fachwissen oder den in K16 oder K17 vermittelten Informationen nicht auf einer
erfinderischen Tätigkeit.
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent 2 007 682 im Umfang der Ansprüche 1 bis 6, 11
und 12 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent
im angegriffenen Umfang die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 5
jeweils in der Verfahrenssprache, sämtliche gemäß Schriftsatz vom
27. Dezember 2021, erhält und die nicht angegriffenen Patentansprüche
in ihren Rückbeziehungen auf das Streitpatent in der erteilten Fassung
bestehen bleiben.
- 7 -
Nach Auffassung der Beklagten ist die Klage unzulässig, solange das
Einspruchsverfahren vor dem EPA noch nicht abgeschlossen sei. Denn die im
Einspruchsverfahren verteidigte Fassung des Streitpatents entspreche zwar den
Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens, die Sache sei jedoch an
die Einspruchsabteilung zurückverwiesen worden mit der Maßgabe, auf Grundlage
geltenden Ansprüche und einer daran noch anzupassenden Beschreibung das
europäische Patent aufrechtzuerhalten. Mit der Zwischenentscheidung vom
29. Juni 2021 sei lediglich festgestellt worden, dass die beklagtenseits eingereichten
Unterlagen den Anforderungen des EPÜ entsprächen. Durch die
Zwischenentscheidung sei das Einspruchsverfahren noch nicht beendet, da die
abschließende Entscheidung des EPA zur Aufrechterhaltung des Streitpatents in
geändertem Umfang noch nicht ergangen sei, wobei gegen diese Entscheidung
erneut Beschwerde, z. B. wegen unzureichender oder fehlerhafter Übersetzung der
geänderten Ansprüche, eingelegt werden könne.
In der Sache widerspricht die Beklagte allen Angriffspunkten der Klägerin und
erachtet das Streitpatent in einer der verteidigten Fassungen für schutzfähig.
Der Senat hat den Parteien einen ihnen jeweils am 25. November 2021 zugestellten
Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom selben Tag zukommen lassen, in dem u.a.
ausgeführt war:
„Die Nichtigkeitsklage ist nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG zulässig, solange
ein Einspruchsverfahren noch möglich oder noch nicht beendet ist.
Maßgeblicher Zeitpunkt hierfür ist der Schluss der mündlichen Verhandlung
im Nichtigkeitsverfahren. Das Beschwerdeverfahren vor dem EPA ist noch
nicht mit dem Beschluss der Beschwerdekammer vom 6. März 2020
beendet worden, weil darin keine Sachentscheidung getroffen, sondern die
Sache an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der Schutzfähigkeit in der
Fassung des Hilfsantrags 6 zurückverweisen wurde. Ob in der Folgezeit
- 8 -
eine rechtskräftige Entscheidung im Beschwerdeverfahren, sei es durch die
Einspruchsabteilung, sei es durch die Beschwerdekammer, ergangen ist,
ist unbekannt; zwar weist die EPA-Webpage den Erlass einer
Zwischenentscheidung vom 29. Juni 2021 auf, wobei die Bezeichnung als
Zwischenentscheidung gegen eine das Beschwerdeverfahren
abschließende Entscheidung sprechen könnte. Auch ist unklar, ob diese
Zwischenentscheidung angefochten wurde oder nicht mehr angefochten
werden kann. Die Parteien, insbesondere die Klägerin, werden daher
aufgefordert, hierzu weiter vorzutragen. Nach derzeitigem Kenntnisstand
könnte die Klage nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG als unzulässig
zurückgewiesen werden.“
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e
A.
Die Klage ist als unzulässig abzuweisen, da ihr das Klagehindernis des § 81 Abs. 2
Satz 1 PatG entgegensteht.
Nach dieser Vorschrift kann die Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden, solange
ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig
ist. Für die Beurteilung, ob dieses Klagehindernis vorliegt, ist nicht auf den Zeitpunkt
der Klageerhebung, sondern des Schlusses der mündlichen Verhandlung
abzustellen (BGH GRUR 2011, 848 Rn. 17 – Mautberechnung). Mit dem
Klagehindernis nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG soll das BPatG entlastet,
widersprüchliche Entscheidungen vermieden (BGH GRUR 2005, 967 Rn. 9 –
Strahlungssteuerung; BGH, a.a.O. Rn. 9 - Mautberechnung) und sichergestellt
werden, dass über den Rechtsbestand des Streitpatents auf der Grundlage seiner
im Erteilungs- und Einspruchsverfahren endgültigen Fassung entschieden wird, die
- 9 -
auch erst zum Ausgangspunkt einer eingeschränkten Verteidigung gemacht werden
kann (BGH GRUR 2011, 848 Rn. 13 - Mautberechnung). Das Klagehindernis
besteht dabei nicht nur für Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt, sondern auch für solche vor dem Europäischen Patentamt (BGH
GRUR 2005, 967 Rn. 8 – Strahlungssteuerung; a.a.O. Rn. 10 - Mautberechnung).
Für das Klagehindernis kommt es nicht darauf an, ob die mit der Nichtigkeitsklage
geltend gemachten Gründe auch Gegenstand des Einspruchsverfahrens sind oder
sein können und welcher Prüfungsmaßstab an den begehrten Widerruf bzw. die
begehrte Nichtigerklärung jeweils anzulegen ist (BGH GRUR 2011, 848 Rn. 11 ff. -
Mautberechnung). Wurde zumindest ein Einspruch eingelegt, ist das
Einspruchsverfahren so lange anhängig, wie über den Einspruch oder bei mehreren
Einsprüchen über diese noch keine abschließende Entscheidung getroffen wurde.
Dies setzt zunächst den Erlass einer solchen Entscheidung voraus. Abschließend
ist eine erlassene Entscheidung nur, wenn sie mit ordentlichen Rechtsmitteln nicht
mehr angegriffen werden kann; dies ist nur zu bejahen, wenn entweder ein
ordentliches Rechtsmittel nicht statthaft oder die Frist eines statthaften
Rechtsmittels abgelaufen ist, ohne dass ein Rechtsmittel eingelegt wurde, oder über
alle eingelegten Rechtsmittel rechtskräftig entschieden wurde.
Nach diesen Grundsätzen liegt im hier zu entscheidenden Fall das Klagehindernis
des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG vor, weil zum Schluss der mündlichen Verhandlung im
vorliegenden Nichtigkeitsverfahren das Einspruchsverfahren vor dem EPA noch
anhängig ist.
Der Ablauf des Einspruchsverfahrens ist nicht nur in Art. 99 bis 101 EPÜ geregelt,
sondern wird durch die Regeln 75 ff. AusfEPÜ näher konkretisiert und ausgestaltet.
Für den hier vorliegenden Fall der Aufrechterhaltung eines Patents in beschränkter
Form schreibt Regel 82 AusfEPÜ zwingend ein formalisiertes Verfahren vor. Nach
diesem Verfahren darf die endgültige Entscheidung der Einspruchsabteilung,
welche die der beschränkten Aufrechterhaltung zugrunde liegende Fassung des
Patents anzugeben hat (Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ), erst nach Erlass einer
- 10 -
vorangehenden Zwischenentscheidung (Regel 82 Abs. 1 AusfEPÜ) ergehen, wenn
gegen diese keine Einwendungen erhoben wurden (Regel 82 Abs. 2 AusfEPÜ) oder
– wie vorliegend der Fall – gegen sie das ausdrücklich zugelassene Rechtsmittel
der Beschwerde (Art. 106 Abs. 2 zweiter Hs. EPÜ) nicht eingelegt oder rechtskräftig
zurückgewiesen wurde, und die erforderliche Gebühr zur Veröffentlichung der
geänderten Patentschrift (Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Nr.
8 der Gebührenordnung des EPA) gezahlt und eine Übersetzung der geänderten
Patentansprüche in die Amtssprachen eingereicht wurde; für die Gebührenzahlung
und die Einreichung der Übersetzung besteht eine Frist von drei Monaten nach
entsprechender Anforderung durch die Einspruchsabteilung (Art. 82 Abs. 2 Satz 2
AusfEPÜ), die gegen Zahlung einer Zuschlagsgebühr nochmals um zwei weitere
Monate verlängert werden kann (Regel 82 Abs. 3 Satz 1 AusfEPÜ). Werden die
Gebühren nicht gezahlt oder die Übersetzung nicht eingereicht, ist das Patent –
ungeachtet der im Verfahren vorangehenden Feststellung der grundsätzlichen
Schutzfähigkeit – zu widerrufen (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ).
Dem steht auch die in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Auffassung der
Klägerin nicht entgegen, aus der Formulierung in Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ,
dass bei Fehlen von Einwendungen gegen die in der Zwischenentscheidung
mitgeteilte beschränkte Fassung, die dazu führen, dass das Einspruchsverfahren
„fortgesetzt“ wird, die Einspruchsabteilung „andernfalls“ zur Zahlung der
Veröffentlichungsgebühr und zur Einreichung der Übersetzungen in die anderen
Sprache auffordere, folge im Umkehrschluss, dass im letzten Fall das
Einspruchsverfahren beendet sei. Denn Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ ordnet für
den mit dem Begriff „andernfalls“ bezeichneten Fall des Fehlens von Einwendungen
lediglich an, dass die für den Fall von Einwendungen angeordnete Fortsetzung des
Einspruchsverfahrens erforderliche (erneute) Prüfung des Einspruchs nach Art. 101
EPÜ im Fall, dass keine Einwendungen erhoben wurden („andernfalls“), entfällt.
Zudem kann eine Beendigung des Einspruchsverfahrens schon deshalb nicht
eintreten, weil zum einen die Entscheidung nach Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ noch
nicht ergangen ist, mit der erst die Fassung, in welcher das Streitpatent beschränkt
- 11 -
aufrechterhalten wird, wirksam festgestellt wird, und zum anderen ein Widerruf des
Patents bei Nichterfüllung der Auflagen nach Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ
weiterhin möglich ist (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ).
Das in Regel 82 AusfEPÜ vorgeschriebene Verfahren ist dabei auch für den Fall
einzuhalten, dass - wie hier - die erste Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung, in der die Schutzfähigkeit in beschränktem Umfang
festgestellt worden war, von der Beschwerdekammer aufgehoben und die
Beschwerdekammer wie üblich statt einer eigenen Entscheidung über den
Einspruch das Verfahren an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung
über den Einspruch zurückverweist; denn bei einer Zurückverweisung ergeht
gerade keine Sachentscheidung der Beschwerdekammer, vielmehr beschränkt sich
die Wirkung der Entscheidung der Beschwerdekammer lediglich auf eine Bindung
der Einspruchsabteilung an die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer (Art.
111 Abs. 3 EPÜ). Im vorliegenden Verfahren kommt dies deutlich darin zum
Ausdruck, dass die Beschwerdekammer nach Aufhebung der
Widerrufsentscheidung in Ziffer 1 der Beschwerdeentscheidung nach K5 in deren
Ziffer 2 die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Vorgabe („afin de“)
zurückverwiesen hat („est renvoyée à la division d´opposition“), in seiner im
weiteren Verfahren erst noch zu treffenden abschließenden Entscheidung über den
Einspruch das Streitpatent auf der Grundlage der geänderten Anspruchsfassung
(„maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 12 selon la requête
subsidiaire 6 datée du 30 janvier 2020“) und mit einer an diese angepassten
Beschreibung („et d‘une description à adapter“) aufrechtzuerhalten. Damit ist
aufgrund der Beschwerdeentscheidung der Beschwerdekammer eine rückwirkende
materielle Änderung des Streitpatents in beschränkter Form trotz Unanfechtbarkeit
der Beschwerdeentscheidung noch nicht eingetreten.
Eine solche materiell-rechtliche Änderung ist auch durch die - erst abweichend von
der Grundregel der Unanfechtbarkeit von Zwischenentscheidungen (Art. 106 Abs.
2 EPÜ) infolge der ausdrücklichen Zulassung der Beschwerde (Art. 106 Abs. 2
- 12 -
letzter Hs. EPÜ) eigenständig beschwerdefähige - Zwischenentscheidung vom 22.
Oktober 2021 (K24) noch nicht wirksam geworden. Denn hierin wird lediglich
festgestellt, dass die nunmehr vorliegenden Unterlagen den gesetzlichen
Anforderungen genügen, was im Wortlaut dieser Zwischenentscheidung (vgl. „le
brevet et l’ invention [...] satisfont aux conditions énoncées dans la Convention“)
auch unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wird. Daran ändert auch die
Mitteilung des EPA mit Aufforderung zur Zahlung der Veröffentlichungsgebühr und
Vorlage der Übersetzungen der geänderten Patentansprüche des EPA vom 14.
Januar 2022 (K24a) nichts; denn die nach den einleitenden Worten „Nous vous
informons que“ angekreuzte Aussage („la décision intermédiaire de la division d‘
opposition, en date du 29.06.21, relative au texte dans lequel le brevet modifié peut
être maintenu est passée en force de chose jugée“) stellt nur den Eintritt der
Rechtskraft dieser Zwischenentscheidung fest (in der deutschen Fassung dieses
Formblatts ist an dieser Stelle folgende Aussage vorgesehen: „Die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom ... ist rechtkräftig geworden.“),
wodurch eine Änderung der Patentansprüche durch die lediglich ihre rechtliche
Unbedenklichkeit feststellende Zwischenentscheidung ebenfalls nicht eintreten
kann.
Zur (rückwirkenden) Änderung des Streitpatents bedarf es mithin über die in der
vorstehend genannten Entscheidung der Beschwerdekammer nach K5 und der
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung nach K24 hinaus noch einer
abschließenden Entscheidung der Einspruchsabteilung nach Regel 82 Abs. 4
AusfEPÜ. Eine solche Entscheidung liegt bislang aber noch nicht vor.
Entgegen der Auffassung der Klägerin handelt es sich bei dieser fehlenden
Entscheidung nicht um eine bloße Formalie. Sie geht über die bloße
Veröffentlichung der geänderten Patentschrift nämlich hinaus. Denn nach Regel 82
Abs. 4 AusfEPÜ stellt sie die endgültige Fassung der beschränkt
aufrechterhaltenden Patentansprüche fest, so dass erst durch diese Entscheidung
die materiell-rechtliche Änderung dieser Patentansprüche eintritt. Auf den Erlass
- 13 -
einer solchen Entscheidung kann wegen dieser Rechtsfolge nicht verzichtet
werden, weshalb sie, wie der Senat durch stichprobenartigen Einblick in die Online-
Akten des EPA feststellen konnte, konsequenterweise auch üblich ist. Entgegen der
Auffassung der Klägerin ist diese abschließende Entscheidung nach Art 106 Abs. 1
EPÜ eigenständig beschwerdefähig, ohne dass dies in der Entscheidung
ausdrücklich zugelassen werden müsste oder es hierzu einer – in der EPÜ nicht
vorgesehenen – Rechtsmittelbelehrung bedürfte. Eine Beschwerde ist auch nicht
ausgeschlossen, denn sie kann sich, worauf die Beklagte in der mündlichen
Verhandlung zutreffend hingewiesen hat, z. B. auch nur gegen Übersetzungsfehler
richten; einer solchen Beschwerde stünde insbesondere nicht eine sich aus der
rechtskräftigen Zwischenentscheidung ergebenden fehlende Beschwer entgegen.
Entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch nicht ausgeschlossen, dass die
abschließende Entscheidung keine materielle Änderung der Patentansprüche des
Streitpatents in dem Umfang, wie er in den unanfechtbaren Entscheidungen der
Beschwerdekammer und der Einspruchsabteilung festgestellt wurde, mehr zuließe.
Zwar ist die Einspruchsabteilung bei einer beschränkten Aufrechterhaltung des
Streitpatents an die von der Beschwerdekammer als schutzfähig erachtete
Anspruchsfassung gebunden, allerdings ist damit eine anderslautende
Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht vollständig ausgeschlossen. Denn der
Erlass der auf die beschränkte Aufrechterhaltung erkennenden abschließenden
Entscheidung nach Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ setzt zwingend die Zahlung der
Veröffentlichungsgebühr und die Vorlage einer Übersetzung der geänderten
Patentansprüche voraus; beides ist dabei erst nach entsprechender Aufforderung
der Einspruchsabteilung binnen drei Monaten mit der Option einer Verlängerung um
weitere zwei Monate gegen Zahlung einer Zuschlagsgebühr vorzunehmen; nach
fruchtlosem Ablauf ist der Widerruf des Patents trotz zuvor festgestellter
grundsätzlicher Schutzfähigkeit zwingend vorgeschrieben (Regel 82 Abs. 3 Satz 2
AusfEPÜ). Da bislang weder eine fristgerechte Gebührenzahlung noch die Vorlage
einer Übersetzung der geänderten Patentansprüche erfolgt ist, kann also nicht
ausgeschlossen werden, dass das Streitpatent im anhängigen Einspruchsverfahren
- 14 -
trotz zuvor festgestellter grundsätzlicher Schutzfähigkeit noch widerrufen wird.
Dabei handelt es sich auch nicht um einen Vorgang, der, wie die Klägerin in der
mündlichen Verhandlung eingewandt hat, mit dem vorzeitigen Schutzende eines
Patents infolge der Nichtzahlung der letzten Jahresgebühr vergleichbar wäre;
vielmehr stellen Widerruf des Patents aufgrund einer Entscheidung der
Einspruchsabteilung und das kraft Gesetzes eintretende Erlöschen des Patents
infolge Vorliegens eines Erlöschenstatbestandes zwei verschiedene Rechtsinstitute
dar, die von verschiedenen Voraussetzungen abhängen und auf unterschiedlichen
Rechtsgründen – nämlich einer Entscheidung des EPA einerseits und einer
gesetzlichen Anordnung andererseits – beruhen.
Damit drohen aber widerstreitende Entscheidungen im Einspruchsverfahren vor
dem EPA und im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren. Das wäre etwa der Fall, wenn
das Streitpatent nach Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ widerrufen, im vorliegenden
Verfahren aber in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung oder nach
Maßgabe eines der gestellten Hilfsanträge aufrechterhalten wird, oder wenn das
Streitpatent mit den Unterlagen, welche der Zwischenentscheidung vom 29. Juni
2021 zugrunde lagen, beschränkt aufrecht erhalten, im vorliegenden
Nichtigkeitsverfahren aber - wie im Hinweis des Senats nach § 83 Abs. 1 PatG
bereits ausgeführt - widerrufen wird. Durch das Klagehindernis nach § 81 Abs. 2
Satz 1 PatG soll aber, wie oben bereits ausgeführt, nach der Rechtsprechung des
BGH (vgl. BGH a.a.O. – Strahlungssteuerung; BGH, a.a.O. - Mautberechnung)
gerade die damit bestehende rechtliche Möglichkeit widerstreitender
Entscheidungen durch das EPA einerseits und das BPatG andererseits vermieden
werden. Da zudem wegen Regel 82 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Regel 82 Abs. 3 Satz 2
AusfEPÜ noch nicht endgültig feststeht, ob das Streitpatent im Einspruchsverfahren
vor dem EPA auch endgültig in der Fassung beschränkt aufrechterhalten werden
wird, welche der Zwischenentscheidung des EPA vom 29. Juni 2021 zugrunde lag,
besteht hier auch der zweite Grund, der nach den gesetzlichen Vorgaben für das
Bestehen des Klagehindernisses nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG spricht, nämlich die
Ungewissheit über die endgültige Fassung der Patentansprüche, die erst Grundlage
- 15 -
einer Nichtigkeitsentscheidung sein könnte (vgl. BGH GRUR 2011, 848 Rn. 13 -
Mautberechnung).
Da mithin das von Amts wegen zu prüfende Klagehindernis des § 81 Abs. 2 Satz 1
PatG zum maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung
noch besteht, ist die Klage als unzulässig abzuweisen.
B.
Für die von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung beantragte Vertagung nach
§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 227 ZPO oder Aussetzung der vorliegenden
Nichtigkeitsklage nach § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 148 ZPO bestand keine
Veranlassung.
Soweit die Klägerin eine Vertagung damit begründet, dass sie vor der mündlichen
Verhandlung nicht darauf hingewiesen worden sei, dass die Zwischenentscheidung
zur Überwindung des Klagehindernisses nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht
ausreiche, trifft dies nicht zu. Vielmehr hat der Senat in seinem Hinweis nach § 83
Abs. 1 PatG ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Klagehindernis durch die
Zwischenentscheidung des EPA noch nicht beseitigt ist.
Auch eine Aussetzung scheidet aus, weil die hierfür erforderlichen
Voraussetzungen wegen der bestehenden Entscheidungsreife nicht vorliegen.
Denn bei Schluss der mündlichen Verhandlung kann – wie geschehen – ein
Prozessurteil ergehen, für das die ausstehende Entscheidung des EPA nicht
- 16 -
vorgreiflich ist und auch nicht vorgreiflich sein kann (vgl. BGH, GRUR 2011, 484 Rn.
17 – Mautberechnung).
C.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 709 ZPO.
D.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)
eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen
elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich
zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die
Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die
Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der
Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des
angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
- 17 -
Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als
elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist
beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens
aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur
gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.
Schramm Schwarz Dr. Wismeth Dr. Freudenreich Dr. Wagner


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