3 Ni 21/20 (EP) - 3. Senat (Nichtigkeit)

ECLI:DE:BPatG:2022:220622U3Ni21.20EP.0
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
3 Ni 21/20 (EP)
(Aktenzeichen) URTEIL
Verkündet am
22. Juni 2022
…
In der Patentnichtigkeitssache
…
- 2 -
betreffend das europäische Patent 2 268 702
(DE 50 2009 005 377)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2022 durch den Richter Schwarz als
Vorsitzenden, die Richterin Werner sowie die Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger, Dipl.-
Chem. Dr. Wismeth und Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich
f ü r R e c h t e r k a n n t:
I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von
120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig
vollstreckbar.
T a t b e s t a n d
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der als WO 2009/127556
veröffentlichten internationalen Anmeldung vom 7. April 2009 unter
Inanspruchnahme der Priorität aus der europäischen Anmeldung EP 08154541
vom 15. April 2008 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland in deutscher Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents
(Streitpatent; nachfolgend auch „SP“) mit der Bezeichnung „VERFAHREN ZUR
KONTINUIERLICHEN HERSTELLUNG VON BIOLOGISCH ABBAUBAREN
POLYESTERN“.
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Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem
Aktenzeichen 50 2009 005 377.0 geführte Streitpatent betrifft ein Verfahren zur
kontinuierlichen Herstellung eines biologisch abbaubaren Polyesters auf Basis von
aliphatischen oder aliphatisch und aromatischen Dicarbonsäuren und
aliphatischen Dihydroxyverbindungen (SP [0001]) sowie biologisch abbaubare
Polyester auf dieser Basis (SP [0005]), ihre Verwendung und Gemische davon
(SP [0010]). Es umfasst in der erteilten Fassung den Verfahrensanspruch 1, auf
den die Patentansprüche 2 bis 14 unmittelbar oder mittelbar zurückbezogen sind,
die Erzeugnisansprüche 15 bis 20 sowie den Verwendungsanspruch 21. Die
nebengeordneten Patentansprüche 1 und 15 bis 21 lauten:
1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung eines biologisch abbaubaren
Polyesters auf Basis von aliphatischen oder aliphatischen und aromatischen
Dicarbonsäuren und aliphatischen Dihydroxyverbindungen, wobei eine Mischung
aus den aliphatischen Dyhydroxyverbindungen, den aliphatischen und
aromatischen Dicarbonsäuren und gegebenenfalls weiteren Comonomeren
(Komponente C), ohne Zugabe eines Katalysators, zu einer Paste vermischt
werden oder alternativ die flüssigen Ester der Dicarbonsäuren und die
Dihydroxyverbindung und gegebenenfalls weiteren Comonomeren, ohne Zugabe
eines Katalysators, eingespeist werden, wobei
i) in eine ersten Stufe diese Mischung zusammen mit der Gesamtmenge oder
einer Teilmenge des Katalysators kontinuierlich verestert bzw. umgeestert
wird;
ii) in einer zweiten Stufe kontinuierlich das gemäß i) erhaltene Umesterungs-
bzw. Veresterungsprodukt bis zu einer Viskositätszahl nach DIN 53728 von
20 bis 70 cm3/g vorkondensiert wird;
iii) in einer dritten Stufe kontinuierlich das aus ii) erhältliche Produkt bis zu einer
Viskositätszahl nach DIN 53728 von 60 bis 170 cm3/g polykondensiert wird
und
iv) in einer vierten Stufe kontinuierlich das aus iii) erhältliche Produkt bis zu
einer Viskositätszahl nach DIN 53728 von 150 bis 320 cm3/g in einer
Polyadditionsreaktion mit einem Kettenverlängerer D umgesetzt wird.
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15. Biologisch abbaubarer Polyester auf Basis von aliphatischen und
aromatischen Dicarbonsäuren und aliphatischen Dihydroxyverbindungen,
erhältlich nach einem Verfahren gemäß Anspruch 6.
16. Biologisch abbaubarer Polyester auf Basis von aliphatischen und
aromatischen Dicarbonsäuren und aliphatischen Dihydroxyverbindungen,
erhältlich nach einem Verfahren gemäß Anspruch 6 und einer
Kettenverlängerung gemäß Anspruch 14.
17. Biologisch abbaubarer Polyester auf Basis von aliphatischen und
aromatischen Dicarbonsäuren und aliphatischen Dihydroxyverbindungen,
erhältlich nach einem Verfahren gemäß Anspruch 11.
18. Biologisch abbaubarer Polyester auf Basis von aliphatischen und
aromatischen Dicarbonsäuren und aliphatischen Dihydroxyverbindungen,
erhältlich nach einem Verfahren gemäß Anspruch 12.
19. Biologisch abbaubarer Polyester aufgebaut aus:
A) einer Säurekomponente aus
a1) 35 bis 60 mol-% mindestens einer aliphatischen Dicarbonsäure oder
deren Ester oder Mischungen davon ausgewählt aus der Gruppe bestehend
aus: Bernsteinsäure, Adipinsäure und Sebacinsäure;
a2) 65 bis 40 mol-% Terephthalsäure oder deren Ester oder Mischungen
davon und
wobei die Molprozente der Komponenten a1) und a2) zusammen 100%
ergeben und;
B) einer Diolkomponente (b1) ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus: aus
1,4-Butandiol oder 1,3-Propandiol oder Mischungen davon;
b2) 0,05 bis 1 Gew.-% bezogen auf die Komponenten A und B Glycerin,
D) einer Komponente
d1) 0,1 bis 2 Gew.-% bezogen auf die Komponenten A und B
Hexamethylendiisocyanat;
und einer Säurezahl gemessen nach DIN EN 12634 von kleiner als 1,0 mg
KOH/g und einer MVR nach ISO 1133 von kleiner 6 cm3/10 min (190°C, 2,16 kg
Gewicht).
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20. Biologisch abbaubare Polyestermischung enthaltend
i) 5 bis 95 Gew.-% eines Polyesters gemäß Anspruch 19;
ii) 95 bis 5 Gew.-% mindestens einer oder mehrerer Komponenten ausgewählt
aus der Gruppe bestehend aus aliphatischem Polyester, Polycaprolacton,
Stärke, Zellulose, Polyhydroxyalkanoat, Polyglykolsäure und Polymilchsäure.
21. Verwendung von Polyestern gemäß Anspruch 18 zur Herstellung von
biologisch abbaubaren Polymermischungen.
Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt die Klägerin die vollständige Nichtigerklärung
des Streitpatents wegen fehlender Ausführbarkeit und mangelnder Patentfähigkeit.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten und verteidigt ihr Patent in der erteilten
Fassung sowie mit zwei Hilfsanträgen.
Zur Stützung ihres jeweiligen Vortrags haben die Parteien u.a. die folgenden
Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von den Parteien
vergeben):
D1 WO 2007/140925 A1
D2 WO 96/15173 A1
D3 JP 2008-45117 A in maschinenerstellter englischsprachiger
Übersetzung
D4 WO 03/042278 A1
D5 WO 98/12242 A1
D6 WO 01/66630 A1
D7 DE 195 09 551 A1
D9 WO 2005/042615 A1
D11 INATA, H. und MATSUMURA, S., J. Appl. Polym. Sci. 1985, 30,
S. 3325-3337
D12 INATA, H. und MATSUMURA, S., J. Appl. Polym. Sci. 1986, 32,
S. 4581-4594
D13 INATA, H. und MATSUMURA, S., J. Appl. Polym. Sci. 1987, 34,
S. 2609-2617
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D14 US 3 553 157
D15 DIN EN 12634, Mineralölerzeugnisse und Schmierstoffe
Bestimmung der Säurezahl Potentiometrische Titration in
nichtwäßrigen Medien, Februar 1999
D16 Testbericht zu EP 2 268 702, 42 S., undatiert
D17 WO 01/00705 A1
D18 DIN 53 728 Teil 3 Prüfung von Kunststoffen Bestimmung der
Viskositätszahl von Polyethylenterephthalat (PETP) oder
Polybutylenterephthalat (PBTP) in verdünnter Lösung,
Januar 1985
D19 Testbericht II zu EP 2 268 702, 15 S., undatiert
RK2 Versuchsbericht II, 15 S., undatiert
SMITH SMITH, Ray, Biodegradable polymers for industrial applications,
Woodhead Publishing Limits and CRC Press LLC, Cambridge,
2005, S. 346, Kap. 13.10 (von der Klägerin im Schriftsatz vom
20. Mai 2022 wörtlich zitiert)
Die Klägerin ist der Auffassung, die Erfindung sei nicht ausführbar offenbart. Denn
zur Durchführung der Angabe, dass entsprechende Polyester infolge des
beanspruchten vierstufigen Verfahrens erhältlich seien, bei dem die Produkte der
jeweiligen Verfahrensstufe eine bestimmte Viskositätszahl aufweisen müssten,
fehle es an einer Offenbarung, wie diese Viskositätszahlen erreicht werden
könnten. Vielmehr überlasse die aufgabenhafte Formulierung des Anspruchs 1 die
Realisierung der Erfindung dem Fachmann. Dieser müsse hierzu herausfinden,
welche Reaktionsbedingungen in den jeweiligen Verfahrensstufen gewählt werden
müssten, um die angegebenen Viskositätszahlen zu erreichen. Damit werde dem
Fachmann aber lediglich die Aufgabe gestellt, einen Polyester bis zu einer
bestimmten Viskositätszahl zu kondensieren, ohne jedoch eine Lehre für die
entsprechende technische Umsetzung zur Verfügung zu stellen, die es ihm
erlaubt, den beanspruchten Polyester tatsächlich herzustellen. Um
herauszufinden, unter welchen Reaktionsbedingungen wie Verweilzeit,
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Temperatur oder Druck ein Polyester mit den angegebenen Viskositätszahlen
erhalten werden könne, bedürfe es aufwändiger Versuche, die auch nicht wie
üblich in einem Labor, sondern nur in einem großtechnischen Maßstab
durchgeführt werden könnten. Gleiches gelte auch für die Gegenstände der
Erzeugnisansprüche, da die beanspruchten Polyester durch Parameter
charakterisiert seien, die von der Verfahrensführung abhingen. Der Ausführbarkeit
stehe auch entgegen, dass nach dem Streitpatent die Säurezahl der
beanspruchten Polyester gemäß der Norm DIN EN 12634 (D15) bestimmt werden
solle, die jedoch nicht für die Bestimmung von Säurezahlen von Polyestern, also
Feststoffen, anwendbar sei. Zudem erwiesen sich die Polyester bei der im
Streitpatent angegebenen Temperatur von 50°C als unlöslich. Daher seien die
beanspruchten Polyester durch einen Parameter definiert, dessen Messung dem
Fachmann mit den im Streitpatent angeführten Informationen nicht möglich sei,
was auch nicht dadurch behoben werden könne, dass er zur Bestimmung der
Säurezahl auf eine geeignetere Bestimmungsmethode oder eine andere Norm
zurückgreife. Nicht zuletzt biete das Streitpatent auch keine Lehre zur Gewinnung
rein aliphatischer Polyester.
Der Gegenstand der Erzeugnisansprüche 15 und 16 sei bereits durch die D6
vorbeschrieben, die einen patentgemäßen, teilaromatischen, biologisch
abbaubaren und durch den Verweis auf die Anleitung der D2 gewinnbaren
Polyester beschreibe. Dasselbe gelte für den Gegenstand nach Anspruch 15
hinsichtlich D5, deren beschriebene Verfahrensführung zu einem Polyester führe,
der ebenfalls die gleichen strukturellen und physikalischen Eigenschaften
aufweise wie der im Streitpatent beanspruchte Polyester. Soweit in den genannten
Druckschriften einzelne physikalische Daten der Polyester nicht angegeben seien,
belegten die Testberichte D16 und D19, dass die Vorschriften aus diesem Stand
der Technik zu Polyestern mit allen streitpatentgemäß beanspruchten
physikalischen Daten führten. Dagegen ließen die von der Patentinhaberin
durchgeführten Versuche RK2 bei den ermittelten physikalischen Daten schon den
generell anerkannten antiproportionalen Zusammenhang zwischen Viskositätszahl
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(VZ) und Schmelze-Volumenfließrate (MVR) vermissen, was die Daten als nicht
belastbar ausweise.
Weiter fehle es den streitpatentgemäßen Gegenständen auch an einer
erfinderischen Tätigkeit gegenüber der wechselseitigen Kombination der Lehren
der Entgegenhaltungen D1 und D2, wie auch der Lehre der D1 oder D7 in
Verbindung mit dem Fachwissen zur Erhöhung des Molekulargewichts von
Polyestern, wie dies in den weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften
belegt sei. Die Kombination einer geringen Säurezahl und eines hohen
Molekulargewichts bei Polyestern sei dem Fachmann bereits vor dem Zeitrang
des Streitpatents bekannt gewesen. Der Stand der Technik beschreibe dabei nicht
nur das Problem, das auch das Streitpatent lösen wolle, sondern vermittle dem
Fachmann auch gleich dessen Lösung, nämlich zum einen ein mehrstufiges
Herstellungsverfahren mit Vor- und Polykondensation, wie beispielsweise in D1
und D7 beschrieben, und zum anderen, dass das Molekulargewicht des
Polyesters unter Beibehaltung einer niedrigen Säurezahl mittels
Kettenverlängerung erhöht werden könne. Auch die nach Streitpatent ausgehend
von D2 vorgeschlagene Lösung eines kontinuierlichen Verfahrens sei dem
Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt. Dieser beschreibe im Detail
die mit der Verwendung eines Turmreaktors in der Polyestersynthese
verbundenen Vorteile, wie sich beispielsweise aus D4 und D9 ergebe. Das aus
dem Stand der Technik nahegelegte Verfahren bedinge folgelogisch auch keine
erfinderische Tätigkeit bei den verfahrensgemäß erhaltenen Polyestern. Ebenso
beruhe der Stoffanspruch 19 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Dessen einziger
Unterschied zu dem in D6 offenbarten Polyester bestehe in der Säurezahl. Schon
die Druckschriften D1 und D12 beschrieben niedrige Säurezahlen als vorteilhaft
und D2 offenbare bereits Methoden zum Erhalt von Polyestern mit niedrigen
Säurezahlen, was dem Fachmann die Anpassung der Reaktionsbedingungen
naheliegend vorgebe. Für die Gegenstände der Hilfsanträge würden diese
Darlegungen gleichermaßen gelten.
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Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent 2 268 702 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent
eine der Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 oder 2 laut Schriftsatz vom
22. April 2022 erhält.
Nach Auffassung der Beklagten seien die streitpatentgemäßen Gegenstände
hinreichend ausführbar offenbart und patentfähig. Denn das Streitpatent enthalte
alle erforderlichen Angaben, die den Fachmann in die Lage versetzten, die
beanspruchte Erfindung ohne unzumutbare Schwierigkeiten auszuführen und
ohne hierfür selber erfinderisch tätig werden zu müssen. Zur Annahme des
Nichtigkeitsgrundes fehlender Ausführbarkeit bedürfe es nicht der Angabe aller
wesentlichen Merkmale der Erfindung, es reiche vielmehr, wenn der Fachmann
die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift
in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen praktisch so verwirklichen könne,
dass der angestrebte Erfolg erreicht werde. Die Patentschrift gebe für jeden
Verfahrensschritt an, wie die anspruchsgemäßen Viskositätszahlen der Schritte ii)
bis iv) zu erreichen seien. Zudem fänden sich für diese Schritte im Streitpatent
konkrete Beispiele für die Verweilzeiten, zu den Temperatur- und
Druckbedingungen im Reaktor sowie zu den Reaktionsbedingungen, welche der
Fachmann wählen könne, um zur gewünschten Viskositätszahl und angestrebten
Säurezahl zu gelangen. Darüber hinaus enthalte das Streitpatent zwei
Ausführungsbeispiele, die das beanspruchte Verfahren mit allen
Reaktionsbedingungen beschrieben und somit dem Fachmann zwei
nacharbeitbare Wege zur Durchführung der Erfindung aufzeigten. Folglich enthalte
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das Streitpatent alle wesentlichen Merkmale der beanspruchten Erfindung, was
auch für die von der Klägerin beanstandeten Erzeugnisansprüche gelte.
Die angegriffenen product-by-process- und Stoffansprüche 15 bis 19 seien
gegenüber dem klägerseits hierzu benannten Stand der Technik nach D5 bzw. D6
neu, da die zum Beleg dort nicht ausgewiesener physikalischer Eigenschaften
durchgeführten Versuche der Klägerin auf einer fehlerhaften Ausführung des
Standes der Technik beruhten und durch eigene Versuche widerlegt würden.
Schließlich gründeten die Verfahrensansprüche auch auf einer erfinderischen
Tätigkeit. D1 komme als Ausgangspunkt hierfür schon deshalb nicht in Betracht,
weil sich diese Druckschrift im Schwerpunkt nicht mit der Herstellung
anspruchsgemäßer aliphatischer bzw. aliphatisch-aromatischer Polyester befasse,
sondern mit der Herstellung von PBT (Polybutylenterephthalat) und vergleichbaren
Polyestern, die jedoch stofflich und hinsichtlich der Bildung von Carboxylgruppen
enthaltenden Abbauprodukten nicht mit aliphatisch-aromatischen Polyestern,
geschweige denn mit rein aliphatischen Polyestern vergleichbar seien. Zudem
entsprächen die von der Klägerin aus der Zahl der Wiederholungseinheiten
berechneten Viskositätszahlen nicht den realen Viskositätszahlen, die sich
ergäben, wenn man das in der D1 beschriebene Verfahren ausführe. Auch
könnten aus den in der D1 angegebenen Polymerisationsgraden nicht bestimmte
intrinsische Viskositäten berechnet werden. Ebenso hätten D2, D3 oder D5 nicht
nahegelegt, das Verfahren der D1 um einen Kettenverlängerungsschritt iv) zu
ergänzen, der bei den in der D1 im Fokus stehenden aromatischen Polyestern
nicht erforderlich und stets mit höheren Produktionskosten verbunden sei. Auch
die D3 erwähne die Kettenverlängerung nicht als notwendig. Ebenso wenig wie D1
hätte der Fachmann die D7 als erfolgversprechenden Ausgangspunkt zur Lösung
des dem Streitpatent zugrundeliegenden technischen Problems in Betracht
gezogen, da er aufgrund der in D7 erreichten COOH-Gehalte die dort gelehrten
technischen Mittel als ausgereizt erachtet hätte. Aber selbst mit D7 als
Ausgangspunkt wäre er nicht zur erfindungsgemäßen Lösung gelangt. Denn die
D7 lehre keine Kettenverlängerung nach Maßgabe der Stufe iv) des
erfindungsgemäßen Verfahrens, obwohl diese nach D11 und D14 mehr als zehn
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Jahre vor dem Anmeldetag der D7 bekannt gewesen sei. Im Übrigen reichten die
mit dem Verfahren der D7 erzielten und deren Kern bildenden Viskositätszahlen
bzw. Molekulargewichte von PBT bereits ohne Kettenverlängerung für den
gewünschten Einsatz aus, weshalb der Fachmann keinen zusätzlichen, mit
weiteren Kosten verbundenen Reaktionsschritt in Betracht gezogen hätte. In
Hinblick auf D2 als Ausgangspunkt stelle der erteilte Anspruch 1 auf ein anders
geartetes vierstufiges Verfahren ab, und das Streitpatent belege schon in den
Beispielen 1 und 2 den von der Klägerin bestrittenen nachteiligen Einfluss einer
erhöhten Säurezahl auf die Kettenverlängerung durch den Quotienten der
Viskositätszahl vor und nach Kettenverlängerung. Wie die Versuche RK2 ergäben,
seien mit der Methodik nach D2/D5 patentgemäße Polyester mit Säurezahl £ 1,2,
einer Viskositätszahl ≥ 150 und einer Schmelzflußrate £ 6 im Stand der Technik
nicht zugänglich gewesen. Weiter unterscheide sich das Streitpatent von D2 nicht
nur durch die kontinuierliche Reaktionsführung, sondern auch durch die Angabe
von Viskositätszahlen in den Schritten ii) und iii), was Nebenreaktionen
unterdrücke und die Säurezahl gering halte. Da D1 nicht die Viskositätszahl der
Schritte ii) und iii) lehre und keine, nach D2 ohnehin optionale Kettenverlängerung
anspreche, gelange der Fachmann durch Kombination der auch aus fachlicher
Sicht unbeachtlichen D1 mit D2 nicht zu der beanspruchten Erfindung.
Auch die übrigen Patentansprüche seien, soweit das Vorliegen eines
Nichtigkeitsgrundes konkret und substantiiert vorgetragen sei, neu und beruhten
auf einer erfinderischen Tätigkeit.
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e
Die zulässige Klage ist unbegründet, da die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe
der mangelnden Ausführbarkeit (Artikel II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG i.V.m. Art. 138
Abs. 1 lit. b) EPÜ) sowie der mangelnden Patentfähigkeit (Artikel II § 6 Abs. 1
Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 lit. a); Art. 54, 56 EPÜ) nicht bestehen.
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I.
1. Technischer Hintergrund der streitpatentgemäßen Erfindung ist, dass von
den biologisch abbaubaren Polyestern den aliphatisch-aromatischen Polyestern
besondere industrielle Bedeutung zukommt, da sie die biologische Abbaubarkeit
rein aliphatischer Polyester mit den herausragenden physikalischen Eigenschaften
aromatischer Polyester kombinieren. Soweit sich rein aliphatische Polyester als
biologisch leicht abbaubar darstellen, zeigen sie Mängel in der Anwendung
hinsichtlich thermischer Stabilität und mechanischer Eigenschaften. Aromatische
Polyester bieten dagegen hervorragende Gebrauchseigenschaften, widerstehen
jedoch dem mikrobiellen Angriff unter Umweltbedingungen (vgl. SMITH).
Nach Darstellung des Streitpatents hätten die in WO 92/09654 und D2
beschriebenen Verfahren zur Herstellung solcher Polyester den Nachteil langer
Reaktionszeiten, bei denen es zum Abbau der Polyester unter Erhöhung der
Säurezahl und niedrigen Viskositäten komme, was Kettenverlängerungen und
Spritzguss- und Extrusionsanwendungen erschwere. In D4 und DE 199 29 790
beschriebene Verfahren zur Herstellung aromatischer Polyester ließen sich
hingegen nicht unmittelbar auf aliphatische bzw. aliphatisch/aromatische Polyester
übertragen (SP [0006-0007]).
Angesichts dessen gibt das Streitpatent als seine Aufgabe an, ein
großtechnisches Verfahren zur Herstellung von biologisch abbaubaren
aliphatischen oder aliphatisch und aromatischen (teilaromatischen) Polyestern
bereitzustellen, die Viskositätszahlen nach DIN 53728 von 150 bis 320 und
Säurezahlen nach DIN EN 12634 von kleiner 1,2 mg KOH/g, vorzugsweise kleiner
1,0 mg KOH/g aufwiesen (SP [0008]).
2. Zur Lösung dieser Aufgabe beansprucht das Streitpatent ein Verfahren
nach Patentanspruch 1, die nebengeordneten Verfahrensprodukte nach den
Patentansprüchen 15 bis 20 sowie die Verwendung nach Patentanspruch 21. Die
Patentansprüche 1, 15 und 19 lassen sich dabei wie folgt gliedern:
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Patentanspruch 1:
1.1 Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung eines biologisch
abbaubaren Polyesters auf Basis von aliphatischen oder
aliphatischen und aromatischen Dicarbonsäuren und aliphatischen
Dihydroxyverbindungen,
1.2 wobei eine Mischung aus den aliphatischen
Dihydroxyverbindungen, den aliphatischen und aromatischen
Dicarbonsäuren und gegebenenfalls weiteren Comonomeren C,
ohne Zugabe eines Katalysators, zu einer Paste vermischt werden
oder alternativ die flüssigen Ester der Dicarbonsäuren und die
Dihydroxyverbindungen und gegebenenfalls weitere Comonomere,
ohne Zugabe eines Katalysators, eingespeist werden, wobei
1.3.1 i) in einer ersten Stufe diese Mischung zusammen mit der
Gesamtmenge oder einer Teilmenge des Katalysators kontinuierlich
verestert bzw. umgeestert wird;
1.3.2 ii) in einer zweiten Stufe kontinuierlich das gemäß i) erhaltene
Umesterungs- bzw. Veresterungsprodukt vorkondensiert wird bis zu
einer Viskositätszahl nach DIN 53728 von 20-70 cm3/g;
1.3.3 iii) in einer dritten Stufe kontinuierlich das aus ii) erhältliche Produkt
polykondensiert wird bis zu einer Viskositätszahl nach DIN 53728
von 60-170 cm3/g und
1.3.4 iv) in einer vierten Stufe kontinuierlich das aus iii) erhältliche Produkt
in einer Polyadditionsreaktion mit einem Kettenverlängerer D
umgesetzt wird bis zu einer Viskositätszahl nach DIN 53728 von
150-320 cm3/g.
Patentanspruch 15:
15 Biologisch abbaubarer Polyester auf Basis von aliphatischen oder
aliphatischen und aromatischen Dicarbonsäuren und aliphatischen
Dihydroxyverbindungen erhältlich nach Anspruch 6 und aufgebaut
aus
15.1 einer Säurekomponente A aus 30-99 Mol-% Bernsteinsäure,
Adipinsäure oder Sebacinsäure, deren Ester oder Mischungen
davon; 1-70 Mol-% Terephthalsäure oder deren Ester; 0-5 Mol-%
einer sulfonatgruppenhaltigen Verbindung; wobei die Molprozente
der Komponenten zusammen 100% ergeben und
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15.2 einer Diolkomponente B aus zur Komponente A mindestens
äquimolaren Mengen 1,4-Butandiol oder 1,3-Propandiol und 0-
2 Gew.-%, bezogen auf die Komponenten A und 1,4-Butandiol oder
1,3-Propandiol an Glycerin, Pentaerythrit, Trimethylolpropan und
15.3 0,01-4 Gew.-% bezogen auf die Polyestermenge nach Stufe iii)
Hexamethylendiisocyanat D,
15.4 mit einer Viskositätszahl nach DIN 53728 von 160-320 cm³/g;
15.5 mit Säurezahlen nach DIN EN 12634 von kleiner 1,0 mg KOH/g und
15.6 mit einer MVR nach EN ISO 1133 kleiner als 6,0 cm³/10 min und
15.7 mit Spuren eines Titankatalysators.
Patentanspruch 19:
19 Biologisch abbaubarer Polyester aufgebaut aus
19.1 einer Säurekomponente A aus 35-60 Mol-% mindestens einer
aliphatischen Dicarbonsäure oder deren Ester oder Mischungen
davon ausgewählt aus der Gruppe Bernsteinsäure, Adipinsäure und
Sebacinsäure; 65-40 Mol-% Terephthalsäure oder deren Ester und
Mischungen davon und wobei die Molprozente dieser Komponenten
zusammen 100% ergeben; und
19.2 einer Diolkomponente B ausgewählt aus der Gruppe 1,4-Butandiol,
1,3 Propandiol oder Mischungen davon; und 0,05-1 Gew.-%
bezogen auf die Komponenten A und B Glycerin,
19.3 0,01-2 Gew.-% Hexamethylendiisocyanat bezogen auf die
Komponenten A und B,
19.4 mit einer Säurezahl nach DIN EN 12634 von kleiner 1,0 mg KOH/g
und
19.5 einer MVR nach ISO 1133 von kleiner als 6,0 cm³/10 min (190°C
2,16 kg Gewicht).
Patentanspruch 15 bildet den product-by-process-Anspruch 15 weiter aus,
während die Patentansprüche 17 und 18 des Klagepatents zumindest
Verfahrensprodukte nach Patentanspruch 1 betreffen, die Nukleierungsmittel bzw.
Verträglichkeitsvermittler enthalten. Patentanspruch 20 betrifft 5 bis 95 Gew.-%
einer Polymermischung nach Patentanspruch 19 im Gemisch mit 95 bis 5 Gew.-%
einer oder mehrerer Komponenten aus aliphatischen Polyestern, Polycaprolacton,
Stärke, Cellulose, Polyhydroxyalkanoat, Polyglykolsäure und Polymilchsäure und
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Patentanspruch 21 ist auf die Verwendung von Polyestern nach
Patentanspruch 18 zur Herstellung biologisch abbaubarer Polymermischungen
gerichtet.
3. Dem auf dem Gebiet des Streitpatents tätigen Fachmann, einem Diplom-
Chemiker/Master der Fachrichtung Makromolekulare Chemie/Polymerchemie oder
einem entsprechenden Diplom-Ingenieur der Verfahrenstechnik mit Kenntnissen
und mehrjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet der großtechnischen
Polymersynthese erschließen sich die auslegungsbedürftigen Merkmale der
Verfahrens- und Erzeugnisansprüche wie folgt:
3.1. Nach Patentanspruch 1 erfolgt das Verfahren zur Herstellung von
Polyestern aus aliphatischen Dicarbonsäuren und aliphatischen
Dihydroxyverbindungen (rein aliphatische Polyester) oder zur Herstellung von
aliphatisch und aromatischen Polyestern aus aliphatischen und aromatischen
Dicarbonsäuren und aliphatischen Dihydroxyverbindungen (teilaromatische
Polyester) nach der Bereitstellung des katalysatorfreien Eduktgemischs formal in
vier Stufen. Hierbei sieht die Beklagte ein ausschließlich vierstufiges Verfahren
beansprucht, weil dies die Beschreibung so umsetze und in Patentanspruch 1 eine
für die jeweilige Stufe unterschiedliche Wortwahl getroffen worden sei
(„kontinuierlich verestert/umgeestert“, „vorkondensiert“, „polykondensiert“). Sich
überlappende Viskositätszahlen würden den Fachmann dazu anleiten, nach der
kontinuierlichen Veresterung bzw. Umesterung die Vorkondensation der zweiten
Stufe bis zum Erreichen einer ersten Viskositätszahl und die Polykondensation der
dritten Stufe bis zum Erreichen einer zweiten Viskositätszahl durchzuführen. Diese
Sichtweise ist unzutreffend, da der nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
maßgebliche Anspruchswortlaut (BGH GRUR 2007, 309 – Schussfädentransport)
für die Stufe i) als Handlungsanweisung lediglich den Zusatz von Katalysator zum
Eduktgemisch vorsieht, welcher die Polymerisation bzw. Polykondensation der
Ausgangsmonomere startet und dies unabhängig davon, ob dieser Vorgang als
kontinuierliches „Verestern/Umestern“, „Vorkondensieren“ oder
„Polykondensieren“ bezeichnet wird. Bei den Stufen Stufen ii) und iii) werden
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diese Kondensationsvorgänge anhand definierter, sich überlappender und durch
Messung zu bestimmender Viskositätszahlen verfolgt. Für die Dauer der
Bestimmung herrscht folglich nur ein „Stop“ vor dem Beginn der nächsten Stufe,
welcher entfällt, wenn ein Viskositätsbereich von 60-70 m3/g gemessen wird, da
sich die Stufen ii) und iii) dann nicht mehr unterscheiden und auch keine weitere
Abgrenzung zu Stufe i) erkennbar ist.
3.2. Die Bestimmung der physikalischen Eigenschaften patentgemäßer
Polyester erfolgt nach standardisierten Verfahren. In diesem Sinne wird die
Viskositätszahl (VZ) entsprechend der Norm D18 (SP [0114]) und die Säurezahl
(SZ) entsprechend der Norm D15 bestimmt. Hierzu gibt das Streitpatent an, dass
die Probe auf 50°C erhitzt und mit einer Einstabelektrode mit Kaliumchlorid-
Füllung verknüpft wird (SP [0113] Z. 4-5). Entgegen der Meinung der Klägerin
lassen diese Angaben nicht darauf schließen, dass die Temperatur bei der
patentgemäßen Bestimmung der Säurezahl offen sei und je nach Löslichkeit der
Polyester gewählt werden könne. Vielmehr dient sich die zur Ausführung der
Norm D15 vorauszusetzende Löslichkeit patentgemäßer Polyester (D15 Pkt. 4
Prinzip) in dem angegebenen Lösungsmittelgemisch bei 50°C als Stoffeigenschaft
dieser Polymere an. Die Schmelze-Volumenfließrate (MVR = melt flow rate) wird
gemäß der ISO 1133 ebenfalls standardisiert ermittelt (SP [0115]).
3.3 Der product-by-process-Anspruch 15 betrifft einen Polyester, erhältlich nach
einem Verfahren des auf die Patentansprüche 5 und 1 bis 4 zurückbezogenen
Patentanspruchs 6 unter Ergänzung der Stoffeigenschaften, die aus diesen
Patentansprüchen i.V.m Absatz [0109] des Streitpatents resultieren.
4. Entgegen der Auffassung der Klägerin sind die patentgemäßen Verfahren
und Produkte hinreichend ausführbar offenbart. Denn entsprechend den
Grundsätzen, welche die höchstrichterliche Rechtsprechung hierfür aufgestellt hat
(vgl. BGH GRUR 2010, 901 Rdn. 36 – Polymerisierbare Zementmischung),
beschreibt das Streitpatent für jeden Verfahrensschritt unter Angabe der
Verweilzeiten, Temperatur- und Druck-Bedingungen im Reaktor detailliert, wie die
- 17 -
anspruchsgemäßen Viskositätszahlen zu erreichen sind (SP [0090], [0098] und
[0102]). Zwei im großtechnischen Maßstab durchgeführte Beispiele zum
erfindungsgemäßen Vorgehen ermöglichen durch Probenahmen die Bestimmung
der Viskositätszahl ohne übertriebenen Zeitaufwand (SP [0116-0118]). Auch die
Ansprüche 16 bis 21 sind durch stoffliche Merkmale und normierte Messgrößen
definiert.
Dem von der Klägerin bei zwei der drei Reaktionsbedingungen betreffenden
Absätze [0090] und [0098] als fakultativ gewerteten Ausdruck „in der Regel"
stehen dort ebenfalls aufgeführte speziellere Reaktionsbedingungen entgegen, die
die breiteren Angaben als nicht völlig beliebig ausweisen. Ebenso muss, anders
als es die Klägerin sieht, ein Turmreaktor nicht zwingend zum Einsatz kommen
und Gegenstand des Verfahrensanspruchs bilden, was durch Beispiel 1 des
Streitpatents belegt ist. Zwar treffen die in der Sache zutreffenden Ausführungen
der Klägerin zu, dass die Produkteigenschaften von den Reaktionsbedingungen
ihrer Herstellung abhängen, hieraus lässt sich aber nicht der Schluss ableiten,
dass das Streitpatent hierfür unzureichende Angaben liefern würde.
Gleichermaßen ist der Einwand der Klägerin unzutreffend, dass das Streitpatent
mangels entsprechender Beispiele und vor dem Hintergrund der bekannten
verarbeitungstechnischen Nachteile rein aliphatischer Polyester (vgl. SMITH)
keine ausführbare Lehre zu deren Herstellung offenbare. Soweit sich der Klägerin
zufolge rein aliphatische Polyester von teilaromatischen Polyestern ebenso
deutlich unterschieden wie rein aromatische Polyester und das Streitpatent daher
keinen Weg für rein aliphatische Polyester mit den Merkmalen nach Absatz [0008]
offenbare, fehlt für diese Behauptung ein Nachweis anhand patentgemäß
gewonnener rein aliphatischer Polyester. Prinzipiell beschränkt die Aufgabe der
Bereitstellung rein aliphatischer Polyester deren Verwendung nicht, wodurch die
Frage der Eignung für bestimmte Zwecke obsolet wird. Dazu kommt, dass das
Streitpatent ausdrücklich die Gruppe biologisch abbaubarer Polyester, nämlich
aliphatische und teilaromatische Polyester, von den rein aromatischen Polyestern
abgrenzt (SP [0007], [0011]).
- 18 -
Die Methode zur Bestimmung der Säurezahl (SZ) nach der Norm D15 ist
ausführbar. Diese Norm verlangt nur die Löslichkeit bestimmter Mineralölzusätze
in einem Lösungsmittelgemisch (D15 „1 Anwendungsbereich“). Dies schließt
Feststoffe nicht aus und ist bei biologisch abbaubaren Polyestern technisch
umsetzbar, wie die Berichte der Klägerin und der Beklagten belegen (D16 S. 10,
D19 S. 8, RK2 S. 2). Wenn die Klägerin bemängelt, dass das Streitpatent für die
Bestimmung der Säurezahl eine Temperatur von 50°C angebe, sich „der
Polyester“ dabei aber nicht vollständig löse, wonach diese Bestimmung
aufwändige Versuchsreihen notwendig mache, ist die Temperaturangabe zwar im
Streitpatent niedergelegt. Allerdings wurde kein Nachweis zur fehlenden
Lösbarkeit patentgemäßer Polyester bei 50°C erbracht, da die bei 75°C und 65°C
bis 70°C durchgeführten Versuche der Klägerin (D16, D19 a.a.O.) wie auch die bei
70°C durchgeführten Versuche der Beklagten (RK2 a.a.O.) Polyester aus dem
Stand der Technik betreffen, nicht aber solche nach der Lehre des Streitpatents.
Auch ergibt sich aus den Versuchen der Klägerin kein Anhaltspunkt dafür, ob eine
für die Temperatur von 50°C ausreichende Lösungsdauer oder ein vorheriges
Erhitzen auf höhere Temperaturen als 50°C zum Auflösen der Polyester getestet
wurden. Eine übliche Temperaturerhöhung (vgl. D18 Pkt. 6.2) zur besseren bzw.
vollständigen Löslichkeit einer Substanz stellt keinen unzumutbaren Aufwand dar,
zumal die Norm D15 selbst die Temperatur nicht beschränkt. Soweit die Klägerin
bei den Versuchen der Beklagten (RK20) einen nicht normgerechten Einsatz (D15
Pkt. 10.1) zu hoher Titriermittelvolumina bemängelt, bleibt auch dies ohne
Nachweis. Selbst wenn die Beklagte entgegen ihren Ausführungen ohne
modernen Titrierstand mit Titrationsvolumina von 100 bis 150 µl gearbeitet hätte,
stellt dies die Ausführbarkeit der Bestimmung nicht in Frage. Denn die
patentgemäßen Polyester zeichnen sich durch eine niedrige Säurezahl aus, deren
Bestimmung schon zur Zeit der Norm D15 im Jahre 1998 geringe und
normgerechte Mengen Titriermittel erfordert und bei Überschreitung allenfalls die
Meßgenauigkeit reduziert hätte.
- 19 -
5. Die Gegenstände der zueinander in Nebenordnung stehenden
Patentansprüche 1 und 16 bis 21 des Streitpatents erweisen sich als neu.
5.1. Zutreffend hat die Klägerin die Neuheit des mit Patentanspruch 1
beanspruchten Verfahrens nicht angegriffen, da die Lehre, bei einem mehrstufigen
kontinuierlichen Verfahren der Kondensation und Kettenverlängerung durch
Addition definierte Viskositätszahlenbereiche einzuhalten, dem aufgezeigten
Stand der Technik nicht zu entnehmen ist.
5.2. Auch die Neuheit der teilaromatischen Polyester nach den
Patentansprüchen 15 und 19 ist gegeben. Denn die von der Klägerin und der
Beklagten hierzu durchgeführten Versuche zeigen zahlreiche Abweichungen zu
den Vorgaben des Standes der Technik und gewährleisten daher nicht die
erforderliche Gewissheit hinsichtlich der Versuchsführung und der
Versuchsergebnisse.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann dem Ergebnis eines nach
dem Prioritätstag durchgeführten Versuchs für die Beurteilung der Frage, welchen
Stoff der Fachmann vor dem Prioritätstag durch identische oder naheliegende
Nacharbeitung eines im Stand der Technik offenbarten Verfahrens erhalten hätte,
nur Indizwirkung zukommen und entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des
Zivilprozessrechts ein solcher Indizienbeweis auch im Patentnichtigkeitsverfahren
nur dann als geführt angesehen werden, wenn das Gericht zu der Überzeugung
gelangt, dass die vorgetragenen Indiztatsachen zutreffen und dass diese mit der
nach § 286 ZPO erforderlichen Gewissheit darauf schließen lassen, dass die unter
Beweis gestellte Haupttatsache zutrifft (BGH, Urteil vom 12. März 2019, Ls. 4,
X ZR 32/17 – Cer-Zirkonium-Mischoxid I).
5.2.1. Die Anmeldung D6 beschreibt u.a. einen teilaromatischen Polyester Z11
(von der Klägerin in D16 und D19 als Ester P2 nachgearbeitet), aufgebaut aus
1,4-Butandiol, Adipinsäure und Terephthalsäure im molaren Verhältnis 100:45:55,
sowie, bezogen auf das Gesamtgewicht aller eingesetzten Monomeren 0,1 Gew.-
- 20 -
% Glycerin und 0,5 Gew.-% Hexamethylendiisocyanat (D6 S. 19 Z. 3-9; 15-15.3;
19-19.3). Falls die Messergebnisse zur MVR-Bestimmung bei den in D6
angegebenen zwei Methoden DIN 53735 und ISO 1133 vergleichbar sind (D6
S. 18 Z. 22-24), erfüllt der Ester Z11 mit einer MVR von 5 cm3/10’ auch die
Anforderung nach den Merkmalen 15.6 und 19.5.
Zur Säurezahl (Merkmale 15.5 und 19.4), zur Viskositätszahl (Merkmal 15.4) und
zu einem Titankatalysator (Merkmal 15.7) des Polyesters Z11 macht D6 keine
Angaben und verweist zur Herstellung der teilaromatischen Polyester auf die
Anmeldung D2 (D6 S. 14 Z. 37-39). Diese gibt hierfür unterschiedliche
Vorgehensweisen an, welche zu Produkten mit signifikant unterschiedlichen
Säurezahlen führen (D2 Bsp. 1-2 und 8 mit SZ KOH/g).
Bei der Nachstellung des in Beispiel 1 der D2 angegebenen Präpolyesters aus
Adipinsäure und 1,4-Butandiol durch die Klägerin (D16 P0; D19 P2-a) unter
Einsatz eines Titankatalysators (Merkmal 15.7) wird die Menge der
Ausgangsmaterialien gemäß D16 um den Faktor 1000 verringert (D16 1.2.2 a)
i.V.m. 1.2.1a)) und gemäß D19 unverändert gelassen (D19 1.2.2 a)), auch wenn
das dazu eingesetzte 20 l -Rührgefäß erkennbar unterdimensioniert ist. Der
Vorgehensweise in D16 zufolge sinkt die Säurezahl nur unter 2 mg KOH/g statt,
wie in D2 angegeben, unter 1 mg KOH/g. Auch scheint der in beiden Fällen
erhaltene Präpolyester von der in D2 angegebenen OH-Zahl von 56 abzuweichen
(OH-Zahl von 50-60).
Wesentlich ist jedoch, dass die weitere Umsetzung der Präpolyester (P0, P2-a)
zum Polyester P2-b (D16, D19 1.2.2 b)) die Vorgabe des Beispiels 2 der D2
verlässt. Denn es kommt in der Nacharbeitung Terephthalsäure statt dem in D2
verwendeten Dimethylterephthalat zum Einsatz, obgleich nach den Ergebnissen
des Beispiels 8 der D2 die Kondensation des Präpolymers mit freien
Carbonsäuren zu hohen Säurezahlen im Produkt führt. Die Klägerin macht hierzu
geltend, dass D6 den Polyester Z11 „aufgebaut aus 1,4-Butandiol, Adipinsäure und
- 21 -
Terephthalsäure“ beschreibe (D6 S. 19 Z. 3-4), weshalb der Wechsel von
Dimethylterephthalat auf Terephthalsäure in der Vorschrift der D2 die getreue
Nacharbeitung bilde. Allerdings besagt diese Passage der D6 nicht, dass von der
Vorschrift der D2 abzuweichen sei, sondern sie zählt Bausteine der Kondensation
auf, wobei dem Fachmann bewusst ist, dass im gebildeten Polymer nicht zu
erkennen ist, ob freie Säuren oder deren Ester mit dem Alkohol kondensiert
wurden. Ebenso ist ihm bewusst, dass für eine Nacharbeitung die im Stand der
Technik genannten Edukte einzusetzen sind, um zu erwartenden Abweichungen
in der Reaktivität und somit im Reaktionsergebnis zu begegnen.
Weitere Unterschiede zur Lehre der D2 bilden die Zugabe des dem
Pyromellitsäuredianhydrid-Verzweiger entsprechenden Glycerins direkt zu Beginn
der Reaktion und nicht erst nach dem Erhitzen auf 230°C und die Zugabe der
wässrigen phosphorigen Säure direkt nach Erreichen der Temperatur von 230°C
und nicht erst nach einer weiteren Stunde. Vor diesem Hintergrund ist dem
weiteren Einwand der Beklagten nicht im Einzelnen nachzugehen, wonach in den
Versuchen der Klägerin die Mengen an Hexamethylendiisocyanat und Glycerin in
Bezug auf das im Überschuss eingesetzte und in Teilen abdestillierte 1,4-
Butandiols zu hoch angesetzt gewesen seien und zu anderen Polyestern geführt
hätten, als es die Lehre der D6 in Verbindung mit D2 vorgebe.
Wegen der genannten Abweichungen im Vorgehen erweisen sich die von der
Klägerin ermittelten physikalischen Produktdaten (Merkmale 15.4-15.6 und 19.4-
19.5) nicht als stichhaltig genug, um die Neuheit der Polyester nach den
Ansprüchen 16 und 19 gegenüber der als einheitliche Lehre anzusehenden D6 in
Verbindung mit D2 in Frage stellen zu können. Daher kommt es weder auf die
signifikant unterschiedlichen Versuchsergebnisse bei der Nacharbeitung der
klägerseitigen Versuche durch die Beklagte (RK2) an, noch bedarf die Frage der
hierbei von der Klägerin geltend gemachten mangelnden Korrelation von MVR und
Viskositätszahl weiterer Klärung.
- 22 -
5.2.2. Der aus der Anmeldung D5 bekannte „Polyester A1“ aus 60 Mol%
Adipinsäure, 40 Mol% Dimethylterephthalat und 100 Mol% 1,4-Butandiol wird vor
der Kettenverlängerung mit Hexamethylendiisocyanat (HDI) gemäß einem der
Lehre der D2 vergleichbaren Vorgehen gewonnen (D5 S. 21 Z. 3-31) und erfüllt
die Merkmale 15 bis 15.3, 15.6, sowie 15.7 (D5 S. 23 Tab. 1 Bsp. Nr. V4 mit MVI =
3 cm3/10 min nach Zusatz von als Verzweigungsreagens, nicht jedoch die Merkmale des Polyesters nach
Patentanspruch 19. Der Grad der Polykondensation des Esters A1 und damit
schlussendlich die MVR der kettenverlängerten Polyester nach Merkmal 15.6 wird
nach Schritt (a’’) des Herstellungsbeispiels durch die Polykondensationsdauer bei
240°C bei 2 mbar gesteuert (D5 S. 21 Z. 25-26) und schwankt beträchtlich
zwischen 3 cm3/10 min und 26 cm3/10 min (D5 Tab. 1 V4-V6). Eine Zeitangabe für
die Polykondensation ist D5 nicht zu entnehmen, wonach das von der Klägerin bei
der Darstellung des Esters P1 angegebene Zeitintervall von 2,5 bis 3 Stunden bei
240°C und 2 mbar (D16/D19 1.2.1 b)) in D5 keine Basis findet und erheblich von
der in D2 für die Polykondensation angegebenen Angabe von einer Stunde unter
diesen Bedingungen abweicht. Diese willkürlich gewählte Zeitdauer ermöglicht bei
den von der Klägerin zum Ester P1 ermittelten physikalischen Daten keine
hinreichende Gewissheit hinsichtlich der ermittelten Merkmale 15.4 bis 15.6
(D16/D19 jeweils Tabelle 2) und kann mithin die fehlende Neuheit des Polyesters
nach Patentanspruch 15 ebenfalls nicht überzeugend belegen. Weitere im
Zusammenhang mit der klägerseitigen Nacharbeitung aufgezeigte Unterschiede
hinsichtlich Ansatzgröße und apparativer Gestaltung, sowie bei der Nacharbeitung
durch die Beklagte den Versuchen der Klägerin widersprechende Befunde zu den
physikalischen Größen (RK2) sind insoweit nicht entscheidungserheblich.
5.2.3. Zu den geschilderten Unterschieden in der Verfahrensführung und in der
apparativen Ausstattung lassen die Versuchsberichte beider Parteien bei der
Ermittlung der Viskositätszahl (VZ) und der Säurezahl (SZ) zudem Abweichungen
zur Norm D18 und, wie oben dargestellt, zur Norm D15 i.V.m. der Lehre des
Streitpatents erkennen.
- 23 -
Die Norm D18 verlangt, die zu untersuchenden Polyester bei mindestens 80°C zu
lösen, auf 20°C zu kühlen und die Lösezeit und Lösetemperatur zu vereinbaren
(D18 Pkt. 6.2). Ein abweichendes Vorgehen ist dem Streitpatent nicht zu
entnehmen (SP [0114]). Soweit die Klägerin bei der Nacharbeitung durch die
Beklagte die Bestimmung der Viskositätszahl ohne vorheriges Erhitzen auf 80°C
als nicht normgerecht betrachtet, führten beide Parteien diese Bestimmung „in
Anlehnung“ an D18 ohne Erhitzen durch (D16, D19 jew. Pkt. 3.3; RK2 Pkt. II.2.).
Ob der Laborant der Beklagten „auf Nachfrage“ ein anderes, im Versuchsbericht
nicht dargestelltes Verfahren durchgeführt haben mag, führt zu keiner geänderten
Bewertung. Die Bestimmung der Säurezahl erfolgte, wie ausgeführt, bei den
Versuchen der Parteien deutlich oberhalb von 50°C.
Ob und in welchem Umfang diese Abweichungen im Vorgehen auf die erhaltenen
Messwerte Einfluss nehmen, ist vorliegend nicht zu beurteilen. Jedenfalls erfolgte
die Ermittlung dieser physikalischen Eigenschaften bei Polyestern aus dem Stand
der Technik anders als im Streitpatent beschrieben.
5.2.4. Entsprechend den obigen Ausführungen zur Neuheit des Polyesters gemäß
den Patentansprüchen 15 und 19 erweisen sich auch der Polyester nach
Patentanspruch 16, der Patentanspruch 15 weiterbildet, und die Polymermischung
nach Patentanspruch 20, die Mischungen mit dem Polyester nach
Patentanspruch 19 beansprucht, als neu. Gleiches gilt für die Polyester nach den
Patentansprüchen 17 und 18 und deren Verwendung gemäß dem auf
Patentanspruch 18 zurückbezogenen Patentanspruch 21. Denn die Beispiele der
D6 mit der Herstellung nach D2 und die Druckschrift D5 offenbaren weder die in
den Patentansprüchen 11 und 12 geforderten Zusätze noch die Bereiche der
Viskositätszahlen nach Patentanspruch 1.
6. Zum Hintergrund der Aufgabe, biologisch abbaubare Polyester
großtechnisch bereitstellen zu wollen, die durch konkrete Grenzwerte für
Viskositäten und Säurezahlen charakterisiert sind (SP [0008]), gibt das
Streitpatent an, dass die biologisch abbaubaren Polyester mit dem beanspruchten
- 24 -
Verfahren erstmals zugänglich sind (SP [0005]; Unterstreichung hinzugefügt).
Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs können Vorteile der
Erfindung, an denen der Fachmann seine Bemühungen um eine
Weiterentwicklung des Standes der Technik nicht ausgerichtet hätte, weil sie sich
erst durch die Erfindung als erreichbar gezeigt haben, das der Erfindung zugrunde
liegende technische Problem (die Aufgabe der Erfindung) nicht bestimmen (BGH,
Urteil vom 11. November 2014, Ls. 1, X ZR 128/09 – Repaglinid).
Als objektives Problem des Streitpatents erschließt sich dem Fachmann die –
insbesondere großtechnische – Bereitstellung aliphatischer oder teilaromatischer
Polyester mit hinreichender bzw. verbesserter Hydrolysestabilität und
hinreichenden bzw. verbesserten Viskositätszahlen für die thermoplastische
Verarbeitung (Spritzguss- oder Extrusion).
6.1. Vor diese Aufgabe gestellt, richtet sich der fachmännische Blick auf die
Anmeldung D1, deren Gegenstand ein kontinuierlich und stufenweise in einem
Turm- und einem Polykondensationsreaktor durchzuführendes Verfahren zur
Herstellung von hochmolekularen teilaromatischen Polyestern ist, die bei
erniedrigter Bildung von Nebenprodukten direkt thermoplastisch weiterverarbeitet
werden können (D1 Anspruch 1, S. 3 Z. 9-24 und S. 8 Z. 16-27). Auch die
Hydrolyseneigung solcher Produkte unter Säureeinfluss wird in D1 angesprochen
(D1 S. 5 Z. 24-28). Bei dem Verfahren der D1 wird ein Vorpolymer mit > 40 bis 70
Wiederholungseinheiten erzeugt und in einem Endreaktor zu einem Polyester mit
> 150 bis 205 Wiederholungseinheiten polykondensiert. Der Katalysator, z.B. eine
Titanverbindung, wird zur Aufschlämmung der Reaktionskomponenten gegeben
(D1 S. 8 Z. 24, S. 16 Z. 10-23 i.V.m. Fig. 3). Weder beschreibt oder regt die
Druckschrift D1 Viskositätszahlen an, bis zu denen der Polyester vor- bzw.
polykondensiert werden soll, noch erwähnt sie eine Polyaddition mit einem
Kettenverlängerer gemäß Stufe iv) des Patentsnspruchs 1 nach Streitpatent und
bei dieser Stufe zu realisierende Viskositätszahlenbereiche. Der Versuch der
Klägerin, aus den Angaben zu den physikalischen Größen der Polyester nach den
streitpatentgemäßen Beispielen 1 bis 3 für die Vorkondensation bei den
- 25 -
Polyestern der D1 Viskositätszahlen von 61 bis 93 cm3/g und für die
Polykondensation 169-219 cm3/g zu errechnen, was zur Überlappung mit den
Werten nach Streitpatents führe, ist nicht tragfähig. Denn es werden
Viskositätswerte von kettenverlängerten und überdies mit Glycerin verzweigten
Polyestern nach den Beispielen des Streitpatents auf lineare Polyester nach D1
übertragen, was an den grundsätzlich unterschiedlichen Eigenschaften linearer
und verzweigter Polymere vorbeigeht und den ohnehin geringen
Überschneidungsbereich bei den Viskositätszahlen nach den Merkmalen 1.3.2
und 1.3.3, selbst wenn die Zahl der Messwerte bei diesem Vorgehen erhöht wird,
nicht zu belegen vermag. Fraglos fokussiert sich D1 auf eine direkte
Weiterverarbeitung der erzeugten Polyester (D1 S. 3 Z. 17-19 und S. 7 Z. 26-31)
und erwähnt eine Kettenverlängerung lediglich bei der Kondensation von
Oligomeren im Turmreaktor (D1 Abs. S. 4 auf S. 5), nicht aber eine Verlängerung
der gebildeten hochmolekularen Polyester mit speziellen Kettenverlängerern.
Wenngleich sich die bereits diskutierte D2 (D2 S. 3 Z. 16-19), die mit rein
aliphatischen Polyestern befasste D3 (D3, [0054]) sowie die ebenfalls diskutierte
D5 (D5 S. 23 Z. 1-12) mit der Kettenverlängerung befassen, veranlassen sie
ausgehend von der Lehre der D1 gerade nicht, die von der Klägerin geltend
gemachte „weitere Optimierung“ als zusätzlichen Schritt mit schwierig
handzuhabenden und kostspieligen Reagenzien wie Polyisocyanaten
durchzuführen, die weitere Anlagen, deren Umrüstung und zusätzliche
Mannstunden vereinnahmt. Denn dies läuft dem mit dem Verfahren der D1 bereits
erzielten Erfolg der direkten Weiterverarbeitung entgegen.
Selbst wenn der Fachmann bei der Kombination der Druckschriften D1 und D2 die
bereits zur Neuheit diskutierte Druckschrift D2 als Ausgangspunkt in Betracht
zöge, führt dies nicht zu der patentgemäßen Lehre. Zwar ist D2 im Streitpatent als
Stand der Technik genannt (SP [0006]) und liegt ebenfalls im Blickfeld des
Fachmanns. Jedoch unterscheidet sich D2 von der Vorgehensweise des
Streitpatents durch keine durchweg kontinuierliche Reaktionsführung und durch
die fehlende Angabe der Viskositätszahlen bei den Schritten ii) bis iv), deren
Schritte ii) und iii) den Ergebnissen des Streitpatents zufolge Nebenreaktionen
- 26 -
unterdrücken und die Säurezahl niedrig halten. Da D2 die Kettenverlängerung als
nur optional anspricht (D2 S. 3 Z. 16-20), kann die Kombination mit D1, die zur
Viskositätszahl bei den Schritten ii) und iii) ebenfalls schweigt, nicht zu dem
beanspruchten Verfahren führen, unbeschadet dessen, dass die Schritte ii) und iii)
zusammenfallen können. Weder D1 noch D2 haben den im Streitpatent
aufgezeigten Zusammenhang von Viskositätszahlenbereichen bei der Vor- und
Polykondensation und der Säurezahl erkannt, so dass es dem Fachmann auch
nicht weiterhilft, wenn er D1 die Information entnimmt, dass Polyester mit hohem
COOH-Endgruppengehalt eine geringere Hydrolysestabilität aufweisen (D1 S. 5
Z. 24-28). Denn wenn sich ihm diese Angabe auch für die Säurezahl als von
Interesse erschließen könnte, misst die D2, durch die Beispiele 2 und 8 belegt,
dieser Größe keine Bedeutung bei.
6.2. Wie D1 gibt auch D7 aliphatische Dicarbonsäuren als Edukte (D7 S. 2
Z. 62-63) zur Synthese von dann teilaromatischen Polyestern vor und spricht
deren Hydrolysestabilität an (D7, S. 2 Z. 37-40). Somit bildet D7 einen für den
Fachmann beachtlichen Ausgangspunkt. Zur Frage der die Hydrolysestabilität
bestimmenden Säurezahl macht D7, ebenso wie D1, keine konkreten Angaben,
da auch dort lediglich COOH-Endgruppengehalte von 10-50 mval/kg (D7 S. 4
Z. 27) bei den gebildeten Polyestern angegeben sind. Dieser Bereich mag sich in
die Säurezahl 0,56-2,8 mg KOH/g umrechnen lassen und unter der Annahme,
dass diese Bestimmung allen Säuren im Produkt Rechnung trägt, mit dem nach
der Aufgabe des Streitpatents anvisierten Bereich der Säurezahl von KOH/g teilweise überlappen. Verfahrensgemäß werden in einer ersten Stufe eine
Dicarbonsäure oder deren Ester mit molarem Überschuss Dihydroxyverbindung
unter optionalem Zusatz eines Titankatalysators verestert oder umgeestert, in
einer zweiten Stufe wird das in der ersten Stufe erhaltene Produkt vor-, und in
einer dritten Stufe das aus der zweiten Stufe erhaltene Produkt polykondensiert.
Für die erste und zweite Stufe sind mindestens zwei Temperaturzonen
vorgesehen, wonach ausgehend von Terephthalsäure oder Dimethylterephthalat
erhältliche Polyester einen niedrigen Gehalt an Katalysator und eine geringe
Anzahl an Carboxylendgruppen aufweisen. Nach der Vorkondensation weist das
- 27 -
Präpolymer der D7 eine Viskositätszahl von 15-40 ml/g (D7 S. 4 Z. 8-10;1.3.2),
nach der Polykondensation eine Viskositätszahl von 60-160 ml/g auf (D7, S. 4
Z. 24-27; 1.3.3). Zudem können die Polyester zur Erreichung von
Viskositätszahlen im Bereich von 100-300 ml/g nachkondensiert werden, was
Merkmal 1.3.4 mangels separater Kettenverlängerung nicht erfüllt. Mit der
Polykondensation nach D7 erzielte Viskositätszahlen ermöglichen die
thermoplastische Weiterverarbeitung (D7 S. 4 Z. 22-23), weshalb sich die
Nachkondensation als optional ergibt. Wie D1 gibt auch D7 keine Hinweise, die
erhaltenen hochmolekularen Polyester mit einem Kettenverlängerer weiter zu
verlängern und führt daher nicht in Richtung des Merkmals 1.3.4. Dies leistet, wie
oben ausgeführt, auch nicht die Kombination der D7 mit D2, D3 oder D5 und
ebenso wenig die von der Klägerin angesprochene Kombination der D7 mit den
Lehren zur Herstellung aromatischer und damit nicht bioabbaubarer Polyester
nach D11 bis D13 oder D17, die die Kettenverlängerung von teilaromatischen
Polyestern gerade nicht zum Thema haben.
In Summe beruht das patentgemäß beanspruchte Verfahren auf einer
erfinderischen Tätigkeit und ist allein geeignet, Polyester mit den patentgemäß
beanspruchten vorteilhaften physikalischen Eigenschaften bereitzustellen.
7. Mangels naheliegenden Weges zu den patentgemäßen Polyestern konnte
der Fachmann auch nicht zu den Polyestern gemäß Patentansprüchen 15 bis 18
des Klagepatents gelangen, die somit Bestand haben. Gleiches gilt für den
Erzeugnisanspruch 19. Soweit die Klägerin geltend macht, dass dessen einziger
Unterschied zum Polyester Z11 der D6 in der Säurezahl nach Merkmal 19.4
bestehe, D1 bereits auf die Vorteile eines niedrigen COOH-Gehalts hinweise und
D4 Reaktionsbedingungen zur Anpassung von Polyestern bereitstelle, führen die
dort aufgeführten generellen Handlungsanweisungen gerade nicht zu der
gezielten Verfahrensführung, wie sie das Streitpatent offenbart, insbesondere
nicht zur Beachtung der Viskositätszahl als Stellglied der Verfahrensführung.
Entsprechend sind auch die Polymermischungen nach Patentanspruch 20 und die
- 28 -
Verwendung der Polyester nach Patentanspruch 21 des Klagepatents
bestandsfähig.
8. Die weiteren im Verfahren befindlichen und hier nicht näher behandelten
Druckschriften geben Fachliteratur und Messversuche zur intrinsischen Viskosität
von Polyestern wieder, sind mit der Herstellung spezieller Polyesterether befasst
oder stellen Untersuchungsergebnisse zu Viskosität und Schmelzflussrate bei
kettenverlängerten aromatischen Polyestern und bei Polypropylen vor. Keiner
dieser Druckschriften lassen sich weitere Hinweise oder Anregungen entnehmen,
die die Patentfähigkeit der Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche in
Frage stellen. Auch die Parteien wiesen diesen Druckschriften in ihrem Vortrag
keine Bedeutung im Zusammenhang mit der Patentfähigkeit zu.
Da nach den vorstehenden Ausführungen ein Nichtigkeitsgrund nach Art. II § 6
Abs. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 EPÜ nicht festgestellt werden kann, war die
Klage abzuweisen.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 709 ZPO.
IV.
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung
- 29 -
des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von
fünf Monaten nach der Verkündung.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde.
Schwarz Werner Jäger Wismeth Freudenreich


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