ECLI:DE:BPatG:2022:260422U3Ni22.20EP.0
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
3 Ni 22/20 (EP)
(Aktenzeichen)
Verkündet am
26. April 2022
…
In der Patentnichtigkeitssache
…
betreffend das europäische Patent 1 732 548
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(DE 60 2005 028 399)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mündlichen Verhandlung vom 26. April 2022 durch den Richter Schwarz als
Vorsitzenden, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg, die Richter Dipl.-Chem. Dr.
Jäger und Dr. Himmelmann sowie die Richterin Dr.-Ing. Philipps
f ü r R e c h t e r k a n n t :
I. Die Klage wird als unzulässig abgewiesen.
II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu
vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
T a t b e s t a n d
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland in englischer Verfahrenssprache erteilten
europäischen Patents 1 732 548 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Methods of
Using Sustained Release Aminopyridine Compositions“ (in Deutsch laut
Streitpatentschrift: „Verfahren zur Verwendung von
Aminopyrinzusammensetzungen mit verzögerter Freisetzung“). Grundlage des
Streitpatents ist die europäische Patentanmeldung 05732613.4, die am 11. April
2005 unter Inanspruchnahme der Prioritäten aus den US-amerikanischen
Patentanmeldungen US 560,894 P vom 9. April 2004 und US 102,559 vom 8. April
2005 international angemeldet und am 27. Oktober 2005 als WO 2005/099701 A2
veröffentlicht wurde.
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Das Streitpatent betrifft nachhaltig freisetzende, oral zu verabreichende
Zusammensetzungen des Aminopyridins Fampridin zur Behandlung von MS-
Patienten. Ausgehend davon, dass Multiple Sklerose eine degenerative und
entzündliche neurologische Erkrankung sei, die das zentrale Nervensystem
beeinträchtige, verweist das Streitpatent darauf, dass Kaliumkanalblocker, darunter
die Aminopyridine und insbesondere das als Fampridin bekannte 4-Aminopyridin
die Leitung von Nervenimpulsen verbesserten und daher in den Fokus der
symptomatischen Behandlung von Krankheiten, u.a. auch von MS gerückt seien.
Nach erster Verwendung von Fampridin in einer intravenösen Zusammensetzung
sei eine unmittelbar freisetzende (= IR) orale Zusammensetzung entwickelt worden.
Deren schnelle Freisetzung und kurze Halbwertszeit machten es allerdings
schwierig, wirksame Plasmaspiegel aufrechtzuerhalten, ohne dass nach jeder
Dosis hohe Spitzenwerte aufträten, die unerwünschte Nebenwirkungen wie
Krampfanfälle und Zittern verursachen könnten. Das Streitpatent möchte eine
alternative Behandlungsmöglichkeit für die bekannte Fampridin-SR-Dosierung bei
der Therapie von MS-Patienten bereitstellen. Die erfindungsgemäße Lösung soll mit
zwei nebengeordneten, auf bestimmten Aminopyridinzusammensetzungen
gerichteten Patentansprüchen sowie einem weiteren nebengeordneten, auf die
Verwendung von Aminopyridin bei der Herstellung solcher Zusammensetzungen
gerichteten Patentanspruch unter Schutz gestellt werden.
Gegen das Streitpatent wurden beim EPA zwei Einsprüche eingelegt. Auf die
Einsprüche hat die Einspruchsabteilung des EPA am 11. November 2013 das
Patent zunächst in beschränktem Umfang in der Fassung des im
Einspruchsverfahren gestellten Hilfsantrags 2 aufrechterhalten. Mit Beschluss vom
3. September 2019 (Az. T 0421/14) hat die Beschwerdekammer des EPA auf die
Beschwerde einer Einsprechenden die Entscheidung der Einspruchsabteilung
aufgehoben und die Sache an die Einspruchsabteilung mit der Auflage
zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des im Beschwerdeverfahren
gestellten Hilfsantrags 1 vom 16. September 2014 und nach Prüfung der hieran
noch anzupassenden Beschreibung beschränkt aufrecht zu erhalten („The case is
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remitted to the opposition division with the order to maintain the patent with the
following claims and a description to be adapted thereto: claims 1 to 7 of auxiliary
request 1 filed with the reply to the statements setting out the grounds of appeal,
dated 16 September 2014”). Die Beklagte hat hierauf zunächst am 16. März 2021
eine angepasste Beschreibung eingereicht, die sie mit Schriftsatz vom 1. Februar
2022 nochmals geändert hat; die Einspruchsabteilung des EPA hat zuletzt mit
Schreiben vom 14. April 2022 den Einsprechenden Gelegenheit gegeben, zu der
erneuten Änderung der Beschreibung vom 1. Februar 2022 Stellung zu nehmen.
Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 4 und 7 lauten in der Fassung, welche
der Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA zugrunde lag, in der
Verfahrenssprache:
In deutscher Sprache lauten sie:
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1. Eine nachhaltig freisetzende 4-Aminopyridinzusammensetzung zur
Verbesserung der Gehgeschwindigkeit bei einem Patienten mit multipler
Sklerose, wobei die Zusammensetzung als eine stabile
Dosierungsbehandlung zweimal täglich in einer therapeutischen Dosis von
10 mg von 4-Aminopyridin verabreicht wird.
4. Eine Verwendung von 4-Aminopyridin bei der Herstellung einer
Zusammensetzung mit Langzeitfreisetzung zum Steigern der
Gehgeschwindigkeit eines Patienten mit Multipler Sklerose, wobei die
Zusammensetzung als eine Behandlung mit stabiler Dosis zweimal täglich
in einer therapeutischen Dosis von 10 Milligramm 4-Aminopyridin zu
verabreichen ist.
7. Eine nachhaltig freisetzende 4-Aminopyridinzusammensetzung zur
Aufrechterhaltung einer therapeutisch wirksamen Konzentration von
Aminopyridin in einem Patienten mit multipler Sklerose, wobei die
Zusammensetzung als stabile Dosisbehandlung mit einer zweimal
täglichen therapeutischen Dosis von 10 mg von 4-Aminopyridin
verabreicht wird und wobei die nachhaltig freisetzende 4-
Aminopyridinzusammensetzung eine therapeutisch wirksame
Konzentration enthält, die die Gehgeschwindigkeit eines Patienten mit
multipler Sklerose verbessert.
Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt die Klägerin die vollständige Nichtigerklärung des
Streitpatents wegen fehlender Patentfähigkeit. Die Beklagte erachtet die Klage für
bereits unzulässig und verteidigt hilfsweise ihr Patent in der erteilten Fassung sowie
nach Maßgabe von fünf Hilfsanträgen, wegen deren Wortlaut auf die Anlagen zum
Schriftsatz vom 12. April 2022 verwiesen wird.
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Die Parteien haben zur Stützung ihres jeweiligen Vortrags u.a. folgende
Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von den Parteien
vergeben):
NiK1 EP 1 732 548 B9 [Streitpatent]
NiK2 Anspruchsfassung vom September 2014, welche der
Beschwerdeentscheidung des EPA zugrunde lag
NiK7a Goodman, A.D. et al., "Placebo-Controlled Double-blinded Dose
Ranging Study of Fampridine-SR in Multiple Sclerosis", 7th Annual
Meeting of Americas Committee for Treatment and Research in
Multiple Sclerosis (ACTRIMS), Abstract S21.001, Neurology 2003,
60, Suppl. 1, A167
NiK7b Poster zu NiK7a
NiK7c Diavortrag zu NiK7a
NiK7d ACTRI ECTRI 02 – 7th Annual Meeting of Americas Committee for
Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS), “Final
Program, Abstract Listing and Meeting Information”, 2002,
64 Seiten
NiK8 A…, Inc., Securities and Exchange Commission
Form S-1, 26. September 2003
NiK9 Davis, F.A. et al. Ann. Neurol. 1990, 186-192
NIB1 Entscheidung der Beschwerdekammer des Europäischen
Patentamts vom 3. September 2019, Az. T 0421/14
Nach Ansicht der Klägerin ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der
Fassung, welche der Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA zugrunde lag,
gegenüber der in NiK7a bis NiK7d aufgezeigten Goodman-Studie sowie gegenüber
der Druckschrift NiK8 nicht neu. Daneben beruhe dieser Gegenstand bei Kenntnis
von NiK7a-d und NiK8 auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Gleiches gelte
auch ausgehend von der NiK9 unter Berücksichtigung der Goodman-Studie gemäß
NiK7a-d. Aus denselben Gründen sei auch der nebengeordnete Patentanspruch 4
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in der Fassung, welche der Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA
zugrunde lag, nicht patentfähig.
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent 1 732 548 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent eine
der Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 5 gemäß Schriftsatz vom 12.04.2022
erhält.
Die Beklagte ist der Auffassung, dass die Nichtigkeitsklage schon deshalb
unzulässig sei, weil das Einspruchsverfahren noch anhängig sei, nachdem eine
endgültige Entscheidung über die Einsprüche wegen der noch anzupassenden
Beschreibung noch nicht ergangen sei.
Zudem sei die streitpatentgemäße Lösung zumindest in einer der verteidigten
Fassungen auch gegenüber dem geltend gemachten Stand der Technik neu und
beruhe diesem gegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, wofür auch
spreche, dass die Beschwerdekammer des EPA den Argumenten der Beklagten
sowohl hinsichtlich Neuheit als auch hinsichtlich erfinderischer Tätigkeit gefolgt sei.
Der Senat hat den Parteien einen Hinweis nach § 83 Abs. 1 Satz 1 PatG vom 17.
November 2021 zukommen lassen, in dem u.a. darauf hingewiesen worden war,
dass die Klage unzulässig ist, solange die Einspruchsabteilung des EPA nach der
Zurückverweisung durch die Beschwerdekammer des EPA noch keine endgültige
- 8 -
und rechtskräftige Entscheidung über die beschränkte Aufrechterhaltung des
Streitpatents getroffen habe.
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e
A.
Die Klage ist als unzulässig abzuweisen, da ihr das Klagehindernis des § 81 Abs. 2
Satz 1 PatG entgegensteht.
Nach dieser Vorschrift kann die Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden, solange
ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig
ist. Für die Beurteilung, ob dieses Klagehindernis vorliegt, ist nicht auf den Zeitpunkt
der Klageerhebung, sondern den Schluss der mündlichen Verhandlung abzustellen
(BGH GRUR 2011, 848 Rn. 17 – Mautberechnung). Mit dem Klagehindernis nach §
81 Abs. 2 Satz 1 PatG soll das BPatG entlastet, widersprüchliche Entscheidungen
vermieden (BGH GRUR 2005, 967 Rn. 9 – Strahlungssteuerung; BGH, a.a.O. Rn.
9 - Mautberechnung) und sichergestellt werden, dass über den Rechtsbestand des
Streitpatents auf der Grundlage seiner im Erteilungs- und Einspruchsverfahren
endgültigen Fassung entschieden wird, die auch erst zum Ausgangspunkt einer
eingeschränkten Verteidigung gemacht werden kann (BGH GRUR 2011, 848 Rn.
13 - Mautberechnung). Das Klagehindernis besteht dabei nicht nur für
Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, sondern auch für
solche vor dem Europäischen Patentamt (BGH GRUR 2005, 967 Rn. 8 –
Strahlungssteuerung; a.a.O. Rn. 10 - Mautberechnung). Für das Klagehindernis
kommt es nicht darauf an, ob die mit der Nichtigkeitsklage geltend gemachten
Gründe auch Gegenstand des Einspruchsverfahrens sind oder sein können und
welcher Prüfungsmaßstab an den begehrten Widerruf bzw. die begehrte
Nichtigerklärung jeweils anzulegen ist (BGH GRUR 2011, 848 Rn. 11 ff. -
- 9 -
Mautberechnung). Wurde zumindest ein Einspruch eingelegt, ist das
Einspruchsverfahren so lange anhängig, wie über den Einspruch oder bei mehreren
Einsprüchen über diese noch keine abschließende Entscheidung getroffen wurde.
Dies setzt zunächst den Erlass einer solchen Entscheidung voraus. Abschließend
ist eine erlassene Entscheidung nur, wenn sie mit ordentlichen Rechtsmitteln nicht
mehr angegriffen werden kann; dies ist nur zu bejahen, wenn entweder ein
ordentliches Rechtsmittel nicht statthaft oder die Frist eines statthaften
Rechtsmittels abgelaufen ist, ohne dass ein Rechtsmittel eingelegt wurde, oder über
alle eingelegten Rechtsmittel rechtskräftig entschieden wurde.
Nach diesen Grundsätzen liegt im hier zu entscheidenden Fall das Klagehindernis
des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG vor, weil zum Schluss der mündlichen Verhandlung im
vorliegenden Nichtigkeitsverfahren das Einspruchsverfahren vor dem EPA noch
anhängig ist.
Der Ablauf des Einspruchsverfahrens ist nicht nur in Art. 99 bis 101 EPÜ geregelt,
sondern wird durch die Regeln 75 ff. der Ausführungsordnung zum Übereinkommen
über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 in der Fassung des
Beschlusses des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 7.
Dezember 2006 und zuletzt geändert durch den Beschluss des Verwaltungsrats
vom 27. März 2020 (im Folgenden: AusfEPÜ) näher konkretisiert und ausgestaltet.
Für den hier vorliegenden Fall der Aufrechterhaltung eines Patents in beschränkter
Form schreibt Regel 82 AusfEPÜ zwingend ein formalisiertes Verfahren vor. Nach
diesem Verfahren darf die endgültige Entscheidung der Einspruchsabteilung,
welche die der beschränkten Aufrechterhaltung zugrunde liegende Fassung des
Patents anzugeben hat (Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ), erst nach Erlass einer
vorangehenden Zwischenentscheidung (Regel 82 Abs. 1 AusfEPÜ) ergehen, wenn
gegen diese keine Einwendungen erhoben wurden (Regel 82 Abs. 2 AusfEPÜ) oder
gegen sie für den Fall, dass sie aufgrund ausdrücklicher Zulassung mit dem
Rechtsmittel der Beschwerde für anfechtbar erklärt wird (Art. 106 Abs. 2 zweiter Hs.
EPÜ), eine solche nicht eingelegt oder rechtskräftig zurückgewiesen wurde, die
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erforderliche Gebühr zur Veröffentlichung der geänderten Patentschrift (Regel 82
Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Nr. 8 der Gebührenordnung des EPA)
gezahlt und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in die
Amtssprachen eingereicht worden ist. Für die Gebührenzahlung und die
Einreichung der Übersetzung besteht dabei eine Frist von drei Monaten ab dem
Zeitpunkt, in dem der Patentinhaberin eine entsprechende Anforderung durch die
Einspruchsabteilung zugegangen ist (Art. 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ), wobei diese
Frist gegen Zahlung einer Zuschlagsgebühr nochmals um zwei weitere Monate
verlängert werden kann (Regel 82 Abs. 3 Satz 1 AusfEPÜ). Werden die Gebühren
nicht gezahlt oder die Übersetzung nicht eingereicht, ist das Patent – ungeachtet
der im Verfahren zuvor festgestellten grundsätzlichen Schutzfähigkeit des Patents
– zu widerrufen (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ). Aus der Formulierung, dass im
Fall des Fehlens von Einwendungen gegen die in der Zwischenentscheidung
mitgeteilte beschränkte Fassung, die dazu führen würden, dass das
Einspruchsverfahren „fortgesetzt“ wird, die Einspruchsabteilung „andernfalls“ zur
Zahlung der Veröffentlichungsgebühr und zur Einreichung der Übersetzungen in die
anderen Sprachen auffordert, kann dabei nicht im Umkehrschluss gefolgert werden,
dass im Fall fehlender Einwendungen gegen die Zwischenverfügung das
Einspruchsverfahren bereits beendet sei. Denn Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ
ordnet für den mit dem Begriff „andernfalls“ bezeichneten Fall des Fehlens von
Einwendungen lediglich an, dass die für den Fall von Einwendungen angeordnete
Fortsetzung des Einspruchsverfahrens erforderliche (erneute) Prüfung des
Einspruchs nach Art. 101 EPÜ im Fall, dass keine Einwendungen erhoben wurden
(„andernfalls“), entfällt. Zudem kann eine Beendigung des Einspruchsverfahrens
schon deshalb nicht eintreten, weil zum einen die Entscheidung nach Regel 82 Abs.
4 AusfEPÜ noch nicht ergangen ist, mit der erst die Fassung, in welcher das
Streitpatent beschränkt aufrechterhalten wird, wirksam festgestellt wird, und zum
anderen ein Widerruf des Patents bei Nichterfüllung der Auflagen nach Regel 82
Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ weiterhin möglich ist (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ).
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Das in Regel 82 AusfEPÜ vorgeschriebene Verfahren ist dabei auch für den Fall
einzuhalten, dass - wie hier - die erste Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung, in der die Schutzfähigkeit in beschränktem Umfang
festgestellt worden war, von der Beschwerdekammer aufgehoben und die
Beschwerdekammer – wie in der Praxis des EPA üblich - statt einer eigenen
Entscheidung über den Einspruch das Verfahren an die Einspruchsabteilung zur
weiteren Entscheidung über den Einspruch zurückverweist; denn bei einer
Zurückverweisung ergeht gerade keine Sachentscheidung der
Beschwerdekammer, vielmehr beschränkt sich die Wirkung der Entscheidung der
Beschwerdekammer lediglich auf eine Bindung der Einspruchsabteilung an die
rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer (Art. 111 Abs. 2 EPÜ). Im
vorliegenden Verfahren kommt dies deutlich in der Formulierung der Entscheidung
der Beschwerdekammer vom 3. September 2019 zum Ausdruck, derzufolge „[t]he
case is remitted to the opposition division with the order to maintain the patent with
the following claims and a description to be adapted thereto: claims 1 to 7 of auxiliary
request 1 filed with the reply to the statements setting out the grounds of appeal,
dated 16 September 2014”. Damit ist aufgrund der Entscheidung der
Beschwerdekammer eine rückwirkende materielle Änderung des Streitpatents in
beschränkter Form trotz Unanfechtbarkeit der Beschwerdeentscheidung noch nicht
eingetreten.
Eine solche materiell-rechtliche Änderung ist auch in der Folgezeit nicht ergangen.
Zwar hat die Beklagte am 16. März 2021 eine geänderte Beschreibung eingereicht,
diese aber am 1. Februar 2022 nochmals ergänzt, was dazu führte, dass die
Einspruchsabteilung des EPA mit Schreiben vom 14. April 2022 den
Einsprechenden erneut Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt hat. Eine
Zwischenentscheidung nach Regel 82 Abs. 1 AusfEPÜ ist bislang nicht einmal
ergangen. Da damit die zur (rückwirkenden) Änderung des Streitpatents
erforderliche Entscheidung der Einspruchsabteilung nach Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ
fehlt, ist das Einspruchsverfahren bislang nicht beendet.
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Entgegen der Ansicht der Klägerin in der mündlichen Verhandlung ist auch nicht
ausgeschlossen, dass die abschließende Entscheidung keine materielle Änderung
der Patentansprüche des Streitpatents in dem Umfang, wie er in den
unanfechtbaren Entscheidungen der Beschwerdekammer und der
Einspruchsabteilung festgestellt wurde, mehr zuließe. Zwar ist die
Einspruchsabteilung bei einer beschränkten Aufrechterhaltung des Streitpatents an
die von der Beschwerdekammer als schutzfähig erachtete Anspruchsfassung
gebunden, allerdings ist damit eine anderslautende Entscheidung der
Einspruchsabteilung nicht vollständig ausgeschlossen. Denn der Erlass der auf die
beschränkte Aufrechterhaltung erkennenden abschließenden Entscheidung nach
Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ setzt zwingend die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr
und die Vorlage einer Übersetzung der geänderten Patentansprüche voraus; beides
ist dabei erst nach entsprechender Aufforderung der Einspruchsabteilung binnen
drei Monaten mit der Option einer Verlängerung um weitere zwei Monate gegen
Zahlung einer Zuschlagsgebühr vorzunehmen; nach fruchtlosem Ablauf ist der
Widerruf des Patents trotz zuvor festgestellter grundsätzlicher Schutzfähigkeit
zwingend vorgeschrieben (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ). Da schon mangels
Erlass einer Zwischenentscheidung nach Regel 82 Abs. 1 AusfEPÜ bislang weder
eine fristgerechte Gebührenzahlung noch die Vorlage einer Übersetzung der
geänderten Patentansprüche erfolgen konnte, kann nicht ausgeschlossen werden,
dass das Streitpatent im anhängigen Einspruchsverfahren trotz zuvor festgestellter
grundsätzlicher Schutzfähigkeit noch widerrufen wird. Der Widerruf ist dabei kein
Vorgang, der mit dem vorzeitigen Schutzende eines Patents infolge der
Nichtzahlung der letzten Jahresgebühr vergleichbar wäre; vielmehr stellen Widerruf
des Patents aufgrund einer Entscheidung der Einspruchsabteilung und das kraft
Gesetzes eintretende Erlöschen des Patents infolge Vorliegens eines
Erlöschenstatbestandes zwei verschiedene Rechtsinstitute dar, die von
verschiedenen Voraussetzungen abhängen und auf unterschiedlichen
Rechtsgründen – nämlich einer Entscheidung des EPA einerseits und einer
gesetzlichen Anordnung andererseits – beruhen.
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Damit drohen aber widerstreitende Entscheidungen im Einspruchsverfahren vor
dem EPA und im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren. Das wäre etwa der Fall, wenn
das Streitpatent nach Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ widerrufen, im vorliegenden
Verfahren aber in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung oder nach
Maßgabe eines der gestellten Hilfsanträge aufrechterhalten wird, oder wenn das
Streitpatent in der Fassung, welche der Entscheidung der Beschwerdekammer vom
3. September 2019 zugrunde lagen, beschränkt aufrecht erhalten, im vorliegenden
Nichtigkeitsverfahren aber - wie im Hinweis des Senats nach § 83 Abs. 1 PatG
bereits ausgeführt - widerrufen wird. Durch das Klagehindernis nach § 81 Abs. 2
Satz 1 PatG soll aber, wie oben bereits ausgeführt, nach der Rechtsprechung des
BGH (vgl. BGH, a.a.O. – Strahlungssteuerung; BGH, a.a.O. - Mautberechnung)
gerade die damit bestehende rechtliche Möglichkeit widerstreitender
Entscheidungen durch das EPA einerseits und das BPatG andererseits vermieden
werden. Da zudem wegen Regel 82 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Regel 82 Abs. 3 Satz 2
AusfEPÜ noch nicht endgültig feststeht, ob das Streitpatent im Einspruchsverfahren
vor dem EPA auch endgültig in der Fassung beschränkt aufrechterhalten werden
wird, besteht hier auch der zweite Grund, der nach den gesetzlichen Vorgaben für
das Bestehen des Klagehindernisses nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG spricht, nämlich
die Ungewissheit über die endgültige Fassung der Patentansprüche, die erst
Grundlage einer Nichtigkeitsentscheidung sein könnte (vgl. BGH GRUR 2011, 848
Rn. 13 - Mautberechnung).
Da mithin das von Amts wegen zu prüfende Klagehindernis des § 81 Abs. 2 Satz 1
PatG zum maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung
noch besteht, ist die Klage als unzulässig abzuweisen.
- 14 -
B.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 709 ZPO.
C.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)
eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen
elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich
zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die
Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die
Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der
Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des
angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als
elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
- 15 -
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist
beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens
aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur
gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.
Schwarz Dr. Münzberg Dr. Jäger Dr. Himmelmann Dr. Philipps
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