BUNDESPATENTGERICHT
Leitsatz
Aktenzeichen: 3 Ni 23/20 (EP)
Entscheidungsdatum: 25. Februar 2022
Rechtsbeschwerde zugelassen: nein
Normen: § 81 Abs. 2 S. 1 PatG
L e i t s a t z :
Fampridin
Zu den Voraussetzungen, bei denen ein Einspruchsverfahren vor dem EPA noch nicht
beendet ist und damit ein Klagehindernis nach § 81 Abs. 2 S. 1 PatG vorliegt.
ECLI:DE:BPatG:2022:250222U3Ni23.20EP.0
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
Verkündet am
25. Februar 2022
In der Patentnichtigkeitssache
betreffend das europäische Patent 2 377 536
(DE 60 2005 038 519)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen
Verhandlung vom 25. Februar 2022 durch den Vorsitzenden Richter Schramm, den Richter
Schwarz, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger und die
Richterin Dr.-Ing. Philipps
für Recht erkannt:
I. Die Klage wird als unzulässig abgewiesen.
II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits .
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des
zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
3 Ni 23/20 (EP)
(Aktenzeichen)
-2
Tatbestand
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland in englischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents
2 377 536 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Methods of Using Sustained Release
Aminopyridine Compositions“ (in Deutsch laut Streitpatentschrift: „Verfahren zur Verwendung
von Aminopyridinzusammensetzungen mit verzögerter Freisetzung“). Gegenstand des
Streitpatents sind nachhaltig freisetzende, oral zu verabreichende Zusammensetzungen des
Aminopyridins Fampridin zur Behandlung von an multipler Sklerose erkrankten Patienten.
Das Streitpatent ist als Teilanmeldung aus der europäischen Patentanmeldung 05732613.4
(im Folgenden: Stammanmeldung) hervorgegangen, auf die das europäische Patent EP 1
732 548 erteilt worden ist. Die Stammanmeldung wurde am
11. April 2005 unter Inanspruchnahme der Prioritäten aus den US-amerikanischen
Patentanmeldungen 60/560,894 vom 9. April 2004 und 11/102,559 vom 8. April 2005
international angemeldet und am 27. Oktober 2005 als WO 2005/099701 A2 veröffentlicht. In
der erteilten Fassung umfasst das Streitpatent die nebengeordneten Patentansprüche 1 und
12 sowie die auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 11 und die auf
Patentanspruch 12 zurückbezogenen Patentansprüche 13 bis 20. Die nebengeordneten
erteilten Patentansprüche 1 und 12 lauten in der Verfahrenssprache:
1. A sustained release aminopyridine composition for use in a method of treating
multiple sclerosis, wherein said composition is administered twice daily in a dose of 10
milligrams or less of aminopyridine.
12. Use of aminopyridine in the manufacture of a sustained release composition for
treating multiple sclerosis, wherein said composition is administered twice daily in a
dose of 10 miliigrams or less of aminopyridine.
-3 -
und in der deutschen Übersetzung laut Streitpatent: .
1. Aminopyridin-Zusammensetzung mit verzögerter Freisetzung zur Verwendung in
einem Verfahren zur Behandlung von multipler Sklerose, worin die Zusammensetzung
zweimal täglich in einer Dosis von 10 Milligramm Aminopyridin oder weniger verabreicht
wird.
12. Verwendung von Aminopyridin bei der Herstellung einer Zusammensetzung mit
verzögerter Freisetzung zur Behandlung von multipler Sklerose, worin die
Zusammensetzung zweimal täglich in einer Dosis von 10 Milligramm Aminopyridin oder
weniger verabreicht wird.
Gegen das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 60 2005
038 519 geführte Streitpatent wurden beim Europäischen Patentamt (im Folgenden: EPA)
mehrere Einsprüche eingelegt. Den Beschluss der Einspruchsabteilung vom 24. Februar
2016, mit dem das Streitpatent zunächst widerrufen worden war, hat die Beschwerdekammer
(Az. T 0799/16) auf die Beschwerde der hiesigen Beklagten mit Beschluss vom 4. September
2019 (vgl. Anlage NiB01) aufgehoben und die Sache an die Einspruchsabteilung
zurückverwiesen „with the order to maintain the patent on the basis of the set of claims
labelled ,main request-August 2016‘ enclosed with the statement setting out the grounds of
appeal and a description to be adapted thereto“. Mit Zwischenentscheidung vom 22. Oktober
2021 (vgl. Anlage 1 zum Schriftsatz der Klägerin vom 10. Dezember 2021) hat die
Einspruchsabteilung festgestellt, dass auf der Grundlage der bislang eingereichten
ursprünglichen und der geänderten Unterlagen „the patent and the invention to which it
relates are found to meet the requirements of the Convention“ (Anlage 1 zum Schriftsatz der
Klägerin vom 10. Dezember 2021; im Folgenden: Anlage 1). Von der gegen diese
Entscheidung von der Einspruchsabteilung ausdrücklich zugelassenen Beschwer-
demöglichkeit haben die Beteiligten keinen Gebrauch gemacht. In der online einsehbaren
Einspruchsakte hat der zuständige Formalsachbearbeiter des EPA in einem Vordruck des
EPA unter dem 2. Februar 2022 unter Ziffer I. die vorgedruckte Aussage „The interlocutory
decision by the Opposition Division of 22.10.21 has become final“ angekreuzt und unter Ziffer
-4 -
III. die Akte an die Einspruchsabteilung mit der (ebenfalls vorgedruckten) Hinweis „Please
complete as appropriate the items under IV. below so that the procedure under Rule 82 (2-4)
EPC can be carried out” weitergeleitet (vgl. die Anlage zum Telefax der Klägerin vom 15.
Februar 2022). Weitere Tätigkeiten des EPA erfolgten danach noch nicht.
In der Anspruchsfassung, auf welche die Beschwerdeentscheidung der Beschwerdekammer
des EPA vom 4. September 2019 sowie die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des EPA jeweils Bezug nehmen, umfasst das Streitpatent die nebengeordneten
Patentansprüche 1 und 5 sowie die auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche
2 bis 4 und die auf Patentanspruch 5 zurückbezogenen Patentansprüche 6 und 7. Die
angegriffenen nebengeordneten Patentansprüche 1 und 5 in dieser Anspruchsfassung lauten
in der Verfahrenssprache:
1. A sustained release 4-aminopyridine composition for use in a method of increasing
walking speed in a patient with multiple sclerosis, wherein said composition is
administered twice daily in a dose of 10 milligrams of 4- aminopyridine.
5. Use of 4-aminopyridine in the manufacture of a sustained release composition for
increasing walking speed in a patient with multiple sclerosis, wherein said
composition is administered twice daily in a dose of 10 milligrams of 4-
aminopyridine.
In der von der Klägerin eingereichten Übersetzung lauten sie in deutscher Sprache:
7. Eine nachhaltig freisetzende 4-Aminopyridinzusammensetzung zur Verbesserung
der Gehgeschwindigkeit
bei einem Patienten mit multipler Sklerose, wobei die Zusammensetzung
zweimal täglich in einer Dosis von 10 mg von 4-Aminopyriding verabreicht
wirds
5. Verwendung einer nachhaltig freisetzenden 4-Aminopyridinzusammen- setzung zur
Behandlung von multipler Sklerose, worin die Zusammensetzung zweimal
täglich in einer Dosis von 10 Milligramm 4-Aminopyri- din verabreicht wird.
-5 -
Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt die Klägerin die vollständige Nichtigerklärung des
Streitpatents wegen fehlender Patentfähigkeit. Die Beklagte erachtet die Klage als unzulässig
und verteidigt im Übrigen ihr Patent in der erteilten Fassung sowie jeweils als geschlossene
Anspruchssätze in den beschränkten Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 2 laut
Schriftsatz vom 17. Dezember 2021, wegen deren Wortlaut auf die Anlagen zum
vorgenannten Schriftsatz Bezug genommen wird. Aus dem Streitpatent ist zwischen den
Parteien kein Verletzungsverfahren anhängig.
Die Parteien haben zur Stützung ihres jeweiligen Vortrags außer den bereits oben erwähnten
Unterlagen u.a. noch folgende Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen
von den Parteien vergeben):
NiK1 EP 2 377 536 in der ursprünglich erteilten Fassung (B1 -Schrift) NiK7a Goodman,
A.D. et al., "Placebo-Controlled Double-blinded Dose Ranging Study of Fampridine-SR
in Multiple Sclerosis", 7th Annual Meeting of Americas Committee for Treatment and
Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS), Abstract S21.001, Neurology 2003, 60,
Suppl. 1, Ä167
NiK7b Poster zu NiK7a
NiK7c Diavortrag NiK7a
NiK7d ACTRI ECTRI 02 - 7th Annual Meeting of Americas Committee for Treatment
and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS), “Final Program, Abstract
Listing and Meeting Information”, 2002, 64 Seiten
NiK8 Acorda Therapeutics, Inc., Securities and Exchange Commission Form S-1, 26.
September 2003, 83 Seiten
NiK9 Davis, F.A. et al. Ann. Neurol. 1990, 186-192
Nach Ansicht der Klägerin ist die Klage zulässig, weil das Einspruchsverfahren vor dem EPA
abgeschlossen sei. Nach der Entscheidung der Beschwerdekammer gemäß NIB01 und der
mittlerweile rechtskräftigen Zwischenentscheidung gemäß Anlage 1 bedürfe es lediglich noch
der Veröffentlichung der geänderten Patentschrift. Die Voraussetzungen des Art. 101 Abs. 3
lit. a) EPÜ seien durch die beiden vorgenannten Entscheidungen rechtskräftig festgestellt.
Kein am Einspruchsverfahren Beteiligter könne daher gegen die geänderte Aufrechterhaltung
des Streitpatents mehr Rechtsmittel einlegen, da diese infolge der Rechtskraft der beiden
-6 -
vorgenannten Entscheidungen mangels Beschwer unzulässig wäre. Im Formular vom 2. Feb-
ruar 2022 sei dies auch so festgehalten worden. Da es lediglich noch der Erfüllung von
Formalien bedürfe, sei das Einspruchsverfahren vor dem EPA abgeschlossen, so dass § 81
Abs. 2 Satz 1 PatG der Zulässigkeit der Klage nicht mehr entgegenstehen könne. Dabei sei
auch zu berücksichtigen, dass Verletzungsbeklagte häufig zur Erhebung einer
Nichtigkeitsklage gezwungen seien, weil die Verletzungsgerichte in aller Regel nur diese als
Voraussetzung für eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens akzeptierten.
-7 -
ECLI:DE:BPatG:2022:250222U3Ni23.20EP.0
In der Sache selbst sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber der in NiK7ä bis
NiK7d aufgezeigten Goodman-Studie sowie gegenüber der Druckschrift NiK8 nicht neu,
beruhe diesen gegenüber, ggf. auch unter Heranziehung der NiK9, aber auf jeden Fall nicht
auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dies gelte auch für die Fassungen des Streitpatents nach
den eingereichten Hilfsanträgen.
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent 2 377 536 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das
Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 oder 2 gemäß Schriftsatz vom 17.
Dezember 2021 erhält.
Die Beklagte ist der Auffassung, dass die Nichtigkeitsklage schon deshalb unzulässig sei,
weil das Einspruchsverfahren noch anhängig sei. Denn eine endgültige Entscheidung über
die Einsprüche sei noch nicht ergangen, da das Verfahren nach Regel 82 Abs. 2 bis 4 der
Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (im
Folgenden: AusfEPÜ) noch nicht abgeschlossen sei.
In der Sache sei die streitpatentgemäße Lösung bereits in der den bisherigen Ent-
scheidungen zugrundeliegenden beschränkten Fassung, auf jeden Fall aber in den
Fassungen nach den im vorliegenden Verfahren gestellten .Hilfsanträgen patentfähig, da das
Streitpatent erstmals eine klinische Studie über eine Wirkung auf den primären Endpunkt der
Steigerung der Gehgeschwindigkeit bei MS-Patienten zeige, welche durch die neue, hoch
selektive Post-hoc-Responder-Analyse nachgewiesen worden sei. Eine solche Offenbarung
ließe sich den klägerseits eingereichten Unterlagen dagegen weder unmittelbar und eindeutig
entnehmen, noch sei sie durch diese nahegelegt.
-8 -
Entscheidungsgründe
A.
Die Klage ist als unzulässig abzuweisen, da ihr das Klagehindernis des § 81 Abs. 2 Satz 1
PatG entgegensteht.
Nach dieser Vorschrift kann die Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden, solange ein
Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Für die
Beurteilung, ob dieses Klagehindernis vorliegt, ist nicht auf den Zeitpunkt der Klageerhebung,
sondern des Schlusses der mündlichen Verhandlung abzustellen (BGH GRUR 2011, 848 Rn.
17 - Mautberechnung). Mit dem Klagehindernis nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG soll das BPatG
entlastet, widersprüchliche Entscheidungen vermieden (BGH GRUR 2005, 967 Rn. 9 -
Strahlungssteuerung; BGH, a.a.O. Rn. 9 - Mautberechnung) und sichergestellt werden, dass
über den Rechtsbestand des Streitpatents auf der Grundlage seiner im Erteilungs- und
Einspruchsverfahren endgültigen Fassung entschieden wird, die auch erst zum
Ausgangspunkt einer eingeschränkten Verteidigung gemacht werden kann (BGH GRUR
2011, 848 Rn. 13 - Mautberechnung). Das Klagehindernis besteht dabei nicht nur für Ein-
spruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, sondern auch für solche vor
dem Europäischen Patentamt (BGH GRUR 2005, 967 Rn. 8 - Strahlungssteuerung; a.a.O.
Rn. 10 - Mautberechnung). Für das Klagehindernis kommt es nicht darauf an, ob die mit der
Nichtigkeitsklage geltend gemachten Gründe auch Gegenstand des Einspruchsverfahrens
sind oder sein können und welcher Prüfungsmaßstab an den begehrten Widerruf bzw. die
begehrte Nichtigerklärung jeweils anzulegen ist (BGH GRUR 2011, 848 Rn. 11 ff. -
Mautberechnung). Wurde zumindest ein Einspruch eingelegt, ist das Einspruchsverfahren so
lange anhängig, wie über den Einspruch oder bei mehreren Einsprüchen über diese noch
keine abschließende Entscheidung getroffen wurde. Dies setzt zunächst den Erlass einer
solchen Entscheidung voraus. Abschließend ist eine erlassene Entscheidung nur, wenn sie
mit ordentlichen Rechtsmitteln nicht mehr angegriffen werden kann; dies ist nur zu bejahen,
wenn entweder ein ordentliches Rechtsmittel nicht statthaft oder die Frist eines statthaften
Rechtsmittels abgelaufen ist, ohne dass ein Rechtsmittel eingelegt wurde, oder über alle
eingelegten Rechtsmittel rechtskräftig entschieden wurde.
-9 -
Nach diesen Grundsätzen liegt im hier zu entscheidenden Fall das Klagehindernis des § 81
Abs. 2 Satz 1 PatG vor, weil das Einspruchsverfahren vor dem EPA noch anhängig ist.
Der Ablauf des Einspruchsverfahrens ist nicht nur-worauf die Klägerin in der mündlichen
Verhandlung den Schwerpunkt ihres Vortrags gesetzt hat - in Art. 99 bis 101 EPÜ geregelt,
sondern wird durch die Regeln 75 ff. AusfEPÜ näher konkretisiert und ausgestaltet. Für den
hier vorliegenden Fall der Aufrechterhaltung eines Patents in beschränkter Form schreibt
Regel 82 AusfEPÜ zwingend ein formalisiertes Verfahren vor. Nach diesem Verfahren darf
die endgültige Entscheidung der Einspruchsabteilung, welche die der beschränkten
Aufrechterhaltung zugrunde lie-, gende Fassung des Patents anzugeben hat (Regel 82 Abs.
4 AusfEPÜ), erst nach Erlass einer vorangehenden Zwischenentscheidung (Regel 82 Abs. 1
AusfEPÜ) ergehen, wenn gegen diese keine Einwendungen erhoben wurden (Regel 82 Abs.
2 AusfEPÜ) oder - wie vorliegend der Fall - gegen sie das ausdrücklich zugelassene
Rechtsmittel der Beschwerde (Art. 106 Abs. 2 zweiter Hs. EPÜ) nicht eingelegt oder
rechtskräftig zurückgewiesen wurde, und die erforderliche Gebühr zur Veröffentlichung der
geänderten Patentschrift (Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Nr. 8 der
Gebührenordnung des EPA) gezahlt und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche
in die Amtssprachen eingereicht wurde; für die Gebührenzahlung und die Einreichung der
Übersetzung besteht eine Frist von drei Monaten nach entsprechender Anforderung durch
die Einspruchsabteilung (Art. 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ), die gegen Zahlung einer
Zuschlagsgebühr nochmals um zwei weitere Monate verlängert werden kann (Regel 82 Abs.
3 Satz 1 AusfEPÜ).
Werden die Gebühr nicht gezahlt oder die Übersetzung nicht eingereicht, ist das Patent -
ungeachtet der im Verfahren vorangehenden Feststellung der grundsätzlichen
Schutzfähigkeit - zu widerrufen (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ).
Das in Regel 82 AusfEPÜ vorgeschriebene Verfahren ist dabei auch für den Fall einzuhalten,
dass - wie hier - die das Patent widerrufende ursprüngliche Entscheidung der
Einspruchsabteilung von der Beschwerdekammer aufgehoben und die Beschwerdekammer
statt einer eigenen Entscheidung über den Einspruch lediglich das Verfahren an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung überden Einspruch zurückverweist; denn bei
einer Zurückverweisung ergeht keine Sachentscheidung der Beschwerdekammer, vielmehr
-10 -
beschränkt sich die Wirkung der Entscheidung der Beschwerdekammer lediglich auf eine
Bindung der Einspruchsabteilung an die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer (Art.
111 Abs. 3 EPÜ). Im vorliegenden Verfahren kommt dies deutlich darin zum Ausdruck, dass
die Beschwerdekammer nach Aufhebung der Widerrufsentscheidung in Ziffer 1 der Be-
schwerdeentscheidurig nach NiB01 in deren Ziffer 2 die Sache an die Einspruchsabteilung
mit der Maßgabe („with the order“) zurückverwiesen hat („remitted to the opposition division“),
in seiner im weiteren Verfahren erst noch zu treffenden abschließenden Entscheidung über
den Einspruch das Streitpatent auf der Grundlage der geänderten Anspruchsfassung
aufrechtzuerhalten („to maintain the patent on the basis of the set of claims labelled ,main
request - August 2016“'), und zwar unter Berücksichtigung der Gründe der
Beschwerdeentscheidung („enclosed with the statement setting out the grounds of appeal")
und mit einer an diese angepassten Beschreibung („and a description to be adapted thereto“).
Damit ist aufgrund der Beschwerdeentscheidung der Beschwerdekammer eine rückwirkende
materielle Änderung des Streitpatents in beschränkter Form trotz.Unanfechtbarkeit der Be-
schwerdeentscheidung noch nicht eingetreten.
Eine solche materiell-rechtliche Änderung ist auch durch die Zwischenentscheidung vom 22.
Oktober 2021 noch nicht wirksam geworden. Denn hierin wird lediglich festgestellt, dass die
nunmehr vorliegenden Unterlagen den gesetzlichen Anforderungen genügen, was im
Wortlaut dieser Zwischenentscheidung nach Anlage 1 (vgl. „the patent and the invention to
which it relates are found to meet the requirements of the Convention“) auch
unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wird. Daran ändert auch das Formblatt nichts,
welches die Klägerin als Anlage zu ihrem Telefax vom 15. Februar 2022 aus der Online-Akte
zum vorliegenden Einspruchsverfahren vorgelegt hat; denn die angekreuzte Aussage in
diesem internen Formblatt des EPA unter Ziffer I. („The interlocutory decision by the
Opposition Division of 22.10.21 has become final“) stellt nur den Eintritt der Rechtskraft dieser
Zwischenentscheidung fest (in der deutschen Fassung dieses Formblatts ist an dieser Stelle
folgende Aussage vorgesehen: „Die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom ...
ist rechtkräftig geworden.“). Folgerichtig wird in Ziffer III. dieses Formblatts die Akte an die
Einspruchsabteilung zur Durchführung der weiteren Verfahrensschritte weitergeleitet (vgl.
Anlage 1: „Please complete as appropriate the items under IV. below so that the procedure
under Rule 82(2-4) EPC can be carried out”; in der deutschen Fassung eines solchen
Formblatts heißt es an dieser Stelle: „Die Akte wird vorgelegt mit der Bitte, die unter IV.
-11 -
aufgeführten Feststellungen zu treffen, damit das Verfahren gemäß Regel 82 (2-4) EPÜ
durchgeführt werden kann.“).
Zur (rückwirkenden) Änderung des Streitpatents bedarf es mithin über die in der vorstehend
genannten Entscheidung der Beschwerdekammer nach NiB01 und der
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung nach Anlage 1 hinaus noch einer
abschließenden Entscheidung der Einspruchsabteilung nach Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ. Eine
solche Entscheidung liegt bislang aber noch nicht vor. Entgegen der Auffassung der Klägerin
bedarf es auch noch dieser Entscheidung und nicht nur einer Veröffentlichung der geänderten
Patentschrift, weil sie in Regel 82 Abs. 4 AusfEPÜ ausdrücklich vorgeschrieben ist und wie
oben dargelegt eine materiell-rechtliche Änderung der Patentansprüche aufgrund der
früheren Entscheidungen noch nicht eingetreten ist. Der Erlass einer solchen Entscheidung
ist aus diesem Grund, wie der Senat durch stichprobenartigen Einblick in die Online-Akten
des EPA feststellen konnte, auch üblich. .
Entgegen der Ansicht der Klägerin ist die abschließende Entscheidung auch keine bloße
Formalie, die an der materiellen Änderung der Patentansprüche des Streitpatents wegen der
Unanfechtbarkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer und der Rechtskraft der infolge
Zulassung beschwerdefähigen Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 22.
Oktober 2021 nichts mehr ändern könnte. Dies ist nämlich nicht der Fall; ob dies
möglicherweise bei einer Sachverhaltskonstellation wie in dem einen Sonderfall
behandelnden Verfahren 3 Ni 2/11 (EP) (vgl. BeckRS 2013, 9911) anders zu beurteilen wäre,
bedarf hier keiner Entscheidung, da ein solcher Sonderfall hier nicht vorliegt. Wie bereits
ausgeführt wurde, setzt der Erlass der abschließenden Entscheidung nach Regel 82 Abs. 4
AusfEPÜ zwingend die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr und die Vorlage einer
Übersetzung der geänderten Patentansprüche voraus; beides ist dabei nach entsprechender
Aufforderung der Einspruchsabteilung binnen drei Monaten mit der Option einer Verlänge-
rung um weitere zwei Monate gegen Zahlung einer Zuschlagsgebühr vorzunehmen; nach
fruchtlosem Ablauf ist der Widerruf des Patents trotz zuvor festgestellter grundsätzlicher
Schutzfähigkeit zwingend vorgeschrieben (Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ). Da vorliegend
schon keine Aufforderung der Einspruchsabteilung nach Regel 82 Abs. 2 Satz 2 AusfEPÜ
ergangen ist, so dass bislang weder eine fristgerechte Gebührenzahlung noch die Vorlage
einer Übersetzung der geänderten Patentansprüche erfolgt sein kann, ist es also möglich,
-12 -
dass das Streitpatent im anhängigen Einspruchsverfahren trotz zuvor festgestellter
grundsätzlicher Schutzfähigkeit noch widerrufen werden kann. Damit drohen
aberwiderstreitende Entscheidungen im Einspruchsverfahren vor dem EPA und im
vorliegenden Nichtigkeitsverfahren. Das wäre etwa der Fall, wenn das Streitpatent nach
Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ widerrufen, im vorliegenden Verfahren aber in der im
Einspruchsverfahren geänderten Fassung oder nach Maßgabe eines der gestellten
Hilfsanträge aufrechterhalten wird, oder wenn das Streitpatent mit den Unterlagen, welche
der Zwischenentscheidung vom 22. Oktober 2021 zugrunde lagen, beschränkt aufrechter-
halten, im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren aber - wie im Hinweis des Senats nach § 83
Abs. 1 PatG bereits ausgeführt - widerrufen wird. Damit drohen aber innerhalb derselben
kurzen Zeitspanne zwei widerstreitende Entscheidungen des EPA und des BPatG, welche
.nach der eingangs genannten höchstrichterlichen Rechtsprechung aber mit § 81 Abs. 2 Satz
1 PatG gerade vermieden werden soll. Da zudem wegen Regel 82 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Regel
82 Abs. 3 Satz 2 AusfEPÜ noch nicht endgültig feststeht, ob das Streitpatent im
Einspruchsverfahren vor dem EPA auch endgültig in der Fassung beschränkt
aufrechterhalten werden wird, welche der Zwischenentscheidung des EPA vom 22. Oktober
2021 zugrunde lag, besteht hier auch der zweite Grund, der nach den gesetzlichen Vorgaben
für das Bestehen des Klagehindernisses nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG spricht, nämlich die
Ungewissheit über die endgültige Fassung der Patentansprüche, die erst Grundlage einer
Nichtigkeitsentscheidung sein können (vgl. BGH GRUR 2011, 848 Rn. 13 - Mautberechnung).
Da mithin das von Amts wegen zu prüfende Klagehindernis des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG zum
maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung noch besteht, ist die
Klage als unzulässig abzuweisen.
B.
Soweit die Klägerin in der mündlichen Verhandlung die Aussetzung der vorliegenden
Nichtigkeitsklage nach § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 148 ZPO beantragt hat, war diesem Antrag
nicht stattzugeben, weil dessen Voraussetzungen für eine Verfahrensaussetzung bei
Entscheidungsreife nicht vorliegen (vgl. BGH, GRUR 2011,484 Rn. 17 - Mautberechnung).
Auch der Hinweis der Klägerin auf eine angebliche „Zwangslage“ im Verhältnis von
Verletzungs- und Nichtigkeitsklage vermag hieran nichts zu ändern; abgesehen davon, dass
-13 -
eine solche Sachlage mangels eines zwischen den hiesigen Parteien bestehenden
Verletzungsverfahrens ohnehin nicht vorliegt, vermag dieser Gesichtspunkt die Zulässigkeit
der Nichtigkeitsklage entgegen § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG grundsätzlich nicht zu rechtfertigen
(vgl. hierzu näher BGH, a.a.O. Rn. 18 ff. - Mautberechnung).
C.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.
D.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der Verordnung
über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht
(BGH/BPatGERW) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130) eingereicht werden kann, muss
von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin oder
Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen
Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer
fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen
Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und
sich zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die
Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung
enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll
eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesgerichtshof,
Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches Dokument in die
elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundes- gerichtshof.de/erv.html)
-14 -
übertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form
abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.
Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.
-15 -
Schramm Schwarz Dr. Münzberg Dr. Jäger Dr. Philipps
Full & Egal Universal Law Academy