3 Ni 37/20 (EP) - 3. Senat (Nichtigkeit)

ECLI:DE:BPatG:2022:010622U3Ni37.20EP.0
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
3 Ni 37/20 (EP)
(Aktenzeichen)
Verkündet am
1. Juni 2022
…
In der Patentnichtigkeitssache
…
- 2 -
betreffend das europäische Patent 1 527 018
(DE 603 48 280)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mündlichen Verhandlung vom 1. Juni 2022 durch den Vorsitzenden Richter
Schramm, den Richter Schwarz, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg und den
Richter Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich sowie die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner
f ü r R e c h t e r k a n n t :
I. Das europäische Patent 1 527 018 wird mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der
Ansprüche 1 bis 10, 16 und 17 teilweise mit der Maßgabe für nichtig
erklärt, dass diese Ansprüche folgende Fassung erhalten:
- 3 -
- 4 -
II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
III. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander
aufgehoben.
IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des
zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
T a t b e s t a n d
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der als WO 2004/002893
veröffentlichten internationalen Anmeldung vom 26. Juni 2003 unter
Inanspruchnahme der Priorität aus der Anmeldung FR 0207926 vom 26. Juni 2002
auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in
französischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents 1 527 018
(Streitpatent) mit der Bezeichnung „COMPOSITION A BASE D‘OXYDE DE
ZIRCONIUM ET D‘OXYDES DE CERIUM, DE LANTHANE ET D‘UNE AUTRE
TERRE RARE, SON PROCEDE DE PREPARATION ET SON UTILISATION
COMME CATALYSEUR“ (in Deutsch laut Streitpatentschrift:
„ZUSAMMENSETZUNG AUS ZIRKONOXID UND OXIDEN DES CERS,
LANTHANS UND ANDERER SELTENEN ERDEN, SOWIE EIN VERFAHREN ZUR
HERSTELLUNG“).
- 5 -
Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 603 48 280
geführte Streitpatent betrifft eine Zusammensetzung auf der Grundlage von
Zirkoniumoxid und Oxiden von Cer, Lanthan und einem weiteren Seltenerdmetall
sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung für sogenannte multifunktionelle
Katalysatoren, auch als Dreiwegekatalysatoren bezeichnet, also Katalysatoren, bei
denen nicht nur die Oxidation insbesondere des Kohlenmonoxids und der
Kohlenwasserstoffe, die in den Abgasen vorhanden sind, sondern gleichfalls die
Reduktion insbesondere der Stickstoffoxide, die in diesen Gasen gleichfalls
vorhanden sind, ausgeführt wird und bei denen Zirkoniumoxid und Ceroxid zwei
besonders wichtige Bestandteile sind. Nach Durchführung eines
Einspruchsverfahrens beim Europäischen Patentamt (EPA) umfasst das dabei
beschränkt aufrechterhaltene Streitpatent den unabhängigen Patentanspruch 1, auf
den die Patentansprüche 2 bis 10 unmittelbar oder mittelbar zurückbezogen sind,
die nicht streitgegenständlichen Patentansprüche 11 bis 15 sowie die
nebengeordneten Patentansprüche 16 und 17. Die Patentansprüche 1, 16 und 17
lauten in der Verfahrenssprache:
In deutscher Sprache lauten sie in der Fassung der Streitpatentschrift:
- 6 -
Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt die Klägerin die Nichtigerklärung des
Streitpatents im Umfang der Ansprüche 1 bis 10 sowie 16 und 17 wegen fehlender
Patentfähigkeit und mangelnder Ausführbarkeit. Die Beklagte verteidigt ihr Patent
in der vom EPA beschränkt aufrechterhaltenen Fassung sowie jeweils als
geschlossene Anspruchssätze in den deutsch- und französischsprachigen
Fassungen der Hilfsanträge 1 und 2 laut Schriftsatz vom 10. Mai 2021 sowie der
Hilfsanträge 3 bis 5 laut den Schriftsätzen vom 25. April 2022 und 6. Mai 2022.
Patentanspruch 1 lautet in den Fassungen der Hilfsanträge 1 und 2 in der
französischen und deutschen Sprache jeweils wie folgt (Änderungen
gekennzeichnet):
Hilfsantrag 1:
- 7 -
Hilfsantrag 2:
- 8 -
Wegen des Wortlauts der übrigen Patentansprüche in den Fassungen der
Hilfsanträge 1 und 2 wird auf die Anlagen zum Schriftsatz der Beklagten vom
10. Mai 2021 und wegen des Wortlauts der Patentansprüche nach den
Hilfsanträgen 3 bis5 auf die Anlagen zum Schriftsatz der Beklagten vom
25. April 2022 (deutsche Fassung) und 6. Mai 2022 (französische Fassung)
verwiesen.
Die Parteien haben zur Stützung ihres jeweiligen Vortrags u.a. folgende
Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von den Parteien
vergeben):
K1 WO 2004/002893 A2 (veröffentlichte Anmeldung des
Streitpatents)
K2 FR 0207926 (Prioritätsanmeldung des Streitpatents)
K3 EP 1 527 018 B1 (Streitpatent in erteilter Fassung)
K3b EP 1 527 018 B2 (Streitpatent in beschränkt aufrecht erhaltener
Fassung)
K7 WO 2004/085314 A2
K8 US 6,387,338 B1
K10 EP 0 955 267 A1
K10a Urteil des BPatG zu EP 0 955 267 vom 21. Juli 2020 (3 Ni 1/18
(EP))
K11 US 6,214,306 B1
K12 WO 98/45212 A1
K13 US 6,255,242
K13a klägerseitige Nacharbeitung von Beispiel 5 der K13
K14 klägerseitige Nacharbeitung von Beispiel 12 der K12 mit einer
Zusammensetzung gemäß Beispiel 5 der K13
K17 CN 1387944 A
K17a Deutsche Übersetzung der K17
K18 JP 11-292 539
- 9 -
K18a Englische Übersetzung der K18
K18b klägerseitige Nacharbeitung von Beispiel 35 der K18
K18c Test Report 7191278052-CHM22-CQ
K19 CN 1387943 A
K19a Deutsche Übersetzung der K19
K21 WO 03/020643 A1
K22 WO 97/43214 A1
Die Klägerin macht zum einen geltend, der Gegenstand des geltenden
Patentanspruchs 1 sei nicht über den gesamten beanspruchten Bereich ausführbar.
Zum anderen sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sowohl in der geltenden
Fassung als auch in den Fassungen der Hilfsanträge nicht neu gegenüber der K7,
der K17 bzw. der K18 und beruhe gegenüber der Druckschrift K10 in Verbindung
mit K8 oder K11, K12 in Verbindung mit K13 et vice versa und gegenüber der K17
in Verbindung mit der K13 sowie auch gegenüber K19 in Verbindung mit K8 oder
K11 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Auch die weiteren angegriffenen
Ansprüche seien nicht patentfähig, denn deren zusätzliche Merkmale seien aus
dem Stand der Technik vorbekannt.
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent 1 527 018 im Umfang der Ansprüche 1 bis 10, 16
und 17 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die
Fassung eines der Hilfsanträge 1 und 2 gemäß Schriftsatz vom 10. Mai 2021
- 10 -
erhält, weiter hilfsweise die Fassung eines der Hilfsanträge 3 bis 5 gemäß
Schriftsatz vom 06. Mai 2022 (jeweils in der Verfahrenssprache) erhält und
die nicht angegriffenen Patentansprüche in ihren Rückbeziehungen auf das
Streitpatent in der geltenden Fassung bestehen bleiben.
Nach Auffassung der Beklagten ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der
geltenden Fassung ausführbar offenbart und zumindest in einer der von ihr
verteidigten Fassungen gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der
Technik neu und beruhe diesem gegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e
Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet. Während das Streitpatent in der
geltenden Fassung gemäß Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1
Buchst. b) EPÜ für nichtig zu erklären ist, da sein Gegenstand nicht ausführbar
offenbart ist, und das Streitpatent auch in der beschränkten Fassung nach
Hilfsantrag 1 infolge einer unzulässigen Erweiterung nicht schutzfähig ist, ist die
Klage teilweise als unbegründet abzuweisen, soweit sie sich auch gegen die
Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 2 richtet, da dieser zulässigen Fassung
keine Nichtigkeitsgründe entgegenstehen.
I.
1. Wie das eine Zusammensetzung auf der Grundlage von Zirkoniumoxid und
Oxiden von Cer, Lanthan und einem weiteren Seltenerdmetall sowie ein Verfahren
zu seiner Herstellung betreffende Streitpatent zum technischen Hintergrund
ausführt, müssen Dreiwegekatalysatoren, um wirksam zu sein, selbst bei hoher
Temperatur eine bedeutende spezifische Oberfläche aufweisen (vgl. K3b, [0002]),
- 11 -
so dass ein Bedarf an Katalysatoren bestehe, die in der Lage seien, bei immer
höheren Temperaturen eingesetzt werden zu können, und die spezifische
Oberflächen mit großer Stabilität aufwiesen (vgl. K3b, [0003]).
2. Die dem Streitpatent zugrundeliegende objektive Aufgabe besteht daher in
der Bereitstellung von Zusammensetzungen auf Basis von Zirkoniumoxid und
Ceroxid für Dreiwege-Katalysatoren, die eine große und stabile spezifische
Oberfläche bei Verwendung in einer Hochtemperaturumgebung beibehalten (vgl.
K3b [0004]).
3. Patentanspruch 1 in Fassung des Hauptantrags lässt sich wie folgt gliedern:
1.1 Composition á base d’oxyde de
zirconium comprenant de l’oxyde de
cérium dans un rapport atomique
Zr/Ce > 1,
Zusammensetzung auf Basis von
Zirconiumoxid, das Ceroxid in einem
Zr/Ce-Atomverhältnis > 1 umfasst
1.2 et comprenant en outre de l’oxyde de
lanthane et un oxyde d’un terre rare
autre que le cérium et le lanthane,
und außerdem Lanthanoxid und ein
Oxid eines Seltenerdmetalls, das von
Cer und Lanthan verschieden ist,
umfasst,
1.3 caractérisé en ce qu’elle présente
une teneuer en soufre inférieure à
200 ppm, cette teneur étant
exprimée en poids de sulfate (SO4)
par rapport à l’ensemble de la
composition,
dadurch gekennzeichnet, dass sie
einen Schwefelgehalt von weniger
als 200 ppm aufweist, wobei dieser
Gehalt als Gewicht von Sulfat (SO4),
bezogen auf die Gesamtzusammen-
setzung, ausgedrückt ist,
1.4 en ce qu’après calcination 6 heures
à 1150°C, elle possède une surface
spécifique comprise 10 m2/g et
15 m2/g,
dass sie nach 6 Stunden
Calcinierung bei 1150°C eine
spezifische Oberfläche von zwischen
10 m2/g und 15 m2/g aufweist,
- 12 -
1.5 et en ce qu’après calcination 6
heures à 1000°C, elle possède une
surface spécifique d’au moins
40 m2/g.
und dass sie nach 6 Stunden
Calcinierung bei 1000°C eine
spezifische Oberfläche von
mindestens 40 m2/g aufweist.
4. Der zuständige Fachmann, ein promovierter Chemiker mit einschlägigen
Kenntnissen auf dem Gebiet der Katalyse, der mit der Entwicklung von
Abgaskatalysatoren befasst ist, wird die im Rahmen der vorliegenden
Nichtigkeitsklage erläuterungsbedürftigen Merkmale 1.4 und 1.5 wie folgt
verstehen:
Laut der Beschreibung des Streitpatents ist die patentgemäße Zusammensetzung
auf Basis von Zirkonium- und Ceroxid durch ihre spezifische Oberfläche nach der
Kalzinierung bei erhöhten Temperaturen charakterisiert (vgl. K3b [0013] bis [0016]).
Entsprechend den Merkmalen 1.4 und 1.5 verfügt die Zusammensetzung gemäß
Patentanspruch 1 nach einer sechsstündigen Kalzinierung bei 1150 °C über eine
spezifische Oberfläche zwischen 10 m2/g und 15 m2/g bzw. nach einer
sechsstündigen Kalzinierung bei 1000°C über eine spezifische Oberfläche von
mindestens 40 m2/g. Dem einzigen Ausführungsbeispiel der K3b, das ein
Zr/Ce/La/Nd-Mischoxid betrifft, welches eine spezifische Oberfläche nach 4
Stunden Kalzinierung bei 900°C von 77 m2/g, nach 10 Stunden Kalzinierung bei
1000 °C von 55 m2/g, nach 10 Stunden Kalzinierung bei 1100°C von 23 m2/g, nach
10 Stunden Kalzinierung bei 1150°C von 16 m2/g und nach 10 Stunden Kalzinierung
bei 1200 °C von 3,5 m2/g aufweist (vgl. K3b [0048] bis [0055]), entnimmt der
Fachmann aufgrund der gegenüber den Merkmalen 1.4 und 1.5 abweichenden
Kalzinierungsdauer nur den allgemein bekannten Trend, dass die spezifische
Oberfläche mit steigender Kalzinierungstemperatur abnimmt. Entgegen der
Auffassung der Beklagten kann der Fachmann den Angaben aber keine technisch-
mathematische Korrelation entnehmen, die eine Berechnung einer Obergrenze für
den nach oben offenen Bereich der beanspruchten spezifischen Oberfläche nach
Merkmal 1.5 ausgehend von dem festgelegten Bereich der spezifischen Oberfläche
- 13 -
von zwischen 10 m2/g und 15 m2/g nach sechsstündigen Kalzinierung bei 1150°C
gemäß Merkmal 1.4 erlaubt. Folglich gibt das Merkmal 1.4 keine implizite
Obergrenze für das Merkmal 1.5 an. Bei den Merkmalen 1.4 und 1.5 handelt es sich
vielmehr um zwei Bemessungsregeln, die für die beanspruchte Zusammensetzung
festlegen, dass diese nach einer 6-stündigen Kalzinierung bei einer Temperatur von
1150°C über eine spezifische Oberfläche von zwischen 10 m2/g und 15 m2/g und
nach einer 6-stündigen Kalzinierung bei 1000°C über eine spezifische Oberfläche
von mindestens 40 m2/g verfügen muss, damit sie für ihren vorgesehenen
Einsatzzweck als Katalysator und der damit verbundenen Betriebstemperatur
geeignet ist (vgl. K3b [0002], letzt. Satz).
II.
Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist nicht über den
gesamten beanspruchten Bereich ausführbar offenbart. Bei dieser Sachlage kommt
es auf die Frage, ob er darüber hinaus auch, wie von der Klägerin ebenfalls geltend
gemacht, nicht patentfähig sei, nicht mehr an.
1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist es bei einem Merkmal,
das in verallgemeinerter Form beansprucht ist, nicht generell erforderlich, dass die
Patentschrift dem Fachmann für jede denkbare Ausführungsform einen gangbaren
Weg zu dessen Verwirklichung aufzeigt. Welches Maß an Verallgemeinerung
zulässig ist, richtet sich danach, ob der mit der jeweiligen Anspruchsfassung
erschlossene Schutz sich im Rahmen dessen hält, was dem Patent aus Sicht des
Fachmanns unter Berücksichtigung der Beschreibung und der darin enthaltenen
Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der technischen Lehre zu entnehmen
ist, durch die das der Erfindung zugrundeliegende Problem gelöst wird (BGH GRUR
2013, 1210 Rn. 21 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; GRUR 2019, 713 Rn. 42
– Cer-Zirkonium-Mischoxid I). Ein in einer Richtung begrenzter Wertebereich ist
somit nur dann ausführbar offenbart, wenn sich die Erfindung nicht in der Eröffnung
- 14 -
eines bestimmten Bereiches erschöpft, sondern eine darüberhinausgehende,
verallgemeinerbare Lehre aufzeigt, die es dem Fachmann erstmals ermöglicht,
nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und den im Patent konkret
aufgezeigten Höchstwert zu übertreffen (BGH GRUR 2019, 713 Rn. 45 – Cer-
Zirkonium-Mischoxid I; GRUR 2019, 718 Rn. 26 – Cer-Zirkonium-Mischoxid II; Urteil
v. 6. August 2019, X ZR 36/17, BeckRS 2019, 24411, Rn. 104; BGH GRUR 2021,
1043 Rn. 57 - Cerdioxid). Nur dann, wenn eine Obergrenze im beschreibenden Teil
des Streitpatents und in den Ursprungsunterlagen offenbart ist, ist die
Ausführbarkeit zu bejahen (vgl. K10a, Rn. 65).
2. Die Klägerin hat die fehlende Ausführbarkeit des vorliegenden Patents damit
begründet, dass im Hinblick auf die spezifische Oberfläche jedwede
Zusammensetzung mit einer spezifischen Oberfläche nach einer Kalzinierung bei
1000°C für 6 Stunden von „mindestens“ 40 m²/g beansprucht und damit die
Zusammensetzung über einen einseitig nach oben offenen Parameterbereich
definiert werde. Das einzige Beispiel des Streitpatents liefere lediglich eine
spezifische Oberfläche von 55 m²/g, wenngleich nach längerer Kalzinierungsdauer.
Indem aber Patentanspruch 1 auch deutlich höhere spezifische Oberflächen
umfasse, beispielsweise Oberflächen nach einer Kalzinierung bei 1000°C für 6
Stunden von mehr als 60 m²/g oder sogar von mehr als 70 m²/g, würden auch
Zusammensetzungen mit sehr hohen spezifischen Oberflächen nach Kalzinierung
bei 1000°C beansprucht, welche aber zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents
nicht zugänglich gewesen seien. Eine wie oben dargelegte, verallgemeinerbare
Lehre, zeige das Streitpatent aber nicht auf.
3. Dem ist beizupflichten. Insbesondere steht einer solchen Betrachtung nicht die
Behauptung der Beklagten entgegen, die spezifische Oberfläche bei 1000 °C sei
notwendigerweise und implizit technisch durch die Obergrenze von 15 m2/g bei
1150 °C begrenzt, weil eine spezifische Oberfläche von maximal 15 m2/g nach
6- stündiger Kalzinierung bei 1150 °C nicht beliebig hohe Oberflächen nach
6- stündiger Kalzinierung bei 1000 °C erlaube, weshalb der vorliegende Sachverhalt
- 15 -
demjenigen der K10a entspreche und daher die oben genannte Rechtsprechung
des BGH zur mangelnden Ausführbarkeit vorliegend nicht einschlägig sei. Vielmehr
liegt ein mit den BGH-Entscheidungen „Cer-Zirkonium-Mischoxid I“,
„Cer- Zirkonium-Mischoxid II“ und der BGH-Entscheidung X ZR 36/17
vergleichbarer Sachverhalt vor, weil die spezifische Oberfläche gemäß Merkmal 1.5
nach Patentanspruch 1 des Streitpatents durch einen nach oben offenen Bereich
charakterisiert ist, der auch spezifische Oberflächen von 70 m2/g oder höher
umfasst und das Streitpatent dem Fachmann kein Verfahren zur Herstellung von
Mischoxiden mit solchen spezifischen Oberflächen angibt. Auch aus dem
vorliegend zitierten Stand der Technik, bspw. der K11, ergeben sich keine
Anhaltspunkte dafür, welche Maßnahmen der Fachmann ergreifen muss, um
Mischoxide auf Basis von Zirkoniumoxid mit einer spezifischen Oberfläche von
70 m2/g oder mehr bereitstellen zu können. So wird in der K11 nach einer
sechsstündigen Kalzinierung bei 1000°C als maximale spezifische Oberfläche für
ein Zr/Ce/La/Pr-Mischoxid ein Wert von 49 m2/g angegeben (vgl. K11, Sp. 9/10,
Bsp. 8). Damit kann dem Streitpatent keine verallgemeinerbare Lehre entnommen
werden, die es dem Fachmann erstmals ermöglicht, den im Streitpatent konkret
aufgezeigten Höchstwert zu übertreffen (vgl. BGH „Cer-Zirkonium-Mischoxid I“
Rdn. 45, „Cer-Zirkonium-Mischoxid II“ Rdn. 26, BGH X ZR 36/17, Rdn. 104).
Auch die Entscheidung des Senats vom 21. Juli 2020, Az. 3 Ni 1/18 (EP) juris, führt
entgegen der Auffassung der Beklagten zu keiner anderen Beurteilung der
Sachlage. Denn anders als im vorliegenden Fall nannte das dieser Entscheidung
zugrundeliegende Streitpatent Ausführungsbeispiele dafür, dass Verbundoxide
nach sechsstündiger Kalzinierung bei 500°C bzw. 900°C regelmäßig spezifische
Oberflächen von mehr als 50 m2/g aufweisen. Auch der damals zitierte Stand der
Technik hat dies bestätigt (vgl. K10a, S. 19, zweiter vollst. Abs.). Demzufolge
enthielt das Streitpatent der vorgenannten Entscheidung eine verallgemeinerbare
Lehre, welche nach höchstrichterlicher Rechtsprechung für die Ausführbarkeit eines
nach oben offenen Bereichs erforderlich ist. Dagegen erschöpft sich das hier zu
beurteilende Streitpatent in der Eröffnung eines bestimmten Bereichs, ohne eine
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darüberhinausgehende, verallgemeinerbare Lehre zur Bereitstellung der
beanspruchten Mischoxide aufzuzeigen. Somit liegen bei dem vorliegenden Fall
keine Belege dafür vor, wie Mischoxide mit einer über 40 m2/g liegenden
spezifischen Oberfläche nach einer sechsstündigen Kalzinierung bei 1000°C
generell hergestellt werden können.
III.
Die Beklagte kann ihr Patent zwar nicht in der Fassung nach Hilfsantrag 1
erfolgreich verteidigen, weil der hiermit beanspruchte Gegenstand gegenüber der
Ursprungsoffenbarung unzulässig erweitert ist, wohl aber in der Fassung nach
Hilfsantrag 2, weil dieser zulässigen Fassung kein Nichtigkeitsgrund entgegensteht.
1. In der Fassung des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich Patentanspruch 1 von
der geltenden Fassung durch das weitere Merkmal 1.6, gemäß dem die
beanspruchte Zusammensetzung nach 10 Stunden Kalzinierung bei 1000°C eine
spezifische Oberfläche von nicht mehr als 55 m2/g enthält.
Die mit diesem Merkmal beanspruchte Eigenschaft ist sowohl in der
Streitpatentschrift als auch in den (insoweit identischen) Ursprungsunterlagen nur
für die dort in dem einzigen Ausführungsbeispiel beschriebene Zusammensetzung
offenbart, die aber eine spezifische Oberfläche von 16 m2/g nach einer Kalzinierung
von 10 Stunden bei 1150°C aufweist. Nachdem eine längere Kalzinierungsdauer
bei einer vorgegebenen Temperatur zu einer Verringerung der spezifischen
Oberfläche führt, muss davon ausgegangen werden, dass die Zusammensetzung
des Ausführungsbeispiels eine spezifische Oberfläche von größer gleich 16 m2/g
nach einer Kalzinierung bei 1150°C für 6 Stunden aufweist. Ein solcher Wert
übersteigt aber die in Merkmal 1.4 festgelegte Obergrenze von höchstens 15 m2/g
für die spezifische Oberfläche nach einer Kalzinierung für 6 Stunden bei 1150°C.
Folglich zeigt das Ausführungsbeispiel keine Zusammensetzung auf, bei der alle im
- 17 -
Patentanspruch 1 vorgesehenen Merkmale verwirklicht sind. Somit stellt die
beispielhafte Zusammensetzung keine zur Erfindung gehörende Offenbarung dar.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist damit unzulässig
erweitert, so dass das Streitpatent sich in dieser Fassung nicht als schutzfähig
erweist.
2. Demgegenüber erweist sich Patentanspruch 1 in der Fassung von
Hilfsantrag 2 als schutzfähig. In dieser Fassung enthält Patentanspruch 1 das
abgewandelte Merkmal M1.5‘, gemäß dem die beanspruchte Zusammensetzung
nach 6 Stunden Kalzinierung bei 1000°C eine spezifische Oberfläche zwischen 40
m2/g und 55 m2/g aufweist.
a) Eine Zusammensetzung mit diesem Merkmal ist sowohl in der Patentschrift
(vgl. K3b, Patentanspruch 5, [0015]) als auch in der internationalen
Offenlegungsschrift K1 (vgl. Anspruch 5, S. 2, Z. 31 bis 33) offenbart.
Der hiergegen erhobene Einwand, der Bereich der spezifischen Oberfläche gemäß
Merkmal 1.5‘ sei nicht offenbart, da in K1 der Wert 55 m2/g als Untergrenze und
nicht wie beansprucht als Obergrenze genannt sei, trifft nicht zu. Denn wie selbst
von der Klägerin dargestellt, werden in K1 zwei bevorzugte Untergrenzen genannt,
nämlich zum einen 40 m2/g und zum anderen 55 m2/g. Eine spezifische Oberfläche
von größer als 40 m2/g umfasst somit sämtliche spezifische Oberflächen oberhalb
dieser Untergrenze, also auch eine spezifische Oberfläche von 55 m2/g, welche
gleichzeitig patentgemäß auch eine Untergrenze darstellen kann. Demzufolge ist
auch ein Wertebereich von 40 m2/g bis 55 m2/g offenbart.
b) Die nach Patentanspruch 1 geschützte Zusammensetzung ist auch
ausführbar.
Die Klägerin sieht die Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 als nicht
ausführbar offenbart an, da das Streitpatent den Fachmann nicht dazu anleite, wie
- 18 -
er eine Zusammensetzung mit den Merkmalen 1.4 und 1.5‘ in die Hand bekomme.
In Absatz [0019] der K3a seien zwar die mengenmäßigen Anteile der
Oxidkomponenten der Zusammensetzung angeben, jedoch korrelierten diese nicht
mit den spezifischen Oberflächen gemäß den Merkmalen 1.4 und 1.5‘. Die
gemessenen spezifischen Oberflächenwerte des einzigen Ausführungsbeispiels
lägen mit 16 m2/g nach einer Kalzinierung für 10 Stunden bei 1150°C und 55 m2/g
nach einer Kalzinierung für 10 Stunden bei 1000°C oberhalb der beanspruchten
Bereiche der genannten Merkmale. Für ein Absenken dieser Werte vermittele die
Streitpatentschrift aber keinerlei Anhaltspunkt, sodass der Fachmann auch nicht im
Rahmen von Routineversuchen zu den anspruchsgemäßen Produkten gelangen
könne.
Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden. Denn der Fachmann wird sich die
Zusammensetzung des Mischoxids des streitpatentgemäßen Ausführungsbeispiels
genauer ansehen und dabei feststellen, dass das Mischoxid aus einer
Zusammensetzung von ZrO2/CeO2/La2O3/Nd2O3 mit einem Gewichtsverhältnis von
73,5/20/2,5/4 besteht (vgl. K3b S. 4 Z. 56 und 57). Die hohen spezifischen
Oberflächen des Mischoxids wird er auf den Bestandteil Lanthanoxid zurückführen,
da ihm aufgrund seines Fachwissens bekannt ist, dass der Zusatz von Lanthanoxid
zu Zr/Ce-Mischoxiden für eine größere spezifische Oberfläche nach Kalzinierungen
bei hohen Temperaturen maßgeblich ist (vgl. bspw. K11, Sp. 3 Z. 6 bis 9). Mit Blick
auf den in Absatz [0019] in der K3b erwähnten bevorzugten Mengenbereich von 1
bis 3 Gew.-% für Lanthanoxid wird der Fachmann somit einen niedrigen Gehalt in
Betracht ziehen, um die spezifische Oberfläche des Mischoxids zu reduzieren. Die
Bestimmung der konkreten Mengenverhältnisse der weiteren Komponenten wird
der Fachmann ausgehend von dem gewählten geringen Lanthanoxid-Gehalt im
Rahmen von Routineversuchen vornehmen. Damit entnimmt der Fachmann der
Streitpatentschrift zumindest einen gangbaren Weg, wie er die beanspruchten
Zusammensetzungen mit den Merkmalen 1.4 und 1.5‘ bereitstellen kann.
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c) Die Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 ist zudem neu.
Keine der Entgegenhaltungen K7, K17 und K18 nimmt den Gegenstand von
Patentanspruch 1 jeweils neuheitsschädlich vorweg. Damit kann die Frage, ob das
Streitpatent die Prioritäten wirksam in Anspruch nimmt, dahinstehen.
aa) In der K7 werden u.a. Zusammensetzungen auf der Basis von Cer- und
Zirkoniumoxid beschrieben, die zusätzlich Lanthanoxid und Neodym bzw.
Praseodym als weiteres Seltenerdmetall enthalten (vgl. K7 Patentansprüche 1
und 8, S. 3 Z. 3 bis 14). Das Gewichtsverhältnis von Ceroxid zu Zirkonoxid beträgt
bevorzugt zwischen 20/80 und 40/60, was einem atomaren Verhältnis von Zr/Ce > 1
entspricht (vgl. K7 S. 2/3 seitenübergr. Satz). Die Zusammensetzungen zeichnen
sich durch eine stabile spezifische Oberfläche zwischen 900°C und 1000°C, 900°C
und 1100°C sowie bei 1200°C aus (vgl. K7 S. 3 Z. 24 bis S. 4 Z. 8). Nach einer
Kalzinierung für 10 Stunden bei 1000°C bzw. 1200°C verfügen die
Zusammensetzungen über eine spezifische Oberfläche von mindestens 15 m2/g
bzw. von mindestens 8 m2/g (vgl. K7 Patentanspruch 9, S. 4 Z. 19 bis 22 i V m
Tab. 3). Eine spezifische Oberfläche nach einer sechsstündigen Kalzinierung
jeweils bei 1000°C und 1150°C wird für die Zusammensetzungen der K7 aber nicht
beschrieben. Damit offenbart die K7 keine Zusammensetzung mit den Merkmalen
1.4 und 1.5‘.
Entgegen der Auffassung der Klägerin verfügt die Zusammensetzung gemäß
Beispiel 2 der K7 nicht über die Materialeigenschaften gemäß den patentgemäßen
Merkmalen 1.4 und 1.5‘. Die Zusammensetzung von Beispiel 2 hat eine spezifische
Oberfläche von 18,2 m2/g nach einer Kalzinierung von 4 Stunden bei 900°C und
eine spezifische Oberfläche von 17,3 m2/g nach einer Kalzinierung bei 1000°C für
10 Stunden sowie über eine spezifische Oberfläche von 10 m2/g nach einer
Kalzinierung bei 1200°C für 10 Stunden (vgl. K7 S. 11 Tabelle 2, S. 12 Tabelle 3,
jeweils Beispiel 2). Eine spezifische Oberfläche nach einer Kalzinierung bei 1000°C
für 6 Stunden und bei 1150°C für 6 Stunden wird in K7 für Beispiel 2 jedoch nicht
angegeben. Das Merkmal 1.4 wird auch nicht implizit durch die bestimmten
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spezifischen Oberflächenmesswerte der Zusammensetzung gemäß Beispiel 2
offenbart. Denn die von der Klägerin berechnete Funktion, die durch die
spezifischen Oberflächenmesswerte verläuft, welche nach Kalzinierungen bei
900 C, 1000°C und 1200°C der Zusammensetzung gemäß Beispiel 2 bestimmt
worden sind, kann in zweifacher Hinsicht keinen spezifischen Oberflächenwert nach
einer 6-stündigen Kalzinierung bei 1150 °C unmittelbar und eindeutig offenbaren.
Erstens kann für eine Berechnung zur Bestimmung eines spezifischen
Oberflächenwertes bei einer bestimmten Temperatur nicht von Oberflächenwerten
ausgegangen werden, die nach Kalzinierungen mit einer unterschiedlich langen
Kalzinierungsdauer gemessen worden sind. Daher hat der von der Klägerin
berechnete Wert schon aus rein physikalischer Sicht keine Aussagekraft. Denn
hierfür hätte die Kalzinierungsdauer für alle drei gemessenen Oberflächenwerte
gleich lang, im Sinne von konstant, sein müssen. Zweitens besteht, wie bereits im
Abschnitt I. 4. ausgeführt, zwischen spezifischen Oberflächen, die jeweils nach
einer Kalzinierung bei 1000°C und 1200°C vorliegen, keine technisch-mathematisch
Korrelation, die eine Vorhersage einer spezifischen Oberfläche bei einer
Zwischentemperatur von 1150°C erlauben würde.
Das weitere Argument der Klägerin, dass die spezifischen Oberflächen mit
zunehmender Kalzinierungsdauer abnehmen würden und somit anzunehmen sei,
dass die spezifische Oberfläche bei kürzerer Kalzinierungsdauer mindestens so
groß sei, wie bei einer längeren Kalzinierungsdauer, mag zwar technisch korrekt
sein. Jedoch kann durch diesen Zusammenhang nicht auf bestimmte
Oberflächenwerte, wie sie mit Merkmal 1.5‘ beansprucht werden, geschlossen
werden. Für das von der Klägerin exemplarisch herausgestellte Beispiel 2 ist eine
spezifische Oberfläche von 17,3 m2/g nach einer Kalzinierung bei 1000°C für 10
Stunden und eine spezifische Oberfläche von 18,2 m2/g nach einer Kalzinierung bei
900°C für 4 Stunden gemessen worden (vgl. K7 S. 11 Tab. 2, S. 12 Tab. 3). In
Kenntnis des zuvor erläuterten Fachwissens zur Zeit- und Temperaturabhängigkeit
der spezifischen Oberfläche bei der Kalzinierung von Mischoxiden ist es mit Blick
auf die zuvor genannten Oberflächenwerte nicht glaubwürdig, dass eine spezifische
- 21 -
Oberfläche von mindestens von 40 m2/g nach einer Kalzinierung bei 1000°C für 6
Stunden von der Lehre der K7 erfasst ist, welche darauf abzielt,
Zusammensetzungen bereitzustellen, die im Bereich von 900 °C bis 1200°C eine
möglichst konstante spezifische Oberfläche zeigen, die jedoch weit unterhalb von
40 m2/g liegt (vgl. K7 S. 1, Z. 20 bis 26 iVm Tab. 3). Der Vergleich der spezifischen
Oberflächenwerte nach Kalzinierungen bei 900°C und 1000°C lässt vielmehr den
Schluss zu, dass der spezifische Oberflächenwert nach einer sechsstündigen
Kalzinierung bei 1000°C einen vergleichbar großen Wert wie nach einer
Kalzinierung für 10 Stunden aufweist. Dies gilt im Übrigen auch für die weiteren
quaternären Mischoxide mit einem Atomverhältnis von Zr/Ce > 1 der Beispiele 1
und 6 der K7 (vgl. K7 S. 11 Tab. 2, S. 12 Tab. 3). Folglich kann aus den Angaben
in der K7 nicht auf ein Mischoxid mit Merkmal 1.5‘ geschlossen werden.
Auch der weitere erhobene Einwand, das Herstellungsverfahren der K7 liefere
aufgrund der zum streitpatentgemäßen Verfahren identischen Verfahrensschritte
eine Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1, für die keine spezifische
Oberfläche nach einer sechsstündigen Kalzinierung bei 1150°C offenbart sein
müsse, da es sich hierbei nur um einen Kontrollparameter handele, der nicht
ausgeführt sein müsse, überzeugt nicht. Der Klägerin ist zwar insoweit zu
zustimmen, dass aus den Angaben der K7 ein Verfahren konstruierbar ist, das unter
den Wortlaut des nicht angegriffenen Verfahrensanspruchs 11 des Streitpatents
fällt. Allerdings müsste der Fachmann hierfür entgegen der Lehre der K7 handeln,
die eine Konstanz der spezifischen Oberfläche zwischen 900°C bis 1200°C fordert
(vgl. K7 S. 1, Z. 20 bis 22, S. 3 Z. 37 bis S. 4 Z. 8, Tab. 3). Denn die K7 offenbart
nicht unmittelbar und eindeutig eine konkrete technische Lehre, wie eine
Zusammensetzung mit Merkmal 1.5‘ erhalten werden kann, die auch über die
Eigenschaft von Merkmal 1.4 verfügt. Wie zuvor ausgeführt, enthält die K7 keine
Angabe dazu, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, damit eine Zusammensetzung
mit einer spezifischen Oberfläche zwischen 40 bis 55 m2/g nach einer
sechsstündigen Kalzinierung bei 1000°C hergestellt werden kann. Sämtliche
Ausführungsbeispiele der Zirkonium-reichen Mischoxide der K7 haben eine
- 22 -
spezifische Oberfläche sowohl nach einer Kalzinierung bei 900°C für 4 Stunden und
einer Kalzinierung bei 1000°C für 10 Stunden von unter 30 m2/g. Die Lehre der K7
umfasst damit weder einen Weg für die Verwirklichung von Mischoxiden mit einer
spezifischen Oberfläche gemäß Merkmal 1.5‘ noch von Mischoxiden, die zugleich
über eine spezifische Oberfläche gemäß Merkmal 1.4 verfügen.
bb) Die K17 bzw. deren deutsche Übersetzung K17a, offenbart ein Verfahren zur
Herstellung eines Verbundoxids auf Basis von Ceroxid und Zirkoniumoxid (vgl.
K17a, Patentanspruch 1), welches zusätzlich ein oder mehrere von Cer
verschiedene Seltenerdmetalloxide, Erdalkalimetalloxide oder Nichtmetalle enthält
(vgl. K17a Patentanspruch 2, S. 4, letzt. Abs., erster Satz). Hierbei handelt es sich
insbesondere um Lanthanoxid, Praseodymoxid, Neodymoxid, Yttriumoxid,
Hafniumoxid, Bariumoxid, Schwefel, Bor und Fluor (vgl. K17a Patentanspruch 3).
Der Gehalt an Zirkoniumoxid beträgt entsprechend einem atomaren Verhältnis von
Zr/Ce>1 in dem Verbundoxid in einer der beiden beschriebenen Ausführungsformen
mehr als 50 Gew.-% (vgl. K17a S. 5, 4. Abs.). Dieses Verbundoxid hat eine
spezifische Oberfläche nach 6-stündiger Kalzinierung bei 1000°C von mindestens
35 m2/g (vgl. K17a S. 5 4. Abs.). In der K17 finden sich jedoch keine Angaben zu
einer spezifischen Oberfläche des Verbundoxids nach einer Kalzinierung für 6
Stunden bei 1150°C entsprechend Merkmal 1.4, sodass die K17 keinen
neuheitsschädlichen Stand der Technik darstellt.
Entgegen der Auffassung der Klägerin wird in K17 auch kein Verbundoxid mit
Merkmal 1.4 durch die Zusammensetzungen der Beispiele 2-8) und 3-15) in
Verbindung mit dem in der Entgegenhaltung beschriebenen Herstellungsverfahren
implizit offenbart. Beispiel 2-8) betrifft ein Verbundoxid mit einer Zusammensetzung
aus 60,2 Gew.-% Zirkoniumoxid, 31,6 Gew.-% Ceroxid, 5,2 Gew.-%, Lanthanoxid,
2,9 Gew.-% Praseodymoxid und 0,1 Gew.-% Neodymoxid, welches folglich ein
Atomverhältnis von Zr/Ce >1 aufweist. Dieses Mischoxid hat eine spezifische
Oberfläche von 47,3 m2/g nach einer Kalzinierung für 4 Stunden bei 1000°C (vgl.
K17a S. 13/14 Beispiel 2-8)). Nachdem eine längere Kalzinierungsdauer von
- 23 -
6 Stunden, wie sie in Merkmal 1.5‘ definiert wird, mit einer Verringerung der
spezifischen Oberfläche einhergeht, erscheint es bereits zweifelhaft, ob das
Verbundoxid von Beispiel 2-8) über eine spezifische Oberfläche von mindestens 40
m2/g nach einer Kalzinierung von 6 Stunden bei 1000°C verfügt. Dies gilt umso mehr
für das Verbundoxid der Zusammensetzung von 60,2 Gew.-% Zirkoniumoxid, 32,1
Gew.-% Ceroxid, 4,1 Gew.-% Lanthanoxid, 3,5 Gew.-% Praseodymoxid und 0,1
Gew.-% Neodymoxid gemäß Beispiel 3-15), welches nach einer 4-stündigen
Kalzinierung bei 1000°C nur eine spezifische Oberfläche von 42,3 m2/g aufweist
(vgl. K17a S. 18/19), die nahe der Untergrenze von 40 m2/g gemäß Merkmal 1.5‘
liegt. Damit können aber auch keine sicheren Schlussfolgerungen bezüglich der
Frage gezogen werden, welche spezifische Oberfläche sich nach einer
sechsstündigen Kalzinierung bei 1150°C für die Zusammensetzung ergeben hätte.
Auch das weitere Argument der Klägerin, dass mit dem Herstellungsverfahren
gemäß K17 ein Verbundoxid bereitgestellt werde, welches die
Materialeigenschaften der Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 aufweise,
weil dessen Verfahrensschritte mit denen des streitpatentgemäßen Verfahrens
übereinstimmten, greift nicht durch. Denn für eine solche Feststellung bedarf es
einer konkreten technischen Lehre, mit der sich ein Verbundoxid mit den
beanspruchten Eigenschaften verwirklichen lässt. Die allgemein gehaltenen
Verfahrensschritte des Herstellungsverfahrens, wie sie in K17 geschildert werden,
führen jedoch nicht zwangsläufig zu einem Verbundoxid mit den Merkmalen gemäß
Patentanspruch 1. Wie zuvor ausgeführt, zeigt sich dieses bereits darin, dass aus
den Angaben der K17 zur Kalzinierung der Verbundoxide nicht auf eine
Zusammensetzung mit den spezifischen Oberflächenwerten gemäß den
Merkmalen 1.4 und 1.5‘ geschlossen werden kann.
cc) Die Entgegenhaltung K18, welche als englische Übersetzung K18a vorliegt,
beschreibt die Herstellung einer Zusammensetzung auf Basis von Zirkoniumoxid
und Ceroxid, welche das Mischen eines basischen Zirkoniumsulfats und einer
Cerionen-enthaltenden Lösung und die anschließende Zugabe einer Base umfasst
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(vgl. K18a Patentanspruch 1). Als weitere Komponenten sind Lanthan- und
Neodymverbindungen vorgesehen (vgl. K18a Patentanspruch 3). Der Ceroxid-
Gehalt beträgt maximal 60 Gew.-% in der Zusammensetzung, wobei ein Gehalt von
1 bis 49 Gew.-%, entsprechend einem atomaren Verhältnis von Zr/Ce > 1,
bevorzugt ist (vgl. K18a Patentanspruch 5, [0020]). Die mit diesem Verfahren
erhaltene Zusammensetzung verfügt über eine spezifische Oberfläche von
mindestens 130 m2/g bei 400°C und mindestens 15 m2/g, insbesondere mindestens
30 m2/g bei 1000°C (vgl. K18a Patenanspruch 6, [0021] und [0023]). Eine
Kalzinierungsdauer wird in K18 nur bei der Herstellung der Mischoxide der
Ausführungsbeispiele beschrieben, die 3 Stunden für eine Kalzinierung bei 1000°C
beträgt (vgl. K18a [0025]). Damit lehrt die K18 zwar eine Zusammensetzung mit den
patentgemäßen Merkmalen 1.1. und 1.2, allerdings kann der Druckschrift kein
Mischoxid entnommen werden, das zusätzlich über die Merkmale 1.3 bis 1.5‘
verfügt.
Um zu belegen, dass die Zusammensetzung gemäß K18 über die patentgemäßen
Materialeigenschaften verfügt, hat die Klägerin die Nacharbeitung K18b von
Beispiel 35 der K18 vorgelegt. Das Mischoxid von Beispiel 35 setzt sich aus 60
Gew.-% Zirkoniumoxid, 20 Gew.-% Ceroxid, 5 Gew.-% Lanthanoxid, 7,5 Gew.-%
Neodymoxid und 7,5 Gew.-% Calciumoxid zusammen und es hat eine spezifische
Oberfläche von 45,6 m2/g nach einer Kalzinierung bei 1000°C für 3 Stunden (vgl.
K18 Tabelle 1, letzter Eintrag i V m. K18a [0028], [0035]). Die Herstellung des
Mischoxids von Beispiel 35 geschieht gemäß K18 in gleicher Weise wie die des
Mischoxids von Beispiel 3 (vgl. K18a [0035]). Nach der Herstellungsvorschrift von
Beispiel 3 wird zunächst das basische Zirkoniumsulfat in Wasser dispergiert. In der
entstandenen Zirkoniumsulfatdispersion wird jeweils eine Cernitratlösung und eine
Lanthannitratlösung dispergiert. Im Anschluss wird die Lösung mit einer
Natriumhydroxid-Lösung neutralisiert. Danach wird das entstandene Hydroxid
zunächst durch Filtration von der Lösung abgetrennt und dann gewaschen. Das
Hydroxid wird bei 400°C kalziniert, um es in das Oxid umzuwandeln. Zudem wird
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die spezifische Oberfläche des Mischoxids nach einer 3-stündigen Kalzinierung bei
1000°C
Die Nacharbeitung K18b folgt dieser Versuchsbeschreibung insoweit, als zu einer
Zirkoniumsulfat-Dispersion die zuvor hergestellten Lösungen von Cernitrat,
Lanthannitrat, Neodymnitrat und Calciumnitrat zugegeben werden. Die entstandene
Mischung wird mit 150 ml 25%iger Natronlauge versetzt, um einen pH-Wert von
12.9 einzustellen. In Beispiel 3 der K18 ist jedoch nur von einer Neutralisation ohne
Nennung eines konkreten pH-Werts die Rede. Die Klägerin hat in diesem
Zusammenhang nicht aufgezeigt, welcher Anlass bestand, einen solchen pH-Wert
einzustellen. Dem kommt insbesondere deshalb Bedeutung zu, weil die in K18b
gemessene spezifische Oberfläche mit 42 m2/g nach einer Kalzinierung von 1000°C
für 3 Stunden deutlich von der für das Mischoxid gemäß Beispiel 35 in K18
bestimmten spezifischen Oberfläche von 45,6 m2/g abweicht und deshalb nicht
auszuschließen ist, dass bei anderen pH-Werten weitere Abweichungen der
spezifischen Oberfläche auftreten. Gleichwohl fehlt zum Beleg der Identität der
Mischoxide von Beispiel 35 der K18 und K18b die Bestimmung der spezifischen
Oberfläche nach der Wärmebehandlung bei 400°C für das Mischoxid der
Nacharbeitung, welche für das Mischoxid gemäß Beispiel 35 der K18 139,1 m2/g
beträgt (K18 Tabelle, letzt. Eintrag).
Hinsichtlich der Abweichung der spezifischen Oberfläche hat die Klägerin geltend
gemacht, dass eine Abweichung von 8 % üblich sei, wenn die spezifische
Oberfläche mittels einer BET-Messung in zwei verschiedenen Laboren bestimmt
würde. Nachdem sie für diese Behauptung keine Belege vorgelegt hat, muss davon
ausgegangen werden, dass ein so hoher Fehlerwert keiner guten Laborpraxis
entspricht und somit nicht fachüblich ist.
Damit stellt die Nacharbeitung K18b keinen Beweis dafür dar, dass vor dem
Zeitrang des Streitpatents Mischoxide mit den patentgemäßen Merkmalen sich bei
- 26 -
der in K18 offenbarten Vorgehensweise zwangsläufig eingestellt hätten (vgl. auch
BGH GRUR 2021, 1043-1048 – Ceroxid).
c) Die Zusammensetzung von Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2
war dem Fachmann auch nicht durch die Zusammenschau von K10 mit K8 bzw.
K11, K13 allein, K13 mit K12 et vice versa, K17 mit K13 oder K19 mit K8 bzw. K11
nahegelegt.
aa) Die K10 betrifft eine Zusammensetzung auf Basis von Zirkoniumoxid und
Ceroxid, die Zirkoniumoxid zu Ceroxid in einem Verhältnis von 51 bis 95 Gew.-% zu
49 bis 5 Gew.-% enthält (vgl. K10 Patentanspruch 1). Die Zusammensetzung
enthält zusätzlich ein oder mehrere Metalle ausgewählt aus Yttrium, Scandium,
Lanthan, Praseodym, Neodym, Samarium, Europium, Gadolinium, Magnesium,
Calcium, Barium, Aluminium, Titan oder Hafnium (vgl. K10 Patentansprüche 1
und 2, Sp. 4 Z. 12 bis 19). Das Verbundoxid weist eine spezifische Oberfläche von
mindestens 50 m2/g nach einer Kalzinierung für 6 Stunden bei 1000°C und eine
spezifische Oberfläche von mindestens 20 m2/g bzw. bevorzugt von 20 bis 30 m2/g
nach einer Kalzinierung für 6 Stunden bei 1100°C auf (vgl. K10 Patentanspruch 1,
Sp. 5 Z. 12 bis 28). Die Zusammensetzung enthält ein Minimum an verbleibenden
Verunreinigungen wie Chlor oder Schwefel, die von den Ausgangsmaterialien der
Herstellung des Cersols herrühren (vgl. K10 Sp. 7 Z. 10 bis 13). Eine Anregung für
die Bereitstellung eines Verbundoxids, das über eine spezifische Oberfläche von 10
bis 15 m2/g nach einer Kalzinierung für 6 Stunden bei einer Temperatur von 1150°C
verfügt, ergibt sich damit aus der K10 nicht.
Das Argument der Klägerin, dass sich aus dem Vergleich der spezifischen
Oberflächenwerte der Zusammensetzungen der Beispiele 1 und 8 der K10 mit den
entsprechenden Daten des Streitpatents ergebe, dass die Zusammensetzungen
gemäß K10 über eine spezifische Oberfläche gemäß Merkmal 1.4 verfügten,
überzeugt bereits deshalb nicht, weil die Mischoxide der Beispiele schon nicht die
Materialeigenschaft gemäß Merkmal 1.5‘ aufweisen.
- 27 -
Die Ausführungsbeispiele 1 und 8 der K10 betreffen ternäre Mischoxide, die neben
Zirkoniumoxid und Ceroxid zusätzlich Lanthanoxid enthalten. Die gemessenen
spezifischen Oberflächenwerte der beiden Mischoxide nach einer Kalzinierung bei
1000°C für 6 Stunden übersteigen mit 55,4 m2/g für Beispiel 1 und 63,1 m2/g für
Beispiel 8 die Obergrenze von 55 m2/g von Merkmal 1.5‘. Nachdem mangels einer
mathematischen technisch Korrelation die spezifische Oberfläche im Bereich von
10 bis 15 m2/g nach einer sechsstündigen Kalzinierung bei 1150°C für die
Mischoxide nicht berechnet werden kann (vgl. Abs. I. 4.) und die bei 1000°C
bestimmten spezifischen Oberflächenwerte größer sind als die gemäß Merkmal
1.5‘, ist es nicht plausibel, dass die Zusammensetzungen gemäß den Beispielen 1
und 8 eine Materialeigenschaft gemäß Merkmal 1.4 aufweisen könnten.
Auch die Kombination der K10 mit der Druckschrift K8 oder K11 vermag die der
streitpatentgemäßen Zusammensetzung zugrundeliegende erfinderische Tätigkeit
nicht in Frage zu stellen. Das Dokument K8 findet zwar ebenfalls das Interesse des
Fachmanns, da es gleichfalls mit der Bereitstellung einer Zusammensetzung mit
hoher Sauerstoffspeicherkapazität und stabiler kubischer Phase auf Basis von
Zirkoniumoxid und Ceroxid für Drei-Wege-Katalysatoren befasst ist (vgl. K8 Sp. 2/3
spaltenübergr. Abs.). Bei der Zusammensetzung gemäß K8 handelt es sich um ein
ternäres Mischoxid aus Ceroxid/Zirkoniumoxid/Yttriumoxid, das optional zusätzlich
ein weiteres Metall ausgewählt aus der Gruppe Lanthan, Praseodym, Neodym,
Promethium, Samarium, Gadolinium, Terbium, Barium, Radium, Strontium, Calcium
oder Magnesium enthält (vgl. K8 Patentanspruch 3, Sp. 4 Z. 27 bis 39). Anders als
in K10 wird die Anwesenheit der Seltenerdmetalle Yttrium bzw. insbesondere einer
Kombination von Yttrium und Lanthan nicht mit einer Stabilisierung der spezifischen
Oberfläche bei hohen Temperaturen, sondern mit einer Stabilisierung der kubischen
Phase und einer daraus resultierenden erhöhten Sauerstoffspeicherkapazität auch
bei hohen Temperaturen im Bereich von 1000°C bis 1150°C in Verbindung gebracht
(vgl. K8 Sp. 4 Z. 40 bis 58, Sp. 5, Z. 58 bis 61, Sp. 9 Z. 61 bis Sp. 10, Z. 2). Die
Temperaturstabilität wird in K8 anhand einer Alterung bei 1150°C für 36 Stunden
überprüft (vgl. K8, Sp. 4 Z. 66 bis Sp. 5 Z. 1). Eine spezifische Oberfläche nach
- 28 -
einer Kalzinierung bei 1150°C für 6 Stunden wird dagegen in K8 nicht bestimmt.
Damit vermag die Lehre der K8 in Verbindung mit der der K10 nicht zu einer
Zusammensetzung mit Merkmal 1.4 zu führen.
Anregungen, die in K10 offenbarte Zusammensetzung so abzuwandeln, dass sie
eine Materialeigenschaft gemäß Merkmal 1.4 aufweist, kann der Fachmann auch
der K11 nicht entnehmen. Die K11 beschäftigt sich ebenfalls mit der Bereitstellung
von Dreiwegekatalysatoren auf Basis von Zr/Ce-Mischoxiden mit einem
Atomverhältnis von Zr/Ce >1 (vgl. K11 Patentansprüche 1 und 4, Sp. 8 Z. 8 bis 11),
wobei ihr erklärtes Ziel in der Bereitstellung von Mischoxiden mit hohen, stabilen
spezifischen Oberflächen besteht. Um dies zu erreichen, wird das Mischoxid der
K11 mit mindestens einem weiteren Element dotiert, bei dem es sich um ein
Seltenerdmetall, ein Erdalkalimetall, Aluminium, Thorium, Scandium, Gallium, Titan,
Niob oder Tantal handelt (vgl. K11 Patentansprüche 53 bis 56, Sp. 2 Z. 47 bis 59,).
Das Mischoxid zeichnet sich durch eine spezifische Oberfläche von mindestens 25
m2/g nach einer Kalzinierung für 6 Stunden bei 1000 °C aus, wobei in bestimmten
Fällen auch 40 m2/g erreicht oder gar 45 m2/g überschritten werden (vgl. K11
Patentanspruch 58, Sp. 2 Z. 60 bis 64). Wenn das Mischoxid mindestens mit
Lanthan dotiert ist, hat es eine spezifische Oberfläche nach einer Kalzinierung von
6 Stunden bei 1100 °C von mehr als 5 m2/g bzw. bevorzugt mehr als 10 m2/g (vgl.
K11 Sp. 3 Z. 6 bis 9). Eine höhere Kalzinierungstemperatur wird in der K11 jedoch
nicht erwähnt. Somit legt die Zusammenschau der K10 mit der K11 keine
Zusammensetzung mit einer spezifischen Oberfläche von zwischen 10 m2/g und 15
m2/g nach einer Kalzinierung für 6 Stunden bei 1150 °C nahe.
bb) Die Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 wird auch nicht
nahegelegt, wenn der Fachmann von K19 anstelle von K10 ausgeht.
Die K19 bzw. deren deutsche Übersetzung K19a befasst sich mit einem Verfahren
zur Herstellung eines Verbundoxid-Mischkristalls auf Basis von Cer-Zirkoniumoxid,
der als Katalysator für die Abgasreinigung von Kraftfahrzeugen eingesetzt werden
- 29 -
soll (vgl. K19a S. 2, 1. Abs.). Mit dem Verfahren können zwei Arten von Verbund-
Mischkristallen hergestellt werden. Eine davon ist ein Cer-Zirkonium-Mischkristall
von Ceroxid in Zirkoniumoxid mit einem Gehalt an Zirkoniumoxid von mehr als 50
Gew.-%, entsprechend einem atomaren Verhältnis von Zr/Ce > 1, und einer
spezifischen Oberfläche nach einer sechsstündigen Kalzinierung bei 1000°C von
mindestens 35 m2/g, insbesondere von mindestens 45 m2/g (vgl. K19a S. 3/4
seitenübergr. Abs.). Der Verbundoxid-Mischkristall kann neben Cer- und
Zirkoniumoxid ein oder mehrere andere Seltenerdelemente und Erdalkalielemente
in Form ihres Oxids sowie Nichtmetallelemente enthalten, welche insbesondere
Lanthanoxid, Praseodymoxid, Neodymoxid, Yttriumoxid, Hafniumoxid, Bariumoxid,
Schwefel, Bor und Fluor sind (vgl. K19a Patentansprüche 2 und 3). Damit lehrt die
K19 zwar ein Verbundoxid mit den Merkmalen 1.1, 1.2 und 1.5‘, allerdings finden
sich in dem Dokument keine Hinweise zu einem Schwefelgehalt in Form von Sulfat
von nicht mehr als 200 ppm in dem Verbundoxid-Mischkristall und einer
spezifischen Oberfläche des Verbundoxids nach 6 Stunden Kalzinierung bei
1150°C von zwischen 10 m2/g und 15 m2/g. Folglich liegt bei Berücksichtigung der
K19 keine andere Ausgangssituation wie ausgehend von K10 vor, sodass eine
ergänzende Heranziehung von K8 oder K11, wie zuvor erörtert, nicht in
naheliegender Weise zu einer Zusammensetzung führt, die auch die Merkmale 1.3
und 1.4 aufweist.
Der Einwand der Klägerin, die K19 gebe ein zum streitpatentgemäßen Verfahren
identischen Herstellungsprozess an und somit würden Verbundoxide mit
patentgemäßen Eigenschaften erhalten werden, überzeugt nicht. Der Fachmann
entnimmt der K19 ein Herstellungsverfahren, bei dem ein cerhaltiges Seltenerd-Sol
mit einem Zirkonium-Sol gemischt wird (vgl. K19 Patentanspruch 1, S. 6 Beispiele
4 und 5). Durch ein solches Verfahren werden Verbundoxide erhalten, die effektiv
dispergierte Partikelagglomerate, eine kleine Korngröße, einen erhöhten Gehalt an
kubischer Phase, eine gleichmäßige Verteilung der Stabilisatoren und Hemmung
des Korngrößenwachstums eine verbesserte thermische Stabilität und eine größere
alterungsspezifische Oberfläche aufweisen (vgl. K19a S. 4, unten,
- 30 -
Aufzählungspunkte 1 und 2, S. 5, oben, Aufzählungspunkte 3 und 4). Aus der K19
ergeben sich aber keine Hinweise darauf, in welcher Weise das Verfahren
auszuführen wäre, damit zwangsläufig eine spezifische Oberfläche gemäß Merkmal
1.4 und ein Sulfatgehalt gemäß Merkmal 1.3 erreicht wird. Es besteht damit keine
Gewähr dafür, dass sich die vom Streitpatent beanspruchten Eigenschaften bei
Anwendung des Verfahrens nach K19 zwangsläufig ergeben.
cc) Ebenso war die Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 nicht durch
eine Zusammenschau von K12 mit K13 et vice versa nahegelegt.
Die K12 stellt für den Fachmann einen weiteren möglichen Ausgangspunkt zum
Auffinden der streitpatentgemäßen Zusammensetzung dar, weil sie sich gleichfalls
mit der Bereitstellung von Cer-Zirkonium-Mischoxiden mit einer verbesserten
thermischen Stabilität in Form einer erhöhten spezifischen Oberfläche und
Sauerstoffspeicherkapazität für Abgaskatalysatoren beschäftigt (vgl. K12 S. 2/3
seitenübergr. Abs., S. 3 Z. 9 bis 13, S. 22 Z. 33 bis 35). Die Zirkonium-Cer-
Mischoxide der K12 haben eine Zusammensetzung von Ceroxid zu Zirkoniumoxid
von 5:95 bis 95:5 Gew.-%, wobei sie zusätzliche Elemente, wie Seltenerdmetalle,
bspw. Praseodym oder Lanthan, umfassen können. Die spezifische Oberfläche der
Zirkonium-reichen Mischoxide beträgt 32 m2/g bzw. 38 m2/g nach einer Kalzinierung
für 6 Stunden bei 900° (vgl. K12 S. 8, Z. 5 bis 7, S. 22 Z. 18 bis 25 und S. 24 Z. 20
und Z. 28). Maßgeblich für die Bereitstellung dieser Mischoxide ist bei der
Kopräzipitation der Ausgangssalzlösungen der Einsatz von oberflächenaktiven
Stoffen, wie bspw. von Tensiden (vgl. K12 Patentanspruch 1, S. 7 Z. 10 bis 23, S. 27
Beispiel 13, Fig. 1). Geeignete Ausgangsstoffe für die in dem Verfahren
eingesetzten Salzlösungen sind Cernitrate und –halogenide bzw. Zirkoniumnitrate,
-sulfate oder –halogenide (vgl. K12 S. 7 Z. 24 bis 32). Eine Anregung zur
Bereitstellung eines Zirkonium-Cer-Mischoxid, das einen Schwefel-Gehalt in Form
eines Sulfat-Gehalts von maximal 200 ppm und welches zugleich eine spezifische
Oberfläche nach einer sechsstündigen Kalzinierung bei 1150°C im Bereich von
10 m2/g bis 15 m2/g aufweist, ergibt sich somit aus K12 nicht.
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Entgegen der Auffassung der Klägerin liefert die weitere Berücksichtigung der
Entgegenhaltung K13 keinen Hinweis auf ein Mischoxid mit den Merkmalen 1.3 und
1.4. Die K13 lehrt u.a. Zirkonium-reiche Zr-/Ce-basierte Mischoxide zur Verwendung
als Abgaskatalysatoren, die eine gute thermische Stabilität und Oxidations- und
Reduktions-Performance aufweisen (vgl. K13 Sp. 1 erster Abs., Sp. 2 Z. 23 bis 27,
Sp. 4, 4. Abs.). Unter einer guten thermischen Stabilität versteht die K13 die
Stabilität der kubischen Phasen nach zwei Wärmebehandlungen bei 1000°C (vgl.
K13 Patentanspruch 1). Die Kontrollierbarkeit der Kristallphasenbildung und der
Wärmezyklusstabilität der Oxidations- und Reduktionsperformance wird durch den
Zusatz von einem oder mehreren Metallen bzw. Elementen, wie Seltenerdmetallen,
verbessert, wobei insbesondere der Zusatz von Lanthan, Praseodym und Neodym
bevorzugt ist (vgl. K13 Sp. 4, 5. Abs.). Die Oxidations- und Reduktionsperformance
der Mischoxide wird durch den weiteren Zusatz von Schwefel in Form von Sulfat
weiter gesteigert (vgl. K 13, Sp. 4 letzt. Abs.). Die Mischoxide der K10 verfügen über
eine spezifische Oberfläche von mindestens 20 m2/g nach einer Kalzinierung für 3
Stunden bei 1100°C (vgl. K13 Sp. 4, 3. Abs.). Somit werden durch die Lehre der
K13 weder ein Sulfat-Gehalt von weniger als 200 ppm gemäß Merkmal 1.3, noch
eine spezifische Oberfläche nach einer Kalzinierung für 6 Stunden bei 1150°C
gemäß Merkmal 1.4 angeregt.
Auch die von der Klägerin vorgelegten Nacharbeitungen K13a und K14 lassen nicht
mit Gewissheit die Schlussfolgerung zu, dass der Fachmann durch identische
Nacharbeitung oder durch nahegelegte Abwandlungen eine Zusammensetzung mit
den Merkmalen von Patentanspruch 1 vor dem Prioritätstag des Streitpatents
erhalten hätte.
Das Mischoxid der Nacharbeitung K13a weist zwar mit 28 m2/g exakt den Wert der
spezifischen Oberfläche nach einer Kalzinierung bei 1100°C für 3 Stunden auf, wie
er in Beispiel 5 der K13 angegeben ist, allerdings ist für das Mischoxid der K13a
weder ein Sulfat-Gehalt vorgelegt worden, noch eine Aussage getroffen worden,
wie hoch der Gehalt der kubischen Phase in dem Mischoxid ist. Folglich kann eine
- 32 -
Identität des Produkts der Nacharbeitung mit dem Mischoxid von Beispiel 5 der K13
nicht angenommen werden. Auch, dass die bestimmten spezifischen
Oberflächenwerte bei K13a nach einer Kalzinierung bei 1000°C mit 41 m2/g und bei
1150°C mit 15 m2/g jeweils am unteren bzw. oberen Grenzwert des jeweiligen
beanspruchten Bereichs der Merkmale 1.4 und 1.5‘ liegen, begründen Zweifel
daran, dass der Versuch so vorgenommen wurde, wie es für den Fachmann am
Prioritätstag nahegelegen hätte.
Die weitere Nacharbeitung K14 hat die Klägerin zur Stütze ihrer Schlussfolgerung,
dass bei Verwendung des Verfahrens gemäß Beispiel 12 der K12 zur Herstellung
einer Zusammensetzung gemäß Beispiel 5 der K13 zwangsläufig ein Mischoxid mit
den patentgemäßen Merkmalen erhalten worden wäre, vorgelegt. Diese Annahme
geht aber schon deshalb fehl, da der Fachmann nicht ohne Kenntnis der Erfindung
das Experiment so abgewandelt hätte, dass er Zirkoniumchlorid anstelle des Edukts
Zirkoniumsulfat, wie es in Beispiel 5 der K13 vorgesehen ist, eingesetzt hätte. Er
wäre vielmehr bei Zirkoniumsulfat geblieben, weil er damit den für die Performance
des Katalysators essentiellen Sulfat-Gehalt verbindet und die K12 Zirkoniumsulfat
ebenfalls als ein mögliches Ausgangsmaterial benennt. Damit wird ein Verzicht auf
einen Sulfat-haltigen Ausgangsstoff, um einen Schwefel-Gehalt gemäß
Merkmal 1.3 im Mischoxid zu erzielen, weder durch K12 und noch durch K13
angeregt. Dieser aufgezeigte Umstand beeinträchtigt den Indizwert des
dokumentierten Versuchs so stark, dass der Senat nicht zu der Überzeugung zu
gelangen vermag, dass der Fachmann vor dem Prioritätstag durch identische oder
nahegelegte Nacharbeitung eine Zusammensetzung mit den Merkmalen 1.3 und
1.4 erhalten hätte.
Nachdem weder die K13 noch die K12 eine Zusammensetzung mit Merkmal 1.4
anregen, gelangt der Fachmann auch nicht ausgehend von der K12 unter der
Berücksichtigung von K13 zu der Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1.
- 33 -
dd) Gleichfalls wird die Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 nicht durch
die Kombination von K17 mit K13 nahegelegt.
Die K17 betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Verbundoxids auf der Basis von
Ceroxid und Zirkoniumoxid, bei dem ein cerhaltiges gemischtes Seltenerdsalz als
Ausgangsstoff verwendet wird, das durch Zersetzung, Klärung und
Extraktionstrennung von natürlichen Seltenerdenerzen gewonnen wird (vgl. K17a
S. 4, 2. und 3. Abs.). Bei der Zersetzung handelt es sich laut K17 u.a. um eine
Schwefelsäure-Röstung (vgl. K17a S. 5, letzt. Abs., S. 8, Bsp. 1, erster Satz, S. 12,
Bsp. 2, 1. Satz). Das Verbundoxid gemäß K17 enthält zudem eines oder mehrere
andere Seltenerdelementoxide, Erdalkalielementoxide und Nichtmetallelemente.
Deren Gehalt beträgt nicht mehr als 35 Gew.-% im Verbundoxid, wobei der Gehalt
an Erdalkalimetalloxiden und Nichtmetallelementen nicht mehr als 10 Gew.-% im
Verbundoxid ausmacht. Zu den Seltenerdmetalloxiden und den
Nichtmetallelementen zählen laut K17 Lanthanoxid, Praseodymoxid, Neodymoxid,
Yttriumoxid und u.a. Schwefel (vgl. K17a Patentansprüche 2 und 3, S. 4 letzt. Abs.).
Damit steht die Anwesenheit von Schwefel im Verbundoxid im Fokus der K17 (vgl.
K17a S. 4, letzt. Abs. bis S. 5, 1. Abs.). Folglich werden von der Lehre der K17 keine
Verbundoxide mit einem Gehalt an Schwefel in Form von Sulfat mit weniger als
200 ppm nahegelegt. Die Angabe, dass zur Verwendung als Abgaskatalysatoren
ein Acetat oder Nitrat in Frage komme (vgl. K17a S. 5, vorletzt. Abs., letzt. Satz),
führt entgegen der Auffassung der Klägerin zu keiner abweichenden Beurteilung,
weil damit die Anwesenheit von Schwefel in dem resultierenden Verbundoxid nicht
ausgeschlossen wird.
Aus dem Verbundoxid der K17 ergeben sich zwei Arten von Mischkristallen, von
denen eine ein Ceroxid-Zirkoniumoxid-Mischkristall mit einem Gehalt an
Zirkoniumoxid von über 50 Gew.-%, d.h. einem Zr/Ce-Atomverhältnis > 1, ist, der
eine spezifische Oberfläche von mindestens 35 m2/g nach einer Kalzinierung für 6
Stunden bei 1000°C aufweist (vgl. K17a S. 5, 4. Abs.). Inwieweit die Lehre der K17
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auch ein Verbundoxid mit einer spezifischen Oberfläche von 40 m2/g bis 55 m2/g
nach einer sechsstündigen Kalzinierung bei 1000°C umfasst, kann dem Dokument
nicht unmittelbar und eindeutig entnommen werden, weil die K17 hierzu keine
explizierten Ausführungen enthält und die spezifischen Oberflächen der
beispielhaften Verbundoxide nicht nach einer sechsstündigen, sondern nach einer
vierstündigen Kalzinierung bei 1000°C bestimmt worden sind. Die nach einer
Kalzinierung für 4 Stunden bei 1000°C bestimmten spezifischen Oberflächen der
zirkoniumreichen Verbundoxide betragen maximal 47,3 m2/g bzw. 42,3 m2/g (vgl.
K17a S. 14, Bsp. 2-8) zweite Tab., vorletzt. Eintrag, S. 19, Bsp. 3-15), zweite Tab.,
vorletzt. Eintrag). Nachdem aber mangels einer mathematischen technisch
Korrelation, wie schon zuvor in Abschnitt I. 4.) ausgeführt, ausgehend von den
spezifischen Oberflächenwerten nach einer vierstündigen Kalzinierung bei 1000°C
nicht auf spezifische Oberflächenwerte nach einer sechsstündigen Kalzinierung
extrapoliert werden kann, kann allenfalls der höhere spezifische Oberflächenwert
des Verbundoxids gemäß Beispiel 2-8) als Indiz dafür gewertet werden, dass
spezifische Oberflächenwerte gemäß Merkmal 1.5‘ von der Lehre der K17 umfasst
werden. Damit entnimmt der Fachmann der K17 zwar Zusammensetzungen mit den
Merkmalen 1.1, 1.2 und 1.5‘, jedoch finden sich in dem Dokument keine Hinweise
auf ein Verbundoxid mit einer spezifischen Oberfläche von 10 bis 15 m2/g nach einer
Kalzinierung für 6 Stunden bei 1150°C, welches zudem einen Schwefel-Gehalt von
weniger als 200 ppm in Form von Sulfat aufweist.
Wie zuvor erörtert (vgl. Abs. III. 2. cc)), liefert die K13 dem Fachmann keine
Anregung für ein Verbundoxid mit Eigenschaften gemäß den Merkmalen 1.3 und
1.4, sodass die Zusammenschau von K17 mit K13 die Zusammensetzung gemäß
Patentanspruch 1 nicht nahelegt.
3. Mit dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 haben auch die auf ihn
rückbezogenen Untersprüche 2 bis 10 und die den Gegenstand von
Patentanspruch 1 einbeziehenden, nebengeordneten Patentansprüche 16 und 17
Bestand.
- 35 -
Der Einwand der Klägerin, dass das katalytische System gemäß Patentanspruch 16
nicht mehr über die Eigenschaften der Zusammensetzung nach den
Patentansprüchen 1 bis 10 verfüge und daher sich jedwedes katalytische System
als neuheitsschädlich erweise, welches die Bestandteile gemäß den Merkmalen 1.1
bis 1.3 umfasse, vermag nicht zu überzeugen. Denn die Eigenschaften des
katalytischen Systems werden durch die Zusammensetzung gemäß den
Patentansprüchen 1 bis 10 bestimmt, welche auch den Anforderungen nach den
Merkmalen 1.4 und 1.5‘ entsprechen muss.
Damit können die von der Klägerin in Bezug auf Patentanspruch 16 angeführten
Entgegenhaltungen K7, K13, K21 und K22 die Neuheit des katalytischen Systems
nicht in Frage stellen, weil keines der Dokumente eine Zusammensetzung mit den
Merkmalen 1.4 und 1.5‘ offenbart, die Bestandteil eines katalytischen Systems ist.
IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.
Dabei hat der Senat berücksichtigt, dass der nach Hilfsantrag 2 als schutzfähig
verbleibende Patentgegenstand gegenüber demjenigen der erteilten Fassung so
weit eingeschränkt ist, dass die Rechtsstreitkosten gegeneinander aufzuheben
sind.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. § 709 ZPO.
- 36 -
V.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)
eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen
elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich
zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die
Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die
Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der
Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des
angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als
elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist
beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens
aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur
gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.
Schramm Schwarz Dr. Münzberg Dr. Freudenreich Dr. Wagner
- 37 -


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