3 Ni 7/06 (EU) - 3. Senat (Nichtigkeit)

BPatG 253 08.05 BUNDESPATENTGERICHT IM NAMEN DES VOLKES 3 Ni 7/06 (EU) (Aktenzeichen) URTEIL An Verkündungs Statt zugestellt am 20. Oktober 2006… In der Patentnichtigkeitssache …- 2 - betreffend das europäische Patent 1 117 643 (DE 699 22 977) hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 3. August 2006 unter Mitwirkung … für Recht erkannt: Die Klage wird abgewiesen. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Tatbestand Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 29. Dezember 2004 u. a. mit Wir-kung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäi-schen Patents 1 117 643, das am 1. Oktober 1999 als internationale Anmeldung (PCT/HR 1999/000023) unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 2. Okto-ber 1998 angemeldet worden ist und eine „Neue Kristallmodifikation N von Torasemid“ betrifft. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Englisch veröf-fentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 699 22 977 geführt. Gegen das Streitpatent ist beim Europäischen Patentamt u. a. von der Nichtig-keitsklägerin Einspruch erhoben worden. Das Einspruchsverfahren ist noch vor der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts anhängig. - 3 - Auf Antrag der Inhaberin des Streitpatents und Nichtigkeitsbeklagten ist das Streit-patent durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Novem-ber 2005 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland beschränkt worden. Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, der Schutzbereich des eu-ropäischen Patents sei in dem nach § 64 PatG erfolgten Beschränkungsverfahren gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 d) und Art. 123 Abs. 3 EPÜ unzulässig erweitert worden. Sie hält die Nichtigkeitsklage ungeachtet der Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG nach den Grundsätzen der „Strahlungssteuerung“-Entscheidung des BGH (GRUR 2005, 967) für zulässig, weil sie auf einen Nichtigkeitsgrund gestützt sei, der nicht zugleich einen Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ bilde. Eine das Subsidiaritäts-prinzip des § 81 Abs. 2 PatG rechtfertigende Gefahr widersprüchlicher Entschei-dungen sei damit ausgeschlossen, denn es sei keine Fallgestaltung denkbar, bei der der deutsche Teil des Streitpatents im europäischen Einspruchsverfahren auf eine die unzulässige Erweiterung nicht mehr enthaltende Fassung zurückgeführt werde. Die Nichtigkeitsklage sei erforderlich, weil das Streitpatent infolge seines unzulässig erweiterten Schutzbereichs näher an die mit Verletzungsklage vor dem LG Mannheim (Az: 2 O 130/05) angegriffene vermeintliche Verletzungsform her-ankomme als in seiner erteilten Fassung. Für die 3- bis 5-jährige Dauer des Ein-spruchsverfahrens sei sie in dem Verletzungsverfahren also regelrecht „blockiert“. Die Nichtigkeitsbeklagte nutze aufgrund ihres taktischen Vorgehens das Subsidi-aritätsprinzip missbräuchlich aus. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die Beklagte das Streitpatent in dem europäischen Einspruchsverfahren gemäß dem dortigen Hauptantrag in der durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2005 beschränkten Fassung und hilfsweise in der erteilten Fassung verteidige. Abgesehen davon, dass der Hauptantrag jederzeit zurückgenommen werden könne, erübrige sich die Nichtigkeitsklage auch für den Fall nicht, dass er vom Europäischen Patentamt wider Erwarten sowohl gemäß Regel 57a AusfOEPÜ als zulässig als auch als begründet erachtet werde. - 4 - Die Klägerin beantragt, das europäische Patent 1 117 643 mit Wirkung für das Hoheitsge-biet der Bundesrepublik Deutschland soweit (teilweise) für nichtig zu erklären, als es über die im Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG vorgenommene Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 8 hinausgeht. Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Nach ihrer Ansicht steht die auf Entlastung der zuständigen Gerichte sowie zur Vermeidung der Doppelarbeit und widersprüchlicher Entscheidungen im Ein-spruchsverfahren und im Nichtigkeitsverfahren gerichtete Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage entgegen. Das BGH-Urteil „Strahlungssteuerung“ könne nicht dahingehend interpretiert werden, dass eine Nichtigkeitsklage trotz anhängigen Einspruchsverfahrens zulässig sein müsse, wenn sie auf Nichtigkeitsgründe gestützt werde, die im europäischen Einspruchs-verfahren nicht geltend gemacht werden könnten. Vielmehr bestätige der Bundes-gerichtshof in diesem Urteil das sich in § 81 Abs. 2 PatG niederschlagende Prinzip der Subsidiarität der Nichtigkeitsklage gegenüber dem Einspruchverfahren. Es sei unzutreffend, dass sich die Klägerin im europäischen Einspruchsverfahren nicht gegen die angebliche Schutzbereichserweiterung wehren könne, denn das Streit-patent werde dort gemäß Hauptantrag im Umfang des beschränkten deutschen Teils verteidigt. Sie verwahre sich auch gegen den von Vorwurf der missbräuchli-chen Ausnutzung der Rechtslage. - 5 - Entscheidungsgründe Die Klage erweist sich als unzulässig und ist daher abzuweisen, § 81 Abs. 2 PatG. Gemäß § 81 Abs. 2 PatG kann Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden, solange die Einspruchsfrist läuft oder - wie hier - ein Einspruchsverfahren gegen das Streit-patent anhängig ist. Diese Regelung gilt nach ganz überwiegender Meinung auch für Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente (Benkard/Rogge, 10. Aufl., PatG § 81 Rdn. 21; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 81 Rdn. 10 und Art. II § 6 IntPatÜG; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 81 Rdn. 38 ff.). Dies folgt aus dem Wort-laut des § 81 Abs. 2 PatG, der eine Differenzierung nach Einspruchsverfahren vor dem DPMA und dem EPA nicht vorsieht. Nach § 81 Abs. 2 PatG gilt der Ausschluss des Nichtigkeitsverfahrens bei noch anhängigem Einspruchsverfahren ferner generell, ohne dass diese Vorschrift inso-weit einen Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum eröffnet oder sonst Ausnah-men von dem dort normierten Subsidiaritätsprinzip vorsieht. Bereits der Wortlaut dieser Norm steht der Zulässigkeit der vorliegenden Nichtigkeitsklage danach ent-gegen. Aber auch eine Auslegung der Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG nach ihrem Sinn und Zweck führt in dem vorliegenden Fall einer ausschließlich auf den Nichtig-keitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs des angegriffenen Patents (Art. II § 6 Abs. 1 d IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 d EPÜ) gestützten (Teil-)Nichtigkeitsklage zu keinem anderen Ergebnis. Die unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs eines europäischen Patents, die in einem Beschränkungsver-fahren nach § 64 PatG mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 1996, 862, 863 - Bogensegment), kann zwar ausschließlich im Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht und gegebenenfalls beseitigt werden, weil die unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs keinen Einspruchsgrund gemäß Art. 100 EPÜ bildet, mit dem im Einspruchsverfahren ein vollständiger oder teilwei-ser Widerruf des europäischen Patents in allen benannten Vertragsstaaten er-- 6 - reicht werden kann (Art. 99 Abs. 2 EPÜ). Damit ist auch die Gefahr sich wider-sprechender Entscheidungen über den Bestand des Patents aus dem gleichen Rechtsgrund ausgeschlossen, die dazu führen kann, dass ein Patent in einem Ein-spruchsverfahren einen Inhalt erhält, dem der in einem parallelen Nichtigkeitsver-fahren geltend gemachte Stand der Technik nicht entgegensteht, obwohl er in ei-nem vor Abschluss des Einspruchsverfahrens durchgeführten Nichtigkeitsverfah-ren zur Nichtigerklärung des Patents in seiner ursprünglich erteilten Fassung füh-ren könnte (BGH GRUR 2005, 967, 968 li. Sp. - Strahlungssteuerung). Entgegen der Ansicht der Klägerin beschränkt sich der Anwendungsbereich des § 81 Abs. 2 PatG aber nicht auf die Vermeidung einer solchen Fallgestaltung. Mit der subsidiären Ausgestaltung des Nichtigkeitsverfahrens soll vielmehr generell ausgeschlossen werden, dass eine Entscheidung über die vollständige oder teil-weise Nichtigkeit eines Patents getroffen wird, obwohl noch gar nicht feststeht, ob und gegebenenfalls in welcher Fassung es im Einspruchsverfahren letztlich Be-stand hat. Die Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG dient der Vermeidung paralleler Entscheidungen über den Rechtsbestand eines Patents, unabhängig davon, aus welchem Rechtsgrund dieses angegriffen wird, und gleichzeitig der Entlastung des Bundespatentgerichts von aufwendigen Nichtigkeitsverfahren (vgl. amtliche Be-gründung zum Gemeinschaftspatentgesetz, BlPMZ 1979, S. 276, 288 zu Nr. 45; ferner Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 81 Rdn. 21). Entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch in dem vorliegenden Fall vor dem rechtskräftigen Abschluss des Einspruchsverfahrens noch in keiner Weise abzu-sehen, ob oder in welcher Fassung das angegriffene Patent Bestand haben wird. Es ist nicht auszuschließen, dass die von den Einsprechenden im europäischen Einspruchsverfahren, u. a. der Nichtigkeitsklägerin, geltend gemachten oder mög-licherweise - auch von Amts wegen - noch eingeführten Einspruchsgründe gemäß Art. 100 EPÜ zu einem vollständigen oder einem teilweisen Widerruf des europäi-schen Patents führen, der über die Fassung hinausgeht, die es mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in dem Beschränkungsverfah-ren gemäß § 64 PatG erhalten hat. In diesen Fällen kommt es auf die Frage, ob - 7 - der deutsche Teil des europäischen Patents in dem Beschränkungsverfahren un-zulässig erweitert worden und gegebenenfalls auf die erteilte Fassung zurückzu-führen ist, nicht mehr an. Dass eine solche Fallgestaltung nicht nur theoretisch ist, zeigt der dem Fall „Trigonellin“ (BGH GRUR 2001, 730) zugrundeliegende Sach-verhalt, in dem das zunächst im Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG be-schränkte Streitpatent in einem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Pa-tentamt noch weiter beschränkt und in einem späteren Nichtigkeitsverfahren nur das als geschützt berücksichtigt worden war, was zugleich nach beiden Entschei-dungen noch unter Schutz gestellt war. Ist das Einspruchsverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, fehlt in einem parallel anhängigen Nichtigkeitsverfah-ren aber die Grundlage für die Feststellung, ob und mit welchem Inhalt das Streit-patent aufrechterhalten bleibt. Die Durchführung eines Nichtigkeitsverfahrens in ei-ner derartigen „Schwebesituation“ soll mit der Regelung des § 81 Abs. 2 PatG ge-rade verhindert werden. Entgegen der Ansicht der Klägerin kann auch aus der Formulierung des Bundes-gerichtshofs in der „Strahlungssteuerung“-Entscheidung, wonach die Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG „jedenfalls“ auf Nichtigkeitsklagen gegen europäische Pa-tente anzuwenden ist, die nur auf Nichtigkeitsgründe gestützt sind, die zugleich Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ sind (vgl. BGH a. a. O., Leitsatz 2 und S. 968 re. Sp.), nicht im Umkehrschluss gefolgert werden, die Anwendbarkeit des § 81 Abs. 2 PatG sei in den Fällen der Geltendmachung anderer Nichtigkeitsgrün-de ausgeschlossen. Dieser „Umkehrschluss“ widerspricht den Entscheidungsgrün-den, in denen der Bundesgerichtshof eindeutig zum Ausdruck gebracht hat, dass diese Frage nicht Gegenstand der Entscheidung sei (BGH a. a. O., S. 968 re. Sp.). Auch die „Schlauchbeutel“-Entscheidung des Bundespatentgerichts (Urt. v. 11. Ju-li 2002 - 1 Ni 23/01 (EU) = GRUR 2002, 1045), bislang die einzige - und zudem höchstrichterlich nicht bestätigte - Entscheidung, die eine Ausnahme von dem Subsidiaritätsprinzip gemäß § 81 Abs. 2 PatG zugelassen hat, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Dieser Fall betraf eine Nichtigkeitsklage, die auf eine identi-- 8 - sche prioritätsältere nationale nachveröffentlichte Anmeldung i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG gestützt war, deren Geltendmachung als Stand der Technik im europä-ischen Einspruchsverfahren ausgeschlossen ist (Art. 54 Abs. 2, Art. 100 Buchsta-be a EPÜ). Nur in dem Ausnahmefall einer das gesamte Streitpatent zwingend neuheitsschädlich treffenden identischen älteren nationalen Anmeldung unabhän-gig davon, welche Änderungen dieses in dem parallelen Einspruchsverfahren noch erfahren sollte, ist die Nichtigkeitsklage als zulässig erachtet worden. Die Voraussetzung einer offenkundigen Nichtigkeit des Streitpatents und damit eines ohne Aufwand durchzuführenden Nichtigkeitsverfahrens (vgl. amtliche Begrün-dung zum Gemeinschaftspatentgesetz, BlPMZ 1979, S. 276, 288 zu Nr. 45) liegt bei der hier zu beurteilenden Frage, ob die gemäß § 64 PatG beschränkte Fas-sung des deutschen Teils des Streitpatents eine Erweiterung des Schutzbereichs darstellt oder ob die Änderung möglicherweise nur eine den beanspruchten Stoff in seiner Identität nicht verändernde Korrektur von Analysedaten (Messfehler, stoffliche Verunreinigung) darstellt, jedoch zweifellos nicht vor. Eine Ausnahme von dem Vorrang des Einspruchsverfahrens ist auch nicht aus Gründen der Gewährung ausreichenden Rechtsschutzes geboten oder gerechtfer-tigt. Bei einer Nichtigkeitsklage, die auf Nichtigkeitsgründe gestützt ist, die nicht zugleich Einspruchsgründe sind, hat der Nichtigkeitskläger zwar, wie bereits aus-geführt, nicht die Möglichkeit, diese Gründe zur Wahrung seiner Rechte im Wege des Einspruchs oder später noch durch Beitritt geltend zu machen, wenn dessen sonstige Voraussetzungen gemäß § 59 Abs. 2 PatG bzw. Art. 105 EPÜ gegeben sind (vgl. dazu BGH a. a. O., S. 967, 968 li. Sp. - Strahlungssteuerung). Auch die Tatsache, dass die Beklagte das Streitpatent in dem vorliegenden Fall im europäi-schen Einspruchsverfahren gemäß Hauptantrag in einer Fassung verteidigt, die der nach § 64 PatG beschränkten Fassung des deutschen Teils des Patents ent-spricht, berührt den deutschen Teil des europäischen Patents nicht. Die Nichtig-keitsklägerin kann als Beteiligte des Einspruchsverfahrens allenfalls ihre Beden-ken gegen den Hauptantrag im Rahmen der gemäß § 123 Abs. 3 EPÜ von Amts wegen vorzunehmenden Prüfung etwaiger Schutzbereichserweiterungen geltend - 9 - machen. Dies nützt ihr allerdings dann nichts, wenn die Prüfung und Entscheidung dieser Frage wegen Zurücknahme des Hauptantrags entfällt. Auch unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte führt die in § 81 Abs. 2 PatG geregelte gesetzliche Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens bis zum rechtskräfti-gen Abschluss des Einspruchsverfahrens nach Ansicht des Senats nicht zu einer unzumutbaren, einer Rechtsschutzverweigerung gleichkommenden Beeinträchti-gung der prozessualen Rechte der Nichtigkeitsklägerin. Soweit sie sich auf die zeitliche Dauer des europäischen Einspruchsverfahrens von 3 bis 5 Jahren und auf eine entsprechende „Blockierung“ im laufenden Verletzungsverfahren beruft, ist dies vom Bundesverfassungsgericht als nicht erheblich angesehen worden (BVerfG Mitt. 2006, 313, 314 li. Sp.). Es ist vielmehr anzunehmen, dass der Ge-setzgeber durchaus in Kenntnis der möglicherweise langen Dauer von Ein-spruchsverfahren deren Vorrang vor dem Nichtigkeitsverfahren aus den o. g. Gründen in § 81 Abs. 2 PatG verankert ist. Darüber hinaus hat der erkennende Senat bereits in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass ange-sichts der derzeit mehrjährigen Dauer von Nichtigkeits(berufungs-)verfahren unter Umständen auch bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung dieser Verfahren ein vergleichbar langer Zeitraum vergehen kann. Der Senat vermag schließlich auch keine „missbräuchliche Ausnutzung der Rechtslage“ durch die Nichtigkeitsbeklagte zu erkennen. Dies betrifft zunächst das Beschränkungsverfahren nach § 64 PatG hinsichtlich des mit Wirkung für die Bun-desrepublik Deutschland erteilten europäischen Streitpatents, welches - von der Nichtigkeitsklägerin nicht bestritten - auch während eines anhängigen Einspruchs-verfahrens ohne weiteres zulässig ist (vgl. BGH GRUR 1996, 862 - Bogenseg-ment). An der Durchführung eines solchen Verfahrens besteht bei einem anhängi-gen Verletzungsverfahren - hier dem Rechtsstreit zwischen der Muttergesellschaft der hiesigen Nichtigkeitsklägerin und der hiesigen Beklagten vor dem LG Mannheim - auch immer ein Rechtsschutzbedürfnis (vgl. Schulte, a. a. O., § 64 Rdn. 13). Soweit die Nichtigkeitsklägerin hinsichtlich der „missbräuchlichen Aus-nutzung der Rechtslage“ auf die Literaturstelle „Keukenschrijver, Patentnichtig-- 10 - keitsverfahren, 2. Aufl. Rdn. 94“ verweist, bezieht sich die dortige Aussage „eine missbräuchliche Ausnutzung dieser Rechtslage seitens des Patentinhabers er-scheint im Einzelfall denkbar …“ ganz eindeutig auf die der „Schlauchbeutel“-Ent-scheidung zugrundeliegende Fallkonstellation, die - wie ausgeführt - auf die hier vorliegende Situation nicht ohne weiteres übertragbar ist. III Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO. gez. Unterschriften

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