3 ZA (pat) 44/11  - 3. Senat (Nichtigkeit)

BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT3 ZA (pat) 44/11 zu 3 Ni 21/04 (EU)verbunden mit3 Ni 41/06 (EU)_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Patentnichtigkeitssache…- 2 -…- 3 -…betreffend das europäische Patent …(DE …)(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 22. Mai 2012 durch den Vorsitzenden Richter Schramm sowie die Richter Dipl.-Chem. Dr. Egerer und Schellbeschlossen:1. Die Erinnerungen der Streithelferinnen 1, 3 und 4 sowie der Beklagten werden zurückgewiesen.2. Die Beklagte trägt die außergerichtlichen Kosten der Klägerin-nen 1 und 2 sowie der Streithelferin 2. Die Streithelferinnen 1, 3 und 4 tragen von den außergerichtlichen Kosten der Be-klagten jeweils 1/5.3. Der Wert der Beschwer beträgt auf Seiten der Klägerin 1 und 2 sowie der Streithelferin 2 jeweils 23.213,99 Euro, auf - 4 -Seiten der Streithelferinnen 1, 3 und 4 jeweils 134.930,99 Euro, auf Seiten der Beklagten 474.434,92 Euro.G r ü n d eI.Durch Urteil des Bundesgerichtshofs vom 16. Dezember 2008 (X ZR 89/07) wur-den den Klägerinnen und ihren vier Streithelferinnen die Gerichtskosten des Rechtsstreits sowie die außergerichtlichen Kosten der Beklagten auferlegt. Auf-grund dieses Urteils hat die Rechtspflegerin mit Beschluss vom 12. Juli 2011 die an die Beklagte zu erstattenden Kosten auf 1.572.065,24 Euro festgesetzt und der insoweit von den Klägerinnen und den Streithelferinnen zu tragende Anteil an den Gesamtkosten des Verfahrens auf je ein Sechstel und damit auf 262.010,87 Euro festgesetzt. Der jeweilige Anteil der Klägerinnen und Streithelferinnen für die in der ersten Instanz angefallenen Kosten betrug danach 111.717 Euro.Die von der Beklagten beantragte Erstattung der Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt und dessen Reisekosten wurden von der Rechtspflegerin als nicht erstattungsfähig zurückgewiesen, ebenso wie der überwiegende Teil der für die Einholung von Privatgutachten geltend gemachten Kosten. Nur diejenigen Kosten, die unmittelbar für die Vorbereitung der gutachterlichen Stellungnahmen der inso-weit als gerichtliche Sachverständige bestellten Prof. Dr. H… und Dr. M… inder mündlichen Verhandlung vom 28. November 2006 sowie die Teilnahme an derselben erforderlich waren, wurden als erstattungsfähig angesehen. Die darüber hinaus geltend gemachten Kosten von Prof. Dr. H…, und Dr. M… sowie vonProf. Dr. G…, Prof. Dr. H1…, Prof. Dr. J…, Prof. Dr. L…,Dr. G1…, Prof. Dr. D…, Dr. Siebert, Dr. E… und Dr. R…,die im Rahmen ihrer Beratertätigkeit für die Beklagte angefallen waren, wurden dagegen zurückgewiesen.- 5 -Gegen diese Entscheidung richten sich die Streithelferinnen 1, 3 und 4 sowie die Beklagte mit ihren Erinnerungen.Zur Begründung tragen die Streithelferinnen 1, 3 und 4 vor, entgegen der Festset-zung in dem angefochtenen Beschluss erstrecke sich ihre Kostentragungspflicht nicht auf die erstinstanzlichen Kosten, da sie dem Streit erst im Berufungsverfah-ren beigetreten seien. Für den Fall, dass der Senat dieser Ansicht nicht folgen könne, regen die Streithelferinnen 1, 3 und 4 an, den BGH um eine Stellungnahme zur Auslegung seiner Kostenentscheidung zu bitten.Die Beklagte verfolgt mit ihrer Erinnerung die Erstattung der geltend gemachten Rechtsanwaltskosten, dessen Reisekosten sowie weitere Kosten für die in Auftrag gegebenen Privatgutachten in Höhe von 139.283,92 Euro. Sie trägt hierzu sinn-gemäß vor, vorliegend sei zwar kein paralleles Verletzungsverfahren anhängig gewesen, die Beklagte habe aber unmittelbar mit einem solchen Verfahren rech-nen müssen. Es habe die Befürchtung bestanden, dass der Vertrieb patentverlet-zender Generika unmittelbar bevorstehe. Tatsächlich sei es später durch den ge-nerischen Markteintritt zu einem Schaden von mehr als 100 Millionen Euro ge-kommen. Diese ökonomische Dimensionen verdeutlichten, dass sich die Möglich-keit einer effektiven Schadensvermeidung nur durch die rechtzeitige Einbindung eines Rechtsanwalts in das Nichtigkeitsverfahren erreichen ließ, da nur so die er-forderliche Abstimmung der im Nichtigkeitsverfahren verfolgten Argumentation mit der bevorstehenden Verletzungsklage hätte gewährleistet werden können. Zudem hätten die besonderen rechtlichen Schwierigkeiten der Nichtigkeitsklage die zu-sätzliche Mitwirkung eines Rechtsanwalts erforderlich gemacht. Daraus erfolge auch die Erstattungsfähigkeit der geltend gemachten Reisekosten des Rechtsan-walts. Die Notwendigkeit der geltend gemachten Kosten der eingeholten Privat-gutachten müsse ebenfalls bejaht werden. Die Einholung von sachkundigen Stel-lungnahmen unterschiedlicher Fachrichtungen sei bereits deshalb notwendig ge-wesen, weil auch der für die vorliegende Streitsache maßgebliche Fachmann von einem Team von Fachleuten mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen re-- 6 -präsentiert worden sei. Die streitentscheidenden Argumente hätten deshalb ohne die sachverständige Hilfe nicht oder zumindest nicht mit der gleichen Überzeu-gungskraft vorgebracht werden können, was auch die Heranziehung der Gutach-ten durch den BGH belege.Die Streithelferinnen 1, 3 und 4 beantragen sinngemäß,den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss dahingehend abzuändern, dass die Streithelferinnen 1, 3 und 4 nur an den Kosten des Berufungsverfahrens zu beteiligen sind.Die Beklagte beantragt sinngemäß,den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss zu ändern und auch die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts, dessen Reise-kosten sowie weitere Kosten für eingeholte Privatgutachten fest-zusetzen.Die Klägerinnen 1 und 2 sind der Erinnerung der Beklagten vollumfänglich entge-gen getreten. Sie beantragen sinngemäß,die Erinnerung zurückzuweisen.Die Streithelferin 2 hat erklärt, zu der Erinnerung der Beklagten keine Stellung nehmen zu wollen.Die Rechtspflegerin hat den Erinnerungen nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.- 7 -II.Die Erinnerungen sind zulässig (§§ 84 Abs. 2 PatG, 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 RPflG), haben in der Sache aber keinen Erfolg.1. Erinnerungen der Streithelferinnen 1, 3 und 4Die Rechtspflegerin hat in ihrer Kostenfestsetzung die Streithelferinnen zu Recht an den im Verfahren vor dem BPatG angefallenen Gerichtskosten sowie an den erstattungsfähigen außergerichtlichen Kosten der Beklagten der ersten Instanz beteiligt.Entgegen der Auffassung der Streithelferinnen ist der Kostenentscheidung des Bundesgerichtshofs unzweideutig zu entnehmen, dass sich die Kostentragungs-pflicht der Streithelferinnen nicht auf die in der Berufungsinstanz angefallenen Kosten beziehen soll, sondern gleichermaßen die erstinstanzlichen Kosten um-fasst. Hätte der BGH insoweit zwischen den Kosten erster und zweiter Instanz differenzieren wollen, hätte er dies entsprechend zum Ausdruck gebracht, wie dies die Rechtspflegerin in dem angefochtenen Beschluss anhand des Urteiltenors in einer anderen Sache (Az. Xa ZR 66/07) veranschaulicht hat. Angesichts der Ein-deutigkeit der getroffenen Kostenregelung kam im vorliegenden Fall eine Anfrage an den BGH, wie sie von den Streithelferinnen angeregt wurde, nicht in Betracht.2. Erinnerung der Beklagten2.1 Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts sowie dessen ReisekostenDie geltend gemachten Kosten für den im erstinstanzlichen Verfahren neben dem verfahrensbevollmächtigten Patentanwalt beauftragten Rechtsanwalt, einschließ-lich seiner Reisekosten, sind nicht erstattungsfähig, da sie zur zweckentsprechen-den Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 - 8 -Satz 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG waren. Zur Vermeidung von Wieder-holungen wird insoweit auf den angefochtenen Beschluss Bezug genommen.Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung in Nichtigkeitsverfahren ist § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskosten nach §§ 91 ff. ZPO entsprechend anzuwenden sind. Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zum Zeitpunkt ihrer Vornahme objektiv erforderlich und geeignet waren, um das streitige Recht zu verfolgen oder zu verteidigen (vgl. hierzu Mes, Patentge-setz, 3. Aufl. 2011, § 84 Rdn. 43). Eine generelle Erstattungsfähigkeit von Doppel-vertretungskosten ist im Patentnichtigkeitsverfahren gesetzlich nicht vorgesehen und eine analoge Heranziehung des § 143 Abs. 3 PatG scheidet mangels Rege-lungslücke aus (vgl. hierzu BPatG, Mitt. 2011, 308 ff. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; BPatG, Mitt. 2011, 258 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV, jeweils m. w. N.). Vielmehr ist für das erstinstanzliche Patentnichtigkeitsverfahren hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit der Kosten eines zusätzlich mitwirkenden Rechtsanwalts auf den allgemeinen Kostengrundsatz des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO abzustellen. Danach sind der obsiegenden Partei die Kosten des Rechtsstreits zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtverteidigung notwendig waren. Hierfür ist zu ermit-teln, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig handelnde Partei die fragli-che Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte, um die zur vollen Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen erforderlichen Schritte zu ergreifen (vgl. Herget in: Zöllner, ZPO, 28. Auflage 2010, § 91 Rdn. 12; Hüßtege: in Thomas/Putzo, ZPO, 32. Auflage, § 91 Rdn. 9). Die Parteien sind im Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit ihrer Prozessführungskosten aber stets gehalten, diese möglichst niedrig zu halten. Deshalb können bei Inanspruchnahme mehrerer Anwälte grundsätzlich nur die Kosten eines Anwalts als erstattungsfähig angesehen werden (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, 70. Aufl., § 91 Rdn. 29; Lackmann in: Musielak, ZPO, 9. Auflage, § 91 Rdn. 8; BVerfG NJW 1990, 3073).- 9 -Eine Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt wird im erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren regelmäßig dann als sachdienlich und notwendig angese-hen, wenn zeitgleich ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren an-hängig ist. Als maßgeblich wird insoweit der Gesichtspunkt erachtet, dass wegen der engen Verknüpfung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren das jeweilige Vorgehen in beiden Verfahren regelmäßig aufeinander abgestimmt werden muss(vgl. BPatG, Mitt. 2011, 308 ff. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfah-ren V; BPatG, Mitt. 2011, 258 ff. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfah-ren IV, jeweils m. w. N.). Ein solcher Verletzungsstreit war vorliegend jedoch nicht anhängig. Soweit die Beklagte in diesem Zusammenhang vorträgt, das sie bereits damals befürchtet habe, es werde zum Vertrieb patentverletzender Generika kommen, fehlt es an einem relevanten Prozessbezug i. S. d. § 91 ZPO. Dies gilt unabhängig davon, dass es nach ihrem Vortrag zu einem späteren Zeitpunkt dann tatsächlich zu erheblichen Schäden durch den Markteintritt patentverletzender Produkte gekommen sei. Unter den dem Gegner erwachsenen Kosten i. S. d. § 91 Abs. 1 ZPO sind nur diejenigen Kosten zu verstehen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem konkreten Rechtsstreit stehen (vgl. hierzu Baum-bach/Lauterbach, ZPO, 70. Aufl., Übersicht § 91 Rdn. 14). Anders als ein paralle-les Verletzungsverfahren, in dem sich dieselben Parteien wie im Nichtigkeitsver-fahren gegenüberstehen, erfüllt die Koordinierung eines Nichtigkeitsverfahrens mit erst zukünftig möglichen Rechtsstreitigkeiten (und mit möglicherweise nicht am Nichtigkeitsverfahren beteiligten Dritten) diese Voraussetzung nicht. Obwohl es durchaus als vorteilhaft erscheinen kann, im Rahmen einer vorausschauenden Schutzstrategie in einem Nichtigkeitsverfahren neben dem mitwirkenden Patent-auch einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen, um optimal auf mögliche Verletzungs-klagen vorbereitet zu sein, erscheint es unter Berücksichtigung der dargestellten Grundsätze unbillig, den unterlegenen Prozessgegner mit diesen Kosten zu be-lasten.Auch die von der Beklagten angeführte wirtschaftliche Bedeutung der von ihr be-fürchteten Patentverletzungen reicht hierfür nicht aus. Sonstige Umstände, wie - 10 -besondere rechtliche Schwierigkeiten des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens,welche eine andere Bewertung rechtfertigen könnten, sind nach Ansicht des Se-nats im vorliegenden Fall ebenfalls nicht gegeben. Insbesondere der Gesichts-punkt, dass der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit maßgebliche Fachmann im vorliegenden Fall als Team von Fachleuten mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen definiert wurde, geht nicht über einen rechtlichen Schwierigkeitsgrad hinaus, wie er in Patentnichtigkeitsverfahren regelmäßig auf-tritt. Andere rechtliche Problemstellungen, mit einem für Nichtigkeitsverfahren un-typischem Schwierigkeitsgrad, hat die Beklagte nach Ansicht des Senats ebenfalls nicht aufzeigen können noch waren sie sonst ersichtlich. Im Übrigen bleibt darauf hinzuweisen, dass die grundsätzliche Beschränkung auf die Erstattungsfähigkeit der Kosten für nur einen Anwalt selbst dann gilt, wenn Gegenstand des Streitver-fahrens eine Spezialmaterie ist (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, 70. Aufl., § 91 Rdn. 136).2.2 Kosten für PrivatgutachtenEbenfalls zu Recht hat die Rechtspflegerin die von der Beklagten geltend ge-machten Kosten für die Privatgutachten ihrer Berater Prof. Dr. H…, Dr. M…,Prof. Dr. D…, Dr. S… und Dr. E… zurückgewiesen und nur dieim Rahmen ihrer Tätigkeit als gerichtliche Sachverständige angefallenen Kosten von Prof. Dr. H… und Dr. M… als erstattungsfähig anerkannt. Auch insoweitwird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den angefochtenen Beschluss Be-zug genommen.Bei den Aufwendungen für Privatgutachten handelt es sich in der Regel nicht umnotwendige Kosten i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO, da ihr Inhalt letztlich als qualifizierter Parteivortrag zu werten ist (vgl. hierzu Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rdn. 76). Dieser Grundsatz gilt entgegen der Ansicht der Beklagten nicht nur für Gut-achten, die experimentelle Untersuchungen zum Gegenstand haben, sondern für Privatgutachten im Allgemeinen. Aufwendungen für Privatgutachten sind daher - 11 -wie die im Zusammenhang mit dem übrigen Parteivortrag entstandenen Kosten grundsätzlich mit den Gebühren nach dem RVG abgegolten. Etwas anderes kann ausnahmsweise dann gelten, wenn eine Partei ihrer Darlegungspflicht oder Be-weisführungslast mangels eigener Sachkunde nur mit Hilfe eines Privatgutachters genügen kann oder wenn sie eines sachverständigen Beistandes bedarf, weil ihre Vertreter nicht über die erforderliche Sachkunde verfügen (vgl. BPatGE 30, 263, 264 f.). Diese Voraussetzungen sind hier nicht gegeben. Generell gilt, dass Art oder Schwierigkeit der Auseinandersetzung mit dem im maßgeblichen Einzelfalleinschlägigen technischen Sachverhalt für sich genommen keine besonderen Umstände darstellen, die eine Einholung von Privatgutachten als notwendig rechtfertigen könnten. Im Übrigen ist vorliegend nicht ersichtlich, warum die rechtskundig und technisch erfahrenen Verfahrensbevollmächtigten der Beklagten außerstande gewesen sein sollen, die verfahrensgegenständliche Materie umfas-send zu würdigen. So haben die Prozessbevollmächtigten der Beklagten schrift-sätzlich und mündlich ausführlich zur Sache vorgetragen und sich dabei umfas-send mit den einschlägigen patentrechtlichen und technischen Aspekten des Fal-les auseinander gesetzt. Dies verdeutlicht, dass sie uneingeschränkt in der Lage waren, die technische Materie zu prüfen und kritisch zu würdigen. Soweit die Be-klagte sinngemäß geltend gemacht hat, der Umstand, dass der maßgebliche Fachmann im vorliegenden Fall von einem Team aus Fachleuten mit unterschied-lichen Erfahrungshintergründen repräsentiert worden sei, habe die Einholung von Gutachten entsprechender Spezialisten erforderlich gemacht, folgt der Senat die-ser Ansicht nicht. Unter Berücksichtigung der ihr obliegenden Pflicht, die Prozess-kosten möglichst gering zu halten (vgl. hierzu auch Hüßtege in Thomas/Putzo ZPO, 32. Aufl., § 91 Rdn. 9), war es der Beklagten vielmehr im Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit der Kosten im Rahmen der notwendigen Rechtsverteidigung bzw. -verfolgung i. S. v. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zuzumuten, sich auf den Vortrag ihrer sachverständigen Vertreter zu beschränken. Im Übrigen hat der Senat schon in früheren Entscheidungen der Ansicht widersprochen, einem Privatgutachten komme eine größere Überzeugungskraft zu als dem mündlichen oder schriftsätzli-chen Vortrag der Parteivertreter (vgl. BPatGE 30, 263, 266).- 12 -Der Umstand, dass die von der Beklagten eingeholten Privatgutachten vom BGH in seiner Entscheidung berücksichtigt wurden, rechtfertigt ebenfalls keine Aner-kennung der Notwendigkeit dieser Gutachten i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO, da dies im Rahmen der umfassenden Bewertung des Parteivorbringens erfolgt ist und kei-neswegs als kostenrechtlich relevante Anerkennung der Erstattungsfähigkeit der Gutachterkosten interpretiert werden kann. Im Übrigen ist bei der Prüfung der Notwendigkeit auf eine Betrachtung ex ante abzustellen, so dass es auch unter diesem Gesichtspunkt nicht darauf ankommt, ob diese Privatgutachten, rück-schauend betrachtet, letztlich Einfluss auf den Ausgang des Rechtsstreits hatten oder nicht. Besondere Umstände, die bereits im Zeitpunkt der Beauftragung der Privatgutachter objektiv erkennen ließen, dass allein die Einholung dieser Gut-achtens notwendig sein würde, um auf die spätere Entscheidung des Gerichts den gewünschten Einfluss zu nehmen, sind weder ersichtlich noch dargelegt. Insge-samt liegen damit keine ausreichenden Anhaltspunkte vor, die es rechtfertigen würden, die zurückgewiesenen Kosten für die von der Beklagten in Auftrag gege-benen Privatgutachten abweichend vom Regelfall als notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO anzuerkennen.III.Das Erinnerungsverfahren ist gerichtsgebührenfrei (§ 11 Abs. 4 RPflG). Die Ent-scheidung über die außergerichtlichen Kosten ergibt sich aus § 84 Abs. 2 Satz 2, §§ 97 Abs. 1, 100 Abs. 1 ZPO i. V. m. §§ 91 Abs. 1, 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO ent-sprechend. Der Wert der Beschwer des Erinnerungsverfahrens folgt aus den je-weils mit den Erinnerungen zur Überprüfung gestellten Beträgen.Schramm Dr. Egerer SchellCl

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