Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_602/2023 Urteil vom 26. Januar 2024 I. zivilrechtliche Abteilung Besetzung Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied, Bundesrichterinnen Hohl, May Canellas, Gerichtsschreiber Leemann. Verfahrensbeteiligte A.________ AG, vertreten durch Rechtsanwalt Benno Lindegger, Beschwerdeführerin, gegen B.________ AG, vertreten durch Rechtsanwalt Michael Bader und Rechtsanwältin Victoria Marty, Beschwerdegegnerin. Gegenstand Markenrecht, Beschwerde gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 28. Juni 2023 (HG.2021.33-HGK). Sachverhalt: A. A.a. Die B.________ AG (Klägerin, Beschwerdegegnerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Y.________. Sie bezweckt den Import, Handel und die Fabrikation von ätherischen Ölen, die Produktion von und den Handel mit Naturkosmetika, Aromen und Aromapflegeprodukten, Naturprodukten, Parfum-Ölen und Parfumkompositionen sowie den Import und Export von Waren aller Art. Als Präsident des Verwaltungsrats amtiert C.________. Die A.________ AG (Beklagte, Beschwerdeführerin) ist eine Gesellschaft mit Sitz in U.________. Sie bezweckt die Durchführung von Events aller Art, die Vermietung von Mobiliar, insbesondere von Fahrzeugen, den Handel mit Waren aller Art sowie das Anbieten von IT-Dienstleistungen, den Handel mit Hard- und Software sowie die Informatikberatung und -schulung. Geschäftsführer ist D.________. A.b. C.________ und D.________ pflegen bzw. pflegten eine freundschaftliche Beziehung. Im Spätfrühling resp. Sommer 2020 trafen sich die Klägerin (vertreten durch C.________) und die Beklagte (vertreten durch D.________). Dabei habe die Klägerin der Beklagten die Idee eines Maskensprays zur Parfumierung von Schutzmasken präsentiert. Die Beklagte behauptete ihrerseits, die Idee der Herstellung und des Vertriebs eines solchen Sprays sei gemeinsam entstanden. Laut Klägerin habe sie selbst im August 2020 entschieden, das Zeichen "E.________" für den Spray zu verwenden und ins schweizerische Markenregister eintragen zu lassen. Den entsprechenden Domainnamen hatte sie bereits seit 2015 reserviert. Ihre Absichten habe sie der Beklagten auch im Rahmen eines Treffens am 27. August 2020 mitgeteilt. Anders als die Klägerin behauptete die Beklagte, am 27. August 2020 hätten sich die beiden Parteien aus fünf Vorschlägen für die streitbetroffene Marke "E.________" entschieden. Am (...) 2020 meldete die Beklagte die Marke "E.________" zur Eintragung ins schweizerische Markenregister an. Dies soll für die Klägerin völlig unerwartet gekommen sein, weshalb sie die Beklagte mehrfach damit konfrontiert und darum gebeten habe, die Markenanmeldung rückgängig zu machen resp. diese auf die Klägerin zu übertragen. Anfänglich soll sich die Beklagte zur Übertragung bereit erklärt haben. Anlässlich eines Treffens am 3. Dezember 2020 soll die Beklagte der Klägerin erneut die Übertragung der Marke zugesichert und im Gegenzug Fr. 1'500.-- bis 4'000.-- verlangt haben. Mit Schreiben vom 15. Dezember 2020 forderte die Beklagte Fr. 60'000.--. Mit Rechnung vom 28. Dezember 2020 wurde der Betrag letztlich auf Fr. 114'439.10 erhöht. Am 17. Februar 2021 wurde die Marke "E.________" im Namen der Beklagten im Markenregister eingetragen. B. Mit Klage vom 19. März 2021 beantragte die Klägerin dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen, es sei die Nichtigkeit der am 17. Februar 2021 eingetragenen Marke Nr. xxx "E.________" festzustellen. Am 28. Juni 2023 fand die mündliche Hauptverhandlung statt. Mit Entscheid vom 28. Juni 2023 erklärte das Handelsgericht die am 17. Februar 2021 eingetragene Schweizer Marke Nr. xxx "E.________" für nichtig. Das Handelsgericht verwarf zunächst das Argument der Beklagten, die Parteien hätten eine einfache Gesellschaft gebildet. Es erwog sodann, das treuwidrige Verhalten der Beklagten sowie der fiktive Gebrauch bzw. das Besetzen der Marke in der Absicht, finanzielle Vorteile zu erlangen, sei als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren. Entsprechend sei die Marke "E.________" gestützt auf Art. 52 MSchG als nichtig zu erklären. C. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, es sei der Entscheid des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 28. Juni 2023 aufzuheben und die Klage abzuweisen. Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt. D. Mit Verfügung vom 15. Dezember 2023 erteilte das präsidierende Mitglied der Beschwerde superprovisorisch die aufschiebenden Wirkung. Mit Verfügung vom 15. Januar 2024 wurde der Beschwerde aufschiebende Wirkung erteilt. Erwägungen: 1. Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG; BGE 148 IV 155 E. 1.1; 145 I 121 E. 1; 143 III 140 E. 1). 1.1. Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72 BGG) und richtet sich gegen den Endentscheid (Art. 90 BGG) des Handelsgerichts, das in Anwendung von Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO als einzige kantonale Instanz entschieden hat (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen unterlegen (Art. 76 Abs. 1 BGG), ein Streitwert ist nicht verlangt (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG) und die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 BGG). Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) einzutreten. 1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht der beschwerdeführenden Partei (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 140 III 115 E. 2; 137 III 580 E. 1.3; 135 III 397 E. 1.4). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Macht die beschwerdeführende Partei beispielsweise eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) geltend, genügt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich; sie hat vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist (BGE 141 III 564 E. 4.1; 140 III 16 E. 2.1, 167 E. 2.1; je mit Hinweisen). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbstständige Begründungen, so muss sich die Beschwerde zudem mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten (BGE 142 III 364 E. 2.4 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 143 IV 40 E. 3.4). Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 140 III 86 E. 2, 115 E. 2). Die Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (BGE 143 II 283 E. 1.2.3; 140 III 115 E. 2). 1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht; zudem muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 145 V 188 E. 2; 140 III 115 E. 2; 135 III 397 E. 1.5). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG). Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt ebenfalls das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (BGE 140 III 264 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (BGE 140 III 86 E. 2). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (BGE 140 III 16 E. 1.3.1). 2. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe zu Unrecht wegen fehlender Gebrauchsabsicht eine rechtsmissbräuchliche Markenhinterlegung bejaht und damit Art. 5, Art. 11 Abs. 3 und Art. 12 MSchG sowie Art. 8 ZGB verletzt. Die Erwägung, wonach die Parteien keine einfache Gesellschaft gebildet haben, ficht die Beschwerdeführerin hingegen ausdrücklich nicht mehr an. 2.1. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann für registrierte Marken kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern in der Absicht, die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern, den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken zu vergrössern (BGE 127 III 160 E. 1a mit Hinweis) oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen. Das Fehlen einer Gebrauchsabsicht hat die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zur Folge (BGE 127 III 160 E. 1a; Urteile 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E. 3.1; 4A_181/2019 vom 27. August 2019 E. 2.1; 4A_234/2018 vom 28. November 2018 E. 2.1). Die Unzulässigkeit solcher ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich eingetragener Marken stellt neben der Nichtaufnahme des Gebrauchs (Art. 12 Abs. 1 MSchG) einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts dar, und der jeweilige Inhaber der Marke kann sich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen (Urteile 4A_227/2022, a.a.O., E. 3.1; 4A_181/2019, a.a.O., E. 2.1; 4A_234/2018, a.a.O., E. 2.1). Ausgehend von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 ZGB), trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf diesen Nichtigkeitsgrund beruft (vgl. BGE 127 III 160 E. 1a). Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der fehlenden Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies innere Tatsache handelt, die kaum positiv bewiesen werden kann. Es ist daher anzunehmen, dass im Rahmen der Mitwirkungspflicht von der Gegenseite verlangt werden darf, dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamtwürdigung genügen (Urteile 4A_227/2022, a.a.O., E. 3.1; 4A_181/2019, a.a.O., E. 2.1; 4A_234/2018, a.a.O., E. 2.1). 2.2. Die Beschwerdeführerin vermag nicht aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz diese Grundsätze verletzt hätte, indem sie erwog, die Marke "E.________" sei nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden, sondern in der Absicht, von der Beschwerdegegnerin finanzielle Vorteile zu erlangen, weshalb sie nach Art. 52 MSchG als nichtig zu erklären sei. Die Vorinstanz ging aufgrund der Korrespondenz zwischen den Parteien davon aus, dass die Beschwerdeführerin darum wusste, dass die Beschwerdegegnerin die Marke hinterlegen wollte. Nach erfolgter Eintragung habe sie von der Beschwerdegegnerin Ende 2020 sukzessiv erhöhte Geldbeträge für die Übertragung der Marke verlangt. Inwiefern sie die Marke "E.________" selber hätte gebrauchen wollen, legte die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren nicht dar. Die Vorinstanz hat angesichts der festgestellten Indizien bundesrechtskonform erwogen, die Markeneintragung sei ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich erfolgt. Dabei hat sie hinreichend begründet, weshalb sie von einer missbräuchlichen Hinterlegung ausging, womit sich der in der Beschwerde erhobene Vorwurf der Verletzung der Begründungspflicht (Art. 29 Abs. 2 BV) als unbegründet erweist. Ins Leere zielt auch der Einwand, die Vorinstanz habe ihr zu Unrecht die qualifizierte Bestreitungslast auferlegt und damit Art. 8 ZGB verletzt. Vielmehr durfte von der Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht verlangt werden, dass sie die Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, weshalb die erfolgte Hinterlegung trotz der von der Beschwerdegegnerin dargelegten Ungereimtheiten Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildete. Dies tat sie jedoch nicht. Die Beschwerdeführerin bestätigt im Übrigen vor Bundesgericht selber, die streitbetroffene Marke nie zum eigenen Gebrauch hinterlegt zu haben, sondern einzig mit der Absicht, diese auf die Beschwerdegegnerin zu übertragen. Die Vorinstanz hat darin zu Recht keinen legitimen stellvertretenden Gebrauch im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG erblickt, der eine missbräuchliche Eintragung ausschliessen würde. Der Einwand der Verletzung der Begründungspflicht bzw. des rechtlichen Gehörs zielt ebenso ins Leere wie derjenige der aktenwidrigen, offensichtlich unrichtigen bzw. willkürlichen Sachverhaltsfeststellung. Inwiefern der ins Feld geführte Umstand, dass die Beschwerdeführerin erst knapp drei Monate nach der Hinterlegung erstmals eine Entschädigung für die Markenübertragung forderte, zur Zulässigkeit der erfolgten Markeneintragung führen soll, leuchtet nicht ein. Indem die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht unter Hinweis auf verschiedene Aktenstücke des kantonalen Verfahrens ihre eigene Sicht zu ihren Beweggründen wie auch zu den Hintergründen der geforderten Entschädigungen unterbreitet und gestützt darauf bestreitet, mit der Markenhinterlegung einzig finanzielle Interessen verfolgt zu haben, verfehlt sie die gesetzlichen Begründungsanforderungen an hinreichende Sachverhaltsrügen. Der pauschal erhobene Vorwurf der Verletzung der Begründungspflicht (Art. 29 Abs. 2 BV), der aktenwidrigen bzw. willkürlichen Sachverhaltsfeststellung sowie der einseitigen Beweiswürdigung zielt auch in diesem Zusammenhang ins Leere. 2.3. Insgesamt ist der Vorinstanz keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, indem sie angesichts der von ihr festgestellten Indizien erwog, die Hinterlegung der Marke "E.________" sei ohne Gebrauchsabsicht und damit missbräuchlich erfolgt, weshalb sie gestützt auf Art. 52 MSchG als nichtig zu erklären sei. 3. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1 BGG). Der Beschwerdegegnerin, die sich nur zum Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung zu äussern hatte, ist für das bundesgerichtliche Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 68 Abs. 2 BGG). Demnach erkennt das Bundesgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 2. Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. 3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 800.-- zu entschädigen. 4. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen und dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) schriftlich mitgeteilt. Lausanne, 26. Januar 2024 Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts Das präsidierende Mitglied: Kiss Der Gerichtsschreiber: Leemann
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