Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.98/2004 /lma Urteil vom 6. Oktober 2004 I. Zivilabteilung Besetzung Bundesrichter Corboz, Präsident, Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Nyffeler, Gerichtsschreiber Arroyo. Parteien A.________ AG, Beklagte und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Teddy S. Stojan, gegen B.________ GmbH, Klägerin und Berufungsbeklagte, vertreten durch Herrn Dr. Patrick Troller und Herrn Dr. Gallus Joller, Rechtsanwälte. Gegenstand Patentrecht; entgangener Gewinn, Berufung gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 8. Dezember 2003. Sachverhalt: A. Die B.________ GmbH (Klägerin) ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das im Juli 1995 je zur Hälfte von der C.________ AG und der D.________ AG als Joint Venture gegründet wurde. Ihre Geschäftstätigkeit besteht in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Textilfarbstoffen. Im Oktober 2000 brachte ausserdem die E.________ AG ihr Textilfarbstoffgeschäft in die Klägerin ein und ist seither an ihr beteiligt. Die Klägerin ist unter anderem Inhaberin der europäischen Patente 0 032 187 und 0 073 481. Das in EP 0 032 187 beanspruchte 2,7-Naphtalindisulfonsäure-Derivat ist Hauptbestandteil des von der Klägerin vertriebenen Farbstoffs H.________ rot; das in EP 0 073 481 beschriebene Benzolsulfonsäure-Derivat ist Hauptbestandteil des von der Klägerin vertriebenen Farbstoffs H.________ goldgelb. Die A.________ AG (Beklagte) ist zu 100 % eine Tochter der F.________, einer Gesellschaft der G.________-Gruppe. Die Beklagte wurde 1971 gegründet und hat ihren Sitz in X.________. Sie verfügt über keine eigene Farbstoffproduktion, sondern formiert in ihrem Betrieb in Y.________ die gekauften Farbstoffe, das heisst sie überführt sie in Handelsformen, indem sie z.B. Hilfsstoffe beimischt. In ihrem Betrieb in Y.________, wo sie Farbstoffe veredelt, unterhält sie Hochregal-Lager und exportiert von dort ca. 93 % der Produktion ins Ausland. Die Beklagte produzierte in den Jahren 1994 bis 1999 in ihrem Werk in Y.________ die Farbstoffe I.________ rot, I.________ gelb und I.________ schwarz. Sie anerkennt, dass der Farbstoff I.________ gelb (in Pulverform und in flüssiger Form) das Patent EP 0 032 187 und der Farbstoff I.________ rot (in Pulverform und in flüssiger Form) das Klagepatent EP 0 073 481 verletzt. Sie anerkennt ferner, dass in ihrem Farbstoff I.________ schwarz bis zur Produktionsumstellung ein Anteil von etwa 22 % des Farbstoffs I.________ gelb enthalten war. B. Nach einem vorsorglichen Massnahmeverfahren stellte die Klägerin beim Handelsgericht St. Gallen am 11. September 2001 die Rechtsbegehren, die Beklagte sei zu verpflichten, ihr DM 1'540'902.-- nebst 5 % Zins seit 1. Januar 1997 als Schadenersatz aus entgangenem Gewinn und DM 81'719.08 sowie Fr. 5'147.-- je nebst 5 % Zins seit 11. September 2001 als Ersatz ihrer Aufwendung zur Schadensbeseitigung und -abwehr zu bezahlen. Ausserdem verlangte sie die Bezahlung von DM 11.27 pro kg nebst 5 % Zins seit 1. Januar 1997 für die 136'726 kg übersteigende, von der Beklagten in der Zeit von 1994 bis 27. November 2000 umgesetzte Menge patentverletzender Farbstoffe. Das Handelsgericht des Kantons St. Gallen verpflichtete die Beklagte mit Entscheid vom 8. Dezember 2003, der Klägerin EUR 694'220.45 nebst Zins zu 5 % seit 1. Januar 1997 sowie EUR 41'782.30 und Fr. 5'147, je nebst Zins zu 5 % seit 11. September 2001 zu bezahlen. Im Mehrbetrag wies es die Klage ab. Das Gericht kam zum Schluss, die Beklagte habe mit den patentverletzenden Farbstoffen einen Umsatz von mindestens 145'826 kg getätigt, wozu noch weitere Umsätze von ca. 28'248 kg zu rechnen seien; die Farben der Klägerin könnten von den Kunden nicht ohne weiteres durch Produkte substituiert werden, welche die Klagpatente nicht verletzten; deshalb hätte die Klägerin ohne patentverletzende Verkäufe der Beklagten entsprechend mehr eigene Produkte absetzen können. Das Handelsgericht hielt deshalb den Schaden für erwiesen, der in adäquat kausaler Weise auf die Patentverletzungen zurückzuführen sei. Bei einer Marge der Klägerin von DM 7.80 oder Fr. 6.50 pro kg ergab sich ein entgangener Gewinn von Fr. 1'131'481 oder DM 1'357'777 bzw. EUR 694'220.45. C. Mit eidgenössischer Berufung vom 25. Februar 2004 stellt die Beklagte die Anträge, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Klage sei abzuweisen, soweit sie den Betrag von Fr. 6'260.-- zuzüglich Zins zu 5 % seit 1. Januar 1997 sowie EUR 41'782.30 und Fr. 5'147.-- je zuzüglich Zins zu 5 % seit 11. September 2001 übersteigt; eventualiter sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts und zur Neuentscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte stellt den Ersatz für die Kosten der Schadensbeseitigung und -abwehr nicht mehr in Frage. Die Klägerin schliesst in der Antwort auf Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten sei. D. Das Kassationsgericht des Kantons St. Gallen schützte die Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten mit Entscheid vom 22. Juni 2004 teilweise und änderte die Kostenverteilung; im Übrigen wurde die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 1. Mit Berufung kann geltend gemacht werden, der angefochtene Entscheid beruhe auf Verletzung des Bundesrechts. Wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger ist die staatsrechtliche Beschwerde vorbehalten (Art. 43 Abs. 1 OG). Das Bundesrecht ist durch Feststellungen über tatsächliche Verhältnisse nicht verletzt, es wäre denn, dass sie unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen sind (Art. 43 Abs. 3 OG). Das Bundesgericht ist daher an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn sie nicht offensichtlich auf Versehen beruhen, unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen (Art. 63 Abs. 2 OG) oder im Hinblick auf den Tatbestand einer anwendbaren Sachnorm ergänzungsbedürftig sind (Art. 64 OG). Werden solche Ausnahmen geltend gemacht, so hat die Partei, die den Sachverhalt berichtigt oder ergänzt wissen will, darüber genaue Angaben mit Aktenhinweisen zu machen. Eine Ergänzung setzt zudem voraus, dass entsprechende Sachbehauptungen bereits im kantonalen Verfahren prozesskonform aufgestellt, von der Vorinstanz aber zu Unrecht für unerheblich gehalten oder übersehen worden sind, was wiederum näher anzugeben ist; andernfalls gelten die Vorbringen als neu und damit als unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. c und d OG; BGE 130 III 102 E. 2.2, mit Hinweisen). Blosse Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung ist im Berufungsverfahren unzulässig (BGE 127 III 73 E. 6a). 1.1 Die Feststellungen über Bestand und Umfang des Schadens sind Tatfragen, die der Überprüfung des Bundesgerichts im Berufungsverfahren entzogen sind; als Rechtsfragen werden allein geprüft, ob das kantonale Sachgericht einen zutreffenden Rechtsbegriff des Schadens verwendet und den Schaden nach zutreffenden Rechtsgrundsätzen berechnet hat (BGE 128 III 22 E. 2e; 127 III 73 E. 3c, mit Verweisen). Tatfrage ist auch die (natürliche) Kausalität (BGE 128 III 174 E. 2b S. 177, mit Hinweisen); das Bundesgericht ist insofern an die Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn diese nicht ausschliesslich auf der Lebenserfahrung beruhen, sondern aus Schlussfolgerungen aus konkreten Anhaltspunkten bestehen (BGE 127 III 453 E. 5d S. 456, mit Hinweisen). Solche Schlussfolgerungen bleiben als Ergebnis der Beweiswürdigung auch dann der Überprüfung im Berufungsverfahren entzogen, wenn sie teilweise auf der allgemeinen Lebenserfahrung beruhen (BGE 126 III 10 E. 2b S. 12, mit Hinweis). 1.2 Die Beklagte bestreitet in Bezug auf die angefochtene Schadensberechnung noch zwei Zahlen, nämlich die Menge (in Kilogramm) der Farbstoffe, welche die Klägerin ohne Verletzung der Klagpatente hätte verkaufen können sowie die Netto-Marge (Gewinn pro Kilogramm), welche die Klägerin durch die ihr entgangene Absatzmenge erzielt hätte. Sie rügt in dieser Hinsicht, der entgangene Gewinn der Klägerin sei bundesrechtswidrig berechnet worden, indem die Vermutung bezüglich entgangener Absatzmenge unrichtig angewendet worden und die entgangene Absatzmenge falsch berechnet worden sei; ausserdem seien Erfahrungssätze unrichtig angewendet und die Marge der Klägerin falsch berechnet worden. Schliesslich rügt die Beklagte eine Verletzung von Art. 8 ZGB. Sie beanstandet dabei im Grundsatz nicht als bundesrechtswidrig, dass die Vorinstanz von der Vermutung ausgegangen ist, wonach die Abnehmer der umstrittenen Farbstoffe die Produkte der Klägerin gekauft hätten, wenn ihnen die Beklagte nicht ihre patentverletzenden Farbstoffe angeboten hätte (BGE 63 II 277 E. 3 S. 281). Die Vorinstanz hat dementsprechend die beweismässig ermittelte Menge der patentverletzenden Farbstoffe, welche die Beklagte abgesetzt hat, mit der Gewinnmarge multipliziert, welche die Klägerin erzielt hätte, wenn sie ihrerseits die patentierten Produkte in gleicher Menge hätte verkaufen können. Die Beklagte hält zwar diese Vorgehensweise ausdrücklich für richtig, bestreitet jedoch, dass die Vorinstanz tatsächlich den Schaden in dieser Weise ermittelt habe. Sie wendet sich mit ihren Vorbringen weitgehend ausschliesslich gegen die Beweiswürdigung der Vorinstanz. 1.3 Die Beklagte stellt zunächst die Feststellung der von der Klägerin erzielten Verkaufspreise in Frage; sie behauptet, die Vorinstanz habe der Berechnung nicht die Verkaufspreise der Klägerin, sondern diejenigen der Beklagten zugrunde gelegt und sei deshalb von einer zu hohen Marge ausgegangen. Soweit die Beklagte damit vorbringen will, die Vorinstanz habe bundesrechtswidrig angenommen, die Gewinnmarge der Klägerin berechne sich aufgrund der Verkaufspreise der Beklagten statt derjenigen der Klägerin, kann ihr nicht gefolgt werden. Die Vorinstanz hat vielmehr, wie sich aus den Erwägungen im angefochtenen Urteil ergibt, die Verkaufspreise der Beklagten mit denjenigen der Klägerin gleichgesetzt bzw. beweismässig geschlossen, die Verkaufspreise der Beklagten für ihre patentverletzenden Produkte seien mindestens nicht höher als diejenigen der Klägerin für ihre patentgeschützten Farbstoffe. Die Beklagte macht denn auch nicht geltend, ihre eigenen Verkaufspreise seien höher als diejenigen der Klägerin oder sie habe entsprechende Behauptungen im kantonalen Verfahren zum Beweis verstellt. Nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil bestehen keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte ihre patentverletzenden Produkte zu einem höheren Preis verkaufen würde als die Klägerin ihre patentgeschützten Stoffe. Die Vorinstanz hat daher die Marge, welche die Klägerin durch den Verkauf ihrer eigenen Produkte hätte erzielen können, jedenfalls nicht zu Lasten der Beklagten zu hoch, sondern allenfalls zu Gunsten der Beklagten zu niedrig berechnet. Inwiefern die Beklagte bei dieser Sachlage ein schützenswertes Interesse daran haben könnte, statt ihrer Verkaufspreise für nicht patentgeschützte bzw. patentverletzende Produkte die tatsächlichen Verkaufspreise der Klägerin in die Berechnung des entgangenen Gewinnes einzubeziehen, wird in der Berufung nicht dargelegt; ein solches Interesse ist auch nicht ersichtlich. 1.4 Die Beklagte beanstandet sodann, die Vorinstanz habe die Menge unrichtig festgestellt, welche die Klägerin hätte absetzen können, wenn die Beklagte keine patentverletzenden Produkte verkauft hätte. Dabei hält sie zu Unrecht dafür, dass die Vorinstanz allgemein gültige Erfahrungssätze aufgestellt oder im Gegenteil allgemeine Erfahrungssätze zu Unrecht nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt habe, die im Berufungsverfahren überprüft werden könnten. Die Vorinstanz hat aufgrund der konkreten tatsächlichen Umstände angenommen, dass die Klägerin eine entsprechende Menge ihrer eigenen patentgeschützten Produkte hätte absetzen können, wenn die Beklagte ihre patentverletzenden Farbstoffe nicht auf den Markt gebracht hätte. Dass die Vorinstanz dabei auch auf allgemeine Lebenserfahrung zurückgegriffen hat, ändert nichts daran, dass sie ihren Schluss in Würdigung der konkreten Umstände und damit in Beweiswürdigung getroffen hat (oben E. 1.1). Die Beklagte selbst bestätigt dies im Ergebnis. Denn sie legt dar, dass sie mit ihren Vorbringen vor der Vorinstanz bezweckt habe, die allgemeine Lebenserfahrung auf die besonderen Umstände des vorliegenden Falles anwenden zu können. Sie führt namentlich aus, dass nur wenige ihrer Kunden in dem Sinne unflexibel seien, dass sie sämtliche Eigenschaften der patentgeschützten Farben wünschten; im Regelfall genügten der Mehrzahl der Kunden die von der Beklagten auch ohne Patentverletzung angebotenen Eigenschaften der Ware. Die Beklagte bringt vor, sie habe den Beweis dafür erbracht, dass sie nach Bekanntwerden der Patentverletzung ihre Rezepturen so abgeändert habe, dass die Färber dieselben Resultate auch ohne Verwendung der patentverletzenden Farbstoffe erzielten. Sie stellt damit keinerlei allgemeine Erfahrungssätze in Frage, sondern widerspricht der konkreten Feststellung der Vorinstanz über die fehlende Substituierbarkeit der patentierten Farbstoffe. Im Übrigen vermisst die Beklagte eine angeblich fehlende Unterscheidung der Vorinstanz in Bezug auf Lieferungen in Patentländer einerseits und patentfreie Länder anderseits; sie hält daran fest, dass sie ihre Abläufe auch anders hätte organisieren können, um einen Grossteil ihrer Lieferungen in patentfreie Länder auszuführen; ausserdem will sie den Nachweis erbracht haben, dass sie selbst - jedenfalls bei Kompensationsgeschäften - die Farbstoffe zum Teil vorgebe; schliesslich führt sie als eindeutigen Fall an, dass sie ihren Kunden nach Bekanntwerden der Patentverletzung den gleichwertigen Farbstoff ohne I.________ schwarz ausgeliefert habe. Mit all diesen Vorbringen beanstandet die Beklagte ausschliesslich die Beweiswürdigung der Vorinstanz. Eine Bundesrechtsverletzung macht sie nicht geltend, weshalb sie damit nicht zu hören ist. 1.5 Die Beklagte rügt weiter eine Verletzung von Art. 8 ZGB und damit eine Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften im Sinne von Art. 43 Abs. 2 und 63 Abs. 2 OG. Sie verkennt jedoch die Tragweite von Art. 8 ZGB. Diese Bestimmung regelt für den gesamten Bereich des Bundesprivatrechts die Folgen der Beweislosigkeit und gibt der beweisbelasteten Partei den Anspruch darauf, mit prozesskonform beantragten, erheblichen Beweismitteln zugelassen zu werden. Die Bestimmung regelt jedoch nicht die Beweiswürdigung. Die Schlüsse, die das kantonale Gericht in tatsächlicher Hinsicht aus Beweisen und konkreten Umständen zieht, sind im Berufungsverfahren nicht überprüfbar (BGE 122 III 219 E. 3c, mit Hinweisen). Der in Würdigung der konkreten Umstände gezogene Schluss der Vorinstanz über die Höhe des entgangenen Gewinnes der Klägerin kann auch nicht unter Berufung auf Art. 8 ZGB beanstandet werden. Diese Bestimmung ist vielmehr gegenstandslos, nachdem die Vorinstanz in Würdigung der Beweise einen Schaden in bestimmter Höhe festgestellt hat. 2. Die Beklagte rügt eine Verletzung von Art. 73 PatG bzw. Art. 41 ff. OR. Sie stellt zwar die Vermutung nicht in Frage, dass der durch den Verkauf patentverletzender Produkte erzielte Gewinn bei fehlender Substituierbarkeit regelmässig dem Schaden entspricht, den der Patentinhaber erlitten hat (BGE 63 II 277 E. 3 S. 280 f.). Sie hält jedoch an ihrer Ansicht fest, die Klägerin habe nicht dargetan, dass sie ihre patentgeschützten Farbstoffe in Höhe der von der Beklagten verkauften Menge hätte absetzen können und dass sie dabei die von der Vorinstanz festgestellte Marge pro Kilogramm erzielt hätte. Die Beklagte beruft sich dabei zu Unrecht auf BGE 97 II 169. Danach sind zwar die Ansprüche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe klar auseinander zu halten und nach besonderen Gesichtspunkten zu beurteilen. Die Rechtsbehelfe bestehen selbständig und schliessen sich gegenseitig aus. Der Berechtigte darf nur entweder Deckung seines Schadens oder die Herausgabe des Gewinnes, aber nicht beides zusammen verlangen. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass der vom Verletzer erzielte Gewinn als Anhaltspunkt für die Berechnung des dem Patentinhaber entgangenen Gewinnes dienen kann. Wenn die Klägerin dartut, dass die von der Beklagten abgewickelten Geschäfte mit patentverletzenden Produkten ohne Patentverletzung ihr zugefallen wären und sie einen mindestens gleich grossen Gewinn erzielt hätte, so bildet der erzielte Gewinn der Verletzerin mit patentverletzenden Produkten nach der Rechtsprechung durchaus einen Anhaltspunkt für den der Patentinhaberin entgangenen Gewinn (BGE 97 II 169 E. 3a/b S. 178). Dies hat die Vorinstanz im vorliegenden Fall in Würdigung der konkreten Umstände und damit in Beweiswürdigung geschlossen. Sie hat Art. 73 PatG zutreffend ausgelegt. 3. Die Berufung ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Diesem Verfahrensausgang entsprechend hat die Beklagte die Gerichtsgebühr zu bezahlen (Art. 156 Abs. 1 OG). Sie hat überdies der anwaltlich vertretenen Klägerin die Parteikosten für das vorliegende Berufungsverfahren zu ersetzen (Art. 159 Abs. 2 OG). Gerichtsgebühr und Parteientschädigung bemessen sich grundsätzlich nach dem Streitwert. Demnach erkennt das Bundesgericht: 1. Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 12'000.-- wird der Beklagten auferlegt. 3. Die Beklagte hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr.14'000.-- zu entschädigen. 4. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt. Lausanne, 6. Oktober 2004 Im Namen der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: