4 Ni 5/22 (EP) - 4. Senat (Nichtigkeit)

ECLI:DE:BPatG:2022:080422U4Ni5.22EP.0
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
4 Ni 5/22 (EP)
(Aktenzeichen)
URTEIL
Verkündet am
8. April 2022
…
In der Patentnichtigkeitssache
…
- 2 -
betreffend das europäische Patent EP 2 454 894
(DE 50 2010 014 622)
hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 8. April 2022 durch die Vorsitzende Richterin Grote-
Bittner sowie die Richter Dipl.-Ing. Altvater, Dipl.-Ing. Matter, Dr. Meiser und Dipl.-
Phys. Univ. Dr. Haupt
für Recht erkannt:
I. Das europäische Patent 2 454 894 wird mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig
erklärt.
II. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
III. Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in
Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages
vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u. a. mit Wirkung für die
Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 454 894, das auf die
PCT-Anmeldung PCT/EP2010/060370 (offengelegt als WO 2011/007010 A1)
zurückgeht, am 16. Juli 2010 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen
Patentanmeldung 102009027816 vom 17. Juli 2009 angemeldet und dessen
Erteilung am 31. Januar 2018 veröffentlicht worden ist. Im Patentregister des
- 3 -
Deutschen Patent- und Markenamts wird das Streitpatent mit der Bezeichnung
„System und Verfahren zur Übertragung von Daten zwischen Kommunikations-
endgeräten“ unter dem Aktenzeichen 50 2010 014 622 geführt.
Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung 14 Ansprüche mit dem
unabhängigen Anspruch 1, den auf diesen rückbezogenen abhängigen Ansprüchen
2 bis 13 sowie dem nebengeordneten Anspruch 14.
Die Klägerin greift das Streitpatent in vollem Umfang – und im Weiteren alle von der
Beklagten mit Hauptantrag und Hilfsanträgen verteidigten, geänderten Fassungen
– an und macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit wegen
fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit und zudem erstmals in der
mündlichen Verhandlung vom 8. April 2022 den Nichtigkeitsgrund mangelnder
Ausführbarkeit geltend.
Die Beklagte verteidigt das Streitpatent zuletzt in geänderter Fassung nach in der
mündlichen Verhandlung am 8. April 2022 eingereichtem Hauptantrag sowie den
Hilfsanträgen 1 und 2 vom selben Tag.
Der geänderte Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet mit hinzugefügter
Merkmalsgliederung wie folgt (Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch sind
durch Streichungen gekennzeichnet):
1 System zur Übertragung von Daten zwischen mindestens zwei
Kommunikationsendgeräten (10, 20), mit
1.1 a) mindestens einem ersten Kommunikationsendgerät (10)
und mindestens einem zweiten Kommunikationsendgerät (20),
wobei mindestens ein Kommunikationsendgerät (10, 20) als mobiles
Gerät, insbesondere Handgerät, ausgebildet ist,
1.2 b) einer mit allen Kommunikationsendgeräten (10, 20) über ein
Datennetzwerk (100) koppelbaren Vermittlungseinheit (30),
- 4 -
1.3 c) einem Mittel (40) zur Berechnung und / oder Auswertung der
räumlichen Distanz der Kommunikationsendgeräte (10, 20),
1.4 d) einem Mittel (50) zur Bestimmung und / oder Auswertung von
zeitlichen Abständen von Kommunikationsanfragen (200, 201, 202,
203) an die Vermittlungseinheit (30),
1.4.1 um eine Datenübertragung zwischen den mindestens zwei
Kommunikationsendgeräten (10, 20) einzuleiten,
1.5 wobei ein der Vermittlungseinheit (30) zugeordnetes Verbindungsmittel
(60), in Abhängigkeit von vorgebbaren Schwellenwerten der räumlichen
Distanz der mindestens zwei Kommunikationsendgeräte (10, 20) und
des zeitlichen Abstands zwischen den Kommunikationsanfragen (200,
201, 202, 203) die Datenübertragung steuert, und
1.6 e) wobei die Kommunikationsanfrage an mindestens einem
Kommunikationsendgerät (10, 20) durch Betätigen mindestens einer
Taste an mindestens einem Kommunikationsendgerät (10, 20), eine
Bewegung des mindestens einen Kommunikationsendgerätes im
Raum, ein akustisches Signal, eine Spracheingabe und / oder
Berühren des berührungssensitiven Bildschirms auslösbar ist
1.6.1 und eine entsprechende Kodierung in der Kommunikationsanfrage
(200, 201, 202, 203) und / oder dem Anfragedatensatz (70) gespeichert
wird.
Der nebengeordnete Patentanspruch 14 gemäß Hauptantrag lautet unter
Hinzufügen einer Gliederung (Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch sind
durch Streichungen gekennzeichnet):
14.1 Verfahren zur Übertragung von Daten zwischen
14.1.1 mindestens einem ersten Kommunikationsendgerät (10)
14.1.2 und einem zweiten Kommunikationsendgerät (20),
14.1.3 wobei a) mindestens ein Kommunikationsendgerät (10, 20) als mobiles
Gerät, insbesondere Handgerät, ausgebildet ist,
- 5 -
14.2 wobei b) Daten über ein Datennetzwerk (100) zwischen den
Kommunikationsendgeräten (10, 20) und einer damit koppelbaren
Vermittlungseinheit (30) austauschbar sind,
14.3 wobei c) ein Mittel (40) die räumliche Distanz zwischen den mindestens
zwei Kommunikationsendgeräten (10, 20) berechnet und / oder
auswertet,
14.4 d) ein Mittel (50) die zeitlichen Abstände von Kommunikationsanfragen
(200, 201, 202, 203) an die Vermittlungseinheit (30) bestimmt
und / oder auswertet,
14.4.1 e) in Abhängigkeit von der räumlichen Distanz und den zeitlichen
Abständen eine Datenübertragung zwischen den mindestens zwei
Kommunikationsendgeräten (10, 20) eingeleitet wird,
14.5 wobei ein Verbindungsmittel (60), in Abhängigkeit von vorgebbaren
Schwellenwerten der räumlichen Distanz der mindestens zwei
Kommunikationsendgeräte (10, 20) und dem zeitliche [sic!] Abstand der
Kommunikationsanfragen (200, 201, 202, 203) die Datenübertragung
steuert,
14.6 f) wobei die Kommunikationsanfrage an mindestens einem
Kommunikationsendgerät (10, 20) durch Betätigen mindestens einer
Taste an mindestens einem Kommunikationsendgerät (10, 20), eine
Bewegung des mindestens einen Kommunikationsendgerätes (10, 20)
im Raum, ein akustisches Signal, eine Spracheingabe und / oder
Berühren des berührungssensitiven Bildschirms auslösbar ist
14.6.1 und eine entsprechende Kodierung in der Kommunikationsanfrage
(200, 201, 202, 203) und / oder dem Anfragedatensatz (70) gespeichert
wird.
Wegen der – gegenüber der erteilten Fassung nicht geänderten – Unteransprüche
2 bis 13 nach Hauptantrag wird auf die Anlage zum Protokoll der mündlichen
Verhandlung vom 8. April 2022 verwiesen.
- 6 -
Nach Hilfsantrag 1 ist der Unteranspruch 6 gestrichen und die Nummerierung der
nachfolgenden Ansprüche entsprechend angepasst. Am Ende des unabhängigen
Anspruchs 1 sowie des nebengeordneten Anspruchs 13 kommen jeweils folgende
Merkmale des erteilten Unteranspruchs 6 hinzu:
1.7H1 f)
bzw.
13.7 g)
wobei vor der Signalisierung der Kommunikationsanfrage (200, 201,
202, 203) ein zu sendender Nutzdatensatz (90) auswählbar ist,
insbesondere wobei der Nutzdatensatz (90) aus einer vordefinierten
Menge von Nutzdatensätzen (90) automatisch anhand spezifischer
Merkmale der Signalisierung der Kommunikationsanfrage (200, 201,
202, 203), insbesondere der Kodierung des Anfragedatensatzes (70),
auswählbar ist.
Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 enthält gegenüber dem Anspruch nach
Hauptantrag die folgenden (durch Unterstreichung gekennzeichneten) zusätzlichen
Merkmale und Änderungen:
1 - 1.2.
1.2.1H2
(...)
wobei die Vermittlungseinheit (30) datentechnisch mit einem
Datenaustauschknoten (31) gekoppelt ist,
1.2.2H2 c) wobei ein Nutzdatensatz (90) von dem mindestens einen ersten
Kommunikationsendgerät (10) auf den Datenaustauschknoten (31)
übertragen wird,
1.2.3H2 d) wobei das mindestens eine erste Kommunikationsendgerät eine
erste Kommunikationsanfrage (201) an die Vermittlungseinheit
übermittelt, womit Ort, Zeit und die Nutzdatenadresse (91) des
Nutzdatensatzes (90) ermittelt und übertragen werden,
1.2.4H2 e) wobei anschließend von dem mindestens einen zweiten
Kommunikationsendgerät (20) eine zweite Kommunikationsanfrage
(202) an die Vermittlungseinheit (30) übermittelt wird, die anzeigt, dass
das zweite Kommunikationsendgerät (20) empfangsbereit gemacht
- 7 -
wird, womit Ort und Zeit der Kommunikationsanfrage (202) ermittelt und
übertragen werden,
1.3H2 f) wobei die Vermittlungseinheit (30) ein Mittel (40) zur Berechnung
und/oder Auswertung der räumlichen Distanz der
Kommunikationsendgeräte (10, 20) und
1.4H2 g) ein Mittel (50) zur Bestimmung und / oder Auswertung von zeitlichen
Abständen der Kommunikationsanfragen (200, 201, 202, 203) an die
Vermittlungseinheit (30) aufweist,
1.4.1 um eine Datenübertragung zwischen den mindestens zwei
Kommunikationsendgeräten (10, 20) einzuleiten,
1.5 h) wobei (...)
1.5.1H2 indem es mit dem Mittel (40) zur Berechnung und / oder Auswertung
der räumlichen Distanz der Kommunikationsendgeräte und mit dem
Mittel (50) zur Bestimmung und / oder Auswertung von zeitlichen
Abständen der Kommunikationsanfragen (200, 201, 202, 203)
registriert, dass die notwendigen Bedingungen für die
Datenübertragung erfüllt sind,
1.5.2H2 i) so dass der Nutzdatensatz (90) vom Datenaustauschknoten (31) zu
dem mindestens einen zweiten Kommunikationsendgerät (20)
übertragbar ist, und
1.6 –
1.6.1.
j) (...)
Der Patentanspruch 14 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom
nebengeordneten Patentanspruch nach Hauptantrag durch die folgenden
zusätzlichen Merkmale und Änderungen (durch Unterstreichung hervorgehoben):
14.1.-
14.1.3
14.2H2
(...)
wobei b) Daten über ein Datennetzwerk (100) zwischen den
Kommunikationsendgeräten (10, 20) und einer damit koppelbaren
Vermittlungseinheit (30) und einem mit der Vermittlungseinheit (30)
- 8 -
datentechnisch gekoppelten Datenaustauschknoten (31) austauschbar
sind,
14.2.1H2 c) wobei ein Nutzdatensatz (90) von dem mindestens einen ersten
Kommunikationsendgerät (10) auf den Datenaustauschknoten (31)
übertragen wird,
14.2.2H2 d) wobei das mindestens eine erste Kommunikationsendgerät eine
erste Kommunikationsanfrage (201) an die Vermittlungseinheit
übermittelt, womit Ort, Zeit und die Nutzdatenadresse (91) des
Nutzdatensatzes (90) ermittelt und übertragen werden,
14.2.3H2 e) wobei anschließend von dem mindestens einen zweiten
Kommunikationsendgerät (20) eine zweite Kommunikationsanfrage
(202) an die Vermittlungseinheit (30) übermittelt wird, die anzeigt, dass
das zweite Kommunikationsendgerät (20) empfangsbereit gemacht
wird, womit Ort und Zeit der Kommunikationsanfrage (202) ermittelt und
übertragen werden,
14.3
14.4
14.5-
14.5.1
f) (...)
g) (...)
h) (...)
14.5.2H2 indem es mit dem Mittel (40) zur Berechnung und / oder Auswertung
der räumlichen Distanz der Kommunikationsendgeräte und mit dem
Mittel (50) zur Bestimmung und / oder Auswertung von zeitlichen
Abständen der Kommunikationsanfragen (200, 201, 202, 203)
registriert, dass die notwendigen Bedingungen für die
Datenübertragung erfüllt sind,
14.5.3H2
14.6-
14.6.1
i) so dass der Nutzdatensatz (90) vom Datenaustauschknoten (31) zu
dem mindestens einen zweiten Kommunikationsendgerät (20)
übertragbar ist,
j) (...)
- 9 -
Wegen des Wortlauts der im Übrigen unveränderten Unteransprüche nach den
Hilfsanträgen 1 und 2 wird auf die Anlage zum Protokoll der mündlichen
Verhandlung vom 8. April 2022 verwiesen.
Die Klägerin stützt ihr Vorbringen gegen sämtliche im vorliegenden Nichtigkeits-
verfahren befindlichen Fassungen des Streitpatents wegen fehlender Patent-
fähigkeit insbesondere auf folgende Dokumente:
NK6 WO 2007/121414 A2
NK7 Ken Hinckley: “Synchronous Gestures for Multiple Persons and
Computers“, in: chi-letters 2003 (Band 5, Ausgabe 2, Seiten 149 -
158);
NK8 Sasha Segan, “Review: Bump, the One Billionth iPhone App” (im
Folgenden bezeichnet als: „Bump-Artikel“);
NK8a-8d zur Veröffentlichung des „Bump-Artikels“, im Einzelnen:
NK8a „Bump-Artikel“ wie NK8 mit Zeilennummern;
NK8b „Internet Archive Wayback Machine“ (web.archive.org), „Bump-Artikel“
auf der Internetseite „www.appscout.com“, Erscheinungsdatum:
24. April 2009, Erfassung durch die Wayback Machine: 27. April 2009;
NK8c Screenshot des Internet-Archivs des PC-Magazine
(„https://www.pcmag.com/archive/...“) mit dem „Bump-Artikel“;
NK8d „Internet Archive Wayback Machine“ (web.archive.org), „10 iPhone
Apps That Were NOT The Billionth“ auf „http://www-
appscout.com/2009/04/10_iphone_(...)“, Erscheinungsdatum:
24. April 2009, Erfassung durch die Wayback Machine: 27. April 2009;
NK9 Daniel Melinger u.a., “Socialight: A Mobile Social Networking System“,
in: “Proceedings of the 6th International Conference on Ubiquitous
Computing” (Nottingham, England, 2004);
NK9a NK9 mit Zeilennummern
NK10 US 2007/0124503 A1
- 10 -
NK11 US 2007/0191028 A1
NK13 Google-Suchergebnis zu der Anfrage „bump one billionth iphone app“
(zu NK8)
NK14 Wikipedia-Eintrag zu „PC Magazine“ (zu NK8)
NK15 zur Veröffentlichung von NK9 („ubicomp2004“)
NK16 zur Veröffentlichung von NK7 („CHI letters")
NK17 Anlagenkonvolut zur „weiteren Veröffentlichung im Zusammenhang
mit „Bump“ “; App Bump als Gegenstand eines Business-Plan
Wettbewerbs (Thirteenth Annual Edward L. Kaplan Venture Challenge
– 2009).
Die Klägerin rügt bereits die Verspätung des von der Beklagten in der mündlichen
Verhandlung am 8. April 2022 eingereichten Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1
und 2 und hält darüber hinaus die Verteidigung des Streitpatents mit diesen
Anträgen schon für unzulässig. Jedenfalls müsse die Verteidigung des Streitpatents
in diesen Fassungen wegen fehlender Patentfähigkeit und nicht ausführbarer
Offenbarung erfolglos bleiben.
Der Gegenstand des Streitpatents nach Hauptantrag mit der Streichung der
identischen Passage in den Ansprüchen 1 und 14 (Merkmale 1.6. und 14.6, „(...)
durch (...) eine Bewegung des mindestens einen Kommunikationsendgerätes im
Raum, ein akustisches Signal,“) sei nicht zulässigerweise beschränkt, zumal in
Unteranspruch 11 nach Hauptantrag weiterhin ein Gestenkommunikationsmittel
beansprucht sei. Die Streichung der Passage führe zudem zu einer mangelnden
Ausführbarkeit der Erfindung.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung wie auch nach
Hauptantrag und ebenso in der Fassung nach den Hilfsanträgen 1 und 2 sei zudem
nicht patentfähig, da er jeweils durch den angeführten Stand der Technik
neuheitsschädlich vorweggenommen oder zumindest nahegelegt sei. Dabei sei
auch der „Bump-Artikel“ (Druckschrift NK8 bzw. NK8a-c) als Stand der Technik zu
berücksichtigen. Die Veröffentlichung des Artikels sei am 24. April 2009 – mithin vor
- 11 -
dem Prioritätszeitpunkt – im Zusammenhang mit dem Ereignis erfolgt, dass die App
„Bump“ als milliardste Anwendung auf ein Mobilfunkgerät der Firma Apple
heruntergeladen worden sei. Der Ursprungs-Post „Bump“ sei dabei auf der
Internetseite „AppScout“ erschienen und – wie durch die Anlage NK8d belegt –
verlinkt worden. Sodann sei der „Bump-Artikel“ im April 2009 auch auf der
Internetseite des renommierten Fachmagazins „PC Mag“ („PC Magazine“)
erschienen und in dessen Online-Archiv aufgenommen worden. Beide Plattformen
(„AppScout“ und „PC Mag“) seien zum damaligen Zeitpunkt Online-Angebote
desselben Verlages (Z… Verlag) gewesen.
Ausgehend von dem angeführten Stand der Technik sei auch der nebengeordnete
Anspruch 14 nach Hauptantrag nicht patentfähig. Dies gelte gleichermaßen für
sämtliche Unteransprüche. Auch die Hilfsanträge 1 und 2 könnten die
Patentfähigkeit des Streitpatents in den jeweiligen Fassungen nicht begründen, was
die Klägerin weiter ausführt.
Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 23. Dezember 2021
mit einer Frist zur abschließenden Stellungnahme bis zum 4. März 2022 und einen
weiteren rechtlichen Hinweis vom 7. April 2022 erteilt.
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent 2 454 894 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die
Fassung des Hauptantrags (eingereicht in der mündlichen Verhandlung
am 8. April 2022) erhält,
- 12 -
hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent
die Fassung eines der Hilfsanträge 1 und 2 (eingereicht in der mündlichen
Verhandlung am 8. April 2022) erhält.
Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen, soweit sich dieses
gegen den Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1 und 2 richtet.
Die Beklagte ist der Auffassung, dass der von der Klägerin in der mündlichen
Verhandlung neu geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbar-
keit als verspätet vorgebracht zurückzuweisen sei.
Der Nichtigkeitsgrund der nichtausführbaren Offenbarung greife darüber hinaus
auch in der Sache nicht. Das Streitpatent in der Fassung nach Hauptantrag erweise
sich darüber hinaus auch als patentfähig, insbesondere als neu und auf
erfinderischer Tätigkeit beruhend.
Die Entgegenhaltung NK8 stelle schon keinen berücksichtigungsfähigen Stand der
Technik dar, weil sie der Öffentlichkeit vor dem Prioritätsdatum (17. Juli 2009) nicht
zugänglich gewesen sei. Bei der NK8 handele es sich nicht um einen Aufsatz auf
der Webseite eines Fachmagazins, sondern lediglich um ein „Online-Posting“,
wobei die näheren Umstände der Veröffentlichung unklar erschienen und
insbesondere eine Veröffentlichung auf der Webseite „PC Mag“ nicht belegt sei.
Dem vorgelegten Posting des Autors „Sascha Segan“ (NK8) fehle jeglicher Hinweis
auf einen aktuellen Speicherort, wie z. B. eine URL. Die weiteren Dokumente
(NK8a-d) bezögen sich auf einen Artikel aus dem Portal „Appscout“ und stünden in
keinem Zusammenhang zu der von der Klägerin behaupteten Veröffentlichung auf
dem Portal „PC Mag“.
Im Übrigen nähmen der „Bump-Artikel“ und die weiteren Entgegenhaltungen den
Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag nicht vorweg und legten diesen
auch nicht nahe. Insbesondere werde in dem System gemäß Druckschrift
NK8/NK8b („Bump-Artikel“) wie auch in dem weiteren angeführten Stand der
Technik stets die physische Nähe der Nutzer vorausgesetzt in dem Sinne, dass
- 13 -
beispielsweise Sichtkontakt bestehe. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag
setze aber weder eine solche örtliche Nähe der beteiligten Nutzer noch einen
bestimmten Maximalabstand voraus. Daher führe die Lehre der NK8 sowie der
weiteren Druckschriften von dem Gegenstand des Streitpatents nach Hauptantrag
weg. Der NK8 fehle zudem das Merkmal der Steuerung in Abhängigkeit von
Schwellenwerten, während die NK12 keine zeitliche Dimension habe und ihr
Schwellenwerte nicht entnehmbar seien, so dass auch die Kombination der beiden
Druckschriften den Gegenstand des Streitpatents nach Hauptantrag nicht nahelege.
Darüber hinaus sei der Gegenstand des Streitpatents auch in den Fassungen der
Hilfsanträge 1 und 2 patentfähig, was die Beklagte weiter ausführt.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die
Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen und den weiteren Inhalt der Akte Bezug
genommen.
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e
Die Nichtigkeitsklage, mit der die Nichtigkeitsgründe unzureichende Offenbarung
der Erfindung und fehlende Patentfähigkeit geltend gemacht werden (Art. II § 6
Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), b), Art. 54, Art. 56 EPÜ),
ist zulässig.
Die Klage erweist sich auch als begründet. Soweit das Streitpatent vorliegend in
zulässigerweise eingeschränkten Fassungen verteidigt worden ist, war es in dem
Umfang, in dem es durch die Patentinhaberin nicht mehr verteidigt worden ist, ohne
weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (st. Rspr., vgl. etwa BGH GRUR 2007,
404, Rn. 15 – Carvedilol II; GRUR 2011, 707, Rn. 8 – Dentalgerätesatz; Urteil vom
21. März 2017, X ZR 19/15, Rn. 19 – juris).
- 14 -
Die Klage hat auch im Übrigen Erfolg, weil sich das Streitpatent sowohl in der
Fassung nach Hauptantrag wie auch in den Fassungen der Hilfsanträge wegen
mangelnder Patentfähigkeit der beanspruchten Gegenstände als nicht rechtsbe-
ständig erweist und daher für nichtig zu erklären ist.
I.
Entgegen der Auffassung der Klägerin sind der Hauptantrag und die Hilfsanträge
der Beklagten vom 8. April 2022 nicht wegen Verspätung gemäß § 83 Abs. 4 Satz 1
PatG zurückzuweisen.
Zwar sind diese Anträge von der Beklagten erst nach Ablauf der im qualifizierten
Hinweis vom 23. Dezember 2021 gesetzten Frist eingereicht worden. Jedoch
machten sie eine Vertagung nicht erforderlich (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG). Der
in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hauptantrag beschränkte sich auf die
Streichung jeweils derselben Passage in den Merkmalen 1.6 und 14.6, während es
sich bei dem neu eingereichten Hilfsantrag 1 lediglich um eine Kombination
bekannter Ansprüche (der Ansprüche 1 und 14 nach Hauptantrag mit dem erteilten
Anspruch 6) handelte und die Ergänzungen gemäß Hilfsantrag 2 auf der
Beschreibung zu Figur 7 der ursprünglichen Unterlagen (WO 2011/007010 A1)
basierten. Es wurden daher vorliegend durch die in der mündlichen Verhandlung
eingereichten Anträge keine tatsächlichen oder rechtlichen Fragen aufgeworfen, die
in der Verhandlung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu klären
gewesen wären (vgl. Busse/Keukenshrijver, PatG, 9. Aufl., § 83 Rn. 19 mwN).
Schließlich hat sich die Klägerin auch in der mündlichen Verhandlung zu den neuen
Anträgen in der Sache einlassen können.
Bei dem von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung neu geltend gemachten
Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit handelt es sich um eine
zulässige, da sachdienliche Klageänderung gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 263 ZPO. Mit der Zulassung des neuen Nichtigkeitsgrundes kann ein weiterer
- 15 -
Prozess vermieden werden. Die Beklagte hat sich zudem auch zu dem
Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit in der Sache einlassen können
Soweit die Beklagte der Geltendmachung des neuen Nichtigkeitsgrundes
widersprochen hat, kommt es darauf wegen der festgestellten Sachdienlichkeit der
Klageänderung nicht an.
II.
1. Hintergrund des Streitpatents ist es, Daten, wie z. B. Adressen, Telefon-
nummern oder beliebige andere Daten, spontan von einem Kommunikations-
endgerät eines Teilnehmers zu einem anderen Kommunikationsendgerät zu
übermitteln. Hierfür sei es bisher erforderlich, dass die Kommunikationsendgeräte
entweder zuvor eine Kommunikationsadresse austauschten, etwa eine Telefon-
nummer oder E-Mail-Adresse, oder im Falle des Austauschs über eine lokale Ad-
Hoc Verbindung über Bluetooth oder Infrarot ein Teilnehmer den anderen aus einer
Liste auswähle (vgl. Streitpatentschrift, Absätze 0001 und 0002).
2. Davon ausgehend ist es Aufgabe der Erfindung, einen schnellen Datenaus-
tausch zu erleichtern (vgl. Streitpatentschrift, Absatz 0004).
Gelöst wird diese Aufgabe mit dem System zur Übertragung von Daten zwischen
mindestens zwei Kommunikationsendgeräten nach Patentanspruch 1 sowie mit
dem Verfahren zur Übertragung von Daten zwischen mindestens einem ersten
Kommunikationsendgerät und mindestens einem zweiten Kommunikationsend-
gerät nach Patentanspruch 14.
3. Als maßgeblicher Fachmann zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Ingenieur mit
Hochschulabschluss auf dem Gebiet der Elektrotechnik, Nachrichtentechnik oder
Informationstechnik anzusehen, der über eine mehrjährige Berufserfahrung und
- 16 -
einschlägige Kenntnisse auf dem Gebiet der Datenübertragung zwischen
Kommunikationsendgeräten verfügt.
4. Die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche 1 und 14 (bzw. 13) in den
zuletzt verteidigten Fassungen nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2
bedürfen der Erläuterung:
Im Folgenden ist der Gegenstand des Streitpatents am Beispiel des
Patentanspruchs 1 betrachtet. Die Ausführungen gelten für den jeweils inhaltlich im
Wesentlichen damit übereinstimmenden nebengeordneten Verfahrensanspruch 14
bzw. 13 in gleicher Weise.
a) Der Fachmann versteht die Merkmale des unabhängigen Patentanspruchs 1
gemäß Hauptantrag folgendermaßen:
Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist auf ein System zur Übertragung von
Daten zwischen mindestens zwei Kommunikationsendgeräten gerichtet
(Merkmal 1). Dabei ist mindestens ein Kommunikationsendgerät als mobiles Gerät,
insbesondere Handgerät, ausgebildet (Merkmal 1.1). Die Kommunikations-
endgeräte sind somit zur Datenübertragung eingerichtet. Das Streitpatent
unterscheidet mobile Geräte, wie bspw. Smartphones, von stationären Geräten
(Abs. 0009, 0013, 0087).
Das System umfasst weiter eine mit allen Kommunikationsendgeräten des Systems
über ein Datennetzwerk koppelbare Vermittlungseinheit (Merkmal 1.2). Daraus
folgt, dass es sich bei den Kommunikationsendgeräten und der Vermittlungseinheit
um separate, unabhängige Geräte handelt, wie die Streitpatentschrift in Absatz
0007 explizit ausführt, und dass alle Kommunikationsendgeräte mit der
Vermittlungseinheit über ein Datennetzwerk kommunizieren können (Abs. 0011).
Eine funktionale Anordnung der Vermittlungseinheit bzw. deren Funktionalität in
einzelnen Kommunikationsendgeräten ist nach Merkmal 1.2 dagegen
- 17 -
ausgeschlossen, da eine solche Vermittlungseinheit nicht mit allen Kommuni-
kationsendgeräten des Systems über ein Datennetzwerk koppelbar wäre. Eine
solche Anordnung in einem Endgerät stünde auch im Widerspruch zum Einleiten
der Kommunikation nach Merkmal 1.4.1, da das dazu vorausgesetzte Empfangen
von Kommunikationsanfragen eine bereits bestehende Kommunikationsverbindung
zwischen den Endgeräten voraussetzen würde.
Das System weist ein Mittel zur Berechnung und/oder Auswertung der räumlichen
Distanz der Kommunikationsendgeräte auf (Merkmal 1.3). Grundlage dafür ist
beispielsweise eine Ortsbestimmung durch GPS (Abs. 0014, 0028, 0039, 0074), auf
Basis von Mobilfunkbasisstationen (Abs. 0024, 0039, 0074), WLAN-Basisstationen
(Abs. 0025 – 0027, 0039) und zusätzlich oder alternativ durch die Auswertung von
Daten von Bluetooth Verbindungen (Abs. 0029).
Außerdem ist ein Mittel zur Bestimmung und/oder Auswertung von zeitlichen
Abständen von Kommunikationsanfragen an die Vermittlungseinheit vorgesehen
(Merkmal 1.4). Unter einer „Kommunikationsanfrage“ ist das Signalisieren eines
(konkreten, aktuellen) Kommunikationswunsches zu verstehen (Abs. 0017), jedoch
keine ständige oder periodische Übermittlung von Daten, die beispielsweise einen
Empfänger ohne konkreten Anlass über den aktuellen Standort des
Kommunikationsendgeräts informieren würden. Die zeitliche Nähe der
Kommunikationsanfragen kann durch Auslesen von geräteinternen und/oder über
ein Datennetzwerk synchronisierte Uhren gemessen und/oder mittels einer in der
Vermittlungseinheit befindlichen Uhr gemessen werden (Abs. 0021). Die sich
anschließende Zweckangabe nach Merkmal 1.4.1 lässt syntaktisch offen, auf
welche Mittel der vorangehenden Merkmale Bezug genommen wird („um eine
Datenübertragung … einzuleiten“). Die Streitpatentschrift beschreibt in Absatz 0007
das Vorliegen von Orts- und Zeitinformationen als Voraussetzung, um im Sinne von
Merkmal 1.4.1 die Datenübertragung zwischen den Kommunikationsendgeräten
einzuleiten. Das Streitpatent gibt keinen Hinweis auf einen anderen
Zusammenhang. Daher geht der Fachmann von einer Bezugnahme auf die
Berechnung und Auswertung der räumlichen und der zeitlichen Distanz im Hinblick
auf die Mittel nach Merkmal 1.3 und 1.4 aus. Die Bestimmung und/oder Auswertung
- 18 -
der örtlichen Distanz der Endgeräte und der zeitlichen Abstände von
Kommunikationsanfragen dient somit dazu, eine Datenübertragung zwischen den
mindestens zwei Kommunikationsendgeräten einzuleiten (Merkmal 1.4.1).
Das System nach Anspruch 1 umfasst weiterhin ein Verbindungsmittel, das dem
Steuern der Datenübertragung zwischen den mindestens zwei Kommunikations-
endgeräten dient und welches der Vermittlungseinheit zugeordnet ist. Diese
Steuerung erfolgt in Abhängigkeit von vorgebbaren Schwellenwerten der
räumlichen Distanz der mindestens zwei Kommunikationsendgeräte und dem
zeitlichen Abstand der Kommunikationsanfragen (Merkmal 1.5). Hierbei ist das
Steuern der Datenübertragung so zu verstehen, dass – bei erfüllten Bedingungen
hinsichtlich Orts- und Zeitabstand (Abs. 0007, 0036) – die Vermittlungseinheit die
Voraussetzungen zur eigentlichen Datenübertragung schafft, indem je nach
gewünschter oder vorbestimmter Übermittlungsart die Daten selbst oder eine
Adresse des Speicherorts der Daten übermittelt werden (Abs. 0046, 0047 und Abs.
0058, 0061, 0063). Das „Steuern“ der Datenübertragung gemäß Merkmal 1.5
präzisiert somit das „Einleiten“ der Datenübertragung nach Merkmal 1.4.1
hinsichtlich einer Berücksichtigung von Schwellenwerten bei der Auswertung des
zeitlichen und räumlichen Abstands. Für einen solchen Zusammenhang zwischen
den Merkmalen 1.4.1 und 1.5 spricht zudem die Zugehörigkeit dieser Merkmale zur
gleichen Merkmalsgruppe „d)“. Merkmal 1.5 stellt daher – entgegen dem
Verständnis der Beklagten – keine vom Einleiten der Kommunikation nach Merkmal
1.4.1 unabhängige Maßnahme dar, denn eine Steuerung, die nach dem Einleiten
der Datenübertragung unter Auswertung von Zeit- und Ortsinformationen gemäß
Merkmal 1.4.1 steuernd in diese (bereits eingeleitete) Datenübertragung eingreift
oder eine nochmalige, zweite Bewertung von Zeit- und Ortsinformationen vornimmt,
ist dem Streitpatent nicht zu entnehmen. Die Auswertung von Zeit- und
Ortsinformationen ist bereits Voraussetzung für das „Einleiten“ der
Datenübertragung (vgl. Merkmal 1.4.1 i. V. m. Merkmal 1.4 und Merkmal 1.3). Dies
genügt auch gemäß den Ausführungsbeispielen der Streitpatentschrift als
Voraussetzung für die Übertragung der Nutzdaten, ohne dass zu deren Steuerung
- 19 -
die Zeit- und Ortsinformationen ein weiteres Mal ausgewertet werden (Abs. 0034,
0045, 0057-0058, 0081-0086).
Die jeweilige Kommunikationsanfrage ist – für Sende- und Empfangsanfragen –
immer an die Vermittlungseinheit gerichtet (vgl. auch Merkmale 1.4 und 1.5), womit
die einzelnen Kommunikationsendgeräte keine Kenntnis von den
Kommunikationsanfragen der anderen Endgeräte haben. Die Mittel zur Auswertung
der örtlichen oder zeitlichen Distanz nach Anspruch 1 sind daher implizit der
Verbindungseinheit zugeordnet, da eine entsprechende Auswertung durch diese
Mittel die Kenntnis der Zeitpunkte der (mehreren) Kommunikationsanfragen an die
Vermittlungseinheit von (mehreren) Kommunikationsendgeräten und deren
jeweilige Position voraussetzt (Abs. 0034, 0035, 0057, 0076 und Fig. 1 mit
Beschreibung). Folglich ergibt sich auch aus der „Zuordnung“ des
Verbindungsmittels zur Vermittlungseinheit – entgegen der Auffassung der Klägerin
– nicht, dass diese in einer oder mehreren Kommunikationsendgeräten realisiert ist,
da die Funktionalität des Verbindungsmittels nach Merkmal 1.5 ebenfalls auf der
Kenntnis der räumlichen Distanz der Endgeräte und dem zeitlichen Abstand der
Kommunikationsanfragen beruht.
Aufgrund der Beschreibung der Schwellenwerte als vorgebbar und nicht als
vorgegeben liest der Fachmann mit, dass diese änderbar sind. Es handelt sich
daher nicht um einmalig vom Hersteller des Systems festgelegte Toleranzbereiche,
sondern um Werte, die beispielsweise vom Nutzer vorgegeben oder aufgrund der
Nähe von mehreren Kommunikationsendgeräten automatisch angepasst werden
können (Abs. 0037, 0038).
In Merkmal 1.6 sind mehrere Möglichkeiten zum Auslösen einer
Kommunikationsanfrage in Kombination bzw. als Alternativen angeführt.
Anspruch 1 sieht vor, dass die Kommunikationsanfrage an mindestens einem
Kommunikationsendgerät durch Betätigen mindestens einer Taste, eine
Spracheingabe und/oder Berühren des berührungssensitiven Bildschirms auslösbar
ist. Die Streitpatentschrift nennt in der Beschreibung und in den Ansprüchen der
erteilten Fassung als weitere Möglichkeiten einer Benutzerhandlung außerdem die
Bewegung des Kommunikationsendgerätes im Raum sowie ein akustisches Signal
- 20 -
(Abs. 0006, 0017-0020, 0088), die jedoch im jeweiligen Anspruch 1 in den
verschiedenen Antragsfassungen nicht mehr genannt werden.
Eine entsprechende Kodierung gemäß Merkmal 1.6.1 wird in der
Kommunikationsanfrage und/oder dem Anfragedatensatz gespeichert, wobei sich
das Merkmal auf die möglichen Aktionen des Nutzers zum Auslösen der
Kommunikationsanfrage nach Merkmal 1.6 bezieht, die gemeinsam mit Merkmal
1.6.1 die Merkmalsgruppe „e)“ des Anspruchs 1 bilden. Die Speicherung einer
entsprechenden Kodierung ist daher so zu verstehen, dass die jeweilige
Kommunikationsanfrage bzw. der ihr zugeordnete Anfragedatensatz eine
Information darüber umfasst, wie die Kommunikationsanfrage ausgelöst wurde und
nicht nur, welches Kommunikationsendgerät diese ausgelöst hat. Die Kodierung ist
– auch mangels näherer Angaben im Streitpatent – nicht darauf beschränkt, dass
die Handlung selbst benannt und entsprechend kodiert wird, sondern schließt auch
die kodierte Angabe charakteristischer Daten – bspw. Berührungsmuster oder
Bewegungsdaten – mit ein.
Die Notwendigkeit einer Angabe der Art der Bedienhandlungen in der
Kommunikationsanfrage bzw. im Anfragedatensatz ergibt sich daraus, dass die
Vermittlungseinheit entscheiden muss, ob an zwei oder mehr
Kommunikationsendgeräten eine korrespondierende Bedienhandlung
vorgenommen wurde.
Welche weiteren Informationen die Kommunikationsanfrage umfasst, ist nicht
explizit angegeben. Da in der Vermittlungseinheit neben der Identifikation der
Kommunikationsendgeräte auch Angaben zu Ort und Zeit der jeweiligen Anfrage
und ggf. die Adresse des Nutzdatensatzes verwendet werden, was eine
entsprechende Übermittlung voraussetzt, können Kommunikationsanfragen diese
ggf. mit umfassen (Abs. 0083, 0084, sowie Abs. 0026, 0027). Zum Inhalt des
„Anfragedatensatzes“ ist der Streitpatentschrift nur zu entnehmen, dass dieser eine
eindeutige Identifizierung des Kommunikationsendgeräts erlaubt (Abs. 0083).
b) Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist gegenüber dem Hauptantrag um die
Merkmalsgruppe 1.7H1 (Merkmalsgruppe „f)“) ergänzt, wonach vor der
Signalisierung der Kommunikationsanfrage ein zu sendender Nutzdatensatz
- 21 -
auswählbar ist, insbesondere wobei der Nutzdatensatz aus einer vordefinierten
Menge von Nutzdatensätzen automatisch anhand spezifischer Merkmale der
Signalisierung der Kommunikationsanfrage, insbesondere der Kodierung des
Anfragedatensatzes, auswählbar ist. Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist damit
gegenüber dem Hauptantrag dahingehend eingeschränkt, dass das System
ermöglicht, einen zu sendenden Nutzdatensatz vor der Signalisierung der
Kommunikationsanfrage auszuwählen, also bevor die Kommunikationsanfrage
beispielsweise durch eine oder mehrere Nutzerhandlungen nach Merkmal 1.6
ausgelöst wird. Bei den weiteren Präzisierungen der Merkmalsgruppe 1.7H1
hinsichtlich einer automatischen Auswahl handelt es sich um fakultative, mit
„insbesondere“ gekennzeichnete Merkmale, die den Anspruch nicht weiter
beschränken.
c) Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 sieht ergänzend zur Anspruchsfassung
nach Hauptantrag ausdrücklich vor, dass die Mittel zur Berechnung und/oder
Auswertung der räumlichen Distanz der Kommunikationsendgeräte und zur
Bestimmung und/oder Auswertung von zeitlichen Abständen der
Kommunikationsanfragen Teil der Vermittlungseinheit sind (Merkmal 1.3H2, 1.4H2).
Das Einleiten und Steuern der Datenübertragung basiert darauf, dass notwendige
Bedingungen zur räumlichen Distanz der Kommunikationsendgeräte und der
zeitlichen Abstände der Kommunikationsanfragen erfüllt sind (Merkmale 1.5.1H2
und 1.5.2H2). Dementsprechend werden in den Kommunikationsanfragen des
ersten und zweiten Kommunikationsendgeräts jeweils (unter anderem) Ort und Zeit
ermittelt und an die Vermittlungseinheit übertragen (Merkmale 1.2.3H2 und 1.2.4H2).
Ein mit der Vermittlungseinheit datentechnisch verbundener Datenaustauschknoten
ist dazu eingerichtet, dass ein Nutzdatensatz von dem mindestens einen ersten
Kommunikationsendgerät auf diesen übertragen wird (Merkmale 1.2.1H2 und
1.2.2H2). Ein Zeitpunkt für diese Übertragung ist in Anspruch 1 nicht explizit
angegeben, jedoch liest der Fachmann mit, dass die Übertragung des
Nutzdatensatzes vor einer ersten Kommunikationsanfrage des ersten
Kommunikationsendgeräts erfolgen muss, da in dieser ersten
- 22 -
Kommunikationsanfrage an die Vermittlungseinheit unter anderem die
Nutzdatenadresse des Nutzdatensatzes übertragen wird (Merkmal 1.2.3H2). Mit der
anschließend von dem (mindestens einen) zweiten Kommunikationsendgerät
übermittelten zweiten Kommunikationsanfrage wird angezeigt, dass das zweite
Kommunikationsendgerät empfangsbereit gemacht wird (Merkmal 1.2.4H2), d. h. mit
der Kommunikationsanfrage wird die Kommunikationsbereitschaft des zweiten
Kommunikationsendgeräts signalisiert und Ort und Zeit der Anfrage übermittelt. Bei
erfüllten notwendigen Bedingungen zur räumlichen Distanz der Kommunikations-
endgeräte und zum zeitlichen Abstand der Kommunikationsanfragen nach Merkmal
1.5.1H2 in Verbindung mit Merkmal 1.5 erfolgt eine Steuerung der Datenübertragung
durch das Verbindungsmittel derart, dass die Übertragung des Nutzdatensatzes
vom Datenaustauschknoten zu dem mindestens einen zweiten
Kommunikationsendgerät ermöglicht wird (1.5.2H2). Die Übertragung selbst ist nicht
Gegenstand des Anspruchs.
d) Die Merkmale des Verfahrensanspruchs 14 gemäß Hauptantrag und
Hilfsantrag 2 bzw. Anspruch 13 gemäß Hilfsantrag 1 entsprechen inhaltlich jeweils
den funktionalen Merkmalen des Systems zur Übertragung von Daten zwischen
mindestens zwei Kommunikationsendgeräten gemäß dem jeweiligen
Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2.
5. Zum Hauptantrag
Der Hauptantrag der Beklagten ist zulässig, jedoch kann sie das Streitpatent in
dieser Fassung nicht erfolgreich verteidigen, weil der Gegenstand des Anspruchs 1
sich als nicht patentfähig erweist. Dagegen greift der Nichtigkeitsgrund der nicht
ausführbaren Offenbarung nicht.
a) Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag unterscheidet sich von der erteilten
Fassung des Anspruchs in der Streichung von zwei Alternativen in Merkmal 1.6. Da
damit nur die Anzahl mehrerer Alternativen reduziert wurde, geht die Änderung
- 23 -
weder über die ursprüngliche Offenbarung hinaus noch wird der Schutzbereich
gegenüber der erteilten Fassung erweitert. Patentanspruch 14 wurde in gleicher
Weise angepasst.
Soweit die Klägerin in der mündlichen Verhandlung weiter geltend gemacht hat,
dass die Streichung der Alternative einer Bewegung eines der
Kommunikationsendgeräte in Merkmal 1.6 des Patentanspruchs 1 nach
Hauptantrag auch keine Beschränkung darstelle, da weiterhin der Anspruch 11 ein
„Gesteninterpretationsmittel“ umfasse, ist ihr nicht zuzustimmen.
Denn nach Patentanspruch 1 ist das Auslösen zumindest einer der
Kommunikationsanfragen mittels einer Geste nicht vorgesehen. Daran ändert auch
eine Ausgestaltung gemäß Anspruch 11 nichts, die ergänzend ein zusätzliches
Gesteninterpretationsmittel vorsieht.
b) Zwar hat die Klägerin keinen Erfolg mit dem Nichtigkeitsgrund der
nichtausführbaren Offenbarung, den sie in der mündlichen Verhandlung im
Wesentlichen damit begründet hat, dass die in Merkmal 1.6 gestrichene Alternative
der Bewegung eines der Kommunikationsendgeräte (auch als Geste bezeichnet)
als einzige Ausführungsform im Streitpatent detailliert offenbart sei.
Merkmal 1.6 zählt verschiedene Möglichkeiten auf, mit denen ein Nutzer eine
„Kommunikationsanfrage“ auslösen kann, d. h. mit denen der Nutzer zu diesem
Zweck mit einer Applikation auf seinem Endgerät interagiert. Angesichts dessen,
dass zu den Alternativen in Merkmal 1.6 Eingaben mittels Tastatur und
Touchscreen zählen, welche auch zum Anmeldezeitpunkt die üblichen
Eingabemittel zur Bedienung von Applikationen in Mobiltelefonen darstellten, greift
der Einwand der Klägerin nicht durch.
Der Gegenstand des Streitpatents ist daher auch für die verbliebenen Alternativen
in Merkmal 1.6 so deutlich und vollständig offenbart, dass der Fachmann diese
ausführen kann.
- 24 -
c) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht
gegenüber Druckschrift NK8b nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6
Abs 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ).
aa) Entgegen der Auffassung der Beklagten gehört der sog. Bump-Artikel zum
Stand der Technik. Das Dokument war vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents
öffentlich zugänglich, da es bereits im April 2009 in der Fassung der NK8b im
Internet auf dem Portal AppScout veröffentlich wurde.
Offenbarungen im Internet gehören – entgegen der von der Klägerin zitierten,
zwischenzeitlich überholten Rechtsprechung BPatGE 46, 76 (= GRUR 2003, 323) -
grundsätzlich zum Stand der Technik, dies jedenfalls dann, wenn sie genügende
Zeit zugänglich bleiben, um mit Hilfe einer üblichen Suchmaschine aufgefunden zu
werden (Moufang, in: Schulte, PatG, 11. Aufl., § 3 Rn. 41 mwN; vgl auch
weitergehend BGH GRUR 2022, 59, Rn, 83 - Diskontinuierliche Funkverbindung).
Vorliegend belegen die von der Klägerin vorgelegten Dokumente eine diesen
Anforderungen genügende Internet-Veröffentlichung des „Bump-Artikels“ auf der
Webseite AppScout zum Zeitpunkt Ende April 2009.
Sämtliche vorgelegten Ausdrucke des Bump-Artikels (Anlagen NK8 sowie NK8a
bis c) weisen übereinstimmend das Datum „April 24, 2009“ auf, bei dem es sich
naheliegend um das (redaktionelle) Erscheinungsdatum des Artikels handelt (vgl.
BPatG, Urteil vom 13.12.2016, 3 Ni 5/16 – Thermische Isoliermatte, juris). Die
Klägerin hat mit der Anlage NK8b ferner eine Bildschirmkopie der „Internet Archive
Wayback Machine“ (https://web.archive.org) vorgelegt, die den Bump-Artikel auf der
Webseite von AppScout (www.apscout.com) zeigt und die hierzu den 27. April 2009
als Erfassungsdatum (Datum der Erfassung durch die Wayback Machine) aufweist.
Soweit in den weiteren Anlagen NK8, 8a und 8c mit dem Bump-Artikel jeweils am
Textende vermerkt ist: „This post originally appeared on AppScout“, stützt dies den
Vortrag der Klägerin, dass es sich bei der Veröffentlichung auf der Webseite
AppScout (gemäß der NK 8b) um den „Ursprungs-Post“ handelte. Schließlich tritt
- 25 -
hinzu, dass sich der Bump-Artikel inhaltlich auf ein konkretes Ereignis aus April
2009 bezieht, nämlich den milliardsten Download im App Store. Das Internet-
Veröffentlichungsdatum des Bump-Artikels Ende April 2009 ist daher plausibel und
stimmt auch mit der Datierung weiterer Berichterstattung zum selben Ereignis
überein (vgl. hierzu die Anlage NK8d, datierend auf „Friday April 24, 2009“ sowie
die Google-Recherche gemäß Anlage NK 13, u. a. mit den Fundstellen:
www.macworld und www.computerwoche.de (jeweils vom 24.04.2009), „Meet
Bump, the App Store’s billioth download“; www.dealerscope.com (27.04.2009),
„Apple App Store Hits 1 Billion Downloads with Bump“).
Die von der Klägerin vorgelegten Dokumente belegen mithin in ihrer Gesamtschau
eine Internet-Veröffentlichung des Bump-Artikels (in der Fassung der NK8b) Ende
April 2009 auf der Webseite von AppScout. Aufgrund der Erfassung des auf
AppScout eingestellten „Bump-Ursprungsposts“ durch die „Wayback Machine“ ab
dem 27. April 2009 (NK8b), der (heute noch überprüfbaren) Verlinkung dieses
Artikels in der Anlage NK8d sowie der Archivierung des Bump-Artikels im Online-
Archiv von PC Mag (Anlage NK8c), wo der Artikel bis heute abrufbar ist, ist ferner
nachgewiesen, dass der auf AppScout veröffentlichte Bump-Artikel (NK8b) für eine
hinreichende Zeit der Öffentlichkeit zugänglich war, um mit Hilfe der üblichen
Suchmaschinen aufgefunden zu werden. Er gehört daher zum Stand der Technik.
Entgegenstehende Anhaltspunkte sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.
Die Beklagte hat die Vorveröffentlichung des Bump-Artikels in der Fassung der
NK8b auf dem Portal AppScout letztlich schon nicht in Abrede gestellt und auch auf
den rechtlichen Hinweis des Senats vom 7. April 2022 sowie in der mündlichen
Verhandlung insoweit keine Zweifel mehr erhoben. Soweit sich ihr Bestreiten alleine
auf die Vorveröffentlichung des Artikels in der Fassung der Anlage NK8 auf der
konkreten Webseite des PC Mag (www.pcmag.com) bezog, kommt es hierauf nicht
an. Denn da der Bump-Ursprungspost jedenfalls auf AppScout bereits Ende April
2009 öffentlich zugänglich und damit Stand der Technik war, kann die Frage, ob
auch eine (weitere) Vorveröffentlichung aufgrund einer Einstellung auf der Webseite
von PC Mag (www.pcmag.com) zu bejahen ist, dahingestellt bleiben.
- 26 -
bb) Aus der Druckschrift NK8b ist, in Worten des Patentanspruchs 1 gemäß
Hauptantrag ausgedrückt, Folgendes bekannt:
1 System zur Übertragung von Daten zwischen mindestens zwei
Kommunikationsendgeräten, mit
1.1 a) mindestens einem ersten Kommunikationsendgerät und mindestens
einem zweiten Kommunikationsendgerät ,
wobei mindestens ein Kommunikationsendgerät als mobiles Gerät,
insbesondere Handgerät, ausgebildet ist,
(…to trade contact information, vgl. zweiter Absatz; phone, email,
address, photo, or the entire contact card, vgl. dritter Absatz; in
Verbindung mit: "bump" your device together with another, vgl.
zweiter Absatz; sowie: …iPhones and iPod Touches, vgl. erster
Absatz; phone, vgl. vierter Absatz)
1.2 b) einer mit allen Kommunikationsendgeräten über ein Datennetzwerk
koppelbaren Vermittlungseinheit,
(Kontaktdaten (contact information, vgl. zweiter Absatz; the entire
contact card, vgl. dritter Abs.) sind über das Datennetzwerk (Internet
connection) zwischen allen Kommunikationsendgeräten (iPhones
and iPod Touches, vgl. erster Absatz) und einer mit dem Netzwerk
koppelbaren Vermittlungseinheit (Bumps’s Internet server)
austauschbar: two phones upload their contacts to Bump's servers in
an encrypted format, downloading the other contact in exchange, vgl.
vierter Absatz)
1.3 c) einem Mittel zur Berechnung und/oder Auswertung der räumlichen
Distanz der Kommunikationsendgeräte,
(Der Fachmann liest mit, dass ein Mittel vorhanden ist, welches die
räumliche Distanz zwischen zwei Kommunikationsendgeräten
berechnet und/oder auswertet, da für das Übertragen der Daten
- 27 -
vorausgesetzt wird, dass beide Kommunikationsendgeräte am
selben Ort sind: Bump’s Internet Server, which checks to see if
another phone is being bumped or waved in the same location …,
vgl. vierter Absatz i. V. m. uses the iPhones and iPod Touches …
location data, vgl. erster Absatz)
1.4 d) einem Mittel zur Bestimmung und/oder Auswertung von zeitlichen
Abständen von Kommunikationsanfragen an die Vermittlungseinheit,
(Der Fachmann liest weiter mit, dass ein Mittel vorhanden ist, welches
den zeitlichen Abstand zwischen zwei Kommunikationsanfragen
berechnet und/oder auswertet, da für das Übertragen der Daten
vorausgesetzt wird, dass beide Kommunikationsanfragen zur selben
Zeit erfolgen: Bump’s Internet Server, which checks to see if another
phone is being bumped or waved … at the same time, vgl. vierter
Absatz. Da der Nutzer die zu übertragenden Daten auswählt und
anschließend (Then, …) eine bestimmte Geste ausführt (…, bump
the phone. Or wave it, vgl. vierter Absatz) und daraufhin die
Anwendung auf seinem Kommunikationsendgerät die
Vermittlungseinheit alarmiert (The app alerts Bump's Internet server;
vgl. vierter Absatz), handelt es sich bei diesem Alarmieren um eine
Kommunikationsanfrage an die Vermittlungseinheit)
1.4.1 um eine Datenübertragung zwischen den mindestens zwei
Kommunikationsendgeräten einzuleiten,
(Das gleichzeitige Auftreten der Gesten (is being bumped or waved
…at the same time) und die räumliche Nähe (is being bumped or
waved in the same location...) sind Voraussetzung für das Einleiten
der Datenübertragung: If it finds a match … two phones upload their
contacts to Bump's servers in an encrypted format, downloading the
other contact in exchange, vgl. jeweils vierter Absatz)
- 28 -
1.5teil wobei ein der Vermittlungseinheit zugeordnetes Verbindungsmittel, in
Abhängigkeit von vorgebbaren Schwellenwerten der räumlichen Distanz
der mindestens zwei Kommunikationsendgeräte und des zeitlichen
Abstands zwischen den Kommunikationsanfragen die Datenübertragung
steuert, und
(Das Steuern der Datenübertragung (two phones upload their
contacts to Bump's servers in an encrypted format, downloading the
other contact in exchange, vgl. jeweils vierter Absatz) über die
Vermittlungseinheit bzw. ein funktional darin enthaltenes
Verbindungsmittel (Bumps’s Internet server) erfolgt in Abhängigkeit
eines Toleranzbereichs der räumlichen Distanz der mindestens
zwei Kommunikationsendgeräte (…waved two Apple devices about
ten feet apart; vgl. fünfter Absatz) und implizit innerhalb eines
vorbestimmten zeitlichen Abstands, da ein gemeinsames und damit
weitgehend gleichzeitiges Ausführen der auslösenden Gesten mit
den Endgeräten vorausgesetzt wird. Der Fachmann wird einerseits
einen beliebigen räumlichen und zeitlichen Abstand der Gesten der
Endgeräte ausschließen, da der Server in der Lage sein muss,
einen Zusammenhang zwischen den Kommunikationsanfragen
(The app alerts…) zu erkennen. Andererseits ist eine völlig
gleichzeitige Ausführung der Gesten der Nutzer nicht zu erwarten.
Daher liest er einen Toleranzbereich bzw. eine räumliche und
zeitliche Grenze mit, die als Schwellenwert verstanden werden
kann. Die Möglichkeit, jeweils einen solchen Schwellenwert für die
räumliche Distanz und den zeitlichen Abstand der
Kommunikationsanfragen vorzugeben, ist jedoch nicht genannt.)
1.6teil e) wobei die Kommunikationsanfrage an mindestens einem
Kommunikationsendgerät durch Betätigen mindestens einer Taste an
mindestens einem Kommunikationsendgerät (10, 20), eine
Spracheingabe und/oder Berühren des berührungssensitiven Bildschirms
auslösbar ist
- 29 -
(Mit dem Winken (wave) oder Anstoßen (bump) sind zwei
verschiedene Bewegungen der Kommunikationsendgeräte
vorgesehen, die jeweils dem Auslösen einer
Kommunikationsanfrage dienen. Daraus, dass die App jeweils die
Vermittlungseinheit über ein solches Ereignis gezielt informiert (The
app alerts Bump's Internet server…), folgt, dass die App ein solches
Ereignis auch erkennt und nicht nur ständig Bewegungsdaten an die
Vermittlungseinheit überträgt, womit die jeweilige Benachrichtigung
des Servers als Kommunikationsanfragen im Sinne des
Streitpatents zu verstehen ist: Then, bump the phone. Or wave it ...
The app alerts Bump's Internet server, which checks to see if
another phone is being bumped or waved in the same location at
the same time; vgl. vierter Absatz.)
1.6.1 und eine entsprechende Kodierung in der Kommunikationsanfrage
und/oder dem Anfragedatensatz gespeichert wird.
(Der Fachmann liest mit, dass eine Information über die Art der
Bewegung des Endgeräts (wave, bump) geeignet kodiert in der
Kommunikationsanfrage übermittelt bzw. gespeichert wird. Denn
mit dem Winken (wave) und Anstoßen (bump) sind verschiedene
Gesten zum Einleiten einer Datenübertragung möglich. Da die
Vermittlungseinheit (Bumps’s Internet server) prüfen muss, ob Ort
und Zeit als Voraussetzung für den Datenaustausch
übereinstimmen, muss sie auch in der Lage sein, die verschiedenen
Gesten zu unterscheiden und einander zuordnen zu können, womit
zwangsläufig wiederum eine geeignete Information über die vom
Endgerät erkannte Bewegung in der Kommunikationsanfrage (The
App alerts…, vgl. vierter Absatz) enthalten sein muss.)
Mithin stimmt der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag mit dem aus der
NK8b bekannten System im oben dargelegten Umfang überein. Als Unterschiede
- 30 -
verbleiben die vorgebbaren Schwellenwerte (Rest des Merkmals 1.5) und die Art
der Auslösung der Kommunikationsanfrage (Rest des Merkmals 1.6).
Ein Vorsehen vorgebbarer Schwellenwerte (Rest des Merkmals 1.5) an Stelle der
ohnehin erforderlichen Toleranzbereiche bei Ort- und Zeitbestimmung ergibt sich
naheliegend ausgehend von Druckschrift NK8b aufgrund fachmännischer
Überlegungen in Verbindung mit dem Fachwissen, wie es beispielsweise die
Druckschriften NK9 und NK12 belegen.
Der Klägerin ist hinsichtlich der Bestimmung einer Orts- und Zeitdifferenz (Merkmale
1.3, 1.4 und 1.5) zuzustimmen, dass diese zwangsläufig einen jeweiligen
Toleranzbereich voraussetzt. Denn die Genauigkeit der Orts- und Zeitbestimmung
ist einerseits von der Ausstattung und den Voreinstellungen des Endgeräts
abhängig (bspw. Zeitsynchronisierung, aktive Methoden zur Ortsbestimmung),
andererseits ist offensichtlich, dass Auslösehandlungen wie das Winken (wave)
zwischen den Nutzern nie exakt gleichzeitig erfolgen. Allerdings stellt die Vorgabe
eines solchen Toleranzbereichs für den Auslösezeitpunkt bei der Implementierung,
die der Fachmann mitlesen würde, keine Vorgebbarkeit bzw. Einstellbarkeit im
Sinne des Merkmals 1.5 beim Betrieb des anspruchsgemäßen Systems dar. Bei der
Auswertung des Ortes wird auch in Druckschrift NK8b bereits von einem Bereich
ausgegangen, in dem sich die Benutzer mit ihren Kommunikationsendgeräten beim
Auslösen der Kommunikationsanfrage aufhalten, wofür eine zulässige Distanz
zwischen den Endgeräten festgelegt ist (A colleague and I waved two Apple devices
about ten feet apart, and they connected; vgl. fünfter Absatz). Eine Vorgebbarkeit
bzw. Einstellbarkeit dieser Distanz beim Betrieb des anspruchsgemäßen Systems
im Sinne des Merkmals 1.5 ist nicht ersichtlich. Es ist daher der Druckschrift NK8b
weder nutzer- noch serverseitig eine Anpassung des Orts- oder Zeitbereichs
entnehmbar. Vielmehr sieht die NK8b nur ein Wiederholen der
Kommunikationsanfragen vor (…the app will just ask to re-bump…; vgl. fünfter
Absatz), falls die Kommunikationspartner nicht eindeutig identifizierbar sind. Aus
dieser – aus Nutzersicht unbefriedigenden Lösung – ergibt sich allerdings eine
Veranlassung für den Fachmann, nach Möglichkeiten zu suchen, die zu einer
- 31 -
verbesserten eindeutigen Zuordnung der Kommunikationsanfragen bei größeren
Personengruppen oder bei nicht eindeutiger Erkennung der Bewegung von infrage
kommenden Kommunikationspartnern bzw. deren Endgeräten führen.
Um das System flexibler und dabei die Zuordnung der Kommunikationspartner
sicherer zu gestalten, erkennt der Fachmann aufgrund seines Fachwissens, dass
eine Konfigurierbarkeit des zwangsläufig erforderlichen Toleranzbereichs durch
vorgebbare Schwellenwerte möglich ist und durch Anpassung des Zeit- und/oder
Ortsbereichs zu einer entsprechenden Einschränkung der Zahl der in Frage
kommenden Kommunikationspartner führen kann. Damit wird jeweils eine
verbesserte Zuordnung ermöglicht, ohne dass die Nutzer die Gesten zur Einleitung
der Kommunikation mehrmals wiederholen müssen. Dass die Anwendung solcher
vorgebbaren Schwellenwerte zum Fachwissen gehört, wird beispielsweise belegt
durch die Druckschriften NK9 (vgl. zweite Seite, Abschnitt Sticky Shadow:
configured … to be available in only a specific area und Figur 1) und NK12 (vgl.
Spalte 14, Zeilen 45-51: a preferred distance defined by the user). Denn diese
Druckschriften lehren unterschiedliche Anwendungsfälle zum Einleiten einer
Kommunikation bzw. Datenübertragung, wobei jeweils die Möglichkeit der Vorgabe
des relevanten Aufenthaltsbereichs des Endgeräts durch den Nutzer besteht, also
ein Schwellenwert für den ermittelten Aufenthaltsort vorgebbar ist. Solche
Schwellenwerte auch auf den zeitlichen Abstand der Kommunikationsanfragen
anzuwenden, ist aufgrund der zugrundeliegenden Problemstellung und des
offensichtlich sowohl bei der Ortsbestimmung auch für die Zeitbestimmung
erforderlichen Toleranzbereichs naheliegend (Rest des Merkmals 1.5).
Ein Auslösen einer Kommunikationsanfrage durch Betätigen mindestens einer
Taste an mindestens einem Kommunikationsendgerät und/oder durch Berühren
des berührungssensitiven Bildschirms (Rest des Merkmals 1.6) ergibt sich ebenfalls
naheliegend ausgehend von Druckschrift NK8b aufgrund fachmännischer
Überlegungen in Verbindung mit dem Fachwissen, wie es beispielsweise die
Druckschriften NK6, NK7 und NK11 belegen.
- 32 -
Druckschrift NK8b sieht kein Auslösen einer Kommunikationsanfrage durch
Betätigen mindestens einer Taste an mindestens einem Kommunikationsendgerät,
durch Spracheingabe und/oder durch Berühren des berührungssensitiven
Bildschirms vor, sondern nur durch verschiedene Gesten durch Bewegen des
Endgeräts (Then, bump the phone. Or wave it; vgl. vierter Absatz). Das Verwenden
einer Tastatureingabe oder eines Berührungsmusters des
berührungsempfindlichen Bildschirms gemäß dem fehlenden Rest des Merkmals
1.6 als Ergänzung oder Alternative zu einer Bewegung des Endgeräts (bump, wave)
gemäß Druckschrift NK8b zum Einleiten der Kommunikationsanfrage ist allerdings
dem Fachwissen des Fachmanns zuzurechnen, da Tastatur und
berührungsempfindlicher Bildschirm zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents mit
Abstand die gebräuchlichsten Mittel zur Benutzerinteraktion mit einem
Kommunikationsendgerät waren. Auch hier liegt die Veranlassung für den
Fachmann in der in Druckschrift NK8b beschriebenen Problemstellung, dass
Kommunikationsanfragen nicht eindeutig einander zuordenbar sein können, wofür
Druckschrift NK8b als einzige Lösung ein (ggf. mehrfaches) Wiederholen der
auslösenden Bewegung der Endgeräte vorsieht. Durch die (alternative oder
zusätzliche) Nutzung einer Tatstaureingabe oder eines Berührungsmusters des
berührungsempfindlichen Bildschirms kann eine Fehlinterpretation der einander
zuzuordnenden Bewegungen verringert werden, insbesondere, wenn sich die
relevanten Personen selbst bewegen und damit unbeabsichtigt eine Bewegung des
Endgeräts verursachen, die anhand der Beschleunigungsmessung des Endgeräts
als Wink- oder Stoßbewegung (wave, bump) interpretiert würde.
Zudem hat der Fachmann aufgrund seines Wissens um die unterschiedliche
Ausstattung von Endgeräten im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents erkannt, dass
dadurch auch die Nutzung älterer Endgeräte ermöglicht wird, deren
Bewegungserkennung unzuverlässig ist oder die nicht über eine solche verfügen.
Bei der Nutzung einer Tasttatur- oder Touchscreen-Eingabe handelt es sich nicht
nur um ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu
ziehendes Mittel, das zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen
Fachmanns gehört; der Einsatz der betreffenden Lösungsmittel stellt sich auch als
objektiv zweckmäßig dar (BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR
- 33 -
2014, 647 – Farbversorgungssystem; BGH, Urteil vom 27. März 2018 - X ZR 59/16,
GRUR 2018, 716 – Kinderbett).
Das zusätzliche Vorsehen der Möglichkeit einer Tastatureingabe zum Auslösen
einer Kommunikationsanfrage mit dem Ziel des Verbindungsaufbaus zwischen zwei
Endgeräten folgt für den Fachmann daher ausgehend von Druckschrift NK8b
naheliegend aufgrund seines Fachwissens (Rest des Merkmals 1.6). Dass eine
solche Möglichkeit zum Auslösen von Kommunikationsanfragen im
Prioritätszeitpunkt fachüblich war, zeigen beispielsweise auch die Druckschriften
NK11 (Abs. 0037), NK6 (Abs. 0078; 00102) und NK7 (vgl. S. 157, rechte Spalte,
zweiter Absatz). Sie beschreiben jeweils die Betätigung von Tasten (button; key)
oder die Verwendung des berührungsempfindlichen Bildschirms (touch-screen; vgl.
NK6, Abs. 00102) an zwei Kommunikationsendgeräten, um eine Kommunikation
zwischen diesen Endgeräten einzuleiten.
Soweit die Beklagte weiter die Auffassung vertritt, ein zusätzlicher Unterschied im
System gemäß Druckschrift NK8b gegenüber dem Streitpatent liege darin, dass dort
die Nähe der Nutzer vorausgesetzt werde, also dass bspw. Sichtkontakt bestehe,
ist dem nicht zu folgen. Zwar beschreibt die Streitpatentschrift eine mögliche
räumliche Distanz zwischen den Nutzern von bis zu 20 km (vgl. Abs. 0039) bzw.
eine mögliche Anwendung in einem Stadion (vgl. Abs. 0040). Der Patentanspruch
1 nach Hauptantrag schließt jedoch weder eine örtliche Nähe der beteiligten Nutzer
aus, noch setzt er eine Mindestentfernung der Nutzer oder ihrer
Kommunikationsendgeräte voraus. Eine solche Beschränkung auf eine
Kommunikation ohne (möglichen) Blickkontakt zwischen den Nutzern folgt auch
nicht implizit aus den gegenüber der erteilten Fassung beschränkten
Nutzerhandlungen nach Merkmal 1.6, welche unabhängig vom Abstand der
beteiligten Nutzer sind.
Damit ergibt sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag für
den Fachmann in naheliegender Weise aus Druckschrift NK8b und seinem
Fachwissen.
- 34 -
6. Zum Hilfsantrag 1
Der Hilfsantrag 1 ist zulässig. Jedoch verteidigt die Beklagte das Streitpatent auch
mit dieser Fassung ohne Erfolg, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 nach
Hilfsantrag 1 nicht patentfähig ist.
a) Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist gegenüber der Fassung nach
Hauptantrag dadurch geändert, dass folgendes Merkmal am Ende des Anspruchs
angefügt ist:
1.7H1 wobei
f) vor der Signalisierung der Kommunikationsanfrage (200, 201, 202,
203) ein zu sendender Nutzdatensatz (90) auswählbar ist,
insbesondere wobei der Nutzdatensatz (90) aus einer vordefinierten
Menge von Nutzdatensätzen (90) automatisch anhand spezifischer
Merkmale der Signalisierung der Kommunikationsanfrage (200, 201,
202, 203), insbesondere der Kodierung des Anfragedatensatzes (70),
auswählbar ist.
Merkmal 1.7H1 entspricht Anspruch 6 der erteilten bzw. den Ansprüchen 7 und 8 der
ursprünglich eingereichten Fassung und ist damit ursprungsoffenbart und schränkt
den Schutzbereich ein statt ihn zu erweitern. Patentanspruch 14 wurde in gleicher
Weise angepasst. Die Anspruchsfassung des Hilfsantrags 1 ist damit zulässig.
b) Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung die mangelnde Ausführbarkeit
des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag aufgrund der Änderung des Merkmals
1.6 geltend gemacht, welche sich auch in der Fassung nach Hilfsantrag 1
wiederfindet. Es wird daher auf die Ausführungen zur Ausführbarkeit des
Anspruchsgegenstands gemäß Hauptantrag verwiesen, welche für den Hilfsantrag
1 in gleicher Weise gelten. Der Gegenstand des Streitpatents ist auch in der
Fassung des Hilfsantrags 1 so deutlich und vollständig offenbart, dass der
Fachmann diese ausführen kann.
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c) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 beruht
ausgehend von Druckschrift NK8b in Verbindung mit dem Fachwissen nicht auf
einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1
Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ).
Das System gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der Anspruchsfassung des
Hauptantrags nur darin, dass nunmehr „vor der Signalisierung der
Kommunikationsanfrage ein zu sendender Nutzdatensatz auswählbar“ sein soll. Bei
den weiteren, mit „insbesondere“ eingeleiteten Teilmerkmalen des Merkmals 1.7H1
handelt es sich um fakultative Angaben, welche den Anspruch nicht weiter
beschränken und die bereits aus diesem Grund nicht geeignet sind, eine
erfinderische Tätigkeit zu begründen.
Druckschrift NK8b ist zu entnehmen, dass eine Auswahl des Nutzdatensatzes
(contact) aus mehreren Nutzdatensätzen vor einer Kommunikationsanfrage (The
app alerts…) erfolgt (vgl. NK8b, vierter Absatz: You choose the contact to send on
Bump's settings screen, …). Die folgende Auswahl der Datenfelder bezieht sich
dabei auf den ausgewählten Kontaktdatensatz (…along with the fields you want to
send…; vgl. jeweils dritter Absatz). Damit ergibt sich Merkmal 1.7H1 bereits aus
Druckschrift NK8b.
Hinsichtlich der weiteren Anspruchsmerkmale wird auf die Ausführungen zum
Hauptantrag verwiesen, die für Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 in gleicher Weise
gelten. Denn diese Merkmale sind gegenüber dem Hauptantrag unverändert und es
ergibt sich aus diesen auch in Kombination mit dem ergänzten Merkmal 1.7H1 keine
darüber hinausgehende synergistische Wirkung.
Damit ergibt sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 für
den Fachmann in naheliegender Weise aus Druckschrift NK8b und seinem
Fachwissen.
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7. Zum Hilfsantrag 2
Der Hilfsantrag 2 ist zulässig. Jedoch verteidigt die Beklagte das Streitpatent auch
mit dieser Fassung ohne Erfolg, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 nach
Hilfsantrag 2 nicht patentfähig ist. Dagegen greift der Nichtigkeitsgrund der nicht
ausführbaren Offenbarung nicht.
a) Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von der Fassung
nach Hauptantrag dadurch, dass
- die Vermittlungseinheit dahingehend näher charakterisiert ist, dass sie
datentechnisch mit einem Datenaustauschknoten gekoppelt ist, wobei ein
Nutzdatensatz von dem mindestens einen ersten Kommunikationsendgerät auf
den Datenaustauschknoten übertragen wird (Merkmale 1.2.1H2 und 1.2.2H2),
sowie die Mittel zur Berechnung und/oder Auswertung der räumlichen Distanz
der Kommunikationsendgeräte und des zeitlichen Abstands der
Kommunikationsanfragen jeweils einen Teil der Vermittlungseinheit bilden
(Merkmale 1.3H2 und 1.4H2), und
- die Steuerung der Datenübertragung durch das der Vermittlungseinheit
zugeordnete Verbindungsmittel derart konkretisiert ist, dass das
Verbindungsmittel mit dem Mittel zur Berechnung und/oder Auswertung der
räumlichen Distanz der Kommunikationsendgeräte und mit dem Mittel zur
Bestimmung und/oder Auswertung von zeitlichen Abständen der
Kommunikationsanfragen registriert, dass die notwendigen Bedingungen für die
Datenübertragung erfüllt sind, so dass der Nutzdatensatz (90) vom
Datenaustauschknoten (31) zu dem mindestens einen zweiten
Kommunikationsendgerät (20) übertragbar ist (Merkmale 1.5.1H2 und 1.5.2H2).
Diese Ergänzungen basieren auf der Beschreibung zu Figur 7 der ursprünglichen
Unterlagen, wie sie in der WO 2011/007010 A1 veröffentlicht sind und stellen eine
zulässige Beschränkung gegenüber der erteilten Fassung dar.
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b) Der Gegenstand des Streitpatents ist auch in der Fassung des Hilfsantrags 2 so
deutlich und vollständig offenbart, dass der Fachmann diese ausführen kann. Der
Auffassung der Klägerin, der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag sei aufgrund
der Änderung des Merkmals 1.6, welcher sich auch in der Fassung nach Hilfsantrag
2 wiederfindet, nicht ausführbar offenbart, ist nicht zutreffend. Es wird insoweit auf
die Begründung zur Ausführbarkeit des Anspruchsgegenstands gemäß
Hauptantrag verwiesen, welche für den Hilfsantrag 2 in gleicher Weise gilt.
c) Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 beruht
ausgehend von Druckschrift NK8b in Verbindung mit dem Fachwissen nicht auf
einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1
Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ).
Aus Druckschrift NK8b ist bekannt, dass der Nutzdatensatz vor der Übermittlung an
ein anderes Endgerät an die Vermittlungseinheit übermittelt wird (…and the two
phones upload their contacts to Bump's servers…; vgl. vierter Absatz). Dies
bedeutet, dass keine direkte Übertragung der Nutzdaten von Endgerät zu Endgerät
vorgesehen ist, sondern der Datenaustausch zwischen den Endgeräten
ausschließlich über die Vermittlungseinheit erfolgt. Damit übernimmt der als
Vermittlungseinheit dienende Server (Bump’s Internet server) nach Druckschrift
NK8b auch die Funktion des Datenaustauschknotens gemäß den Merkmalen
1.2.2H2 und 1.5.2H2, womit die Vermittlungseinheit implizit auch datentechnisch mit
einem Datenaustauschknoten gekoppelt ist und ein Nutzdatensatz (contact) von
dem mindestens einen ersten Kommunikationsendgerät (phone) auf den
Datenaustauschknoten übertragen wird (upload their contacts…).
Im Unterschied zum vorliegenden Patentanspruch 1 erfolgt das Übertragen des
Nutzdatensatzes gemäß Druckschrift NK8b jedoch nicht unabhängig von der ersten
Kommunikationsanfrage, sondern erst dann, wenn der Nutzer des ersten Endgeräts
die Kommunikation mit einem anderen Nutzer einleiten will, d. h. wenn er durch
Anstoßen oder Winken eine Kommunikationsanfrage veranlasst (Then, bump the
phone. Or wave it…; vgl. vierter Absatz).
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Diese von Druckschrift NK8b abweichende Vorgehensweise ergibt sich für den
Fachmann jedoch in naheliegender Weise aus seinem Fachwissen und kann daher
eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen. Denn beim Nutzdatensatz nach
Druckschrift NK8b handelt es sich um eine elektronische Visitenkarte (contact card),
die mehrere Kontaktinformationen sowie ein Foto enthalten kann (vgl. dritter
Absatz). Eine solche Visitenkarte wird üblicherweise mehrfach verwendet und
ändert sich in ihrem Inhalt nur vergleichsweise selten oder gar nicht. Daher ist es
aus Gründen der Verringerung des zu übertragenden Datenvolumens (und damit
ggf. auch zur Verringerung der Kosten für den Nutzer) und zur Zeitersparnis
(insbesondere bei schlechten Netzbedingungen) ausgehend von der Druckschrift
NK8b für den zuständigen Fachmann naheliegend, einen solchen, mehrfach
verwendbaren Datensatz vorab an die Vermittlungseinheit bzw. den
Datenaustauschknoten zu übermitteln und nicht bei jeder Verwendung erneut an
die Vermittlungseinheit bzw. den Datenaustauschknoten zu übertragen. Dies gilt
auch dann, wenn der Nutzer – wie in Druckschrift NK8b – eine Auswahl aus
mehreren Kontaktdatensätzen nutzt, bspw. zur privaten oder geschäftlichen
Verwendung (You choose the contact…; vgl. dritter Absatz), da auch dann die
Auswahl des Datensatzes zu einer deutlich verringerten Datenmenge gegenüber
der wiederholten Übermittlung der gesamten Visitenkarte (ggf. inklusive Foto) führt.
Die Merkmale 1.2.1H2 und 1.2.2H2 ergeben sich damit für den Fachmann
nahliegend aus Druckschrift NK8b aufgrund seines Fachwissens.
Der aus Druckschrift NK8b bekannte Server (Bump’s Internet server) zeigt auch die
Merkmale 1.5.1H2 und 1.5.2H2.
Wenn die Mittel zur Berechnung und/oder Auswertung der räumlichen Distanz der
Kommunikationsendgeräte und die Mittel zur Bestimmung und / oder Auswertung
von zeitlichen Abständen der Kommunikationsanfragen registrieren, dass die
notwendigen Bedingungen für die Datenübertragung erfüllt sind, d. h. wenn in der
Vermittlungseinheit festgestellt wird, dass die räumliche Distanz der Endgeräte nicht
überschritten ist und die Kommunikationsanfragen in einem ausreichend geringen
Zeitabstand erfolgt sind, ist der Nutzdatensatz vom Datenaustauschknoten zu dem
mindestens einen zweiten Kommunikationsendgerät übertragbar. Druckschrift
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NK8b sieht entsprechend vor, dass die Vermittlungseinheit (Bump’s Internet server)
registriert, dass die beiden Endgeräte (both phones) am gleichen Ort und zur
gleichen Zeit angestoßen wurden oder einander zugewinkt haben (…checks to see
if another phone is being bumped or waved in the same location at the same time).
In diesem Fall (If it finds a match…) kann der Nutzerdatensatz (contact) vom Server
in seiner Funktion als Datenaustauschknoten an das zweite Endgerät übermittelt
werden (…downloading the other contact; vgl. jeweils vierter Absatz). Dass dabei
gemäß Druckschrift NK8b die Bereitschaft des Nutzers zum Datenaustausch
nochmals abgefragt wird (…asking if you want to trade information) und dass ein
gegenseitiger Datenaustausch erfolgt (…in exchange; vgl. jeweils vierter Absatz),
steht nicht im Widerspruch zum Anspruchswortlaut.
In Hilfsantrag 2 ist gegenüber dem Hauptantrag weiter ergänzt, dass Ort, Zeit und
die Nutzdatenadresse durch das erste Kommunikationsendgerät ermittelt und in der
ersten Kommunikationsanfrage übertragen werden (Merkmal 1.2.3H2).
Der Fachmann liest in Druckschrift NK8b bereits mit, dass die Ortsbestimmung
durch das Endgerät erfolgt und der Ort zwangsläufig an die Vermittlungseinheit
übermittelt werden muss, da die Vermittlungseinheit nach NK8b als Server im
Internet (Bump’s Internet server) selbst keine Ortsinformationen über das Endgerät
besitzt, diese aber zur Bestimmung der örtlichen Nähe der
Kommunikationsendgeräte benötigt (The app alerts Bump's Internet server, which
checks to see if another phone is being bumped or waved in the same location at
the same time; vgl. vierter Absatz).
Ausgehend von Druckschrift NK8b ist es naheliegend, den Zeitpunkt des Auslösens
der Kommunikationsanfrage durch das Kommunikationsendgerät zu ermitteln und
zu übertragen, da die Endgeräte in Druckschrift NK8b als Telefone (phones)
einerseits für ihre Mobilfunkfunktionen ein zuverlässige Zeitmessung und genaue
Uhrzeit benötigen, womit der Fachmann von einer weitgehend verlässlichen
Systemzeit des Endgeräts ausgehen kann, und andererseits durch das Erfassen
des tatsächlichen Auslösezeitpunkts der Kommunikationsanfrage ermöglicht wird,
den tatsächlichen Zeitabstand zwischen dem Auslösen der jeweiligen
Kommunikationsanfragen zu ermitteln, ohne dass Verzögerungen auf der
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Übertragungsstrecke oder bei der Auswertung in der Vermittlungseinheit
berücksichtig werden müssen.
Da der Nutzerdatensatz gemäß Druckschrift NK8b auswählbar ist (You choose the
contact…; vgl. dritter Absatz) und – wie vorstehend zu Merkmal 1.2.1H2 und 1.2.2H2
gezeigt – naheliegend in der Vermittlungseinheit bzw. dem Datenaustauschknoten
hinterlegt wird, folgt zwangsläufig, dass der ausgewählte Nutzerdatensatz bei einer
Kommunikationsanfrage auch angegeben werden muss, was – wie auf dem Gebiet
der Datenverarbeitung üblich – durch Angabe der Adresse erfolgt, unter welcher der
Datensatz vom Nutzer des zweiten Kommunikationsendgeräts abgerufen bzw.
heruntergeladen werden kann (…downloading the other contact in exchange).
Damit ergibt sich auch Merkmal 1.2.3H2 für den Fachmann aus Druckschrift NK8b
aufgrund seines Fachwissens.
Gemäß Hilfsantrag 2 soll weiterhin das zweite Kommunikationsendgerät mit seiner
(zweiten) Kommunikationsanfrage gegenüber der Vermittlungseinheit anzeigen,
dass es empfangsbereit gemacht wird, also signalisiert, dass eine Kommunikation
mit dem ersten Kommunikationsendgerät gewünscht ist, wobei Ort und Zeit durch
das zweite Kommunikationsendgerät ermittelt und in der zweiten
Kommunikationsanfrage übertragen werden (Merkmal 1.2.4H2).
Nach Druckschrift NK8b ist analog zur Kommunikationsanfrage des ersten
Kommunikationsendgeräts eine Benachrichtigung (The app alerts…) vorgesehen,
wenn der Nutzer eine entsprechende Bewegung mit dem zweiten
Kommunikationsendgerät ausführt (bump; wave). Da die Vermittlungseinheit
(Bump's Internet server) gemäß Druckschrift NK8b prüft, ob Ort und Zeit
übereinstimmen (The app alerts Bump's Internet server, which checks to see if
another phone is being bumped or waved in the same location at the same time;
vgl. vierter Absatz), müssen zwangsläufig auch vom zweiten Endgerät der
Aufenthaltsort beim Auslösen der Kommunikationsanfrage und der Zeitpunkt der
Kommunikationsanfrage ermittelt werden. Dies geschieht naheliegend aus den
gleichen Gründen wie beim ersten Kommunikationsendgerät durch das jeweilige
Endgerät (vgl. Ausführungen zu Merkmal 1.2bH2), welches die Angaben zu Ort und
Zeit zur Auswertung an die Vermittlungseinheit (Bump's Internet server) übermitteln
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muss, da diese dort ausgewertet werden (…, which checks to see if another phone
is being bumped or waved in the same location at the same time; vgl. vierter Absatz).
Damit ergibt sich Merkmal 1.2.4H2 für den Fachmann ebenfalls aus Druckschrift
NK8b aufgrund seines Fachwissens.
Die Anpassungen der Merkmale 1.3H2 und 1.4H2 geben nur das fachmännische
Verständnis der Merkmale 1.3 und 1.4 nach Hautantrag wieder, wonach die
Vermittlungseinheit (Bump’s Internet server) geeignet ist, die Bedingungen
hinsichtlich des örtlichen und zeitlichen Abstands zu überprüfen und damit die
räumliche Distanz der Kommunikationsendgeräte (phones) und den zeitlichen
Abstand der jeweiligen Kommunikationsanfragen (The app alerts…) zu berechnen
oder auszuwerten. Voraussetzung dafür sind zwangsläufig entsprechende Mittel in
der Vermittlungseinheit, denn eine Auswertung von örtlichem bzw. zeitlichem
Abstand durch die Kommunikationsendgeräte selbst kommt bereits deshalb nicht in
Betracht, weil dies eine Kommunikation zwischen den Endgeräten voraussetzen
würde, welche aber erst als Reaktion auf die Kommunikationsanfragen durch die
Vermittlungseinheit eingeleitet werden soll (vgl. vorstehende Ausführungen zur
Auslegung und zu Merkmal 1.3 und 1.4 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag).
Entsprechende geeignete Mittel, um zu prüfen, ob ein Anstoßen oder Winken der
Endgeräte am gleichen Ort und zur gleichen Zeit erfolgt, liest der Fachmann – wie
bereits zum Hauptantrag dargelegt – in Druckschrift NK8b mit (The app alerts
Bump's Internet server, which checks to see if another phone is being bumped or
waved in the same location at the same time; vgl. vierter Absatz).
Hinsichtlich der weiteren Anspruchsmerkmale wird auf die Ausführungen zum
Hauptantrag verwiesen, die für Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 in gleicher Weise
gelten. Denn diese Merkmale sind gegenüber dem Hauptantrag inhaltlich
unverändert und es ergibt sich aus diesen auch in Kombination mit den vorstehend
betrachteten ergänzten bzw. geänderten Merkmalen keine darüberhinausgehende
technisch synergistische Wirkung.
- 42 -
Damit ergibt sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 für
den Fachmann in naheliegender Weise aus Druckschrift NK8b und seinem
Fachwissen.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. § 709 S. 1 und S. 2 ZPO.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form
abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf
Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder
in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,
einzulegen.
Grote-Bittner Altvater Matter Meiser Haupt
sch


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