4 ZA (pat) 13/12  - 4. Senat (Nichtigkeit)

BUNDESPATENTGERICHT L e i t s a t zAktenzeichen: 4 ZA (pat) 13/12 zu 4 Ni 38/09 Entscheidungsdatum: 7. Mai 2012Rechtsbeschwerde zugelassen: ja Normen: § 84 Abs. 2 PatGMitwirkender Rechtsanwalt III 1. Im Kostenfestsetzungsverfahren des Nichtigkeitssenats ist zu der Frage derErstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts (Doppelvertretungskosten) die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts und wegen der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zulässig (Fortführung der Entscheidung des Senats vom 16. April 2012 - 4 ZA (pat) 35/11 zu 4 Ni 82/08). 2. Der gebotenen generalisierenden Betrachtungsweise steht nicht entgegen, dass dieNotwendigkeit einer Doppelvertretung nur in besonders gelagerten und darzulegenden Fällen anzuerkennen ist, wobei losgelöst von der rechtlichen Schwierigkeit im Einzelfall Fallgruppen zu bilden sind. 3. Weder begründen die Parallelität eines Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens undein hiermit verbundener Abstimmungsbedarf als solche bereits derartige anzuerkennende Fallgruppen, noch verfahrensrechtliche Fragestellungen im Nichtigkeitsverfahren, wenn diese typischerweise hiermit verbunden sind und damit zum spezifischen Aufgabenkreis eines Patentanwalts gehören,(Fortführung von BPatGE 52, 146 - Mitwirkender Rechtsan-walt II; BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts). BUNDESPATENTGERICHT4 ZA (pat) 13/12 zu4 Ni 38/09 (EU)_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Patentnichtigkeitssache…- 2 -…betreffend das europäische Patent…(DE …)(hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung)hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 7. Mai 2012unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Engels und der RichterinnenDr. Mittenberger-Huber und Dr.-Ing. Praschbeschlossen:I. Die Erinnerung wird zurückgewiesen.II. Die Klägerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.III. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 4.135,20 €.IV. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.G r ü n d eI.Im Patentnichtigkeitsverfahren 4 Ni 38/09 wurde durch Urteil des 4. Senats des Bundespatentgerichts vom 8. Februar 2011 das europäische Patent …mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der BundesrepublikDeutschland für nichtig erklärt. Ferner wurden der Beklagten die Kosten des Ver-fahrens auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht - 3 -wurde durch Beschluss vom selben Tage auf 600.000,-- € festgesetzt. Mit Schrift-satz vom 8. April 2011 legte die Beklagte gegen dieses Urteil Berufung zum Bun-desgerichtshof ein (X ZR 37/11). Mit weiterem Schriftsatz vom 11. Juli 2011 nahm sie die Berufung zurück. Mit Beschluss vom 30. August 2011 setzte der Bundes-gerichtshof den Streitwert für beide Instanzen des Nichtigkeitsverfahrens auf 625.000,-- € fest.Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin beantragte mit Schriftsatz vom 4. Oktober 2011 die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens für zwei Instanzen festzu-setzen. Den Kostenfestsetzungsantrag für das Berufungsverfahren hat er mit Schriftsatz vom 3. November 2011 wieder zurückgenommen. In der Sache be-rechnet er Kosten für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht in Höhe von 20.672, 20 €, die auf eine Verfahrens- und Terminsgebühr für einen Patentanwalt, eine Terminsgebühr für einen Rechtsanwalt und die übliche Post- und Telekom-munikationspauschale entfallen.Durch Beschluss vom 8. Februar 2012 hat die Rechtspflegerin Kosten in Höhe von 16.537,-- € festgesetzt. Die Festsetzung eines weiteren - streitgegenständlichen -Betrages von 4.135,20 € hat die Rechtspflegerin abgelehnt, da eine Doppelver-tretung durch einen Patent- und einen Rechtsanwalt nicht erforderlich im Sinne von § 91 Abs. 2 S. 2 ZPO sei. Ein zwischen den Parteien anhängiges Verlet-zungsverfahren rechtfertige nicht automatisch Kostenersatz für einen Rechtsan-walt. Weitere von der Klägerin vorgetragene rechtliche Schwierigkeiten rechtfer-tigten die Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes ebenso wenig. Auch ein Patentan-walt sei verpflichtet, sich die erforderlichen Rechtskenntnisse anzueignen. Dazu gehörten auch verfahrensrechtliche Fragen. Die Frage der Passivlegitimation sei von der Klägerin - unstreitig - nicht geprüft worden. Die Einführung neuer Nichtig-keitsgründe, Verzahnung von Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren sowie Fra-gen der Übersetzung und Auslegung von Begriffen und erfinderische Tätigkeit und Neuheit hätten die Hinzuziehung ebenfalls nicht erforderlich gemacht.- 4 -Gegen diesen Beschluss, der Klägerin zugestellt am 1. Februar 2012, hat diese per Fax mit Schriftsatz vom 14. Februar 2012, eingegangen bei Gericht am selben Tag, Erinnerung eingelegt.Sie beantragt,im Kostenfestsetzungsbeschluss die Kosten für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt zu berücksichtigen.Die Klägerin ist der Ansicht, die geltend gemachten Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt seien als Doppelvertretungskosten festzusetzen. Es führe zu einer uneinheitlichen Einzelfallrechtsprechung, wenn das Gericht prüfe, ob im konkreten Verfahren ein Patentanwalt kraft seiner Ausbildung dazu berufen sei, ein aufge-tretenes Rechtsproblem zu lösen. Die Notwendigkeit der Beauftragung eines Rechtsanwalts sei nämlich immer schon dann zu bejahen, wenn - wie im vorlie-genden Fall - ein Verletzungsverfahren anhängig sei. Die Verfahrenstaktik müsse zwischen Patent- und Rechtsanwalt in beiden Verfahren abgestimmt werden.Ferner gebiete die hohe wirtschaftliche Bedeutung des Verfahrens, das einen Streitwert von 625.000.-- € habe, die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts zur effek-tiven Rechtsverfolgung. Zu Unrecht habe die Rechtspflegerin auf eine Kommen-tarstelle hingewiesen, die sich mit der Frage der Einarbeitung in eine Spezialmate-rie beschäftige. Diese mag für Rechtsanwälte, nicht aber für die Einarbeitung von Patentanwälten auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts gelten. Ferner seien im konkreten Fall die juristischen Folgen eines Parteiwechsels zu prüfen gewesen, wenngleich die Klägerin die Angaben des Beklagten nicht geprüft habe. Außerdem sei es im Termin der mündlichen Verhandlung um die Frage der Zulässigkeit der Einführung neuer Nichtigkeitsgründe gegangen, mithin um zivilprozessrechtliche Fragen der Sachdienlichkeit einer Zulassung neuer Gründe gem. § 263 ZPO, die nicht mehr zum Tätigkeitsfeld eines Patentanwalts gehörten.Auf den Schriftsatz der Klägerin vom 14. Februar 2012 wird insoweit Bezug ge-nommen.- 5 -Die Nichtigkeitsbeklagte und Erinnerungsgegnerin hat sich im Verfahren nicht er-klärt.Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache mit Be-schluss vom 26. März 2012 dem Senat vorgelegt.G r ü n d e1. Die Erinnerung ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt (§§ 84 Abs. 2 PatG, 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 und 2 RPflG), jedoch un-begründet. Die geltend gemachten Kosten für die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Termin in Höhe von 4.135,20 € (1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV, § 2 Abs. 2, § 13 RVG) sind im vorliegenden Verfahren nicht erstattungsfähig, da sie nicht notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG wa-ren.Die Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten richtet sich nach den Vorschriften des § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 91 ff. ZPO. Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unter-liegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, und zwar insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechen-den Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung nötig waren. Dies ist nach ständi-ger Rechtsprechung dann der Fall, wenn eine verständige und wirtschaftlich ver-nünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlas-sung als sachdienlich ansehen durfte. (Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 32. Auflage, Rn. 9 zu § 91 ZPO). Zu diesen Kosten gehören auch die Gebühren eines Rechts- oder Patentanwalts.Nach wie vor umstritten in Rechtsprechung und Literatur ist die Rechtsfrage der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren, d. h. die Erstattungsfähigkeit der Kosten des - hier - zusätzlich zum Patentanwalt mit-- 6 -wirkenden Rechtsanwalts (Engels/Morawek, Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahre 2010 in GRUR 2011, 561, 585ff.; Mes, Patentgesetz, 3. Auflage, § 84Rn. 46ff.; Schickedanz, Mitt. 2012, 60; Heselberger, jurisPR-WettbW 2/2011 Anm. 4, abrufbar über juris.de; für die Vergangenheit siehe Winterfeldt/Engels, Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahre 2008, Teil II, GRUR 2009, 613, 614; Engels/Morawek, Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahre 2009 in GRUR 2010, 465, 481).1. 1. Einigkeit besteht nur insoweit, als eine analoge Heranziehung des § 143 Abs. 3 PatG, der die Kosten eines neben dem Rechtsanwalt im Patentstreitverfah-ren mitwirkenden Patentanwalts regelt, nach übereinstimmender Auffassung der Senate des Bundespatentgerichts mangels Vorliegens einer planwidrigen gesetz-lichen Regelungslücke ausscheidet (vgl. z. B. BPatGE 50, 85 = GRUR 2008, 735 -Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BPatGE 52, 146 - Mitwirkender Rechtsanwalt II).1. 2. Im Übrigen ist die Frage nach der Erstattung von Doppelvertretungskostenumstritten und wird auch in der neueren Rechtsprechung der Senate des Bundes-patentgerichts unterschiedlich beurteilt:1. 2. 1. Der erkennende Senat hat sich bereits in der Vergangenheit dazu geäu-ßert, unter welchen Voraussetzungen im Nichtigkeitsverfahren die von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO geforderte Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu bejahen ist, und ob bestimmte Fallkonstellatio-nen diese indizieren. Nach seiner Rechtsauffassung können zwar der Umstand eines zwischen denselben Parteien geführten Verletzungsverfahrens und die in einem Nichtigkeitsverfahren in rechtlicher Hinsicht häufig sehr komplexen, oftmals eng mit dem Verletzungsverfahren zusammenhängenden Fragestellungen für eine Erstattungsfähigkeit der Kosten als notwendig sprechen. Jedoch hat der Senat betont, dass er sich der von anderen Senaten des Bundespatentgerichts zu Grunde gelegten generalisierenden Betrachtungsweise im Hinblick auf die Be-- 7 -deutung eines parallelen Verletzungsverfahrens, mit der Folge, dass die Kosten des Rechtsanwalts grundsätzlich erstattungsfähig sind, nicht anschließen könne. Denn dies kommt einer analogen Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG gleich und ist mit dem in § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO enthaltenen Grundsatz der Prüfung ent-standener Kosten auf ihre Notwendigkeit nicht vereinbar (BPatGE 52, 146, 149 -Mitwirkender Rechtsanwalt II). Der Senat verlangt deshalb, dass die Notwendig-keit im Einzelfall konkret dargetan wird (Beschluss v. 26.10.2010, 4 ZA (pat) 50/10 = BPatGE 52, 146 - Mitwirkender Rechtsanwalt II; Beschluss v. 5.10.2010,4 ZA (pat) 19/10; ebenso der 2. Senat Beschluss v. 13.08.2007, 2 ZA (pat) 56/06 =BPatGE 50, 85 = GRUR 2008, 735 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfah-ren; ebenso noch der 3. Senat Beschluss v. 21.08.2008, 3 ZA (pat) 44/08 = BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts und Beschluss v. 01.09.2008, 3 ZA (pat) 51/08; abweichend der 3. Senat in Beschl v. 18.05.2010,3 ZA (pat) 1/09; Beschluss v. 24.02.2011, 3 ZA (pat) 29/10 = BPatGE 52, 159 = GRUR-RR 2011, 436 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; Be-schluss v. 26.07.2011, 3 ZA (pat) 21/10 = BPatGE 52, 233 = GRUR-RR 2012, 129 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VI). Danach ist eine Doppel-vertretung dann als nicht notwendig anzusehen, wenn trotz eines parallelen Ver-letzungsrechtsstreits keine zusätzlichen konkreten Umstände für eine Erforderlich-keit dargetan werden, so z.B. besondere rechtliche Schwierigkeiten, welche über die fachliche Kompetenz eines Patentanwalts hinausgehen. Auch begründen we-der die Abstimmung und Neuformulierung der Patentansprüche, noch deren Aus-legung derartige Umstände, zumal der Patentanwalt durch seine spezielle Ausbil-dung hierzu regelmäßig in besonderer Weise geeignet ist. Der Senat hat auch er-gänzend darauf hingewiesen, dass die Nichtabrechenbarkeit von zusätzlichen Rechtsanwaltskosten kein Verstoß gegen das Prinzip der Waffengleichheit dar-stellt, ebenso wie auch geäußerte Bedenken verfassungsrechtlicher Art im Hin-blick auf den in Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Justizgewäh-rungsanspruch nicht begründet sind (Beschluss v. 26.10. 2010, 4 ZA (pat) 50/10 = BPatGE 52, 146 - Mitwirkender Rechtsanwalt II).- 8 -1. 2. 2. Der Senat hält an dieser Rechtsprechung fest (vgl. auch Beschluss v. 16. April 2012, 4 ZA (pat) 35/11 m. w. N.). Er sieht es nicht als ausreichend an, dass bei Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens typischerweise dann die Hinzu-ziehung eines Rechtsanwalts erforderlich sein soll, wenn zeitgleich mit dem Nich-tigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. Die Tatsache, dass es einer Abstimmung des Vorgehens in beiden Verfahren bedürfe, hätte nämlich immer zur Folge, dass allein aufgrund der gleichzeitigen Anhängigkeit eines parallelen Verletzungsverfahrens die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren als erforderlich anzusehen wäre (so z. B. 1. Senat, Beschluss v. 21.11.2008, 1 ZA (pat) 7/09 = BPatGE 51, 67 = GRUR 2009, 706 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I und Be-schluss v.22.12.2008, 1 ZA (pat) 13/08 = BPatGE 51, 72 = GRUR 2009, 707 -Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren II; 2. Senat, Beschluss v.12.03.2009, 2 ZA (pat) 82/07 und Beschluss v. 10.08.2011, 2 ZA (pat) 8/10;3. Senat, Beschluss v. 24.02.2011, 3 ZA (pat) 29/10 = BPatGE 52, 159 = GRUR-RR 2011, 436 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; 5. Senat Be-schluss v. 18.01.2011, 5 ZA (pat) 20/10 = BPatGE 52, 154 – Doppelvertretungs-kosten im Nichtigkeitsverfahren IV; 10. Senat Beschluss v. 31.3.2010, 10 ZA (pat) 5/08 = BPatGE 51, 225 ff. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeits-verfahren III). Eine solche Betrachtungsweise würde - wie gesagt - dazu führen, dass die Entscheidung des Gesetzgebers, bisher eine dem Verletzungsverfahren entsprechende Regelung des § 143 Abs. 3 PatG für das Nichtigkeitsverfahren nicht vorzusehen, umgangen würde. Damit würde zugleich - entgegen § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO - auf das gesetzliche Erfordernis einer tatsächlichen Notwendigkeit der Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren verzichtet und gegen die damit verbundene Verpflichtung jeder Partei verstoßen, die Kosten ihrer Pro-zessführung möglichst gering zu halten (BVerfG NJW 1990, 3073; BGH FamRZ 2004, 866).1. 2. 3. Auch die von der Gegenmeinung angeführte berechtigte Forderung nach einer typisierenden Betrachtungsweise rechtfertigt keine andere Beurteilung: Der - 9 -Bundesgerichtshof weist zwar zutreffend in ständiger Rechtsprechung darauf hin, dass der Gerechtigkeitsgewinn einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen stehe, wenn in nahezu jedem Einzelfall mit Fug darüber gestritten werden könne, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu er-statten sind oder nicht (BGH GRUR 2005, 294; NJW 2003, 901, 902 – Auswärtiger Rechtsanwalt I). Allerdings kann hieraus noch nicht gefolgert werden, dass allein der Umstand eines zum Nichtigkeitsverfahren parallel geführten Verletzungsver-fahrens ein derartiger generalisierender Umstand ist. Das schließt die Berücksich-tigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls nicht aus, die ausnahmsweise eine Erstattungsfähigkeit begründen können (so auch der 3. Senat Beschluss vom 21.08.2008 = BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts; ferner der 2. Senat Beschluss v. 11.2.2008 = BPatGE 50, 85 - Doppelvertretung im Patent-nichtigkeitsverfahren; einschränkend auch der 2. Senat im Beschluss v. 28.9.2011 2 ZA (pat) 35/10, jedenfalls Erstattungsfähigkeit für das Nichtigkeitsberufungsver-fahren bejahend). Wenn deshalb der Senat in seiner bisherigen Rechtsprechung darauf abgestellt hat, dass die Notwendigkeit im Einzelfall dargetan werden muss (Beschluss v. 26.10. 2010, 4 ZA (pat) 50/10 = BPatGE 52, 146 - Mitwirkender Rechtsanwalt II; Beschluss v. 5.10.2010, 4 ZA (pat) 19/10), so bedeutet dies des-halb nicht, dass der Senat eine generalisierende Betrachtung ablehnt und etwa in jedem Einzelfall die konkreten Umstände als klärungsbedürftig ansieht. Der Senat hält lediglich die von der Gegenmeinung herangezogenen Fallgruppen und Um-ständen für nicht ausreichend diversifiziert, um bei einer generalisierenden Be-trachtung eine Zuerkennung der Kosten als notwendig auszulösen (so bereits Be-schluss vom 16. April 2012, 4 ZA (pat) 35/11 zu 4 Ni 82/08 (EU)).Danach sollten einer generalisierenden Betrachtungsweise folgend die Kosten ei-ner Doppelvertretung nicht schon dann erstattungsfähig sein, wenn lediglich die Parallelität eines Verletzungsverfahrens vorgetragen wird. Auch hiermit verbunde-ner Abstimmungsbedarf oder Umstände, wie die Auslegung der Patentansprüche, deren Neuformulierung oder ein Abgleich im Hinblick auf den Schutzumfang oder - 10 -den Stand der Technik, sind keine besonderen Gründe, die eine Erstattungspflicht auslösen. Alle hierdurch bedingten Tätigkeiten im Nichtigkeitsverfahren zählennämlich noch zu den ureigenen Aufgaben eines Patentanwalts. Er ist hierzu um-fassend ausgebildet worden. Es bedarf deshalb der vom Senat geforderten Darle-gung im Einzelfall, welche sonstigen konkreten Umstände - ohne dass es insoweit auf jedes kleinste Detail ankäme - eine Notwendigkeit der mitwirkenden Vertretung durch einen Rechtsanwalt begründen sollen, wie z. B. besondere rechtliche Schwierigkeiten der Rechtsmaterie (für angegriffene ergänzende Schutzzertifikate verneinend BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts), denen der Patentanwalt ohne die Hilfe eines Rechtsanwalts alleine nicht zu begegnen ver-mag (vgl. BPatGE 50, 85 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren). Da-bei ist auch in diesen Fällen auf eine Betrachtung ex ante abzustellen (hierzu be-reits BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts).1. 2. 4. Aufgrund der Parallelität von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren ist aus den vorgenannten Gründen die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Rechts-anwalts nicht ersichtlich. Es sind aber auch keine anderen Gründe ersichtlich, die eine Doppelvertretung notwendig gemacht hätten.1. 2. 4. 1. Die Prüfung der Passivlegitimation eines Beklagten gehört zu den verfahrensrechtlichen Fragen, die der Patentanwalt beantworten können muss. Der Senat verkennt nicht, dass die Beurteilung der Passivlegitimation, also der Frage, ob der Beklagte auch tatsächlich der materiellrechtlich Verpflichtete ist, grundsätzlich geeignet ist, schwierige rechtliche Überlegungen auszulösen.Dennoch gehört sie in jedem Zivilprozess, und gem. § 81 Abs. 1 S. 2 PatG auch im Nichtigkeitsverfahren, zu den grundlegenden Fragestellungen, die sich bei ei-ner Klageerhebung stellen. Jeder Patentanwalt, der eine Klage einreicht, bzw. ei-nen Patentinhaber vertritt, wird deshalb beurteilen müssen, ob das eingeklagte Recht dem Kläger zusteht, oder der Beklagte der materiellrechtlich Verpflichtete ist. Gem. § 16 Abs. 2 Ziff. 5 PatAnwAPO muss ein in Ausbildung befindlicher Kan-didat, der zur Patentanwaltsprüfung zugelassen werden möchte, u. a. über Kennt-- 11 -nisse der Grundzüge des gerichtlichen Verfahrensrechts verfügen. Spätestens seit der Rechtssprechung des I. Senats des Bundesgerichtshofs zu „Sanopharm“ (GRUR 1998, 940) und in Fortführung dieser Rechtsprechung durch den X. Zivilsenat (GRUR 2008, 87 ff. - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren) handelt es sich beim Patentinhaberwechsel und damit der Frage, wer Beklagter in einem Nichtigkeits- oder Patentverletzungsverfahren ist, um eine Verfahrensfrage, die auch zur Ausbildung von Patentanwälten gehört (vgl. auch Fitzner, Der Pa-tentanwalt, 2. Auflage 2008, Rn. 705 und Rn. 1052).Aufgrund der generalisierenden Sichtweise kann es dann nicht mehr darauf an-kommen, ob die Fragestellung im Einzelfall besonders kompliziert und nur unter Hinzuziehung eines Rechtsanwalts zu lösen war, oder selbständig vom Patentan-walt beantwortet werden konnte. Die Fragestellung gehörte jedenfalls grundsätz-lich zum verfahrensrechtlichen Kenntnisstand des Patentanwalts.Vorliegend kommt in concreto hinzu, dass ausweislich des Schriftsatzes vom 27. Juli 2009 (Bl. 61 d. A.) der bevollmächtigte Patentanwalt der Beklagten - ohne Hinzuziehung eines Rechtsanwalts - keine inhaltliche Prüfung vorgenommen und einem Parteiwechsel zugestimmt hat.1. 2. 4. 2. Zutreffend hat die Klägerin darauf hingewiesen, dass von einem Patent-anwalt, anders als von einem Rechtsanwalt, die Einarbeitung in eine -juristische -Spezialmaterie nicht verlangt werden kann. Nicht als Spezialmaterie zu beurteilen ist jedoch das Zivilprozessrecht, soweit es im Verfahren vor dem Bundespatentge-richt Anwendung findet. Nach den gemeinsamen Vorschriften für das Be-schwerde- und Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht sind, soweit das Patentgesetz keine Bestimmungen über das Verfahren vor dem Pa-tentgericht enthält, das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen (§ 99 Abs. 1 PatG; vgl. BGH GRUR 2008, 87, 88 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren). Auch der Patentanwalt muss - wie dargelegt - Grundkenntnisse des Verfahrensrechts beherrschen, da er - 12 -ohne entsprechende Kenntnisse über den Ablauf des Zivilprozesses zu einer Ver-tretung des Mandanten vor Gericht nicht in der Lage wäre.Dazu gehören - neben der oben angesprochenen Frage der Passivlegitimation -auch die Fragen nach der Geltendmachung neuer Nichtigkeitsgründe in der mündlichen Verhandlung. Die Gründe, die die Nichtigkeit eines Patents begrün-den, sind dem Patentanwalt ohnehin bekannt. Auch der Zeitpunkt, zu dem diese Gründe geltend gemacht werden müssen, gehört zu seinem Fachwissen. Werden diese Gründe nicht mit der Klage, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt gel-tend gemacht, bedeutet dies eine Klageänderung im Sinne von § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 263 ZPO (vgl. Fitzner, a. a. O., Rn. 717). Diese Beurteilung erfordert kein Spezialwissen und wird in den Kommentaren zum Patentgesetz explizit angespro-chen (Kühnen in Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, § 81 Rn. 72 ff.; Keukenschrij-ver in Busse, Patentgesetz, 6. Auflage, § 83 Rn. 9 ff.; Rogge in Benkard, Patent-gesetz, 10. Auflage, § 81 Rn. 23 m. w. N.).1. 2. 4. 3. Auch die wirtschaftliche Bedeutung eines Verfahrens - die in Nichtigkeitsverfahren fast regelmäßig gegeben sein dürfte - ist nicht alleiniger Indi-kator für die Notwendigkeit einer Doppelvertretung. In der von der Klägerin zitier-ten Entscheidung (BGH GRUR 1958, 305) wird nicht ausschließlich auf die wirt-schaftliche Bedeutung abgestellt, sondern diese als zweiter, zusätzlicher Aspekt neben den gebotenen Schwierigkeiten rechtlicher Art genannt. Erst die Kumulation von rechtlichen Schwierigkeiten und wirtschaftlicher Bedeutung begründete die Erstattungsfähigkeit im vom BGH entschiedenen Fall. Dies erscheint zweckmäßig, da eine Qualifizierung der „wirtschaftlichen Bedeutung“ letztlich auf eine betrags-mäßige Bewertung des Streitwerts hinausliefe (ab 10.000,-- €, ab 100.000,-- € oder erst ab 1.000.000,-- €?) ohne die rechtlichen Schwierigkeiten, die nicht zwin-gend von der Höhe des Streitwerts abhängen, zu berücksichtigen.Fehlt es aber an den „erheblichen Schwierigkeiten auch rechtlicher Art“ - wie im vorliegenden Fall - sind Rechtsanwaltskosten zu den bereits festgesetzten Patent-anwaltskosten nicht zu erstatten.- 13 -Daher war die Erinnerung zurückzuweisen.2. Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung wird die Rechtsbeschwerde gem. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 574 Abs. 2. Nr. 2, Abs. 3 und ZPO zuge-lassen, da die Rechtsprechung der verschiedenen Nichtigkeitssenate des Bun-despatentgerichts zur Berücksichtigung von Doppelvertretungskosten im Patent-nichtigkeitsverfahren uneinheitlich ist und eine Entscheidung des Bundesgerichts-hofs erfordert.Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 ZPO auch im Verfahren vor dem Bundes-patentgericht statthaft, hier gegen die nach § 23 Abs. 2 RPflG über die Kostener-innerung getroffene Entscheidung des Senats, da § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG (wie auch § 80 Abs. 5 für die Kostenfestsetzung im Beschwerdeverfahren und § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG für die Kostenbeschwerde) ausdrücklich die Vorschriften der Zivilprozessordung über das Kostenfestsetzungsverfahren für entsprechend an-wendbar erklärt. Diese Gesamtverweisung erfüllt damit zugleich die von § 99 Abs. 2 PatG geforderte Zulassung einer Anfechtung der Entscheidungen des Pa-tentgerichts und gewährleistet damit die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde in entsprechender Anwendung des § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO. Danach hat auch der erkennende Senat im vorliegenden Fall die Rechtsbeschwerde gemäß § 574 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Satz 1 ZPO von Amts wegen zuzulassen, da die Fortbildung des Rechts und die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entschei-dung des Bundesgerichtshofs als Rechtsbeschwerdegericht erfordern.2. 1. Der Senat ist sich darüber im Klaren, dass § 100 PatG auf den vorliegen-den Beschluss mangels einer Entscheidung über eine Beschwerde nach § 73 PatG nicht anwendbar ist. Nach bisher überkommener Auffassung (BGH GRUR 2001, 139, 140 – Parkkarte; BGHZ 97, 9 = GRUR 1986, 453 - Transport-behälter; BGH GRUR 1993, 890 – Teilungsgebühren; BGH GRUR 1988, 316 -Wärmeaustauscher; Mes, a. a. O., § 100 PatG Rn. 11; Schulte, a. a. O., § 99 - 14 -Rn. 10; § 100 Rn. 12) wird die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts über die Erinnerung in Kostenfestsetzungsverfahren als nicht statthaft angesehen.Diese Rechtsauffassung war auch mit der Rechtslage im ZPO-Verfahren nach §§ 567 Abs. 3, 568 Abs. 3 ZPO a. F. bis zum 1. Januar 2002 vereinbar. Allerdings eröffnet die seit 1. Januar 2002 geltende Fassung des § 574 Abs. 1 ZPO (Neure-gelung des Beschwerderechts durch das Zivilprozessreformgesetz vom 27.07.2001, BGBl. I S. 1887, 1902 f.) die damit in die ZPO neu eingeführte Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof gegen Beschlüsse in Kostenfestset-zungsverfahren (BGH NJW 2008, 2040; Reichold in Thomas/Putzo, a. a. O., § 574 ZPO Rn. 3; zum Erfordernis der Zulassung: NJW-RR 2004, 356; zur Geltung im Rahmen der Kostenfestsetzung Zöller/Herget, ZPO, 29. Aufl., § 104 Rn. 20b). Gleichzeitig ist die „weitere Beschwerde“ nach altem Recht in der bis 31. Dezember 2011 gültigen Fassung des § 568 Abs. 2-3 ZPO entfallen, die -ebenso wie die Beschwerde gegen Entscheidungen des OLG nach §§ 567 Abs. 4 ZPO a. F. - im Kostenfestsetzungsverfahren ausgeschlossen war und deshalb eine revisionsmäßige Überprüfung von Entscheidungen nicht ermöglichte (vgl hierzu BGH GRUR 1986, 453 - Transportbehälter). Der Gesetzgeber wollte durch die Einführung der Rechtsbeschwerde insbesondere auch zur Vereinheitlichung der unterschiedlichen Rechtsprechung im Kostenrecht beitragen (vgl. BT-Druck-sache 14/4722, S. 69) und hat deshalb unter Änderung des Beschwerderechts durch die nach § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO zugelassene Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse des Beschwerde- und Berufungsgerichts, wie auch des OLG in erstinstanzlichen Verfahren (vgl. auch Reichold in Thomas/Putzo ZPO, 32. Aufl. § 574 ZPO Rn. 3) den Zugang zum Bundesgerichtshof in den Fällen des § 574 Abs. 2 ZPO zur Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eröffnet.Hieraus wird zutreffend gefolgert, dass die Zulässigkeit einer Rechtsbeschwerde im Verfahren vor dem Bundespatentgericht neu zu bewerten und auch in Kosten-- 15 -festsetzungsverfahren durch die entsprechende Verweisung auf die ZPO nicht ausgeschlossen ist (Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 83 Rn. 14; weitergehend für die Gegenstandswertfestsetzung bejahend BPatG Beschluss v. 21.2.2011, 29 W (pat) 39/09, Markensache und BPatG Beschluss v. 14.3.2012, 29 W (pat) 115/11, Markensache; insoweit ablehnend Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 83 Rn. 14). In diesem Zusammenhang wird auch darauf hin-gewiesen, dass der gesetzliche Zulassungsvorbehalt des § 99 Abs. 2 PatG (ebenso § 82 Abs. 2 MarkenG) für das Verfahren vor dem Bundespatentgerichtunter Berücksichtigung der gesetzlichen Neubewertung zu beurteilen ist und einZugang zur Rechtsbeschwerde auch über die allgemeine Verweisung des § 99 Abs. 1 PatG (ebenso § 82 Abs. 1 MarkenG) auf die Vorschriften der Zivilprozes-sordung nicht ausgeschlossen ist (zu § 82 Abs. 1 MarkenG: Knoll in Strö-bele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 83 MarkenG Rn. 13). Hierfür spricht, dass § 99 Abs. 2 PatG (ebenso wie § 82 Abs. 2 MarkenG) keine ausdrückliche Zulassung durch das PatG fordert, sondern nur „eine Zulassung durch dieses Gesetz“ (a. A. Mes, PatG, 3. Aufl. § 99 Rn. 27) und auch die im Hinblick auf die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht einschränkende Verweisung in § 99 Abs. 1 PatG eher einen Gleichklang mit der seit 1. Januar 2002 im ZPO-Verfahren geltenden Bewertung fordert als dieser entgegensteht.Nach Auffassung des Senats bedarf es jedoch eines Rückgriffs auf § 99 Abs. 1 PatG wegen der in § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG ausdrücklich enthaltenen Verweisung auf das Kostenfestsetzungsverfahren der Zivilprozessordung nicht, da diese Ge-neralverweisung auch ohne ausdrückliche Erwähnung des § 574 ZPO das inso-weit eigenständige Rechtsmittelrecht der Zivilprozessordung im Kostenfestset-zungsverfahren umfasst (so auch Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl.,§ 83 MarkenG Rn: 13).2. 2. Für diese Rechtsauffassung sprechen auch die in der „Transportbehälter“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 9. Januar 1986 (BGHZ 97, 9 = GRUR 1986, 453) angeführten Gründe. Der X. Senat des Bundesgerichtshofs hat dort zwar die frühere Rechtsprechung des Ia. Senats (BGHZ 43, 352 = - 16 -GRUR 1965; 621 - Patentanwaltskosten; GRUR 1968, 447 - Flaschenkasten) und X. Senats (GRUR 1977, 559 - Leckanzeigeeinrichtung) aufgegeben und die Statthaftigkeit einer Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse des Bundespatentge-richts in Kostenfestsetzungsverfahren verneint. Wesentlich waren insoweit jedoch allein rechtssystematische Bedenken im Hinblick auf die damalige Rechtslage, wonach Beschlüsse in Kostenfestsetzungsverfahren wegen der damals geltenden Fassung der §§ 567, 568 ZPO nicht einer weiteren Beschwerde bzw. der Über-prüfung durch den Bundesgerichtshof unterzogen werden konnten. Demgegen-über lassen die Entscheidungsgründe - oder sonstige zu dieser Problematik er-gangenen Entscheidungen - keine Anhaltspunkte dafür erkennen, dass der Bun-desgerichtshof die maßgebliche Verweisungsnorm im PatG (dort § 62 Abs. 2 PatG, Fassung v. 16.12.1980, gültig bis 31.10.1998) nicht als ausreichende Zulas-sung einer Anfechtung i. S. v. § 99 Abs. 2 PatG verstanden hat und bereits des-halb eine Rechtsbeschwerde als ausgeschlossen sah (ebenso auch BGH GRUR 1988, 115, 116 – Wärmeaustauscher).So wird in den Gründen der „Transportbehälter“-Entscheidung u. a. ausgeführt: „Es ist kein Grund ersichtlich, warum der zivilprozessuale Grundsatz der be-schränkten Anfechtbarkeit von Entscheidungen über die Kostenfestsetzung trotz der ausdrücklichen und zunächst uneingeschränkten Bezugnahme auf die ent-sprechenden Bestimmungen der Zivilprozessordnung danach bei der Kostenfest-setzung durch das Patentamt durchbrochen und bei dieser Verfahrensart das revi-sionsmäßig ausgestattete Rechtsbeschwerdeverfahren (vgl. BGH GRUR 1983, 725, 727 - Ziegelsteinformling) eingeführt werden sollte“. Diese Begründung,ebenso wie die angeführten weiteren Argumente, dass durch die Verweisung in § 62 Abs. 2 Satz 3 PatG auf das Kostenfestsetzungsverfahren der ZPO der Ge-setzgeber nicht insoweit einen in der Zivilprozessordnung bei der Kostenfestset-zung nicht vorgesehenen Rechtszug habe eröffnen wollen, sind allerdings durch die 2002 erfolgte Änderung der Zivilprozessordnung überholt und nach gegenwär-tiger Rechtslage in ihr Gegenteil verkehrt. Nach Änderung der Zivilprozessordnung spricht gerade die vorgenannte Argumentation des Bundesgerichtshofs dafür, - 17 -dass die Rechtsbeschwerde auch in Verfahren vor dem Bundespatentgericht in Fällen des § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO nunmehr zulässig ist, zumal der Bun-desgerichtshof ergänzend betont, dass im Hinblick auf eine vom Gesetzgeber ge-wollte Gleichstellung des Bundespatentgerichts mit dem Rang eines Oberlandes-gerichts eine Äußerung des Gesetzgebers zu erwarten gewesen wäre, wenn er trotz seiner uneingeschränkten Verweisung auf die Vorschriften der Zivilprozess-ordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren eine Abweichung von den dort vorgesehenen Rechtszügen hätte vornehmen wollen. Eine derartige Äußerung des Gesetzgebers liegt nicht vor, so dass genau dies dafür spricht, dass für das Bundespatentgericht nichts anderes gelten soll wie für Oberlandesgerichte.Auch der vom Bundesgerichtshof in der „Transportbehälter“-Entscheidung hervor-gehobene weitere Aspekt, dass § 100 Abs. 1 PatG (Fassung v. 16.12.1980, gültig bis 31.10.1998 mit identischer, auf § 73 abstellender Regelung) allgemeinen Cha-rakter hat und diesem die speziellen Regelungen für das Kostenfestsetzungsver-fahren als lex specialis vorgehen (ebenso BGH GRUR 1988, 115, 116 - Wärme-austauscher), kehrt sich nach der aktuellen Rechtslage zugunsten einer von § 100 PatG losgelösten Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde in diesen Verfahren um.Die Vorrangigkeit und Eigenständigkeit des Kostenfestsetzungsverfahrens ein-schließlich seiner Rechtsmittel wird vom Bundesgerichtshof auch in seiner aktuel-len Rechtsprechung in anderem Zusammenhang hervorgehoben, wenn ausge-führt wird, dass für das einstweilige Verfügungsverfahren, in dem eine Rechtsbe-schwerde wegen des begrenzten Instanzenzuges nach §§ 574 Abs. 1 Satz 2, 542 Abs. 2 Satz 2 ZPO nicht statthaft ist, wegen der Eigenständigkeit des Kostenfest-setzungsverfahrens als einem selbständigen Verfahren mit eigenem Rechtsmittel-zug die Statthaftigkeit einer nach § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht ausgeschlossen sei (BGH NJW 2008, 2040). Dass § 100 PatG die Rechtsbeschwerde auf Beschlüsse über eine Beschwerde nach § 73 PatG einschränkt, steht deshalb angesichts der Eigenständigkeit des Kostenfest-setzungsverfahrens und der ausdrücklichen Verweisung in § 84 Abs. 2 Satz 2 - 18 -PatG der Annahme einer statthaften Rechtsbeschwerde in Kostenfestsetzungs-verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht entgegen.Auch § 110 Abs. 7 PatG steht der Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht entge-gen, da insoweit nur unselbständige Nebenentscheidungen, nicht jedoch Be-schlüsse im selbständigen Kostenfestsetzungsverfahren erfasst werden.Nach alledem war die Rechtsbeschwerde zuzulassen.3. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Erinnerungsführerin und Nichtigkeitsklägerin aufzuerlegen, da ihr Begehren erfolglos war, §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 104 Abs. 3, 97 Abs. 1 ZPO.4. Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus den von der Nichtigkeitsklägerin beanspruchten Kosten.Engels Dr. Mittenberger-Huber Dr. PraschPr

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