BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT5 Ni 15/09_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Patentnichtigkeitssache…- 2 -…betreffend das deutsche Patent 100 33 793hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 23. Februar 2009 durch die Richterin Gabriele Schuster sowie die Richter Guth und Dr.-Ing. Höchstbeschlossen:Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.G r ü n d eI.Der Beklagte ist Inhaber des am 12. Juli 2000 angemeldeten deutschen Patents 100 33 793, dessen Erteilung am 6. Juni 2002 veröffentlicht worden ist. Es trägt die Bezeichnung "Fahrradsattel mit Ventilationsfunktion". Die Klägerin greift das Streitpatent in vollem Umfang an. Sie macht geltend, der Gegenstand des Haupt-anspruchs und der Unteransprüche 2 und 3 sei weder neu noch beruhe er auf er-finderischer Tätigkeit. Zur Begründung beruft sie sich auf zahlreiche Druckschrif-ten, die sie als Anlagen NK4 bis NK10 vorgelegt hat.Die Klage wurde dem Beklagten am 4. August 2008 zugestellt. Mit Schriftsatz vom 4. September 2008, bei Gericht eingegangen am selben Tage, erklärte der Be-klagte die "Rücknahme des Patents". Er erklärte weiter, dass auch für die Vergan-genheit keine Rechte aus dem Patent geltend gemacht würden. Der Beklagte leg-te weiter eine Verzichtserklärung gegenüber dem Patentamt vom 4. Septem-ber 2008 vor, die dort am 5. September 2008 eingegangen ist.- 3 -Mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2008, bei Gericht eingegangen am 20. Okto-ber 2008, erklärte die Klägerin den Rechtstreit in der Hauptsache für erledigt. Der Beklagte stimmte mit Schriftsatz vom 27. Oktober 2008, der bei Gericht am 28. Oktober eingegangen ist, der Erledigungserklärung zu.Die Parteien beantragen, jeweils dem Gegner die Kosten des Verfahrens aufzuer-legen.Die Klägerin trägt hierzu vor, sie sei auf der Grundlage des Streitpatents abge-mahnt worden. Mit Schreiben der Kanzlei T… vom 31. Mai 2007sei sie von der ausschließlichen Lizenznehmerin des Beklagten aufgefordert wor-den, die Herstellung und den Vertrieb des Sattels "Respiro" einzustellen. Mit den Schreiben der Lizenznehmerin des Beklagten vom 2. August und vom 14. Sep-tember 2007 werde eine sofortige Unterlassung der Benutzung in Deutschland ge-fordert.Der Beklagte ist der Ansicht, er habe keine Veranlassung zur Erhebung der Klage gegeben. Er trägt vor, die Klägerin habe die Nichtigkeitsklage über ein Jahr nach der Anfrage vom 31. Mai 2007 erhoben und ihn als Patentinhaber nicht zum Ver-zicht auf das Patent aufgefordert; sie habe mit einem Schreiben vom 5. Juli 2007 nur auf den Stand der Technik hingewiesen. Aus diesem Schreiben ergebe sich auch, dass die Klägerin keine weiteren Schritte unternehmen wolle, sofern der Pa-tentinhaber keine Verletzungsklage erhebe. Der Beklagte meint, zwischen Sep-tember 2007 und Juli 2008 habe es keine Korrespondenz gegeben; er sei mit der Klage überfallen worden.II.Nachdem die Parteien den Rechtstreit übereinstimmend für erledigt erklärt haben, hat das Gericht unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen nur noch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden - 4 -(§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO). Im Rahmen dieser Ermes-sensentscheidung ist auch der Grundgedanke des § 93 ZPO heranzuziehen, wo-nach der Beklagte keine Kosten zu tragen hat, wenn er keine Veranlassung zur Klageerhebung gegeben und den Klageanspruch sofort anerkannt hat. Dies ist hier der Fall.1. Der Beklagte hat keine Veranlassung zur Klageerhebung gegeben.Beklagter im Patentnichtigkeitsprozess ist der Patentinhaber, der sein erteiltes Schutzrecht inne hat. Weder eine Verwarnung aus dem Patent noch die Erhebung einer Verletzungsklage rechtfertigen die sofortige Erhebung einer Nichtigkeitskla-ge. Veranlassung hierzu ist grundsätzlich erst dann gegeben, wenn der Kläger den Beklagten unter substantiierter Angabe der geltend gemachten Nichtigkeits-gründe und mit angemessener Fristsetzung erfolglos zum Verzicht auf das Schutzrecht aufgefordert hat. Das für die Klageerhebung maßgebliche Material muss dabei genannt werden (BPatGE 22, 33/35; BPatGE 25, 138 = GRUR 1983, 504; BPatGE 26, 139 zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren; Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl. § 81 Rdn. 38; Busse/Keukenschrijver Patentgesetz, 6. Aufl. § 84 Rdn. 18 f.).Bei Auswertung der von den Parteien vorgelegten vorgerichtlichten Korrespon-denz ergibt sich, dass die Klägerin den Beklagten weder zum Verzicht auf das Pa-tent aufgefordert, noch Material genannt hat, das der Patentfähigkeit entgegen-steht.In dem Schreiben der Vertreter der ausschließlichen Lizenznehmerin des Beklag-ten an die Klägerin vom 31. Mai 2007 (NK11) ist eine Abmahnung enthalten. Da-nach soll die Herstellung und der Vertrieb des Sattels "Respiro" sofort eingestellt werden.- 5 -In dem Schreiben der i… Klägervertreter an T… vom 5. Juli 2007wird zum Streitpatent gesagt, dass der Erfinder den beanspruchten Sattel bereits anlässlich der T1… Show im April 2000, also vor dem Prioritätstag, ausgestellthabe. Weiter wird allgemein auf Stand der Technik hingewiesen, der der Patentfä-higkeit des Streitpatents entgegenstehe. Konkrete Druckschriften werden jedoch nicht genannt. In dem Schreiben ist zum Schluss ausgeführt, es sei ratsam, wenn beide Parteien ihre eigenen Patente behielten und sich nicht bekämpften. Es be-stünde das Risiko, alle Patente zu verlieren. Man hoffe, dass beide Mandanten ihre guten geschäftlichen und persönlichen Beziehungen fortsetzen und fruchtlose Streitigkeiten vermeiden könnten.In einem Antwortschreiben von T… vom 2. August 2007 ist eine nochmaligeAbmahnung enthalten; eine Antwort binnen 30 Tagen werde erwartet.Die hierauf ergangene Antwort der i… Klägervertreter vom 11. Septem-ber 2007 enthält einen allgemeinen Hinweis darauf, dass auch ein erteiltes Patent bei fehlender Patentfähigkeit vor Gericht für nichtig erklärt werden könne. Als Ant-wort der Anwaltskanzlei T… enthält das Schreiben vom 14. September 2007eine erneute Abmahnung mit einer 10 Tagesfrist, sonst werde die Sache den deut-schen Anwälten übergeben.Aus dieser Korrespondenz ergibt sich, dass die Klägerin vorgerichtlich nur allge-mein ausgeführt hat, dass der Gegenstand des Streitpatents weder neu noch er-finderisch sei und vage Angaben zu einer angeblichen Vorbenutzung durch den Patentinhaber selbst gemacht hat. Eine Aufforderung zum Verzicht auf das Streit-patent kann keinem der Schreiben entnommen werden. Darüber hinaus liegt zwi-schen dem Ende der - vorgelegten - Korrespondenz und dem Eingang der Nichtig-keitsklage ein Zeitraum von ca. 9 Monaten. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern der Beklagte in diesem Zeitraum Veranlassung zur Klage, die am 23. Juli 2008 bei Gericht eingegangen ist, gegeben haben soll.- 6 -2. Der Beklagte hat den Klageanspruch entsprechend § 93 ZPO sofort anerkannt.Nach der Rechtsprechung kommt im Patentnichtigkeitsverfahren ein Anerkenntnis im zivilprozessualen Sinn nicht in Betracht, weil kein Anerkenntnisurteil (§§ 307, 313b ZPO) ergehen kann. Die entsprechende Anwendung von § 93 ZPO ist je-doch dann möglich und geboten, wenn der Beklagte dem Nichtigkeitskläger in ver-gleichbarer Weise einen Erfolg des Klagebegehrens sichert. Der Kläger muss hin-reichend sicher sein, aus dem Patent nicht mehr in Anspruch genommen zu wer-den. Das kann durch einen Verzicht auf das Streitpatent und gegebenenfalls auf Ansprüche aus dem Patent für die Vergangenheit geschehen. Der Verzicht wird nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG erst mit Abgabe der schriftlichen Verzichtserklärung gegenüber dem Patentamt wirksam. Die Verzichtserklärung kann nach ihrem Zu-gang nicht mehr zurückgenommen werden und führt das Erlöschen des Patents unmittelbar herbei (BGH Urt. v. 8. Dezember 1983 - X ZR 15/82, BlPMZ 1984, 246 - Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung; Urt. v. 29. Juli 2003 - X ZR 26/00, GRUR 2004, 138 - Dynamisches Mikrophon; Benkard/Rogge § 81 Rdn. 37; Bus-se/Keukenschrijver, § 84 Rdn. 17).Diesen Anforderungen ist der Beklagte gerecht geworden. Er hat innerhalb der Wi-derspruchsfrist "das Streitpatent zurückgenommen" und erklärt, dass daraus keine Rechte für die Vergangenheit geltend gemacht würden. Sehr zeitnah - einen Tag später - hat er die gleiche Erklärung gegenüber dem Patentamt abgegeben. Die Formulierung, das Streitpatent werde zurückgenommen, ist dabei als Verzichtser-klärung zu werten; darauf hat das Gericht die Parteien bereits hingewiesen. Diese Erklärungen des Beklagten reichen aus, um die erforderliche Sicherungswirkung für die Klägerin herbeizuführen.Schuster Guth Dr. HöchstPü
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