5 Ni 26/14 (EP) - 5. Senat (Nichtigkeit)

BPatG 253
08.05

BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES

5 Ni 26/14 (EP)
(Aktenzeichen)

URTEIL


Verkündet am
26. Juli 2017
…




In der Patentnichtigkeitssache



- 2 -
…


betreffend das europäische Patent 2 256 559
(DE 60 2008 014 199)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 26. Juli 2017 durch den Vorsitzenden Richter Voit,
die Richterin Martens und die Richter Dipl.-Ing. Gottstein, Dipl.-Geophys. Univ.
Dr. Wollny und Dipl.-Phys. Univ. Bieringer

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 2 256 559 wird mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang
der Ansprüche 1 bis 5 für nichtig erklärt.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig
vollstreckbar.


Tatbestand

Die Beklagte war bis zum 10. Juli 2017 eingetragene Inhaberin des auch mit Wir-
kung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäi-
schen Patents 2 256 559 (Streitpatent), das am 24. Juli 2008 unter Inanspruch-
nahme der Prioritäten der koreanischen Anmeldungen KR 20070091999 vom
11. September 2007 und KR 20080018969 vom 29. Februar 2008 angemeldet
worden ist. Das Streitpatent wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter
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dem Aktenzeichen 60 2008 014 199.3 geführt; im dortigen Register ist als Rechts-
nachfolger nunmehr die S… Co., Ltd. eingetragen. Es ist in der
Verfahrenssprache Englisch veröffentlicht und trägt die Bezeichnung: „Developing
device and image forming apparatus“ („Entwicklungsvorrichtung und Bilderzeu-
gungsvorrichtung“).

Das Streitpatent umfasst 11 Ansprüche, von denen lediglich die Ansprüche 1 bis 5
mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind. Nach der Streitpatentschrift
(EP 2 256 559 B1) lauten diese:



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In der deutschen Übersetzung nach der Streitpatentschrift lautet Anspruch 1:



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Wegen der deutschen Übersetzung der Unteransprüche 2 bis 5, die direkt oder
indirekt auf Anspruch 1 rückbezogen sind, wird auf die Streitpatentschrift Bezug
genommen.

Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage vom 7. Mai 2014 machen die Klägerinnen geltend,
das Streitpatent, das zu Unrecht die Priorität vom 11. September 2007 in An-
spruch nehme, sei im angegriffenen Umfang nicht patentfähig.

Ihre Argumentation stützen sie auf die folgenden Druckschriften:

K1 DPMA: Registerauszug zu Aktenzeichen 60 2008 014 199.3, Stand
25. November 2013, 3 S.
K2 EP 2 256 559 B1 (Streitpatent = SP)
K3 KR-Anmeldung 10-2007-0091999, 11.09.2007 (1. Priorität des SP)
K4 Englische Übersetzung der Druckschrift K3
K5 US 5,272,503 A
K6 US 5,937,239 A
K7 Merkmalsgliederung der Ansprüche 1 bis 5 gemäß SP
K8 US 2005 / 0 078 978 A1
K9 HP LaserJet P1000 und P1500 Serie, Benutzerhandbuch, Edition 1,
12/2007, Auszüge: S. i-vii, 1-6, 39-42, 45, 85-86, 101-104
K10 Google-Suche: HP CB435A [recherchiert am 12.09.2013 URL:
https://www.google.de/search?q=cb435a&biw=l920&bih=908&sa=X...], 2 S.
K11 SUMMIT TECHNOLOGIES [Hrsg.], JOSIAH, M. et al: The HP LaserJet
P1006 series toner cartridge CB435 A, DOC# 0434.
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K12 JOSIAH, M.: Remanufacturing the HP LaserJet P1006. In: Recharger
Magazine (online). 01.02.2008, 8 S.
K13 LUO, S.: Affidavit (Eidesstattliche Erklärung) vom 7. Mai 2014, 5 S.
K14 US 2006 / 0 024 080 A1
K15 Menüpunktangabe der Internetseite mit der URL: http://www.tecchannel.de:
Samsung: Drucker in Klavierlack-Optik. Publikationsangabe vom
04.09.2007 [recherchiert am 19.02.2014 URL:
http://www.tecchannel.de/pc_mobile/news/1728I25/samsung_drucker...],
3 S.
K16 Fotografien verschiedener Ansichten des Multifunktionsgerätes SAMSUNG
SCX-4500 der Patentinhaberin, 4 S.
K17 Fotografien verschiedener Ansichten und Vergrößerungen des Druckers
SAMSUNG ML-1630 der Patentinhaberin (Produktionsdatum laut Typen-
schild: 28.02.2008), 4 S.
K18 UNINET: SAMSUNG® ML-1630 TONER CARTRIDGE
REMANUFACTURING INSTRUCTIONS, 2012, 16 S.
K19 SAMSUNG: User‘s Guide, Samsung ML-1630 series, Monochrome Laser
Printer, 2007, Auszüge: Inhaltsangabe (2 S.), S. 1.2-1.3, 6.1-6.6, 8.1, 9.1
K20 EP 2 325 701 B1 (Familienmitglied des SP)
K21 ERMER, F.: NEWS: HP LASERJET P1005, P1006 UND P1505(N).
[aufgerufen unter URL: http://www.druckerchannel.de/artikel_druckansicht.-
php?ID=2094&s=1] 2 S.
K22 EPA: Bescheid vom 26. November 2013 im Prüfungsverfahren der paralle-
len europäischen Patentanmeldung 11 180 248.4 (offengelegt als
EP 2 397 914 A1), 14 S.
K23 KOSTER, N.H.L.: Untersuchungen an Laserdrucker–Tonerkartuschen mit
der Bezeichnung HP CE 278 A (Tonerfarbe: schwarz) und HP CB 435 A
(Tonerfarbe: schwarz), Gutachten HP 2015 V01-KO, Stand: 1. März 2015,
32 S.
K24 RECHTBANK DEN HAAG, Team handel, Vonnis in kort geding van
30 oktober 2014 in de zaak met zaaknummer / roinummer: C/09/469648
/KG ZA 14-840. 13 S.
- 7 -
K25 unbeglaubigte deutsche Übersetzung der Druckschrift K24
K26 KOSTER, N.H.L.: Stellungnahme zum Vibrations-Test am Drucker
SAMSUNG CLP-320, Gutachten S 2015 V11-KO, Stand:
24. November 2015 - V2, 5 S.
K27 US 6 826 380 B2
K28 KIPPHAN, H. [Hrsg.]: Handbuch der Printmedien - Technologien und
Produktionsverfahren, Springer Verlag, 2000, S. 733
K29 US 2006 / 0 159 487 A1
K30 Eingabe der Inhaberin des Streitpatents im Rahmen des Prüfungsverfah-
rens vor dem EPA vom 20. Juni 2011; 3 S.
K31 KOSTER, H.L.: Gutachten und Stellungnahme zum „Gutachten GA 247“
von Prof. Dr. J. Bayerlein und zur „Stellungnahme in der Patentnichtigkeits-
sache HQ-Patronen GmbH und BC Brogno Concept GmbH“ von Quinn
Emanuel Urquhart Sullivan, LLP vom 5. Dezember 2016; 12 S.
K32 US 6 898 402 B2
K33 US 6 115 565 A
K34 EP 0 997 798 A2
K35 EP 1 054 305 A2

Die Klägerinnen beantragen,

das europäische Patent 2 256 559 (DE 60 2008 014 199) im Um-
fang der Ansprüche 1 bis 5 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass der Patentanspruch 1 und die
darauf rückbezogenen Patentansprüche die Anspruchsfassung aus Anlage
QE12 erhalten (Bl. 433/435 d.A.), eingereicht mit Schriftsatz vom
26. Juni 2017,
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hilfsweise nach Maßgabe der Ansprüche 1 bis 5 der erteilten Fassung,
sowie weiter hilfsweise gemäß der Fassung der Hilfsanträge 1 und 2 (Anlage
zum Schriftsatz vom 31. Mai 2017, Bl. 354/358 d.A.).

Die Klägerinnen beantragen hinsichtlich des Hauptantrags dessen Zurückweisung
nach § 83 Abs. 4 PatG. Sie treten den Hilfsanträgen vom 31. Mai 2017 ebenfalls
entgegen.

Patentanspruch nach Hilfsantrag 1, dem sich die erteilten Unteransprüche 2 bis 5
unverändert anschließen, lautet wie folgt:


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Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2, dem sich nach Streichung des erteilten An-
spruchs 2 die erteilten Ansprüche 3 bis 5 in neuer Nummerierung anschließen,
lautet wie folgt:


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Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerinnen entgegen und hält den Ge-
genstand des Streitpatents in zumindest einer der verteidigten Fassungen für pa-
tentfähig.

Sie stützt ihre Argumentation auf folgende Dokumente:

QE1 Merkmalsgliederung der Ansprüche 1 bis 5 gemäß Streitpatent
QE2 Google-Suche: galaxy S4 [recherchiert am 13.01.2015], 2 S.
QE3 Publikationsnachweis („posted“) von Druckschrift K11 [recherchiert unter
der URL: http://www.docstoc.com am 25.11.2014], 4 S.
QE4 Publikationsnachweis („added“) von Druckschrift K12 [recherchiert unter der
URL: http://www.refillcartridge.ucoz.com am 25.11.2014], 10 S.
QE5 SAMSUNG: Untersuchung von Samsung CLP-320, Ergebnisse von Vibrati-
onsmessungen; 2 S.
QE6 SAMSUNG: HP P1005 mit HP CB435A (Entgegenhaltung), Ergebnisse von
Vibrationsmessungen; 3 S.
QE7 SAMSUNG: USB-Stick mit zwei Videos zu Vibrationstests
QE8 Konvolut aus 2 Druckschriften:
QE8.1 ANTLER, M.: Contact Fretting of Electronic Connectors. In: IEICE
TRANS. ELECTRON., vol. E82 C, No 1, January 1999, S. 3-12
QE8.2 BOCK, E.M. & WHITLEY, J.H.: Fretting corrosion in electric contacts.
Prepared for Presentation at the Twentieth Annual Holm Seminar on
Electrical Contacts. October 29-31, 1974, AMO Inc. Harrisburg, PA,
8 S.
QE9 BAYERLEIN, J.: Gutachten GA247 vom 28. Januar 2016; 7 S.
QE10 Prioritätsunterlagen im Rahmen der EPA-Anmeldung 101742690 - 2209;
25 S.

Der Senat hat den Parteien mit einem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom
5. April 2017 die Gesichtspunkte mitgeteilt, die für die Entscheidung voraussicht-
lich von besonderer Bedeutung sind.

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Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist in der Sache begründet, da der mit ihr geltend gemachte
Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Absatz 1 Nr. 1
IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ gegeben ist. Soweit die Beklagte das
Streitpatent nach Hauptantrag in der Anspruchsfassung aus Anlage QE12, einge-
reicht mit Schriftsatz vom 26. Juni 2017, verteidigt, hat der Senat diese Fassung
wegen § 83 Abs. 4 PatG zurückgewiesen. In der erteilten Fassung erweist sich
das Streitpatent im Umfang des Angriffs auf seine Patentansprüche 1 bis 5 als
nicht patentfähig, so dass es insoweit für nichtig zu erklären ist. Auch in der Fas-
sung nach einem der Hilfsanträge kann es aus diesem Grund keinen Bestand ha-
ben.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Streitpatent betrifft laut Absatz [0001] eine Bilderzeugungseinrichtung,
insbesondere eine Entwicklungsvorrichtung mit einer Speichereinheit und eine
damit ausgestattete Bilderzeugungseinrichtung. Mit der vorliegenden Klage wer-
den lediglich die Ansprüche 1 bis 5 angegriffen, die die Entwicklungsvorrichtung
zum Gegenstand haben.
Eine Bilderzeugungseinrichtung (Drucker, Fotokopierer, Faxmaschine und ein
Multifunktionsperipheriegerät (MFP), das kombinierte Funktionen der vorigen Ein-
richtungen aufweise) stelle gemäß einem Eingangsbildsignal ein Bild auf einem
Druckmedium her. Eine elektrofotografische Bilderzeugungseinrichtung bilde ein
Bild folgendermaßen ab: Es werde eine Oberfläche eines fotoleitenden Mediums
auf ein vorgegebenes elektrisches Potenzial elektrifiziert. Ein Laserstrahl werde
auf die Oberfläche des fotoleitenden Mediums projiziert, um ein elektrostatisches
latentes Bild zu bilden. Ein sichtbares Bild werde erhalten, indem Entwickler dem
elektrostatischen latenten Bild zugeführt werde. Das sichtbare Entwicklerbild, das
auf dem fotoleitenden Medium entwickelt worden sei, werde direkt oder durch ein
dazwischenliegendes Übertragungsmedium auf ein Druckmedium übertragen und
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auf dem Druckmedium, das einen Fixierungsprozess durchlaufe, fixiert (SP, Ab-
sätze [0002] und [0003]).
Während dieses Prozesses bilde eine Entwicklungsvorrichtung der Bilderzeu-
gungseinrichtung das sichtbare Bild auf der Oberfläche des fotoleitenden Mediums
ab, indem es den Entwickler der fotoleitenden Vorrichtung zuführe. Die Entwick-
lungsvorrichtung sei als integrierte Kartusche strukturiert, die eine Entwicklervor-
ratseinheit, eine Elektrifizierungseinheit, eine Entwicklungseinheit und eine Säube-
rungseinheit enthalte, und entfernbar an einem Hauptkörper der Bilderzeugungs-
einrichtung befestigt sei. Da die Lebensdauer der Entwicklungsvorrichtung be-
schränkt sei, müsse sie auswechselbar sein. Die Entwicklungsvorrichtung sei mit
einer Speichereinheit zum Speichern von Informationen über deren Betrieb aus-
gestattet. Die dort gespeicherten Informationen könnten eine verbleibende Quan-
tität von Entwickler und eine Restlebensdauer von Bauteilen enthalten (SP, Ab-
sätze [0004] bis [0006]).
Die Speichereinheit enthalte Anschlüsse an einer ihrer Seiten, die den Anschlüs-
sen des Hauptkörpers der Bilderzeugungseinrichtung entsprächen. So wie die
Entwicklungsvorrichtung an der Bilderzeugungseinrichtung befestigt sei, würden
die Anschlüsse der Speichereinheit elektrisch mit den Bilderzeugungseinrich-
tungsanschlüssen verbunden. ln einem Zustand, in dem die Entwicklungsvorrich-
tung somit elektrisch mit dem Hauptkörper der Bilderzeugungseinrichtung verbun-
den sei, erkenne die Bilderzeugungseinrichtung die in der Speichereinheit gespei-
cherte Information und stelle diese für den Benutzer dar oder führe Handlungen
mittels der Information aus und übertrage deren Resultate an die Speichereinheit,
wodurch die Information dort aktualisiert werde (SP, Absatz [0007]).
Für die Datenübermittlung zwischen der Entwicklungsvorrichtung und dem Haupt-
körper der Bilderzeugungseinrichtung sollte die Speichereinheit nicht beschädigt
sein und sie müsse an einer Position für eine stabile elektrische Verbindung mit
dem Hauptkörper befestigt sein. Wenn die Speichereinheit um eine Hitze erzeu-
gende Fixiervorrichtung angeordnet sei, würde die Speichereinheit durch diese
beschädigt. Wenn die Fixiervorrichtung um das fotoleitende Medium oder um Ent-
wicklungsrollen herum angeordnet sei, würden die Speichereinheitsanschlüsse
von vom fotoleitenden Medium oder den Entwicklungsrollen zurückspritzenden
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Entwickler verunreinigt. Sollte die Speichereinheit an der oberen oder unteren
Oberfläche der Entwicklungsvorrichtung angeordnet sein, die oft von anderen
Bauteilen in der Bilderzeugungseinrichtung beeinflusst werde, liefen die An-
schlüsse der Speichereinheit Gefahr, während des Befestigens der Entwicklungs-
vorrichtung beschädigt zu werden. Wenn die Speichereinheit an einer Schwingun-
gen unterliegenden Position angeordnet sei, welche von der sich im Betrieb be-
findlichen Entwicklungsvorrichtung erzeugt würden, würde die elektrische Verbin-
dung zwischen der Speichereinheit und der Bilderzeugungseinrichtung aufgrund
der übertragenen Schwingungen instabil. JP2003/195723 offenbarte eine Toner-
kartusche, die eine Speichereinheit auf ihrer Oberseite enthalte, US 5,204,713 und
US 2006/24080 offenbarten eine Entwicklungsvorrichtung nach dem Kennzeichen
des Anspruchs 1 (SP, Absätze [0008] bis [0011]).

2. Eine Aufgabe ist im Streitpatent explizit zwar nicht ausformuliert, es wird
aber in den Absätzen [0008] und [0009] des Streitpatents insbesondere die Anfäl-
ligkeit der Speichereinheit und ihrer Anschlüsse für Beschädigungen durch äußere
Einwirkungen, wie beispielsweise Hitze oder Vibrationen oder auch durch das Ein-
setzen der Kartusche in die Bilderzeugungsvorrichtung als nachteilig hervorgeho-
ben. Die Beklagte sieht daher, nach Ansicht des Senats in schlüssiger Weise, die
Aufgabe, die Speichereinheit und ihre Anschlüsse vor den vorstehend beschrie-
benen Einwirkungen zu schützen.

Ausgehend von dieser Problematik schlägt das Streitpatent im Umfang des An-
griffs auf seine Ansprüche 1 bis 5 eine Entwicklungsvorrichtung („developing de-
vice“) nach Anspruch 1 vor, die sich in folgende Merkmale gliedern lässt:


Me Englisch Deutsche Übers. gemäß SP
1.0 A developing device adapted for use
with an image forming apparatus (1), the
developing device (100) comprising:
Entwicklungsvorrichtung, die für eine Verwen-
dung mit einer Bilderzeugungs-vorrichtung (1)
eingerichtet ist, wobei die Entwicklungsvorrich-
tung (100) Folgendes umfasst:
1.1 a housing (110); ein Gehäuse (110);
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1.2 a driving force reception unit (160) dis-
posed at one side of the front end of the
housing (110) to receive a driving force
from the image forming apparatus; and
eine Antriebskraft-Aufnahmeeinheit (160), die
an der anderen Seite der Vorderseite des Ge-
häuses (110) angeordnet ist, um eine Antriebs-
kraft von der Bilderzeugungs-vorrichtung aufzu-
nehmen; und
1.3 a power reception unit (170) disposed at
the other side of the front end of the
housing (110) to receive an electric
power from the image forming appa-
ratus;
eine Leistungs-Aufnahmeeinheit (170), die auf
der anderen Seite des vorderen Endes des Ge-
häuses (110) angeordnet ist, um eine elektri-
sche Leistung von der Bilderzeugungs-vorrich-
tung aufzunehmen;
1.4 a memory unit (180) eine Speichereinheit (180),
1.4.1 that has a plurality of terminals (181), die mehrere Anschlüsse (181) aufweist,
1.4.2 wherein a first terminal (181a) disposed
farthest from the driving force reception
unit (160) among the plurality of termi-
nals is a data communication terminal
for data communication
wobei ein erster Anschluss (181a), der von den
mehreren Anschlüssen am weitesten entfernt
von der Antriebskraftaufnahmeeinheit (160) an-
geordnet ist, ein Datenübertragungs-anschluss
zur Datenübertragung ist,
characterized in that dadurch gekennzeichnet, dass
1.4.3 the memory unit (180) is disposed at a
rear end of the housing (110) with re-
spect to a direction of mounting of the
developing device (100) into the image
forming apparatus and is located closer
to the power reception unit (170) than
the driving force reception unit (160);
die Speichereinheit (180) an einem hinteren
Ende des Gehäuses (110) in Bezug auf die An-
bringungsrichtung der Entwicklungs-vorrich-
tung (100) in der Bilderzeugungs-vorrichtung
angeordnet ist und näher bei der Leistungs-
Aufnahmeeinheit (170) als die Antriebskraft-
Aufnahmeeinheit (160) angeordnet ist;
1.5 and in that the developing device further
comprising handles (112) mounted to
both rear sides of the housing (110).
und dass die Entwicklungsvorrichtung ferner
Griffe (112) umfasst, die an beiden Rückseiten
des Gehäuses (110) angebracht sind.

3. Der Gegenstand der Erfindung des Streitpatents richtet sich an einen
Diplom-Ingenieur, der auf dem Gebiet der Drucktechnik tätig ist und Erfahrungen
in der Planung, Konstruktion und praktischen Umsetzung technischer Komponen-
ten und Vorrichtungen für den Druck besitzt.

4. Dieser Fachmann versteht die angegriffenen Gegenstände und die verwen-
deten Begrifflichkeiten unter Heranziehen der Beschreibung und der Figuren der
Streitpatentschrift wie folgt:
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Unter einem „image forming apparatus“ (Bilderzeugungsvorrichtung) ist wie im
Absatz [0002] des Streitpatents angelegt, ein Drucker, Kopierer, Fax oder ein
Kombinationsgerät aus mehreren dieser Vorrichtungen zu verstehen, d.h. ein Ap-
parat, dessen Ziel es ist, auf Basis einer wie auch immer gearteten (Daten-)Vor-
lage als Folge eines elektrofotografischen Prozesses einen (Papier-) Ausdruck
auszugeben.

Beim streitpatentgemäßen Ausführungsbeispiel eines Druckers - auf das die Aus-
führungen der Parteien abstellen - erfolgt dies dergestalt, dass nach Einsatz des
„laser scanning device, 30“ auf der Oberfläche des intern vorgehaltenen fotolei-
tenden Mediums („photoconductive medium, 40“ - seitens der Parteien auch als
Bildtrommel bezeichnet) ein zunächst nur latent sichtbares Bild durch die Einbrin-
gung von Toner („developer“ / Entwickler) vorübergehend fixiert wird, bevor dieses
letztlich nach dem Durchlaufen weiterer Stationen (vgl. Streitpatent, Absatz [0015]:
„transfering device, 50“, „fixing device, 60“) permanent auf Papier gebannt wird.

Die Quelle des genannten Toners ist zunächst für den Fachmann ganz allgemein
eine Druckerkartusche, die baulich (d. h. funktionstechnisch und geometrisch) ent-
sprechend der Konstruktion des Druckers auf unterschiedlichste Weise angepasst
ist; z. B. dass die Kartusche entweder ein fotoleitendes Medium, d. h. eine Bild-
trommel, mit inkorporiert oder, wenn im Drucker die Bildtrommel separat verbaut
ist, diese entsprechend nicht aufweist.

Nach den Ausführungen der Parteien ist unter einem „developing device“ (Ent-
wicklungsvorrichtung) gemäß Streitpatent eine austauschbare Kartusche zu ver-
stehen, die mehrere Funktionskomponenten für unterschiedliche Einzeloperatio-
nen bei der Druckbilderzeugung enthält (vgl. auch Streitpatent, Absatz [0004]).

Gemäß Figur 3 des Streitpatents ist am Beispiel des „developing device, 100K“,
d. h. einer von vier im Ausführungsbeispiel des Streitpatents vorgesehenen Ent-
wicklungsvorrichtungen, für den Tonerübertrag ein sog. „developing roller, 140“
(„Einwicklungswalze“) vorgesehen, der Toner aus dem Kartuschenkörper auf eine
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separat im „image forming apparatus“ verbaute Bildtrommel („photoconductive
medium, 40“) aufbringt; folglich weist die Kartusche („developing device“) für die-
sen Druckertyp keine inkorporierte Bildtrommel auf. Drucker, in denen die Bild-
trommel nicht separat verbaut ist (s. o.), benötigen hingegen Kartuschen, die diese
Bildtrommel baulich inkorporieren, und werden i. d. R. als „process cartridge“
(Prozessvorrichtung) bezeichnet wie sie auch aus dem im Verfahren befindlichen
Stand der Technik bekannt sind (z. B. Druckschrift K8).

Da der Entwickler/Toner im Betrieb aufgebraucht wird, muss die Bilderzeugungs-
vorrichtung dessen Füllstand etc. kennen, weshalb die Entwicklungsvorrichtung
u. a. aus diesem Grund eine „memory unit“ (Speichereinheit) aufweist, die für die
Verarbeitung / den Druck relevante Daten speichert und aktualisiert. Dazu weist
die Speichereinheit eine Reihe von „terminals“ (Anschlüssen) auf, die laut Streit-
patent unterschiedlichsten Zwecken dienen (für das Ausführungsbeispiel: Streit-
patent, Absatz [0054], „first terminal“: Datenkommunikationsanschluss; Ab-
satz [0055], „second terminal“: Erdung; „third terminal“: Energieversorgung; „fourth
terminal“: Systemzeitanschluss).

Eine „driving force reception unit“ (Antriebskraftaufnahmeeinheit) stellt einen Teil
der Entwicklungsvorrichtung dar, mit der via Getriebe eine von der Bilderzeu-
gungsvorrichtung extern bereitgestellte Antriebskraft auf die Entwicklungs-
walze - die den Toner aufnehmen und weitergeben soll - übertragen wird (Streitpa-
tent, Absatz [0030]).

Eine „power reception unit“ (Leistungsaufnahmeeinheit) leitet die von der Bilder-
zeugungsvorrichtung bereitgehaltene elektrische Energie an die Entwicklungs-
walze für deren Elektrifizierung weiter, d. h. diese gewährleistet deren Fähigkeit für
die Aufnahme von Toner (Streitpatent, Absatz [0032]).
Das so genannte „main body cover“ (Hauptkörperabdeckung) stellt ein Gehäuse
dar, das nach Figur 1 des Streitpatentes mit einer Klappe ausgestattet sein kann
und bezogen auf ihre Einbaurichtung geometrisch an einem hinteren Abschnitt der
Bilderzeugungsvorrichtung angeordnet ist; Die Klappe weist ebenfalls Anschlüsse
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und Kontaktpunkte als sog. „terminal contact points“ und „pressing members“ auf,
wobei erstere beim Schließen der Klappe aufgrund ihrer Elastizitätseigenschaften
mit der Speichereinrichtung der Entwicklungsvorrichtung elektrisch wirksame(n)
Kontakt(e) herstellen und letztere die Rückseite der Entwicklungsvorrichtung elas-
tisch in Einbaurichtung drücken.

II. Zur Fassung nach Hauptantrag gemäß Schriftsatz vom 26. Juni 2017

Der Senat hat den mit Schriftsatz vom 26. Juni 2017 eingereichten Hauptantrag
nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG als verspätet zurückgewiesen.
Nach dieser Vorschrift kann das Patentgericht eine Verteidigung des Beklagten
mit einer geänderten Fassung zurückweisen, die nach Ablauf der Frist zur Stel-
lungnahme auf den qualifizierten Hinweis (§ 83 Abs. 2 PatG) vorgebracht wird,
und unter den Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 PatG ohne wei-
tere Ermittlungen entscheiden.

Auf den qualifizierten Hinweis vom 5. April 2017, der der Beklagten am 13. April
zugegangen war, hatte der Senat auf Antrag der Beklagten die Frist zur abschlie-
ßenden Stellungnahme für beide Parteien um weitere zwei Wochen bis zum
31. Mai 2017 verlängert. Mit Ablauf dieser Frist hat die Beklagte angekündigt, das
Streitpatent in der erteilten Fassung, hilfsweise mit zwei weiteren Fassungen, zu
verteidigen. Der erst mit Schriftsatz vom 26. Juni 2017 übersandte neue Hauptan-
trag ist somit nach Ablauf der hierfür nach § 83 Abs. 2 PatG bestimmten Frist
eingegangen.

Soweit die Beklagte erstmals in der mündlichen Verhandlung vorträgt, die späte
Vorlage des neuen Hauptantrags beruhe auf der Änderung der Vertretung der
Prozessbevollmächtigten, kann dies die Verspätung nicht genügend entschuldigen
(§ 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG). Es ist in diesem Zusammenhang nicht verständlich, wa-
rum die Beklagte erst Ende Mai neue patentanwaltliche Vertreter beauftragt hat.
Vielmehr hätte sie spätestens nach Übersendung des qualifizierten Hinweises, der
im Wesentlichen eine Bezugnahme auf die Gesichtspunkte enthielt, die der bereits
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am 18. Januar 2017 verkündeten Entscheidung in der zwischen denselben Par-
teien anhängigen Parallelsache 5 Ni 25/14 (EP) zugrunde lagen, eine solche
Maßnahme ergreifen können und auch müssen. Die schriftlichen Urteilsgründe im
Parallelverfahren sind der Beklagten am 28. April 2017 zugegangen. Im Übrigen
hat die Beklagte zu keiner Zeit angekündigt, dass sie eine Änderung der Vertre-
tung, die zwangsläufig zu einer Verfahrensverzögerung wegen der Einarbeitungs-
zeit führt, beabsichtige.

Die Berücksichtigung des neuen Hauptantrags hätte auch eine Vertagung der
mündlichen Verhandlung erfordert (§ 83 Abs.4 Nr. 1 PatG), da er entgegen der
Einlassung der Beklagten im Termin weit über das hinausgeht, was Thema der
schriftsätzlichen Erörterungen der Parteien gewesen war. Die Klägerinnen weisen
zu Recht darauf hin, dass die Beklagte mit Vorlage des neuen Hauptantrags ihre
bisherige Argumentation geändert hat: Sie trägt nunmehr vor, die Aufgabe des
Streitpatents habe sich geändert, so dass die Vibrationsproblematik, die im
Schriftsatz vom 31. Mai 2017 noch im Mittelpunkt gestanden hatte, nunmehr nur
noch ein Aspekt unter vielen sei. Mit der neuen Antragstellung sind darüber hinaus
auch nach Auffassung des Senats Merkmale beansprucht, die den (nicht mit der
Nichtigkeitsklage angegriffenen) „image forming apparatus“ und beispielsweise
auch den “developing roller“ sowie den „supplyling roller“ betreffen und nicht die
mit Anspruch 1 der erteilten Fassung unter Schutz gestellte Entwicklungsvorrich-
tung („developing device“). Wie diese zunächst auf ihre Zulässigkeit im Rahmen
des Teilangriffs zu prüfenden Merkmale ggf. mit denjenigen der erteilten Fassung
von Anspruch 1 zusammenwirken und wie der neue Anspruch 1 nach Hauptantrag
patentrechtlich insgesamt zu bewerten ist, kann ohne einen erneuten Vergleich mit
dem Stand der Technik nicht beurteilt werden. Einige der zahlreichen der Be-
schreibung oder den nicht angegriffenen Ansprüchen neu entnommene Merkmale
betreffen vordergründig beiläufig erwähnte Gesichtspunkte, deren Bedeutung für
die erfindungsgemäße Lehre sich jedoch nicht ohne weiteres erschließt und somit
im Gesamtzusammenhang der Anspruchsfassung neu bewertet werden muss.
Entgegen der Ansicht der Beklagten kann folglich nicht die Rede davon sein, der
neue Hauptantrag diene der Darstellung der verschiedenen Kartuschentypen, die
- 19 -
bereits Gegenstand der Erörterung der Parteien wie auch der Hilfsanträge waren
und forme lediglich die entsprechenden Merkmale zu einem neuen Anspruch,
ohne dass dies eine Nachrecherche zum Stand der Technik begründen könne.
Vielmehr hätte die Zulassung des neuen Hauptantrags aus den oben genannten
Gründen eine Vertagung der mündlichen Verhandlung nach sich gezogen.

Die Belehrung nach § 83 Abs. 4 Nr.3 PatG erfolgte mit dem Hinweis des Senats
vom 5. April 2017.

III. Zur erteilten Fassung und zur Fassung nach den Hilfsanträgen 1 und 2

Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung ergibt sich für den
Fachmann ausgehend von der Druckschrift US 2005 / 0 078 978 A1 (K8) am ers-
ten Prioritätstag unter Einsatz seines Fachwissens in nahe liegender Weise. Dies
gilt im Ergebnis in gleicher Weise auch für die Fassungen nach den Hilfsanträ-
gen 1 und 2.

1. Erteiltes Patent

Vor dem Hintergrund der o. g. Aufgabenstellung und gemäß den Ausführungen
der Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung kommt es für den Fach-
mann im gegebenen technischen Kontext darauf an, dass er im Hinblick auf einen
störungsfreien Betrieb seiner Bilderzeugungsvorrichtung die nachteiligen Einflüsse
von Hitze, Vibrationen und die Fehlermöglichkeiten beim Kartuscheneinbau redu-
ziert.
Der so sensibilisierte Fachmann wird folglich für alle notwendigen Maßnahmen für
den reibungslosen Betrieb der Gesamtvorrichtung in planvoller Vorgehensweise
auf sein Fachwissen zurückgreifen und sich seiner am ersten Prioritätstag prä-
senten Kenntnisse auf dem Gebiet der Bilderzeugungsvorrichtungen und der in
diesen zur Anwendung kommenden Kartuschen bedienen; dabei spielt es für ihn
keine Rolle, in welcher ihm bekannten Vorrichtung an welchen Orten einzelne
Komponenten oder Vorrichtungsbestandteile – wie etwa eine Speicherein-
- 20 -
heit - konkret verbaut sind, sondern vielmehr, wie und weshalb die einzelnen Kom-
ponenten in einer möglichst reibungsfrei funktionierenden Gesamtapparatur syner-
gistisch zusammenzuführen sind.
Entgegen der Auffassung der Beklagten agiert er dabei unabhängig davon, ob im
Stand der Technik Kartuschen des streitpatentgemäßen Typs („developing device“
des erteilten Anspruchs 1, seitens der Klägerinnen auch Entwicklungskartusche
genannt) oder so genannte „process cartridges“ (Prozessvorrichtung; seitens der
Klägerinnen auch Prozesskartusche genannt) behandelt werden, denn letztlich
müssen für beide Kartuschentypen die genannten Problemfelder für einen dauer-
haften funktionsgemäßen Betrieb vor dem Hintergrund der ihnen und ihrem Ein-
satzumfeld innenwohnenden Eigenschaften und Betriebsparameter gelöst werden.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 lag dem Fachmann am
1. Prioritätstag, ausgehend von der im Streitpatent genannten Druckschrift
US 2005 / 0 078 978 A1 (K8) in Verbindung mit dem einschlägigen Fachwissen
nahe; er ist daher mangels des Zugrundeliegens einer erfinderischen Tätigkeit
nicht patentfähig:

a) Im Einzelnen ist aus der Druckschrift K8 eine Entwicklungsvorrichtung be-
kannt („process cartridge“, „cartridge 7“), die dazu ausgelegt ist, mit einer
Bilderzeugungsvorrichtung („electrographic image forming apparatus“, „laser prin-
ter“, „printer 100“) verwendet zu werden (K8, Abstract, Absatz [0042]) (Merk-
mal 1.0),

wobei die Entwicklungsvorrichtung (7) Folgendes umfasst:

ein Gehäuse („first frame 6 “, „second frame 4“ und ein diese verbindendes „pair of
compression springs 64“ (K8, Figur 3 & 4 i. V. m. Absatz [0084] und [0089])), das
ein Vorderende, zwei Seiten und ein Hinterende besitzt (K8, Figuren 3 & 4; Merk-
mal 1.1);

- 21 -
eine Antriebskraftaufnahmeeinheit (eingangs über das „helical gear 46“, vgl. Ab-
satz [0086]), die auf einer Seite am Vorderende des Gehäuses (K8, Figur 4, un-
teres Bauteil, BZ 4, rechts, BZ 46) angeordnet ist, um eine Antriebskraft von der
Bilderzeugungsvorrichtung aufzunehmen (K8, Absatz [0086], insb.: „To the helical
gear 46 located at the other lengthwise end of the second frame 4, the driving
force of a motor (unshown) is transmitted. ... the helical gear 46 is the gear which
receives from the apparatus main assembly A the force for rotating the develop-
ment roller 40, developer supplying roller 43, and developer conveying mem-
ber 42, while the cartridge 7 is in the apparatus main assembly A.“; Merkmal 1.2);

eine Leistungsaufnahmeeinheit (z. B. „development power supply contact 92“, Ab-
satz [0090]), die auf der anderen Seite des Gehäuses, aber dort weitgehend mittig
(und gemäß K8, Figur 5 sogar näher am hinteren Ende des Gehäuses) angeord-
net ist (K8, Figur 4, unteres Bauteil, BZ 4, links, BZ 92, 93), um elektrische Leis-
tung von der Bilderzeugungsvorrichtung aufzunehmen (K8, Absatz [0092], insb.:
„The cartridge7 is provided with a charge bias electrical contact 91 for supplying
the charge roller 2 with high voltage from the power source (unshown) on the main
assembly side, … . These electrical contacts 91, 92, and 93 are attached to one of
the lengthwise end walls, that is, the walls perpendicular to the direction parallel to
the axial direction of the photosensitive drum 1. More specifically, the charge bias
electrical contact 91 is attached to one of the lengthwise end walls … of the first
frame6 supporting the charge roller 2.”; Merkmal 1.3teils);

eine Speichereinheit („storage means 55“, „memory unit“, „memory“), die mehrere
Anschlüsse besitzt (K8, Figur 13 i. V. m. Absatz [0126], insb.: „The memory
unit 55 comprises a memory 55b, first and second electrical contacts 55d1
and 55d2 as electrical contacts on the cartridge side, a pair of conductive
areas 55c1 and 55c2, and a dielectric substrate 55a, on which the preceding por-
tions are placed. …”; Merkmale 1.4, 1.4.1), wobei ein erster Anschluss, der von
den mehreren Anschlüssen am weitesten entfernt von der Antriebskraftauf-
nahmeeinheit (K8, in Figur 1 repräsentiert durch Bezugszeichen 46) angeordnet
ist, ein Datenübertragungssanschluss für die Datenübertragung ist (K8, in Figur 5
- 22 -
der mit dem BZ 55c2 gleichzusetzende Anschluss 55d2 der Figur 13; Ab-
satz [0130], insb.: „As the cartridge 7 is inserted into the apparatus main assembly
A, the electrical contacts 55d1 and 55d2 of the memory unit 55, … come into con-
tact with the communication contacts 56a (electrical contacts on the main
assembly side), making possible the communication between the memory 55b of
the memory unit 55, and controller (making it possible to read data in memory 55b,
or write data into memory 55b).“, Merkmal 1.4.2).

Dass die Speichereinheit (55) in Bezug auf eine Richtung der Montage der
Entwicklungsvorrichtung (7) in der Bilderzeugungsvorrichtung am hinteren Ende
des Gehäuses (4, 6) angeordnet ist, lässt sich im Rahmen einer Zusammenschau
der Figur 4 mit der Figur 5 zwanglos entnehmen, ebenso, dass diese eindeutig nä-
her bei der Leistungsaufnahmeeinheit (91-93) als bei der Antriebskraft-
aufnahmeeinheit (46) angeordnet ist (K8, Figuren 3, 5 und 13; Merkmal 1.4.3).

Die aus der Druckschrift K8 bekannte Entwicklungsvorrichtung unterscheidet sich
von der patentgemäßen Entwicklungsvorrichtung nur dadurch, dass diese keine
an „beiden Rückseiten“ des Gehäuses montierten Griffe aufweist (4, 6) (Merk-
mal 1.5) und die Leistungsaufnahmeeinheit auf einer bestimmten Gehäuseseite
örtlich festgelegt ist (Merkmal 1.3Rest).

b) Die beiden Unterschiedsmerkmale 1.5 und 1.3Rest können aber das
Zugrundeliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen.
Denn über die konkrete Positionierung der Leistungsaufnahmeeinheit an dem Ge-
häuse wird der Fachmann - wie für andere Bauteile auch – abhängig von den
jeweiligen konstruktionsbedingten (Gesamt-)Gerätevorgaben für eine Bilderzeu-
gungsvorrichtung entscheiden. Im Zuge dieser Vorgehensweise wird er insbeson-
dere auch zu berücksichtigende Eigenschwingungsspektren oder -muster von die-
sem und/oder diesem benachbart angeordneten Einzelbauteilen zu werten wissen
und in vorteilhafter Weise in die Umsetzung seiner Maßnahmen einbeziehen, um
so die Leistungsaufnahmeeinheit an einer geeigneten Stelle am Gehäuse zu posi-
tionieren. Das weitere in der Druckschrift K8 nicht explizit genannte Merkmal 1.5,
- 23 -
also Griffe letztlich an beiden Seiten des Gehäuses hinten an der Entwicklungs-
vorrichtung vorzusehen, fasst der Fachmann ausgehend von dieser Druckschrift
spätestens dann ins Auge, wenn der Nutzerwunsch an ihn herangetragen wird,
das Einsetzen und/oder den Austausch der Entwicklungsvorrichtungen zu er-
leichtern, so dass auch diesem Merkmal keine erfinderische Tätigkeit innewohnt.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist damit zur Überzeugung des Senats
ausgehend von der Druckschrift K8 dem Fachmann nahe gelegt.

c) Da die Beklagte aufgrund der Stellung von Hilfsanträgen einen eigenständi-
gen erfinderischen Gehalt der ebenfalls angegriffenen Unteransprüche 2 bis 5
nicht geltend gemacht hat und dieser auch sonst nicht ersichtlich ist (BGH –
X ZR 109/08, Urteil vom 29. September 2011, GRUR 2012, 149, 156 – Sensoran-
ordnung), sind sie ebenfalls wie der unabhängige Patentanspruch 1 nicht
schutzfähig (vgl. BGH – X ZR 51/04, Urteil vom 11. November 2008, juris).

2. Zu Hilfsantrag 1

Soweit die Beklagte das Streitpatent in der Fassung des Patentanspruchs 1 nach
dem zulässigen Hilfsantrag 1 mit inhaltlich geändertem Merkmal 1.01 und um
Merkmal 1.61 ergänzt verteidigt, kann auch dies den Nichtigkeitsgrund der
mangelnden erfinderischen Tätigkeit nicht beseitigen.

Die Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 lauten wie folgt (fett
hervorgehoben bzw. durchgestrichen die im Vergleich zum erteilten Patentan-
spruch 1 vorgenommenen Änderungen, welche bis auf zwei lediglich redaktionelle
Angleichungen an den neuen Wortlaut beinhalten):


Me Englisch Dt. Übers. Gemäß Eingabe
1.01 A developing device adapted for use
with an image forming apparatus (1), the
image forming apparatus (1) compris-
Entwicklungsvorrichtung, die für eine Verwen-
dung mit einer Bilderzeugungs-vorrichtung (1)
eingerichtet ist, die ein fotoleitfähiges Medium
- 24 -
ing a photoconductive medium (40),
the developing device (100) comprising:
aufweist (40), wobei die Entwicklungs-vorrich-
tung (100) Folgendes umfasst:
1.1 a housing (110); ein Gehäuse (110);
1.21 a driving force reception unit (160) dis-
posed at one side of the front end of the
housing (110) to receive a driving force
from the image forming apparatus; and
eine Antriebskraft-Aufnahmeeinheit (160), die
an der anderen Seite der Vorderseite des Ge-
häuses (110) angeordnet ist, um eine Antriebs-
kraft von der Bilderzeugungs-vorrichtung aufzu-
nehmen; und
1.3 a power reception unit (170) disposed at
the other side of the front end of the
housing (110) to receive an electric
power from the image forming appa-
ratus;
eine Leistungs-Aufnahmeeinheit (170), die auf
der anderen Seite des vorderen Endes des Ge-
häuses (110) angeordnet ist, um eine elektri-
sche Leistung von der Bilderzeugungs-vorrich-
tung aufzunehmen;
1.4 a memory unit (180) eine Speichereinheit (180),
1.4.1 that has a plurality of terminals (181), die mehrere Anschlüsse (181) aufweist,
1.4.2 wherein a first terminal (181 a) disposed
farthest from the driving force reception
unit (160) among the plurality of termi-
nals is a data communication terminal
for data communication
wobei ein erster Anschluss (181a), der von den
mehreren Anschlüssen am weitesten entfernt
von der Antriebskraftaufnahmeeinheit (160) an-
geordnet ist, ein Datenübertragungs-anschluss
zur Datenübertragung ist,
characterized in that dadurch gekennzeichnet, dass
1.4.3 wherein the memory unit (180) is dis-
posed at a rear end of the housing (110)
with respect to a direction of mounting of
the developing device (100) into the im-
age forming apparatus and is located
closer to the power reception unit (170)
than the driving force reception
unit (160);
die Speichereinheit (180) an einem hinteren
Ende des Gehäuses (110) in Bezug auf die An-
bringungsrichtung der Entwicklungsvorrich-
tung (100) in der Bilderzeugungsvorrichtung
angeordnet ist und näher bei der Leistungs-
Aufnahmeeinheit (170) als die Antriebskraft-Auf-
nahmeeinheit (160) angeordnet ist;
1.51 and in that the developing device further
comprising handles(112) mounted to
both rear sides of the housing (110).
und dass die Entwicklungsvorrichtung ferner
Griffe (112) umfasst, die an beiden Rückseiten
des Gehäuses (110) angebracht sind.
1.61 the developing device comprising a
developing roller (140) disposed at
the front end of the developing de-
vice (100) with respect to the direc-
tion of mounting of the developing
device (100).
die Entwicklungsvorrichtung weist eine
Entwicklungswalze (140) auf, die sich in Be-
zug auf die Richtung der Montage der Ent-
wicklungsvorrichtung (100) am vorderen
Ende der Entwicklungsvorrichtung befindet.
- 25 -
Die erste Merkmalsergänzung stellt im gegebenen Kontext letztlich nur eine Präzi-
sierung der physikalischen Technik dar, die der Bilderzeugungsvorrichtung zu ei-
gen ist, und zwar durch explizite Nennung eines ohnehin funktionsnotwendigen
„fotoleitfähigen Mediums“ (physikalisch korrekt: „fotoleitenden Mediums“), wie es
jedoch ebenfalls aus der Druckschrift K8 bekannt ist (K8, z. B. Fig. 1 und 3, BZ 1;
Merkmal 1.01).
Das zweite Merkmal 1.61, das sich auf die Existenz einer Entwicklungswalze und
ihre geometrische Anordnung in einer Bilderzeugungsvorrichtung bezieht, ist der
Druckschrift K8 (dort: „development roller 40“, vgl. Absätze [0089] und [0090])
ebenfalls zu entnehmen, wobei diese zwar aufgrund der Zweiteilung des Gehäu-
ses der dortigen Kartusche eine von der beanspruchten Verortung etwas abwei-
chende Geometrie bzgl. der Anordnung in der Bilderzeugungsvorrichtung zeigt
(K8, z. B. Fig. 3 und 4). Jedoch wird der Fachmann die Entwicklungswalze
entsprechend den sich ihm bietenden Randbedingungen gerade auch vor dem
Hintergrund der Aufgabenstellung problemlos realisieren. Es handelt sich hierbei
um eine an der Funktion der Entwicklungswalze orientierte Maßnahme. Dabei sind
keine besonderen Umstände feststellbar, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht
als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen
lassen (vgl. BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014,
647 - Farbversorgungssystem, Leitsatz). Wie bereits oben unter b) zum erteilten
Anspruch 1 ausgeführt, wird der Fachmann die konstruktionsbedingten
Gerätevorgaben beim Einbau der Entwicklungswalze berücksichtigen.
Zudem wird sich der Fachmann aufgrund der Aufgabenstellung ohnehin auch im
Stand der Technik informieren und dort im Rahmen von Kartuschen auch nach
„development devices” im Sinne des Streitpatents recherchieren, wobei er Kennt-
nis von der Druckschrift K32 erhält. Aus dieser Druckschrift ist die genannte Walze
(„developing roller, 131”) auch mit den beanspruchten Eigenschaften bekannt
(K32, Fig. 4 und 5 i. V. m. Sp. 5, Z. 1-13, insb.: „Here, each of four-color develo-
ping units 130-M, 130-C,130-Y, and 130-K included in the developing unit 130 as
shown in FIG. 5, includes a developing unit main body 130a slidably supported by
a guide portion 191 of a frame 190, a developing roller 131 supplying the toner
contained in the developing unit main body 130a to an outer circumferential sur-
- 26 -
face of the photoreceptive drum 100 in a non-contact state …” (Unterstreichungen
hinzugefügt)); dass diese Angaben zudem auch auf die beanspruchte Montage-
richtung zu beziehen sind, wird durch die dortige eigenvibrationshemmende, weil
elastische, und die Position haltende Federung („spring, 200“) der Entwicklungs-
kartuschen an der offensichtlichen Hinterseite des dort beschriebenen Druckers
aufgezeigt (K32, Figuren 4 und 5 „opening/closing door, 210” i. V. m. Sp. 5, Z. 12–
32; Merkmal 1.61).

Somit lagen dem Fachmann auch alle Merkmale des mit dem Hilfsantrag 1 vertei-
digten Patentanspruchs 1 in Kenntnis der Druckschrift K8 und dem Fachwissen
bzw. der Druckschrift K32 nahe; dieser beruht folglich ebenfalls nicht auf einer er-
finderischen Tätigkeit.

Bezüglich der Unteransprüche gelten die Ausführungen zur erteilten Fassung ent-
sprechend.

3. Zu Hilfsantrag 2

Auch die Fassung des Patentanspruchs 1 nach dem ebenfalls zulässigen Hilfsan-
trag 2 kann den Bestand des Streitpatents nicht begründen.

Der Patentanspruch 1 der Fassung nach Hilfsantrag 2 lässt sich wie folgt in Merk-
male gliedern (fett hervorgehoben die im geltenden Patentanspruch 1 im Vergleich
zu den Merkmalen gemäß Hilfsantrag 1 eingearbeiteten Ergänzungen):

Me Englisch Dt. Übers. gemäß Eingabe
1.02 A developing device adapted for use
with an image forming apparatus (1),
the image forming apparatus com-
prising a photoconductive medium (40),
the image forming apparatus in-
cluding a main body (10) and a main
body cover (11) pivotably mounted
Entwicklungsvorrichtung, die dazu ausgelegt ist,
mit einer Bilderzeugungsvorrichtung (1) verwen-
det zu werden, die ein fotoleitfähiges Medium
aufweist, wobei die Bilderzeugungsvorrich-
tung einen Haupt-körper (10) und eine
schwenkbar gelagerte Hauptkörperabde-
ckung (11) aufweist, um den Hauptkörper zu
- 27 -
to the main body to open and close
the main body, the developing de-
vice being able to be mounted and
separated with respect to the main
body with the main body cover
opened, the developing device (100)
comprising:
öffnen und zu schließen, sodass die Ent-
wicklungsvorrichtung bei geöffneter Haupt-
körperabdeckung eingebaut und ausgebaut
werden kann, wobei die Entwicklungsvorrich-
tung (100) Folgendes umfasst:

1.1, 1.21, 1.31, 1.4 - 1.61
1.7 wherein the main body cover in-
cludes a pressing member and ter-
minal contact points having a prede-
termined elasticity that, when the
developing device is mounted to the
main body and the cover is closed,
are elastically and electrically con-
nected with the terminals of the
memory unit while the pressing
member is elastically pressing the
rear end of the developing device;
wobei die Hauptkörperabdeckung einen
Druckpunkt und Anschlusskontaktpunkte mit
einer vorgegebenen Elastizität aufweist, die,
wenn die Entwicklungsvorrichtung eingebaut
und die Hauptkörperabdeckung geschlossen
ist, elastisch und elektrisch mit den An-
schlüssen der Speichereinheit verbunden
sind, während der Druckpunkt das hintere
Ende der Entwicklungsvorrichtung elastisch
andrückt,
1.8 wherein the plurality of terminals
comprises a second terminal (181b)
to provide grounding, which is dis-
posed closest to the driving force
reception unit (160) among the plu-
rality of terminals (181).
wobei die Vielzahl der Anschlüsse einen
Erdungsanschluss (181b) umfasst, welcher
von der Vielzahl der Anschlüsse (181) am
nächsten zu der Antriebskraftaufnahme-ein-
heit (160) angeordnet ist.

Die erste Merkmalsergänzung beinhaltet lediglich eine Präzisierung der Gehäu-
seeigenschaften der Bilderzeugungsvorrichtung, wie sie sich auch der Druckschrift
K8 entnehmen lässt (K8, Fig. 6, „hinged cover 11“ i. V. m. S. 7, Absätze [0099] bis
[0101]; Merkmal 1.02).
Das im Rahmen des Hilfsantrags 2 neu eingeführte Merkmal 1.7 stellt auf Elastizi-
tätseigenschaften ab, die Bauteile in der Hauptkörperabdeckung aufweisen sollen,
damit u. a. eine gute elastische Kopplung der elektrischen Anschlüsse erzielt wer-
den kann. Das Vorsehen derartiger Maßnahmen liegt jedoch offensichtlich im Be-
reich des fachmännischen Könnens, denn zum einen soll der Betrieb möglichst
eigenvibrationsarm ablaufen, was dem Fachmann den Einsatz elastischer Bauteile
- 28 -
an hierfür anfälligen Orten in natürlicher Weise empfiehlt und zum anderen soll
entsprechend der elektrische Kontakt der Anschlüsse gewährleistet sein, was
durch derartige Bauteile gefahrlos und effektiv erzielt werden kann (Merkmal 1.7).
Entsprechende Anregungen im gleichen technischen Kontext vermag er auch der
ihm bekannten Druckschrift K32 zu entnehmen. Diese Maßnahme kann daher
ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit begründen. Insoweit gelten die Ausführun-
gen im Rahmen des Hilfsantrags 1 entsprechend.
Das letzte neu eingeführte Merkmal1.8 stellt – ebenso allgemein, wie auch im
Streitpatent ursprünglich offenbart (vgl. Streitpatent, Absätze [0055] und
[0059]) - auf einen Erdungsanschluss der Speichereinheit und dessen geometri-
sche Anordnung im Verbund mit den übrigen Anschlüssen und Bauteilen der Bil-
derzeugungsvorrichtung ab. Auch dieses Merkmal vermag keine erfinderische Tä-
tigkeit zu begründen, da das Vorsehen eines Erdungsanschlusses und dessen
Positionierung als fachmännische Maßnahmen anzusehen sind:
Um leitungsgebundene Signale wie Datenübertragungssignale überhaupt übertra-
gen zu können, ist stets ein Bezugspotential („grounding“), mithin auch der dafür
erforderliche Anschluss vorzusehen, so dass dieses Teilmerkmal als platt selbst-
verständlich anzusehen ist.
Dabei ist die Anordnung bzw. Belegung der übrigen Anschlüsse den jeweiligen
baulichen und technischen Erfordernissen geschuldet –- wie etwa der Einbaurich-
tung der Kartusche, der für den Speicher verwandten Chiptechnologie, seiner Ver-
kabelung mit den übrigen Bauteilen der Einrichtung und/oder der Raumgeometrie
bzw. dem zur Verfügung stehenden Platz für die Kartusche samt Speichereinheit
im Kontext mit den übrigen, diese ggf. beeinflussenden, Bauteilen. Das Merk-
mal 1.8 fügt Anspruch 1 folglich nichts hinzu, was über das fachmännische Kön-
nen des maßgeblichen Fachmanns hinausgeht, der mit einer funktional sinnvollen
und dem Praxisbetrieb standhaltenden Realisierung einer Entwicklungsvorrichtung
für eine Bilderzeugungsvorrichtung betraut ist.

Somit beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 gegen-
über einer Zusammenschau der Druckschriften K8 und dem Fachwissen bzw. der
Druckschrift K32 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Wegen der Unteransprü-
- 29 -
che wird erneut auf die Ausführungen zur fehlenden Patentfähigkeit der erteilten
Fassung Bezug genommen.

4. Zusammenfassung

Im Ergebnis beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in keiner der zur Ent-
scheidung anstehenden verteidigten Fassungen gegenüber dem Stand der Tech-
nik und/oder dem Fachwissen auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bezüglich der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 (bzw. 2
bis 4 bei Hilfsantrag 2) hat die Beklagte einen eigenständig erfinderischen Gehalt
nicht geltend gemacht; ein solcher ist für den Senat auch nicht ersichtlich.

Folglich war das Streitpatent im angegriffenen Umfang für nichtig zu erklären.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 91 Abs. 1
Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99
Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
- 30 -
Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils, spätestens
aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung, durch einen Rechts- oder
Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich beim Bundesgerichtshof,
Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.


Voit Martens Gottstein Dr. Wollny Bieringer

Pr


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