5 Ni 47/15 (EP) - 5. Senat (Nichtigkeit)

ECLI:DE:BPatG:2017:291117U5Ni47.15EP.0


BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES

5 Ni 47/15 (EP)
(Aktenzeichen)

URTEIL


Verkündet am
29. November 2017
…




In der Patentnichtigkeitssache

…

- 2 -
betreffend das europäische Patent 1 353 254
(DE 603 32 891)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 29. November 2017 durch den Vorsitzenden Richter
Voit, die Richterin Martens und die Richter Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer,
Dipl.-Geophys. Univ. Dr. Wollny und Dipl.-Phys. Univ. Bieringer

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent EP 1 353 254 wird mit Wirkung für
das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch
teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1, dem sich
die Ansprüche 2 bis 10 der Schrift DE 603 32 891 C5 an-
schließen, folgende Fassung erhält:
- 3 -



Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- 4 -
II. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 70%, die
Beklagte 30%.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des
jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.


T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP 1 353 254
(Streitpatent), das am 10. März 2003 angemeldet wurde und die Priorität der An-
meldung US 121106 vom 10. April 2002 in Anspruch nimmt.

Der deutsche Teil des Streitpatents ist im Rahmen eines Beschränkungsverfah-
rens durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
17. Oktober 2013 geändert worden. Die insoweit geltende Fassung des Streitpa-
tents ist als DE 603 32 891 C5 veröffentlicht. In der Verfahrenssprache trägt das
Streitpatent die Bezeichnung: „Apparatus for regulating a flow in a heating or coo-
ling system“ und umfasst 11 Patentansprüche, die alle mit der Nichtigkeitsklage
angegriffen sind.

Anspruch 1, auf den sich die Ansprüche 2 bis 11 jeweils direkt zurückbeziehen,
lautet nach der geltenden Fassung des Streitpatents (DE 603 32 891 C5) wie folgt:


- 5 -


Wegen des Wortlauts der Unteransprüche wird auf die Druckschrift DE
603 32 891 C5 Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage vom 23. September 2015 macht die Klägerin geltend,
der deutsche Teil des Streitpatents sei für nichtig zu erklären, weil sein Gegen-
stand nicht neu sei, jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Zu-
- 6 -
sätzlich zur fehlenden Patentfähigkeit liege der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen
Erweiterung über den Umfang der ursprünglichen Offenbarung vor.

Die Klägerin stützt ihren Vortrag zur fehlenden Patentfähigkeit auf folgende Do-
kumente:

NK6 US 2 951 501 A
NK7 US 4 440 192 A
NK8 DE 100 84 851 B3
NK9 CN 2 436 743 Y
NK9a Engl. Übersetzung der Druckschrift NK9
NK10 CN 2 396 253 Y
NK10a Engl. Übersetzung der Druckschrift NK10
NK11 WO 94 / 27 069 A1
NK12 DE 198 24 630 A1
NK13 GB 2 039 344 A
NK18 US 2 637 339 A
NK20 GB 1 076 401 A
NK22 US 5 875 815 A

Im Rahmen ihrer Nomenklatur benennt sie des Weiteren die Offenlegungsschrift
der ursprünglichen Anmeldung und die geänderte Streitpatentpatentschrift nach
dem Beschränkungsverfahren vor dem DPMA wie folgt:

NK1b EP 1 353 254 A2
NK1c DE 603 32 891 C5

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 353 254 (DE 603 32 891) mit Wirkung
für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem
Umfang für nichtig zu erklären.
- 7 -
Die Beklagte hatte zunächst beantragt, die Klage kostenpflichtig abzuweisen,
hilfsweise nach Maßgabe der Hilfsanträge 1 bis 5, eingereicht mit Schriftsatz vom
22. November 2017.
Nachdem der Senat die Verteidigung mit diesen Hilfsanträgen auf die Rüge der
Klägerin hin nach § 83 Abs. 4 PatG durch Beschluss in der mündlichen Verhand-
lung zurückgewiesen hatte, beantragt die Klägerin nunmehr,

die Klage abzuweisen, hilfsweise gemäß den Hilfsanträgen 1
bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 4. Oktober 2017.

Die Klägerin beantragt weiterhin die Nichtigerklärung des Streitpatents.

Wegen des Wortlauts von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 in der Fassung
vom 4. Oktober 2017 wird auf Ziffer I des Tenors, im Übrigen auf die Anlage zu
diesem Schriftsatz der Beklagten Bezug genommen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Der Ge-
genstand des Streitpatents sei gegenüber den Ursprungsunterlagen nicht unzu-
lässig erweitert. Auch sei er patentfähig, denn er sei aus dem im Verfahren befind-
lichen Stand der Technik weder vorbekannt noch durch eine der Entgegenhaltun-
gen nahegelegt. Jedenfalls in einer der verteidigten Fassungen habe das Streit-
patent daher Bestand.

Der Senat hat den Parteien mit einem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom
29. Mai 2017 die Gesichtspunkte mitgeteilt, die für die Entscheidung voraussicht-
lich von besonderer Bedeutung sind. Wegen des Vorbringens der Parteien im Üb-
rigen wird auf das Sitzungsprotokoll vom 29. November 2017 sowie auf die ge-
wechselten Schriftsätze verwiesen.

- 8 -
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage hat teilweise Erfolg.
In der geltenden Fassung nach der Schrift DE 603 32 891 C5 ist das Streitpatent
wegen fehlender Patentfähigkeit für nichtig zu erklären (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 Int-
PatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 54 EPÜ). Die hilfsweise
Verteidigung des Streitpatents mit den Hilfsanträgen vom 22. November 2017 hat
der Senat gemäß § 83 Abs. 4 PatG zurückgewiesen.
Die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe liegen jedoch nicht vor, soweit das
Streitpatent in der Fassung nach Hilfsantrag 1, eingereicht mit Schriftsatz vom
04. Oktober 2017, dem sich die Unteransprüche 2 bis 10 nach der Schrift
DE 603 32 891 C5 anschließen, zulässigerweise verteidigt wird. Insoweit ist die
Klage abzuweisen.


A.

I. Zur Fassung nach der Schrift DE 603 32 891 C5 (NK1c)

1. Das Streitpatent befasst sich laut Absatz [0001] dieser Schrift mit
Fluidströmungen und betrifft eine Vorrichtung für die Regulierung eines Flusses in
einem Heiz- oder Kühlsystem.

Fluidventile seien in der Industrie weit verbreitet und würden für verschiedenste
Anwendungen eingesetzt. Ein Beispiel sei die Nutzung von Ventilen in Wärmetau-
schersystemen von Gebäuden zu Heiz- und Kühlzwecken. In vielen Anwendungen
sei es wünschenswert, trotz Druckschwankungen im Fluid vor oder hinter dem
Ventil, eine konstante Flussrate durch ein Fluidventil aufrechtzuerhalten. Gleicher-
maßen sei es zuweilen wünschenswert, die Flussrate durch ein Ventil einzustellen
(Streitpatent, Absatz [0002]).
Einige bekannte Ventile erzielten einen konstanten Fluss dadurch, dass sie einen
konstanten Differenzdruck über eine Steueröffnung aufrechterhielten, indem sie es
- 9 -
zuließen, dass der Differenzdruck auf einen Kolben einwirke, wobei ein elasti-
sches Element mit nahezu konstanter Kraft diesem entgegenwirke. Die Bewegung
dieses Kolbens steuere die Größe der Drosselöffnung, die stromab von der Steu-
eröffnung angeordnet sei. Eine Folge dessen sei, dass auf eine Kante / den Rand
des Kolbens nahe der Drosselöffnung der stromabgerichtete Druck wirke, der
niedriger sei, als jeder der Drücke, die die vorgesehene Steuerung beeinflussten.
Dieser niedrigere Druck ziele darauf ab, die Drosselöffnung weiter zu schließen,
als es für eine angemessene Steuerung sein sollte, was zu einem geringeren
Durchfluss führe als angestrebt. Die dynamischen Kräfte, die vom Fluidfluss her-
rührten, neigten gemäß dem Bernoullischen Gesetz dazu, den Druck auf die
Drosselöffnung weiter zu erniedrigen. Dieser Fehler werde umso größer, je mehr
die Gesamtdruckdifferenz über die Vorrichtung steige. Diese Erscheinung nenne
man „Absacken“ (engl. „sag“) und es seien mehrere Versuche unternommen wor-
den, diesen Effekt zu begrenzen. Einige dieser früheren Versuche hätten nur für
eine bestimmte Flussrate korrekt funktioniert, wie es für den Fall der speziellen
Anordnung von Öffnungen in US 4 080 993 A beschrieben sei. Weitere Ausge-
staltungen seien der US 4 440 192 A und der US 5 904 177 A zu entnehmen
(Streitpatent, Absätze [0003] bis [0005]).
Die Aufgabe der Erfindung bestehe darin, eine Vorrichtung zur Steuerung eines
Durchflusses in einem Heiz- oder Kühlsystem zur Verfügung zu stellen, welche die
oben genannten Probleme behebe und in den Ansprüchen beschrieben werde
(Streitpatent, Absätze [0006] und [0007]).

2. Zur Lösung der Aufgabe schlägt das Streitpatent in Anspruch 1 der gelten-
den Fassung nach der geänderten Patentschrift DE 603 32 891 C5 (NK1c) eine
Vorrichtung mit entsprechend der Gliederung des Senats folgenden Merkmalen
vor:

M1 A fluid regulating control valve (100a, 100b), comprising:

M2 - a housing (200, 300)
M2.1 having an upstream region (102) and
- 10 -
M2.2 a downstream region (104) and
M2.3 having a control orifice (110, 110a, 110b) formed therein adjacent the
downstream region;

M3 - a piston (204)
M3.1 slidably disposed within the housing,
M3.2 the piston having - a fluid passage, through which the controlled flow
passes, defining an intermediate region (252, 312) disposed between
the upstream region (214, 310) and the downstream region (218,
314);
M3.3 - a flange portion (232) with a top side (248) and a bottom side (250)
and
M3.4 - a stem portion (234) with an edge (231, 320) adjacent the upstream
region;

M4 - an elastic member (208, 306) disposed within the housing for opposing
translation of the piston within the housing;

M5 - a throttling element (202, 302)
M5.1 adjacent the upstream region,
M5.2 the throttling element having a throttling surface (224, 318) adjacent
the edge of the piston,
M5.3 the throttling surface (224, 318) and the edge (321, 320) defining a
throttling orifice (108, 108a, 108b) therebetween,

M6 - whereby the intermediate region (252, 312) is disposed between the
throttling orifice (108, 108a, 108b) and the control orifice (110, 110a, 110b)
in such a way
M6.1 that fluid enters into the intermediate region (252) via the throttling
orifice (108, 108a, 108b)
M6.2 and then travels through the intermediate region (252, 312) and
- 11 -
M6.3 enters the downstream region (218, 314) via the control orifice (110,
110a, 110b), and

M7 - an equalization aperture (242, 328) formed in the housing
M7.1 to allow a fluid in the downstream region to enter an equalization
chamber (246, 326) defined by a region between an inside surface of
the housing and an outside surface of the piston,
M7.2 such that the pressure differential across the flange portion (232) is
equal to the pressure differential across the control orifice (110, 110a,
110b).

3. Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung sowie die nun ver-
teidigten Gegenstände des Streitpatents richten sich an einen Diplom-Ingenieur,
der auf dem Gebiet der Hydraulik tätig ist und Erfahrungen in der Planung, Kon-
struktion und praktischen Umsetzung technischer Komponenten und Vorrichtun-
gen für die Durchflusssteuerung- und -regelung besitzt, wie sie etwa Stellventile
darstellen.

4. Zur Auslegung des Streitpatents

Dieser Fachmann versteht den Gegenstand des Patentanspruchs 1 und die dort
verwendeten Begrifflichkeiten unter Heranziehen der Beschreibung und der Figu-
ren der Streitpatentschrift NK1c wie folgt:

Unter einem „fluid regulating control valve“ ist ein Durchflussregelungsventil /
Durchfluss-Stellventil zu verstehen, wie es für Fluide u. a. in Heiz- und Kühlsyste-
men Verwendung findet (vgl. NK1c, Absatz [0002]; Merkmal M1).
Dieses Ventil weist ein als „housing" bezeichnetes Gehäuse (Merkmal M2), einen
geometrisch strukturierten Kolben („piston“; Merkmal M3), ein so genanntes elasti-
sches Element („elastic member“), das z. B. als Feder ausgestaltet sein kann und
einer Kolbenbewegung entgegenwirkt (Merkmal M4), sowie ein aus mehreren Ein-
zelteilen aufgebautes Drosselelement („throttling element“; Merkmal M5) auf.
- 12 -
Bezüglich des Gehäuses schreibt der Anspruch keine Formgebung vor. Es kann
daher jede geeignete Form aufweisen (NK1c, Absätze [0025] und [0037]). Das
Streitpatent macht auch keine Vorgaben zu einer Ein- oder Mehrstückigkeit des
Gehäuses. Das Gehäuse umfasst somit offensichtlich nicht nur die das Steuer-
ventil umgebenden Außenwände, denn gemäß Druckschrift NK1c, Figuren 2A und
2B, BZ 242, ist die Ausgleichsöffnung in einer von der Außenwand separaten
Kappe ausgebildet. Nach dem Ausführungsbeispiel der Beschreibung ist die
Kappe (NK1c, Figuren 2A und 2B, BZ 206) im Gehäuse angeordnet (NK1c, Ab-
satz [0028]), aber gemäß dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 ist die Ausgleichs-
öffnung in dem Gehäuse ausgebildet. Ebenso führt die Beschreibung aus, der
Kolben sei verschiebbar in der Kappe angeordnet (NK1c, Absatz [0027]), aber laut
Patentanspruch 1 ist der Kolben verschiebbar im Gehäuse angeordnet. Nach der
Rechtsprechung des BGH (vgl. Urteil vom 14. Oktober 2014 - X ZR 35/11 Zugriffs-
rechte), wonach die im Anspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen
sind, dass die Ausführungsbeispiele im Einklang mit dem Anspruchsverständnis
stehen, muss also wenigstens die Kappe (und somit ein vom Außengehäuse um-
fasster, innenliegender Teil) mit zum Gehäuse gerechnet werden. Das Gehäuse
lässt sich ansonsten in mehrere volumetrische Räume gliedern, die sich in der
Hauptsache in ihrer Zuordnung zu unterschiedlichen Druckbereichen unterschei-
den, wie sie durch den Durchfluss eines Fluids und seiner Regelung durch Ventil-
komponenten bedingt sind; insbesondere werden drei Bereiche unterschieden:
eine so genannte „upstream region“, die in Fließrichtung als vor einer Drosselung,
d. h. der Zuflussregulierung des Fluids in das Ventil, zu verorten ist, durch einen
Druck P1 gekennzeichnet ist (Merkmal M2.1) und mittels einer geeigneten Zu-
führmöglichkeit für das Fluid ausgestattet ist, sowie einer so genannten
„downstream region“, die im Anschluss an eine Regelöffnung („control orifice“), mit
einem dort herrschenden Druck von „P3“, zur Regulierung des Abstroms des
Fluids aus dem Ventil, ausgebildet ist, wobei P1 > P3 gilt (Merkmale M2.2, M2.3).

Der Kolben des Ventils ist an seinem Verbauungsort im Gehäuse gleitend ausge-
bildet (NK1c, Absatz [0027]; Merkmal M3.1), weist eine Öffnung auf, durch die das
Fluid in geregelter Weise strömen kann und durch deren Position eine so ge-
- 13 -
nannte Zwischenregion („intermediate region“) definiert wird, die sich aus ihrer Po-
sition zwischen der „upstream“ und der „downstream region“ begründet (Merkmal
M3.2), und in der ein Druck „P2" herrscht (wobei gilt: P1 > P2 > P3; NK1c, Ab-
satz [0024]); darüber hinaus weist der Kolben eine „stem portion“ auf, d. h. hier ei-
nen röhrenförmigen Schaft mit einer Kante / einem Rand, die/der am stromauf-
wärtigen Ende des Kolbens verortet ist (Merkmal M3.4), und eine „flange portion",
d. h. einen ringförmig um den Schaft angeordneten Vorsprung als Flansch bzw.
Flanschabschnitt, die gemäß Ausführungsbeispiel (NK1c, Figur 4) am stromab
gelegenen Ende des Kolbens angeordnet ist und eine Ober- und eine Unterseite
aufweist („top / bottom side"), wobei hier jedoch offen bleibt, wodurch sich im
Kontext eine Ober- und Unterseite des Flansches konkret auszeichnet, kann doch
das beanspruchte Stellventil in beliebiger geometrischer Orientierung verbaut
werden, wie auch die Diskussion in der mündlichen Verhandlung bestätigte
(Merkmal M3.3). Der Kolben des Ventils wird nicht explizit dahingehend definiert,
ob er aus einem oder mehreren Bauteilen besteht. Der Wortlaut des Patentan-
spruchs 1 lässt jedenfalls seine Mehrteiligkeit zu. Explizit offenbart ist, dass der
Flanschabschnitt und der Schaftabschnitt einstückig ausgebildet sind, oder sepa-
rate Teile des Kolbens sein können, die auf geeignete Weise miteinander verbun-
den sind (NK1c, Absatz [0027]). Der Patentanspruch 1 verlangt ferner lediglich,
dass an der besagten Ober- und Unterseite des Flanschabschnitts dieselbe
Druckdifferenz wie an der Steueröffnung anliegt.

Das Drosselelement ist direkt an die stromaufwärtige Region angrenzend ange-
ordnet (Merkmal M5.1) und weist eine Drosseloberfläche („throttling surface") auf,
die sich z. B. gemäß NK1c, Figur 2A i. V. m. Absatz [0026], als napfförmige Ein-
buchtung des Drosselelementes 202 darstellt, die sich am stromaufwärtigen Ende
des Kolbens anschließt (Merkmal M5.2), jedoch im Anspruchswortlaut nicht weiter
spezifiziert ist; der Raum zwischen dieser Oberfläche und der Kante / dem Rand
des o. g. Kolbenendes definiert in Folge die Drosselöffnung an sich (Merkmal
M5.3).

- 14 -
Die Zwischenregion wird in einem weiteren Merkmalskomplex dergestalt präzi-
siert, dass sie nicht nur zwischen der „upstream“ und der „downstream region“
liegt, sondern zwischen der Drosselöffnung und der Regelöffnung (Merkmal M6),
wobei aufgrund dieser vorgegebenen Geometrie das Fluid in natürlicher Weise
durch die Drosselöffnung in die Zwischenregion gelangt, durch diese hindurch-
strömt und diese durch die Regelöffnung in die „downstream region“ wieder ver-
lässt (Merkmale M6.1 bis M6.3).

Zusätzlich ist im Gehäuse eine Ausgleichsöffnung („equalization aperture“) vorge-
sehen (Merkmal M7), die es dem Fluid in der „downstream region“ ermöglicht, in
eine Ausgleichskammer einzutreten („equalization chamber"), die durch den Raum
zwischen der Innenwand des Gehäuses und der äußeren Oberfläche des Kolbens
gebildet wird (Merkmal M7.1) und zwar dergestalt, dass der Differenzdruck („pres-
sure differential“) über den Flansch des Kolbens derselbe ist wie über die Regel-
öffnung (Merkmal M7.2), und welcher durch die Differenzbildung der Einzeldrücke,
die in der „intermediate region“ und der „downstream region“ herrschen (P2-P3),
ausgedrückt wird.

5. Zur Patentfähigkeit der Fassung nach DE 603 32 891 C5 (NK1c)

Der Gegenstand des Streitpatents wie er mit dem Hauptantrag verteidigt wird, war
für den Fachmann am Prioritätstag aus der Druckschrift US 2 951 501 A (NK6)
bekannt.

Aus der Druckschrift US 2 951 501 A (NK6) ist ein Durchflussregelungsventil
bekannt (NK6, Figur 1 i. V. m. Titel: „REGULATING DEVICE FOR A FLOW
MEDIUM“ & Sp. 1, Z. 15-19, insb.: „This invention relates to flow-regulating de-
vices … which automatically maintains a substantially constant flow rate through
the device in spite of pressure variations at the inlet and outlet of the device.”;
Merkmal M1), das folgende Bestandteile aufweist:
• ein Gehäuse, das intern jeweils einen Bereich aufweist, der als stromauf und
stromab in Bezug auf die Fließrichtung des Fluids angesehen werden kann,
- 15 -
welches das Gehäuse durchströmt (NK6, Figur 1, „housing 1“ insb. mit „inlet 8“
und „outlet 10“ i. V. m. Sp. 2, Z. 17-34; Merkmale M2, M2.1, M2.2) und das
eine Regelöffnung angrenzend an den Stromab-Bereich aufweist (NK6, Fi-
gur 1, „housing 1“ insb. mit „openings 3,4“ i. V. m. Sp. 2, Z. 17-34, insb. „Thus,
by rotating the piston in housing 1, the effective throughflow area provided by
the openings 3—4 can be varied. ...”; Merkmal M2.3);
• einen Kolben (in der Druckschrift NK6 der Verbund aus „cylindrical piston 2”,
„piston 11“ und „operative connection 23“ i. V. m. Fig. 1; Merkmal M3), der im
Gehäuse gleitend geführt ist (NK6, Fig. 1 i. V. m. Sp. 2, Z. 25-27: „Thus, the
piston 2 is movable axially relative to the adjusting member 5, in addition to
being rotatable by this member.” und Sp. 2, Z. 47-50: „A second throttle or
valve member, in the form of a piston 11, is located at the inlet side of piston 2
and is rigidly, connected thereto to partake of its movements.”; Merkmal M3.1);
dieser Kolben weist auch einen Durchfluss für das Fluid auf, durch welchen
eine Zwischenregion zwischen dem Stromauf- und der Stromab-Bereich de-
finiert wird (NK6, Figur 1 i. V. m. Sp. 2, Z. 72 - Sp. 3, Z. 4: „This movement of
piston 2 also moves the second piston or throttle 11 so as to reduce the
throughflow area at the second throttle point 12 at the inlet side of piston 2. As
a result, the liquid pressure is reduced within the chamber 13 of piston 2.”;
Merkmal M3.2); auch eine Flansch- und eine Schaftgeometrie mit einer
Flansch-Ober- und einer Flansch-Unterseite sind hieraus bekannt, indem diese
geometrischen Angaben dort bezogen auf die Strömungsrichtung des geführ-
ten Fluids zu lesen sind, d. h. „unten“ entspricht quellnäher, „oben“ entspricht
quellferner (NK6, Fig. 1, rechte Seite, insb. BZ 2, 11, 23; Merkmale M3.3,
M3.4);
• ein elastisches Element („compression spring 9“), das im Gehäuse zum
Zwecke der Translationshemmung des Kolbens vorgesehen ist (NK6, Fig. 1
i. V. m. Sp. 2, Z. 41-47, insb.: „The other side of the piston 2 is loaded in the
opposite direction by a biasing means in the form of compression spring 9 … “,
Merkmal M4);
• ein Drosselelement (aufgebaut aus trichterförmig zulaufenden Gehäuseteilen
in der Nähe des Kolbenteils „regulating piston 11“ und der Außenseite des
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„guiding cylinder 14“ (NK6, Fig. 1), die einen sog. „annular space 12“ schaffen
(NK6, Sp. 2, Z. 50-53)), das angrenzend an den Stromaufbereich angesiedelt
ist (NK6, Fig. 1, BZ. 8, 11, 12, 14); Merkmale M5, M5.1); dieses Drosselele-
ment besitzt in der Allgemeinheit des Anspruchswortlauts eine Oberfläche, die
auch nahe an einem als Kante bzw. einem Rand des Kolbens zu interpretie-
renden Kolbenabschnitt verortet ist, (NK6, Fig. 1, insb. BZ 11, 12, 14; Merkmal
M5.2) und wobei diese Oberfläche und diese Kante/der Rand eine Drosselöff-
nung („annular space 12“) zwischen diesen definieren (NK6, Fig. 1, insb.
BZ 11, 12, 14; Merkmal M5.3)
• wobei die Zwischenregion dergestalt zwischen der Drosselöffnung (12) und der
Regelöffnung (3, 4) angeordnet ist, dass das Fluid durch die Drosselöffnung in
die Zwischenregion eintritt, durch diese hindurchströmt und durch die Regel-
öffnung in den Stromab-Bereich gelangt (NK6, Fig. 1, BZ. 3, 4, 10, 11, 12, 13;
Merkmale M6 bis M6.3);
• wobei eine Ausgleichsöffnung im Gehäuse vorgesehen ist, damit das Fluid im
Stromab-Bereich in eine Ausgleichkammer strömen kann, die durch eine In-
nenwand des Gehäuses und die äußere Kolbenoberfläche gebildet wird (NK6,
Fig. 1: Oberteil des Kolbens (2, 11, 23) und rechte Innenwand des Gehäuses,
in dem auch die Feder (9) liegt; Merkmale M7, M7.1); hierbei kann auch ein
Differenzdruckvergleich wie beansprucht stattfinden, denn besagte Regelöff-
nung (3, 4) befindet sich hier in dem in der mündlichen Verhandlung als
„Schürze“ bezeichneten Abschnitt des quellfernen Kolbenteils (2) und ein
Flansch ist in der Figurenansicht als Querteil der „Schürze“ dieses Kolben-
teils (2) - in den auch das Stellelement (5) eingreift - realisiert, wobei auf die
beiden Seiten des Flansches offensichtlich zum einen der Druck der „interme-
diate region“ und zum anderen derjenige der „downstream region“ wirkt, wie
dies für die Ein- und Ausflussseite der Regelöffnung (3, 4) gilt (NK6, Fig. 1,
BZ. 1, 2, 3, 4, Merkmal M7.2).

Somit sind alle Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 aus der Druckschrift
NK6 bekannt.

- 17 -
Im Ergebnis hat der Patentanspruch 1 dieser Fassung daher mangels Neuheit
keinen Bestand. Damit erübrigen sich auch Ausführungen zur von der Klägerin
geltend gemachten unzulässigen Erweiterung gegenüber den ursprünglich einge-
reichten Anmeldeunterlagen, zu der diese in der mündlichen Verhandlung auch
nicht mehr vorgetragen hat.

Die Unteransprüche 2 bis 11 dieser Fassung bedürfen keiner weiteren, isolierten
Prüfung, weil die Beklagte sowohl schriftsätzlich als auch in der mündlichen Ver-
handlung zu erkennen gegeben hat, dass sie die Fassung nach der Schrift
DE 603 32 891 C5 (NK1c) als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das
Streitpatent mit unterschiedlichen Versionen von Hilfsanträgen verteidigt (vgl. BGH
GRUR 2017, 57 - Datengenerator).


II. Zur Fassung nach Hilfsantrag 1 vom 4. Oktober 2017

Der Gegenstand des Streitpatents wie er mit dem Hilfsantrag 1 verteidigt wird, war
für den Fachmann am Prioritätstag weder aus der nächstkommenden Druckschrift
US 2 951 501 A (NK6) noch aus einer weiteren der im Verfahren befindlichen
Druckschriften zum Stand der Technik bekannt; insbesondere war er auch nicht
durch eine Kombination von im Verfahren befindlichen Druckschriften nahegelegt,
wie sich ausgehend von der nächstkommenden Druckschrift NK6 in Zusammen-
schau mit einer der - klageseitig auch in der mündlichen Verhandlung ausführlich
besprochenen - Druckschriften US 2 637 339 A (NK18), GB 1 076 401 A (NK20)
oder US 5 875 815 A (NK22) zeigt.

1. Die Vorrichtung, die mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 vertei-
digt wird, lässt sich in folgende Merkmale gliedern (Text der unveränderten Merk-
male ist nicht dargestellt, Änderungen im Vergleich zur Fassung des erteilten An-
spruchs 1 fett und durchgestrichen):

- 18 -
M1H1 A fluid regulating control valve (100a, 100b), for regulating a fluid in a
heating or cooling system, comprising:
M2
M2.1H1 having an upstream region (102, 214, 310), into which the fluid en-
ters the valve (100a, 100b) via a conduit and
M2.2H1 a downstream region (104, 218, 314), from which the fluid leaves
the valve (100a, 100b) via a conduit and
M2.3
M2aH1- an adjustment element (212) coupled to the housing (200, 300) for
selectively constricting of the control orifice (110, 110a, 110b)
M3 – M3.2
M3.3H1- a flange portion (232, 324) with a top side (248) and a bottom side (250)
and
M3.4H1- a stem portion (234, 326) with an edge (231, 320) adjacent the upstream
region;
M3.5H1 whereby the stem portion (234, 326) extends from the flange
portion (232, 324) down to the edge (231, 320) and has an inside
diameter for the fluid passage;
M4 – M5.2
M5.3H1 the throttling surface (224, 318) and the edge (321, 320) defining a
throttling orifice (108, 108a, 108b) therebetween, and
M6 – M7.2

2. Zur Zulässigkeit der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung

Die im Rahmen des Hilfsantrags 1 vorgenommenen Änderungen am erteilten An-
spruchssatz sind zulässig, da sie in der Ursprungsanmeldung (Druckschrift NK1b)
als zur Erfindung gehörig ursprünglich offenbart sind und im Vergleich zur Fas-
sung nach der NK1c insgesamt betrachtet eine Beschränkung darstellen.

Im Einzelnen wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen (Merkmal M5.3H1),
in zulässiger Weise ursprungsoffenbarte Bezugszeichen ergänzt (NK1b, Figur 3A;
- 19 -
Merkmale M3.3H1, M3.4H1), eine Zweckangabe hinzufügt, die zwar nicht wörtlich
aber technisch sinngemäß aus der Druckschrift NK1b zu entnehmen ist (NK1b,
Absätze [0001] und [0006]; Merkmal M1H1) und Merkmale zusätzlich in den An-
spruchswortlaut aufgenommen, die Einzelkomponenten und ihre Wirkbeziehungen
untereinander in beschränkender Weise beschreiben.
Zwar sind die ergänzten Begrifflichkeiten in den geltenden Merkmalen M2.1H1 und
M2.2H1 in der Druckschrift NK1b, Absatz [0015], nicht wörtlich benannt, sondern
dort ist lediglich von einer „upstream region 214“ (bzw. einer „downstream re-
gion 218“) die Rede, die an eine „pipe 16“ (bzw. „pipe 20“) gekoppelt ist und auf
geeignete Weise für den Transport des „fluid“ angepasst ist, jedoch zeigt etwa die
Figur 2B ebenda im Rahmen der Zu- und Abflussbereiche für das Stellventil dem
Fachmann zylinderförmige Aussparungen im Gehäuse als Anschlüsse im Sinne
dieser beiden Merkmale, die er zweifelsfrei auch in beanspruchter Weise versteht.
Das Merkmal M2aH1 entspricht wörtlich dem Anspruch 5 aus der ursprünglichen
Anmeldung (NK1b).
Das Merkmal M3.5H1 ist ebenfalls zulässig, auch wenn das Merkmal der Ur-
sprungsanmeldung so nicht wörtlich zu entnehmen ist (NK1b, Absatz [0017]). Je-
doch liest der Fachmann zur Überzeugung des Senats insbesondere die dortigen
Ausführungen zum „inside diameter“ zusammen mit dem dortigen Absatz [0029]
und der Figur 2B als technische Sachaussage, wie sie mit dem Merkmal bean-
sprucht ist.

3. Zur Patentfähigkeit der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung

Soweit die Beklagte das Streitpatent in der Fassung des Patentanspruchs 1 ge-
mäß Hilfsantrag 1 verteidigt, beseitigt dies den Nichtigkeitsgrund der mangelnden
Patentfähigkeit.

Als nächstkommender Stand der Technik ist auch im Rahmen des Hilfsantrags 1
die Druckschrift NK6 anzusehen. Daher wird zum Nachweis der im Wortlaut des
Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 gegenüber denjenigen des Hauptantrages
- 20 -
beibehaltenen Merkmale auf die obigen Ausführungen zur Neuheit im Rahmen
des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag verwiesen.

Was die mit diesem Hilfsantrag hinzugefügten bzw. geänderten Merkmale anbe-
langt, zeigt sich zum einen, dass der überwiegende Teil, der vorgenommen
Merkmalsergänzungen keine wesentlichen oder neuen technischen Sachverhalte
zu vermitteln vermag, da sie sich entweder in redaktionellen Anpassungen (Merk-
mal M5.3H1) oder dem Einfügen von Bezugszeichen erschöpfen (Merkmale
M3.3H1, M3.4H1), als bloße Zweckangabe in der Ausgestaltung der technischen
Lehre des Anspruchs letztlich keinen baulichen Niederschlag finden und somit
nicht erfindungserheblich sind (Merkmal M1H1) oder bereits aus der nächstkom-
menden Druckschrift NK6 bekannt sind (Zu- und Abflusskomponenten für ein
Stellventil: NK6, Figur 2 i. V. m. Sp. 2 , Z. 36-47, „inlet 8“ und „outlet 10“ als Zu- /
Abfuhrkanäle für das Fluid; Merkmale M2.1H1, M2.2H1; mit dem Gehäuse „gekop-
peltes“ Einstellelement zum selektiven Einstellen der Regelöffnung: NK6, Figur 1
i. V. m. Sp. 2 , Z. 17-27: „adjusting member / hand wheel 5“ eingelassen in „hou-
sing 1“; Merkmal M2aH1).

Zum anderen ist aus der Druckschrift NK6 zur Überzeugung des Senats jedoch
die mit dem Merkmal M3.5H1 beanspruchte Konstruktionsvorgabe so nicht be-
kannt, und zwar, dass sich der Schaftbereich des Kolbens von dem als Flansch
bezeichneten Kolbenabschnitt zur Kante bzw. dem Rand des Kolbens zieht, wobei
dieser Schaft zwingend einen so genannten Innendurchmesser für den Fluid-
durchgang aufweist. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit dem vorange-
gangenen Merkmal M3.4H1, das explizit fordert, dass die Schaftkante bzw. der
Rand des Schaftes angrenzend, also unmittelbar benachbart an die „upstream re-
gion“ verortet sein muss.

Die Sichtweise der Klägerin, die diese Merkmale in der Druckschrift NK6 verwirk-
licht sieht, kann nicht greifen, da der dort gelehrte Sachverhalt bezüglich des Pa-
tentanspruchs 1 zwar durchaus auf zweierlei Art interpretiert werden kann, jedoch
- 21 -
keine dieser beiden Lesarten zur gemäß Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung dieses
Anspruchs führt; im Einzelnen:
• Betrachtet der Fachmann den aus drei Abschnitten aufgebauten Kolben (NK6,
Fig. 1 i. V. m. Sp. 2, Z. 20-60 und Sp. 3, Z. 75 bis Sp. 4, Z. 4, in Fluidflussrich-
tung gesehen: „hollow cylindrical piston 2“ (mit dem als Flansch anzusehenden
Kolbenabschnitt), „rigid regulating piston 11“, der mittels „operative connec-
tion 23“ zum Kolbenteil „2“ als „rigidly connected“ gilt)) und interpretiert den zu-
gehörigen Schaft als den oben als „Schürze“ bezeichneten Teil des quell-
fernsten Kolbenteils (2), so endet dieser offensichtlich noch im Druckbereich
der „intermediate region“, da er baulich durch das Einstellelement (5) gar nicht
weiter fluidstromaufwärts bewegt werden kann, als bis zu den in Orientierungs-
richtung der Figur 1 keilartigen Gehäuseaussparungen, die diesen Druckbe-
reich über und unterhalb der Drosselöffnung baulich abschließen; somit wäre
zwar der „Schürze“ zweifelsfrei ein Innendurchmesser („inside diameter“) wie
beansprucht zu eigen, jedoch ohne, dass diese auch im genannten Druckbe-
reich zu liegen kommt.
• Im Rahmen der weiteren möglichen Lesart, dass als Schaft ausgehend vom
als Flansch bezeichneten Kolbenabschnitt lediglich die Verbindung (23) zwi-
schen den beiden anderen Kolbenteilen, die in dieser Druckschrift mit den Be-
zugszeichen 2 und 11 bezeichnet werden, gesehen werden kann, liegt selbiger
zwar zweifelsfrei benachbart der „upstream region“, jedoch weist er keine Ge-
ometrie auf, die einen Fluidfluss durch ihn hindurch ermöglicht; dies wird auch
in keiner Weise etwa durch Angaben in der Figur 1 impliziert, wie selbiges für
den am weitesten fluidstromaufwärts liegenden Kolbenteil (11) des dortigen
Stellventils der Fall ist (NK6, Figur 1).

Somit ist aus der Druckschrift NK6 das Merkmal M3.5H1 im technischen Kontext
des Merkmals M3.4H1 nicht so bekannt, wie es beansprucht ist.

Daher ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 neu ge-
genüber der Lehre der Druckschrift NK6.

- 22 -
Er ist auch neu gegenüber jeder anderen im Verfahren befindlichen Druckschrift,
da diese sämtlich weiter ab vom beanspruchten Gegenstand liegen.

Dies gilt insbesondere auch für die klageseitig sowohl schriftsätzlich als auch er-
neut in der mündlichen Verhandlung ausführlich betrachtete Druckschrift NK18.
Diese zeigt nämlich bereits anhand des dortigen sich zur Drosselöffnung hin ko-
nisch verjüngenden Kolbenendes benachbart zur „upstream region“ keinen Kol-
benrand im Sinne des Streitpatents, sondern mit ihrer Kegelspitze letztlich nur ei-
nen einzelnen Punkt, der dieses Erfordernis erfüllt; würde der Fachmann den um-
laufenden Bereich des Kolbens, in dem dieser von einer Zylinderform hin zum Ko-
nus wechselt, als Kolbenrand im Sinne des Streitpatents verstehen, so läge dieser
wiederum nicht mehr unmittelbar angrenzend an die „upstream region“, sondern
stromabwärts hinter der eigentlichen Drosselöffnung im Bereich der „intermediate
region“ (NK18, Figur 1 rechts; BZ. 54, 56, 78, 80). Zudem ist im Sinne des Streit-
patents dort auch keine (abseitig liegende) Ausgleichskammer - die durch eine
eigene Öffnung im Gehäuse mit Fluid befüllt wird, das den Druck der „downstream
region“ aufweist - verwirklicht (vergleiche Auslegung), sondern das Fluid fließt in
seiner Gesamtheit durch alle mittels gemeinsamen Zugängen verbundenen Volu-
mina des Gehäuses, in denen der bereits durch die Regelöffnung erzielte Druck
der „downstream region“ gilt (NK18, Figur 1; BZ. 28, 42, 51). Darüber hinaus zeigt
das dortige Stellventil auch keine direkte Fluidzufuhr von der Drosselöffnung in
den hohlen Teil des Kolbens, sondern dies erfolgt erst mittels in den genannten
hohlen Teil eingebrachten Bohrungen, die offensichtlich hinter der Drosselöffnung
liegen (NK18, Figur 1, BZ. 54, 56, 68, 70, 78).

In Kenntnis der praxisfreundlichen, kompakten Bauform des Stellventils aus der
Druckschrift NK6 (veröffentlicht 1960), welche ihm bereits eine raum- und somit
kostensparende Variante eines Stellventils ohne extern angeordnete und erfah-
rungsgemäß somit im Betrieb reparaturanfällige Bauteile lehrt, wäre der Fach-
mann zur Überzeugung des Senats auch nicht, wie die Klägerin dies annimmt, von
einer gegenüber dieser sieben Jahre früher veröffentlichten, äußerlich hoch
strukturierten Version eines Stellventils gemäß Druckschrift NK18 ausgegangen
- 23 -
(vgl. NK18, Figur 2, BZ. 51), um dort fünfzig Jahre später mit einer Weiterentwick-
lung anzusetzen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 beruht auch auf ei-
ner erfinderischen Tätigkeit, denn die mit dem Hilfsantrag 1 beanspruchte Kolben-
geometrie im Zusammenspiel mit den wirkverbundenen Druckbereichen innerhalb
des Stellventils wird dem Fachmann durch sein Fachwissen oder seitens des im
Verfahren befindlichen Standes der Technik so auch nicht nahegelegt.

Vielmehr erweisen sich insbesondere die von Seiten der Klägerin als besonders
verfahrensrelevant bezeichneten und in der mündlichen Verhandlung erneut be-
sprochenen Druckschriften NK18, NK20 und NK22 als weiter abliegend und wä-
ren vom Fachmann im Kontext der in diesem Verfahren aufgeworfenen Frage-
stellung nicht zu Rate gezogen worden. Im Einzelnen:

Die Druckschrift US 2 637 339 A (NK18) zeigt im Vergleich zur sehr kompakt an-
gelegten Konstruktion des Stellventils gemäß Druckschrift NK6 zum einen eine
äußerst raumgreifende Geometrie, die auf eine komplexe schlauchgestützte
(NK18, Fig. 2: „discharge duct 51“) Ausgleichskammerbefüllung setzt und hierfür
zusätzlich ein wesentlich ausladenderes elastisches Element nutzt (NK18, Figur 2:
„flexible diaphragm 22“ mit „reinforcing discs 60, 62“), sowie zum anderen eine
Drosselgeometrie, die - vgl. auch obige Ausführungen zur Problematik eines Kol-
benrandes im Rahmen der Neuheit - zwar die Interpretation einer Drosselfläche in
Verbindung mit einer durchflusslosen Kegelspitze zulässt (NK18, Figur 2: „valve
plug head 76“ in „valve seat 78“), jedoch keinen geometrisch von Beginn an von
Fluid durchströmten Kolben, wie ihn laut Angaben der Klägerin in der mündlichen
Verhandlung ein so genanntes „inline-valve“ zeigt, zu dem das Ventil gemäß
Streitpatent letztlich auch aus Sicht des Senates zu zählen ist und wie es bereits
die Druckschrift NK6 zeigt. Folglich hätte der Fachmann aus der ferner liegenden
Druckschrift NK18 für die Apparatur der Druckschrift NK6 keine Anregung ent-
nommen, seinen bekannten platzsparenden Ventiltyp - mittels dort gelehrter Maß-
nahmen - wie beansprucht umzugestalten.
- 24 -
Aus der Druckschrift GB 1 076 401 A (NK20) vermag der Fachmann in diesem
Rahmen schon keinen Kolben im Sinne des Streitpatents zu entnehmen, denn das
für die Drosselung zuständige und in eine Fluidzufuhr-Aussparung eingesetzte
Bauteil stellt sich als ein starres durch zwei rotationssymmetrische, scheibenähnli-
che Platten und (mindestens) zwei diese verbindende Stifte gebildetes Konstrukt
dar, das im Sinne des Streitpatents weder einen als solchen für den Fachmann zu
lesenden Kolben-Flansch noch einen diesem zugeordneten Schaftbereich zeigt
(NK20, Fig. 2: im Wesentlichen „spool 40“ zusammen mit „coil spring 33“ im „inlet
opening 22“). Folglich kann durch diese geometrische Bauform auch der Kolben
eines „inline-valve“, wie er beansprucht ist, hierdurch weder angeregt noch vor-
weggenommen sein, weshalb auch diese Druckschrift den Fachmann nicht zu ei-
nem Stellventil geführt hätte, wie mit Hilfsantrag 1 verteidigt.

Die Druckschrift US 5 875 815 A (NK22) beschäftigt sich mit einer Ventilform, die
zwei Zielsetzungen erfüllt. Zum einen dient sie der Durchflussregelung eines
Fluids, zum anderen aber auch als Druckregler. Zwar sind auch hier drei Druckbe-
reiche im Strömungsweg des Fluids verwirklicht, die die Drosselung (und Rege-
lung) desselben ermöglichen, wenn es u. a. durch einen Hohl-Kolben („tubular
center body 70“) strömt, jedoch sind keinerlei Ausgleichskammern vorgesehen,
die eine Differenzdruckbestimmung über einen Kolbenflansch unter Einbeziehung
der „downstream region“ ermöglichen (NK22, Fig. 2, im Bereich des „upper
seat 106“). Diese Möglichkeit ist in dieser Druckschrift weder thematisiert, noch
sind derartige Räume in der dortigen Gehäusekonstruktion vorgesehen. Vielmehr
wird eine Durchflussregelung vorgestellt, die letztlich mit vier im Ventilbereich auf-
tretenden Druckbereichen (anstatt drei wie im Streitpatent) operiert. Hierbei kommt
insbesondere ein elastisches Element (NK22, Fig. 2: „coil spring 88“) zum Einsatz,
welches in einem für dieses Element vorgesehenen Gehäuseteil unter Atmosphä-
rendruck gegen den Druck wirkt, der in der dortigen „intermediate region“ herrscht,
die durch den Hohl-Kolben (70) und die an sie angrenzenden Ventilhohlräume ge-
bildet wird, und die durch ein „annular diaphragm 78“ vom Bereich unter At-
mosphärendruck abgegrenzt sind (NK22, Fig. 2, mittlerer Teil). Die dortige kom-
plexe bauliche Situation, die Nutzung des Atmosphärendrucks zur Regelung an-
- 25 -
statt im Fluidfließweg auftretender Drücke und die baulich zwangsläufig mit kon-
struktiven Schwierigkeiten verbundene und folglich nur in sehr aufwändiger Weise
durchzuführende Adaption etwaiger Einzelbestandteile in die bestehende Kon-
struktion des Stellventils gemäß Druckschrift NK6, hätten zur Überzeugung des
Senats den Fachmann davon abgehalten, diese Druckschrift in seine Überlegun-
gen mit einzubeziehen.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften kommen dem Streitgegen-
stand zur Überzeugung des Senats nicht näher als die vorgenannten und haben
daher in der mündlichen Verhandlung auch keine Rolle gespielt.

Somit hat Patentanspruch 1 dieser Fassung Bestand. Die ebenfalls angegriffenen
Unteransprüche 2 bis 10, die jeweils direkt auf den Hauptanspruch rückbezogen
sind, werden von diesem getragen.

Da das Streitpatent folglich in der Fassung nach Hilfsantrag 1 Bestand hat, kommt
es auf die Beurteilung der weiteren Hilfsanträge 2 und 3 vom 4. Oktober 2017
nicht an.


III. Zu den mit Schriftsatz vom 22. November 2017 eingereichten
Hilfsanträgen

Der Senat hat die als Anlage mit Schriftsatz vom 22. November 2017 eingereich-
ten Hilfsanträge 1 bis 5 nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG als verspätet zurückgewie-
sen.

Nach dieser Vorschrift kann das Patentgericht eine Verteidigung des Beklagten
mit einer geänderten Fassung zurückweisen, die nach Ablauf der Frist zur Stel-
lungnahme auf den qualifizierten Hinweis (§ 83 Abs. 2 PatG) vorgebracht wird,
und unter den Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 PatG ohne
weitere Ermittlungen entscheiden.
- 26 -
Die Hilfsanträge dieser Fassung enthalten unstreitig mehrere Änderungen in oder
Einfügungen von Merkmalen, die überwiegend der Beschreibung entnommen
sind. Die Änderungen betreffen insbesondere den Kolben und dessen spezielle
Ausgestaltung.

Die Klägerin, die die verspätete Einreichung der Hilfsanträge, die ihr per Fax durch
das Gericht am 23. November 2017 zugestellt wurden, rügt, macht geltend, dass
sie innerhalb der bis zur mündlichen Verhandlung am 29. November 2017 verblie-
benen Frist nicht in der Lage war, nach Stand der Technik sowie dem Fachwissen
zum Prioritätszeitpunkt zu recherchieren. Nach Überzeugung des Senats genügt
im vorliegenden Fall ein Zeitraum von circa drei Werktagen nicht, um ausreichend
gründlich eine solche Recherche durchführen zu können, insbesondere vor dem
Hintergrund, dass die vom Senat als nächstliegender Stand der Technik angese-
hene Druckschrift NK6 aus dem Jahr 1960 stammt.

Die in der Version der Hilfsanträge vom 22. November 2017 vorgenommenen Än-
derungen sind in ihrer konkreten Ausgestaltung auch nicht Gegenstand vorheriger
Diskussion zwischen den Parteien gewesen. Soweit die Beklagte lediglich vor-
trägt, eine Recherche sei nicht erforderlich, denn die Änderungen seien als Reak-
tion auf den schriftsätzlichen Vortrag der Klägerin zum Kern der Erfindung (Ver-
hinderung des „sagging“ des Ventils) zu sehen, kann dies weder die späte Vorlage
der Hilfsanträge entschuldigen noch die berechtigte Nachrecherche entbehrlich
machen.

Im Ergebnis gab der Schriftsatz der Klägerin vom 2. November 2011 aus Sicht des
Senats der Beklagten auch keine Veranlassung zu der erneuten Änderung der
Verteidigung, so dass keine sachlichen Gründe für eine Stellungnahme der Be-
klagten so kurz vor dem Termin, die diese darüber hinaus nicht entschuldigt hat,
ersichtlich sind. Hätten aus Sicht der Beklagten dennoch solche bestanden, hätte
sie das Gericht durch ein kurzes Schreiben auf die beabsichtigte Stellungnahme
hinweisen und eine Terminsverlegung vorschlagen können.

- 27 -
Für eine Nichtzulassung der verspätet vorgelegten Hilfsanträge vom
22. November 2017 spricht aber des Weiteren, dass für die Beklagte bereits ab
Zugang des Schriftsatzes der Klägerin vom 7. September 2017, der ausweislich
Bl. 407 GA am 13. September 2017 erfolgte, Veranlassung bestanden hatte, auf
die Argumentation der Klägerin hinsichtlich Zulässigkeit und Patentfähigkeit der
mit Schriftsatz der Beklagten vom 21. Juli 2017 vorgelegten Hilfsanträge
(1. Version) möglichst abschließend zu reagieren. Dem ist sie durch Vorlage ge-
änderter Hilfsanträge (3. Version) mit Schriftsatz vom 4. Oktober 2017 zwar nach-
gekommen, ohne aber die gegenüber dieser Fassung und erst mit der 4. Version
(Anlage zum Schriftsatz vom 22. November 2017) vorgelegten Änderungen dort
bereits vorzunehmen. Es sind daher keine Umstände erkennbar, warum die
3. Version der Hilfsanträge nicht auch bereits die in der 4. Version vorgenomme-
nen Änderungen mitberücksichtigt hat, was ohne weiteres möglich gewesen wäre.

Die Berücksichtigung der 4. Version der Hilfsanträge hätte im Übrigen schon we-
gen der Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung eine Vertagung der
mündlichen Verhandlung vom 29. November 2017 erforderlich gemacht (§ 83
Abs. 4 Nr. 1 PatG). Die weiteren Voraussetzungen nach § 83 Abs. 4 Nr. 2 und 3
PatG liegen ebenfalls vor.


B.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m.
§ 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf
§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

- 28 -
Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils, spätestens
aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung, durch einen Rechts- oder
Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich beim Bundesgerichtshof,
Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.


Voit Martens Albertshofer Dr. Wollny Bieringer

Pr



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