5 Ni 59/10 (EP) - 5. Senat (Nichtigkeit)

BPatG 25308.05BUNDESPATENTGERICHTIM NAMEN DES VOLKES5 Ni 59/10 (EP)(Aktenzeichen)URTEILVerkündet am15. Februar 2012…In der Patentnichtigkeitssache…- 2 -betreffend das europäische Patent 1 240 041(DE 600 18 608)hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 15. Februar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Gutermuth, den Richter Dipl.-Ing. Bork, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Reinhardt und Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Weberfür Recht erkannt:I. Das europäische Patent 1 240 041 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 10 und 12, soweit dieser nicht auf Pa-tentanspruch 11 zurückbezogen ist, für nichtig erklärt.II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.T a t b e s t a n dDie Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u. a. für die Bundesrepublik Deutsch-land erteilten europäischen Patents 1 240 041 (Streitpatent), das die Priorität der deutschen Voranmeldung DE 199 61 706 vom 21. Dezember 1999 in Anspruch nimmt, als deren Inhaberin die Firma S… -… GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der Beklagten, im Register einge-tragen ist. Das Streitpatent geht auf die internationale Patentanmeldung (Aktenzei-chen: PCT/FR2000/003656) vom 21. Dezember 2000 zurück, ist in der Verfah-renssprache Französisch veröffentlicht und betrifft eine "Anordnung zum Verbin-den einer fest eingebauten Fahrzeugscheibe mit einem angrenzenden Bauteil". Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter der Nummer - 3 -DE 600 18 608 geführt und umfasst 12 Patentansprüche, die mit Ausnahme von Patentanspruch 11 alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.Patentanspruch 1 des Streitpatents lautet in deutscher Übersetzung wie folgt:Wegen des Wortlauts der direkt oder indirekt auf Patentanspruch 1 rückbezoge-nen Patentansprüche 2 bis 12 wird auf die Streitpatentschrift (EP 1 240 041 B1) Bezug genommen.Die Klägerin trägt vor, das Streitpatent nehme zu Unrecht den Zeitrang der deut-schen Voranmeldung in Anspruch, da Anmelder des Streitpatents nicht derjenige sei, der die Prioritätsanmeldung eingereicht habe. Zudem sei der Gegenstand des Streitpatents - insbesondere mangels Neuheit gegenüber dem Stand der Technik -nicht patentfähig. Hierzu beruft sich die Klägerin auf folgende Druckschriften:D1 - GB 2 132 130 AD2 - DE 32 04 351 A1D3 - EP 0 304 351 A1D4 - DE 36 04 389 A1D5 - US 5 154 028 B1D6 - DE 42 32 554 C1- 4 -D7 - DE 43 26 650 A1D8 - DE 44 04 348 A1.Die Klägerin beantragt,das europäische Patent 1 240 041 mit Wirkung für das Hoheitsge-biet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentan-sprüche 1 bis 10 und 12, soweit dieser nicht auf Patentan-spruch 11 rückbezogen ist, für nichtig zu erklären.Die Beklagte beantragt,die Klage abzuweisen.Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags gemäßAnlage zum Schriftsatz vom 31. Januar 2012.Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent in den verteidigten Fassungen für rechtsbeständig. In der mündli-chen Verhandlung hat sie zur Frage des Prioritätsübergangs der Erstanmeldung DE 199 61 706, die von ihrer deutschen Tochtergesellschaft S… -… GmbH & Co. KG eingereicht worden war, auf sich als Mut-tergesellschaft und Inhaberin des Streitpatents erklärt, alle Schutzrechte der kon-zernverbundenen Unternehmen stünden grundsätzlich der Muttergesellschaft zu. Da es der Beklagten nach französischem Recht aber verwehrt gewesen sei, selbst eine Erstanmeldung in Deutschland zu tätigen, habe die deutsche Tochtergesell-schaft die Prioritätsanmeldung vorgenommen. Zum Nachweis, dass eine Übertra-gung des Prioritätsrechts auf die Patentinhaberin stattgefunden habe, hat die Be-klagte als Anlage D23 ein Schreiben vom 6. Januar 2000 an den Leiter der Patent-abteilung der Muttergesellschaft, Herrn L…, vorgelegt. Es sei von einem da-maligen Mitarbeiter der deutschen Tochtergesellschaft zu dem Zweck verfasst worden, den Chef von der Einreichung der nationalen Anmeldung zu unterrichten, - 5 -damit dieser über die Erstreckung auf andere Länder entscheide. Das Schreiben, in dem der Absender in Absatz 4 ausdrücklich um eine Entscheidung über die Schutzerstreckung nachsuche, sei als Angebot zur Übertragung des Prioritäts-rechts zu werten. Die Muttergesellschaft habe dieses Angebot konkludent ange-nommen. Das ergebe sich aus dem als D24 eingereichten Auszug aus der PCT-Anmeldeakte. Darin habe Herr L… am 4. Dezember 2000 entschieden, dasseine Schutzerstreckung auf die dort im Einzelnen näher bezeichneten Länder vor-genommen werden solle, und zwar im Namen und auf Kosten der Beklagten. Da dieses Schreiben das übereinstimmende interne Aktenzeichen VE 955 wie die An-lage D23 trage und an deren Absender gerichtet war, bringe es den Willen der Be-teiligten zur Übertragung des Prioritätsrechts zum Ausdruck. Die Übertragung ha-be vor Abgabe der Prioritätserklärung und damit auch rechtzeitig stattgefunden, so dass die Beklagte die Voraussetzungen einer wirksamen Inanspruchnahme der Priorität für das Streitpatent nachgewiesen habe. Ihrer Ansicht nach komme es je-doch hierauf letztlich nicht an, da alle Formalien der wirksamen Inanspruchnahme der Priorität bei Anmeldung des Streitpatents abschließend geprüft worden seien.Auf den Hinweis des Vorsitzenden, der Senat habe nach vorläufiger Einschätzung Bedenken gegen die Annahme des Nachweises einer wirksamen Übertragung des Prioritätsrechts, hat die Beklagte als Anlage D25 Kopien eines "AVENANT ALL CONTRAT DE POOL DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES DU VITRAGE" vom 19. Dezember 1991 mit Nachtrag vom 17. Dezember 2001 vorgelegt. Sie führt dazu aus, dieser Vertrag enthalte in Artikel 13.02 die Vereinbarung, dass alle Schutzrechte Eigentum der Patentinhaberin seien, bei der es sich um die Rechtsnachfolgerin der dort genann-ten S1… handele. Dies könne durch weitere Unterlagen, insbesondere Handels-registerauszüge, belegt werden.- 6 -Die Klägerin rügt, die Anlagen D23 bis D25 seien in französischer Sprache abge-fasst, ohne dass eine Übersetzung ins Deutsche vorgelegt worden sei. Hierfür hät-te der Beklagten ausreichend Zeit zur Verfügung gestanden, da die Übertragung des Prioritätsrechts bereits in der Klageschrift behandelt worden sei und die Be-klagte in der Klageerwiderung angeboten hatte, hierzu Unterlagen vorzulegen. Sie weist zudem darauf hin, dass eine materielle Prüfung der Priorität durch die Ertei-lungsbehörde bei der Hinterlegung einer Anmeldung nicht erfolge. Häufig werde die wirksame Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts erst zu einem späteren Zeit-punkt streitig und könne dann geprüft werden. Die Klägerin bestreitet, dass sich aus der Anlage D24 entnehmen lasse, Anmeldungen ausländischer Tochterunter-nehmen gehörten automatisch der Muttergesellschaft. Die Anlage D23 enthalte kein Angebot der Tochtergesellschaft an die Mutter zur Übertragung des Prioritäts-rechts, sondern sei auf ein reines Informationsschreiben beschränkt. Aus der Tat-sache der Hinterlegung der Anmeldung des Streitpatents durch die Beklagte kön-ne nicht automatisch auf eine wirksame Übertragung des unabhängigen Prioritäts-rechts geschlossen werden. Im Zusammenhang mit Anlage D25 bestreitet die Klä-gerin die von der Beklagten vorgetragenen Rechtsübergänge mit Nichtwissen. Vorsorglich rügt sie die Vertretungsbefugnis der die Vereinbarung unterzeichnen-den Personen, deren Namen nicht angegeben seien, so dass auch die von der Beklagten angebotene registerrechtliche Überprüfung keine weitere Aufklärung verspreche.Der Senat hat den Parteien einen gerichtlichen Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom 20. Dezember 2011 übermittelt. Insoweit wird ebenso wie wegen des weite-ren Vorbringens der Parteien auf den Akteninhalt Bezug genommen.- 7 -E n t s c h e i d u n g s g r ü n d eI.Die Klage ist zulässig und begründet, denn das Streitpatent ist nicht patentfähig gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 139 Abs. 2, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54 EPÜ i. V. m. § 3 Abs. 2 PatG. Die ältere nachveröffentlichte deutsche An-meldung 199 61 706 nimmt das Streitpatent neuheitsschädlich vorweg, nachdem die Inanspruchnahme der Priorität aus diesem Schutzrecht nicht wirksam ist.1. Der Beklagten ist der Nachweis, dass sie Inhaberin der prioritätsbegründend für das Streitpatent in Anspruch genommenen deutschen Anmeldung 199 61 706 ge-worden ist, nicht gelungen. Dies geht insbesondere nicht aus dem beim DPMA ge-führten Register hervor. Ihren Vortrag in der mündlichen Verhandlung, wonach sämtliche Schutzrechte im Firmenverbund ihr als Konzernmutter gehörten, hat die Beklagte nicht belegen können. Soweit sie ausführt, die Einreichung der deut-schen Anmeldung 199 61 706 durch die Firma S…… GmbH & Co. KG sei für die Beklagte erfolgt, müsste sich dies aus ei-ner Vereinbarung zwischen den konzernverbundenen Unternehmen ergeben. Die von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung überreichten Anlagen D23 und D24 bieten für ein treuhänderisches Verhältnis zwischen ihr und der Anmelderin der Prioritätsanmeldung keinen Anhaltspunkt. Gleiches gilt für den mit Anlage D25vorgelegten Vertrag. Wenn die Beklagte insoweit ihre Auffassung auf "ARTICLE 13 - PROPRIETE INDUSTRIELLE - BREVETS NOUVEAUX" stützt, spricht Absatz 13.02 eher gegen ein solches Treuhandverhältnis. Zwar kann der Bestimmung möglicherweise entnommen werden, dass Anmeldungen grundsätz-lich im Namen eines "coordinateur S1…" eingereicht werden sollen. Für den Fall,dass es sich aber um eine erste Hinterlegung handelt, soll vereinbarungsgemäß die Anmeldung auf "S1…" zu übertragen sein, was ein im Hinterlegungszeitpunktbestehendes Treuhandverhältnis zwischen dem Anmelder und jedenfalls dem Ko-ordinator gerade ausschließen würde. Welches Unternehmen sich hinter dem Fir-menkürzel "S1…" verbirgt, ergibt sich weder ohne Weiteres aus dem Vertragstext- 8 -noch konnte die Beklagte dies letztlich aufklären. Sie trägt zwar vor, die Abkür-zung stehe für die Rechtsvorgängerin der Beklagten, die Firma S2… -…. Unterstellt, diese Aussage sei zutreffend, könnte hierausebenfalls nicht auf ein Treuhandverhältnis mit der Beklagten geschlossen werden. Da diese aber gleichzeitig nicht ausschließen konnte, dass mit "S1…" auch dieFirma S3 … International gemeint sein könnte, besteht letztlich kei-ne Klarheit, welches Unternehmen als Koordinator eingesetzt war. Der Umstand, dass beide Unternehmen bei den Unterschriften auf Seite 20 der D25 in der obers-ten Zeile und damit an hervorgehobener Stelle nebeneinander aufgeführt sind, könnte ebenfalls dafür sprechen, dass die Firma S3… Internatio-nal laut der Vereinbarung im Konzern die Koordination des Patentwesens verant-worten sollte und mit dem Kürzel "S1…" bezeichnet wurde. Abgesehen von denZweifeln, ob im Zeitpunkt der Hinterlegung der Prioritätsanmeldung überhaupt und gegebenenfalls zwischen wem ein Treuhandverhältnis bestanden haben könnte, verweist die Klägerin zurecht darauf, dass in der von der Beklagten angeführten Vertragsklausel 13.02 allenfalls eine schuldrechtliche Verpflichtung zur Übertra-gung von Schutzrechten vereinbart sein kann. Ob eine solche Übertragung bezüg-lich der deutschen Anmeldung, deren Priorität das Streitpatent beansprucht, auch tatsächlich stattgefunden habe, kann der Bestimmung jedenfalls nicht entnommen werden, worin der Klägerin zuzustimmen ist.2. Soweit die Beklagte hilfsweise vorträgt, das Prioritätsrecht sei ihr vor Inan-spruchnahme für ihre internationale Anmeldung wirksam übertragen worden, und meint, dies könne im Nichtigkeitsverfahren nicht mehr überprüft werden, kann die-ser Auffassung aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ genießt derjenige, der eine dort näher bezeichnete Anmeldung vorschriftsmäßig hinterlegt hat, oder sein Rechtsnachfolger, für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent innerhalb der Prioritätsfrist nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht. Somit ist die isolierte Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität auf einen Rechtsnachfolger zulässig und unter der Voraussetzung wirksam vorgenommen, dass sie spätestens bei In-anspruchnahme für die Nachanmeldung vorgelegen hat.- 9 -Im Rahmen der Inanspruchnahme einer Priorität für eine europäische Nachanmel-dung sind Gegenstand der Eingangsprüfung nach Art. 90 Abs. 3 EPÜ jedoch le-diglich deren förmliche Voraussetzungen nach Art. 88 Abs. 1 EPÜ. Unbeschadet dessen hat eine Überprüfung, ob die materiellen Voraussetzungen der Inan-spruchnahme zum maßgeblichen Zeitpunkt vorgelegen haben, im Erteilungs-, Ein-spruchs- oder Nichtigkeitsverfahren zu erfolgen mit dem Ziel der Feststellung, ob einem Schutzrecht der beanspruchte Zeitrang vor dem Anmeldetag auch tatsäch-lich zusteht (vgl. für das Erteilungsverfahren BPatG, Beschluss vom 28. Oktober 2010, Aktenzeichen 11 W (pat) 14/09, veröffentlicht in BPatGE 52, 207, 212 f. - Unterbekleidungsteil). Zu den materiellen Voraussetzungen zählt bei fehlender Anmelderidentität auch der Nachweis eines wirksam erfolgten Rechts-übergangs. Da die unbestritten denselben Patentgegenstand betreffende deut-sche Erstanmeldung 199 61 706 als älteres Recht nach Art. 139 Abs. 2 EPÜ i. V. m. § 3 Abs. 2 PatG der Bestandskraft des Streitpatents entgegenstehen kann, soweit das Streitpatent nicht durch die Rechtswirkungen des Art. 89 EPÜ ge-schützt ist, ist zu prüfen, ob die Inanspruchnahme der Priorität wirksam erfolgt ist und dem Streitpatent daher zurecht der Prioritätstag als Zeitrang gebührt.Dies hätte zur Voraussetzung, dass es der Beklagten gelungen wäre, zur Über-zeugung des Senats nachweisen, dass ihr das Prioritätsrecht aus der Erstanmel-dung von der Firma S4… GmbH & Co. KG als Inhaberin desälteren Rechts wirksam übertragen wurde. Im Ergebnis lassen die hierzu vorge-legten Anlagen D23 und D24 jedoch zumindest mehrere Interpretationsmöglich-keiten zu. So ist die Ansicht der Klägerin nicht von der Hand zu weisen, beim Schreiben vom 6. Januar 2000 an den Leiter der Patentabteilung der Muttergesell-schaft handele es sich um die bloße firmeninterne Mitteilung, dass die deutsche Anmeldung getätigt worden sei. Es sind dem Schreiben nach Ansicht des Senats keine konkreten Anhaltspunkte zu entnehmen, aus denen sich ergäbe, dass die auf Seiten der Beklagten bzw. der deutschen Tochtergesellschaft handelnden Per-sonen sich bewusst gewesen wären, für die zum Streitpatent führende Nachan-meldung, bei der der Zeitrang der Erstanmeldung beansprucht werden sollte, könnte eine Übertragung des Prioritätsrechts auf die Beklagte erforderlich sein. Mit - 10 -der Anlage D23, die gut zwei Wochen nach Einreichung der deutschen Anmel-dung datiert, ist vielmehr erkennbar lediglich die schlichte Information seitens ei-nes konzernverbundenen Unternehmens an die zentrale Patentabteilung be-zweckt, dass sie beim DPMA eine Neuanmeldung getätigt habe (1. Absatz des Schreibens), die die Verbindung einer Fahrzeugscheibe mit einem angrenzenden Bauteil betreffe und inwiefern sich diese Erfindung vom Stand der Technik unter-scheide (2. Absatz). Der Adressat wird im 3. Absatz über den Kern der Erfindung, speziell über das Profilteil ("le profilé") und seine Beschaffenheit in Kenntnis ge-setzt. Im 4. Absatz des Schreibens wird berichtet, dass ein Prüfungsantrag bereits gestellt sei und der Adressat informiert werde, sobald der erste Prüfungsbescheid vorläge, um ihm die Entscheidung bezüglich einer möglichen Schutzerstreckung im Ausland zu erleichtern. Die am Schluss des Schreibens durch Fettdruck deut-lich hervorgehobene Bitte an den Adressaten, das entsprechende "SCB"-Akten-zeichens dem Absender auf der beigefügten Kopie mitzuteilen, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass dem Schreiben Bedeutung nur als Erstinformation über ein entstandenes Schutzrecht zukommt, das es firmenintern zu erfassen und verwal-tungsmäßig einzuordnen gilt.Entgegen der Ansicht der Beklagten ist der Formulierung in Absatz 4 des Schrei-bens infolgedessen nicht ein Angebot bzw. eine entsprechende Willenserklärung der Willen seines Absenders zur Übertragung des Prioritätsrechts zu entnehmen. Eine beim Leiter der Patentabteilung der Beklagten liegende Entscheidungskom-petenz über Nachanmeldungen impliziert nicht ohne konkrete nähere Angaben zum Schutzrecht eine generelle Übung, jeweils ein eventuell bestehendes Priori-tätsrecht zu übertragen. Weder im Gesamtzusammenhang des Schreibens noch speziell aus dem 4. Absatz der D23 wird dem Empfänger ein Bewusstsein dafür vermittelt, eventuelle Schutzerstreckungen auf der Basis der deutschen Voranmel-dung bedürften einer solchen Übertragung. Daher kann bei einer Gesamtwürdi-gung des Schreibens D23 nicht unterstellt werden, aus der Sicht des Empfängers enthalte es erkennbar ein Angebot seitens des Anmelders zur Übertragung des Prioritätsrechts. Im Zusammenhang mit einem ernsthaften Angebot hätte es etwa eines Hinweises darauf bedurft, bis zum welchem Zeitpunkt (Ablauf der Prioritäts-- 11 -frist) die Annahme des Angebots noch rechtswirksam erklärt werden könne. Ge-gen das Vorhandensein eines rechtsgeschäftlichen Erklärungswillen auf Seiten des deutschen Tochterunternehmens spricht im Übrigen der äußere Umstand, dass nicht dessen Leiter der Patentabteilung das Schreiben verfasst hat, sondern der von der Beklagten als Mitarbeiter der Tochtergesellschaft bezeichnete Herr K…. Rechtsgeschäftliche Vereinbarungen zwischen rechtlich selbständi-gen Unternehmen werden aber regelmäßig durch die hierzu satzungsgemäß beru-fenen Organe oder deren Vertreter abgeschlossen.Ein Nachweis, dass auf Seiten der Beklagten das Bewusstsein vorgelegen habe, für eine wirksame Inanspruchnahme des Zeitrangs der Voranmeldung bedürfe es einer Übertragung des Prioritätsrechts, kann auch nicht der Anlage D24 entnom-men werden. Sie dokumentiert nichts weiter als die Entscheidung durch den Leiter der Patentabteilung der Beklagten vom 4. Dezember 2000, dass für die auf dem Formular angekreuzten Länder Nachanmeldungen im Namen und für Rechnung der Beklagten vorzunehmen sind. Ein Bezug zur Anlage D23 ist nur mit Hilfe des identischen internen Zeichens "VE 955" herzustellen. Weder wird das Schreiben vom 6. Januar 2000 erwähnt noch ist es an dessen Absender gerichtet. Der Tatsa-che, dass im Verteiler als Empfänger der D24 auch der damalige Leiter der Pa-tentabteilung der deutschen Tochtergesellschaft aufgeführt ist, kann jedenfalls ei-ne Annahme eines zugunsten der Beklagten hier unterstellten Angebots zur Über-tragung der Priorität nicht entnommen werden. Die Mitteilung an den Leiter der Patentabteilung der deutschen Tochter kann ebenso der Information über das wei-tere Vorgehen in dieser Angelegenheit gedient haben.Fehlt es daher vorliegend am Nachweis einer wirksamen Übertragung des Priori-tätsrechts aus der früheren deutschen Anmeldung 199 61 706, kann als Anmelde-tag der europäischen Anmeldung und somit des Streitpatents nach Art. 89 EPÜ nicht der Prioritätstag 21. Dezember 1999 beansprucht werden. Für den Zeitrang des Streitpatents maßgeblich ist vielmehr der Tag des Eingangs der Anmeldung 21. Dezember 2000. Somit stellt die am 5. Juli 2001 offengelegte - und damit nachveröffentlichte - Druckschrift DE 199 61 706 A1 gegenüber dem Streitpatent - 12 -ein älteres nationales Recht nach Art. 139 Abs. 2 EPÜ dar, weshalb nach § 3 Abs. 2 PatG die Neuheit in Frage gestellt ist. Dass inhaltlich Prioritätsanmeldung und Streitpatent sich entsprechen, hat die Beklagte nicht in Abrede gestellt, eine Diskussion darüber sei nicht erforderlich. Das Streitpatent war daher wegen feh-lender Neuheit im Umfang des Angriffs für nichtig zu erklären.Auf die Frage, ob im Hinblick auf die in französischer Sprache abgefassten Doku-mente das rechtliche Gehör der Klägerin in ausreichendem Maße gewahrt wurde, kommt es ebenso wenig an wie auf die Frage, ob die Vorlage dieser Dokumente gemäß § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG präkludiert werden hätte können, wobei anderer-seits durch die Formulierung im Hinweis des Senats vom 20. Dezember 2011, Zif-fer 3, bei der Beklagten möglicherweise der Eindruck entstehen konnte, auf Priori-tätsfragen komme es voraussichtlich nicht an.II.Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG und § 709 ZPO.Gutermuth Bork Martens Reinhardt Dr. WeberPü

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