5 W (pat) 10/07  - 5. Senat (GebrM)

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … 5 W (pat) 10/07 _______________________ - 2 - betreffend das Gebrauchsmuster … (Festsetzung des Gegenstandswerts durch die Gebrauchsmusterabteilung) hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. September 2008 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Guth beschlossen: 1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deut-schen Patent- und Markenamts vom 4. April 2007 wird aufge-hoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Marken-amt zurückverwiesen. 2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. Kosten werden weder auferlegt noch erstattet. G r ü n d e I. Die Beschwerdegegnerin hat vor dem Deutschen Patent- und Markenamt am 23. Dezember 2005 die Löschung des Gebrauchsmusters … mit der Be- zeichnung "…" beantragt. Diesem Löschungsantrag hat der Gebrauchsmusterinhaber zunächst teilweise widersprochen, jedoch mit Schriftsatz vom 6. September 2006 den Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster erklärt und weiterhin beantragt, der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen sowie den Gegenstandswert auf 50.000 Euro festzusetzen. Dem ist die Antragstellerin entgegengetreten und hat beantragt, den - 3 - Gegenstandswert auf 400.000 Euro festzusetzen. Sie trägt vor, dieser Gegenstandswert entspreche angesichts der Höhe des Streitwertes in einem parallelen Patentverletzungsprozess der allgemeinen Rechtsprechung in Lö-schungs- und Nichtigkeitsverfahren. Für eine Kostenauferlegung gebe es keine Gründe. Mit Beschluss vom 4. April 2007, hat die Gebrauchsmusterabteilung I die Kosten des Löschungsverfahrens dem Antragsgegner auferlegt und den Gegenstands-wert des Löschungsverfahrens gem. § 33 Abs. 1 RVG i. V. m. §§ 2 und 3 ZPO auf 400.000 Euro festgesetzt. Zur Begründung der Kostenentscheidung hat sie ausgeführt, nachdem der An-tragsgegner seinen Teilwiderspruch zurückgezogen habe und daraufhin das Streitgebrauchsmuster gelöscht worden sei, habe er sich in die Stellung des Un-terlegenen begeben. Dies führe zur Kostenauferlegung. Die Billigkeit erfordere im vorliegenden Fall keine Abweichung von diesem Grundsatz. Nach Auffassung der Gebrauchsmusterlöschungsabteilung sei ein Gegenstandswert von 400.000 Euro angesichts des Streitwerts des parallelen Patentverletzungsverfahrens angemes-sen. Die Beschwerde des Antragsgegners richtet sich allein gegen die Festsetzung des Gegenstandswerts, soweit diese 125.000 Euro übersteigt. Der Antragsgegner ist der Auffassung, der Gegenstandswert sei von der Gebrauchsmusterlöschungs-abteilung zu hoch angesetzt worden. Der Streitwert des parallelen Verletzungs-verfahrens, der sich ausschließlich nach dem Abwehrinteresse der Löschungsan-tragstellerin richte, erlaube keine Rückschlüsse auf den Gegenstandswert im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Marken-amt, für den das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Schutzrechts maßgeblich sei. In vergleichbaren Fällen sei ein Gegenstandswert von 125.000 Euro angesetzt worden. - 4 - Der Antragsgegner beantragt deshalb sinngemäß, den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit der festge-setzte Gegenstandswert 125.000 Euro übersteigt. Demgegenüber beantragt die Antragstellerin, die Beschwerde des Antragsgegners zurückzuweisen. Die Antragstellerin ist der Auffassung, der Streitwert im parallelen landgerichtli-chen Verfahren könne einen Hinweis auf den Gegenstandswert im vorliegenden Löschungsverfahren geben, da der Schutzumfang des Streitgebrauchsmusters den Schutzumfang des Patents umfasse und außerdem noch darüber hinaus-gehe. Außerdem seien die verbliebene Restlaufzeit des Streitgebrauchsmusters und der Umstand zu berücksichtigen, dass der Streitwert im Verletzungsverfahren nur das Interesse eines Wettbewerbers repräsentiere, während der Gegen-standswert im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sich nach dem Interesse aller potentiellen Verletzter richte. Im Übrigen wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten sowie auf den Ak-teninhalt verwiesen. II. Die gegen die Festsetzung des Gegenstandswerts gerichtete Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig, und führt auch zur Aufhebung des angegriffenen Be-schlusses. 1. Die von der Gebrauchsmusterabteilung getroffene eigenständige Festsetzung des Gegenstandswertes im angefochtenen Beschluss ist mangels gesetzlicher - 5 - Grundlage nicht zulässig (vgl. 5 W (pat) 25/06 - Gegenstandswertfestsetzung durch das DPMA). 1.1 Zwar hat die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend in Anwendung der neueren Rechtsprechung des Senats auch im patentamtlichen Lö-schungsverfahren für die erstattungsfähigen Gebühren eines Patent-anwalts die für Rechtsanwälte geltenden Vorschriften der BRAGO bzw. des RVG zugrunde gelegt (vgl. etwa BPatG Mitt. 2005, 375 - Gebühren des Patentanwalts in Gbm-Löschungs-Beschwerdeverfahren), für deren Berechnung ein Gegenstandswert benötigt wird. Es ist auch richtig, dass das kontradiktorisch angelegte Gebrauchs-musterlöschungsverfahren einem gerichtlichen Verfahren angenähert ist und dass im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ergänzend die Vorschriften der ZPO herangezogen werden (vgl. Busse a. a. O., § 17 GebrMG, Rn. 1 m. w. N.). Dies führt jedoch nach Auffassung des Senats nicht dazu, dass § 10 Abs. 1 BRAGO bzw. § 33 Abs. 1 RVG analog auf das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt angewendet werden. Eine sol-che entsprechende Anwendung wäre nur möglich, wenn eine planwid-rige Gesetzeslücke vorläge, d. h. wenn der Gesetzgeber versehentlich diesen Sachverhalt nicht geregelt hätte. Eine solche Regelungslücke besteht aber nicht. 1.2 Dass der Gesetzgeber in den genannten Vorschriften bewusst nur die Wertfestsetzung für gerichtliche Verfahren regeln und keine neue Zu-ständigkeitsregelung treffen wollte, ergibt sich zunächst daraus, dass bereits in § 66 BRAGO durch Nichterwähnung der jeweils vorangegan-genen patentamtlichen Verfahren klar zwischen diesen und dem Ver-fahren vor dem Bundespatengericht unterschieden wurde. Außerdem - 6 - enthielten etwa §§ 118, 119 BRAGO explizite Regelungen, für die Ver-gütung der Tätigkeit des Rechtsanwalts im Verwaltungsverfahren. Diese Rechtslage ist auch nach dem Inkrafttreten des RVG, das die BRAGO abgelöst hat, gleich geblieben, denn hierdurch hat sich der Regelungsinhalt - soweit hier entscheidungserheblich - ersichtlich nicht wesentlich geändert. § 33 Abs. 1 RVG hat die Regelung des § 10 Abs. 1 BRAGO identisch übernommen. Auch in § 23 Abs. 3 RVG hat es der Gesetzgeber bezüglich der Anwaltsgebühren in außergerichtlichen Verfahren bei der Regelung des früheren § 8 Abs. 2 BRAGO belassen. Weiterhin unterscheidet das RVG zwischen den Kosten hinsichtlich ge-richtlichen und Verwaltungsverfahren, da es - ebenso wie bei der frühe-ren BRAGO - z. B. in § 16 Nr. 1 RVG sowie Teil 2 des VVRVG auch spezifische Vorschriften betreffend die Tätigkeit von Rechtsanwälten in Verwaltungsverfahren gibt. 1.3 Hinzu kommt, dass die Erstattung der zu einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung erforderlichen Kosten eines Rechtsanwalts nicht nur betreffend Verfahren vor dem Deutschen Pa-tent- und Markenamt gesetzlich geregelt ist, sondern etwa auch in all-gemeinen Verwaltungsverfahren (vgl. z. B. § 80 Abs. 2 und 3 VwVfG). Dass aber der Gesetzgeber einerseits spezielle Vorschriften für die Er-stattung von Gebühren für Rechtsanwälte in außergerichtlichen Verfah-ren geschaffen hat und andererseits in Kenntnis der grundsätzlichen Problematik die frühere Vorschrift des § 10 Abs. 2 BRAGO auch bei der Neuregelung durch das RVG nicht auf allgemeine Verwaltungsverfah-ren sowie Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt aus-dehnt, lässt auf ein bewusstes Handeln des Gesetzgebers schließen und spricht gegen eine planwidrige Gesetzeslücke. - 7 - 1.4 Im Übrigen sah weder die alte noch sieht die neue Gesetzeslage für Verwaltungsverfahren eine explizite und eigenständige Festsetzung des Gegenstandswerts vor. Die BRAGO und das RVG betreffen die Vergütung für sämtliche Tätig-keiten eines Rechtsanwalts (§ 2, 7 Abs. 1 BRAGO, § 15 Abs. 1 RVG). In § 7 Abs. 1 BRAGO sowie in § 33 Abs. 1 RVG wird für alle Gebühren bestimmt, dass diese nach dem Wert der anwaltlichen Tätigkeit be-rechnet werden, also auch die Vergütung von in Verwaltungsverfahren tätigen Rechtsanwälten. Da es für diese Tätigkeit keine spezielle Be-rechnungsgrundlage gibt, bestimmt sich der Wert grundsätzlich nach § 8 Abs. 2 BRAGO bzw. § 23 Abs. 3, 1 RVG. Das Gesetz spricht in die-sem Zusammenhang ausdrücklich von einer Bestimmung, nicht von ei-ner Festsetzung. Diese Bestimmung erfolgt bei Verwaltungsverfahren durch einen Kostenbeamten der Verwaltungsbehörde als Grundlage der Kostenfestsetzung (vgl. Hartmann, Kostengesetze, 26. Aufl. 1995, § 119 BRAGO, Rn. 7), wobei im Verfahren vor der Gebrauchsmuster-abteilung der Rechtspfleger bzw. ein entsprechender Beamter zustän-dig ist (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl., § 17 Rn. 124). Auch in dieser Beziehung haben sich die gesetzlichen Vorschriften nicht verändert. 1.5 Der Umstand, dass es ich beim Gebrauchsmusterlöschungsverfahren um ein einem Gerichtsverfahren angenähertes justizförmiges Verwal-tungsverfahren handelt, führt nicht zu einer anderen Beurteilung. Auch wenn gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG das Verwaltungsverfahrensgesetz auf das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht anwendbar ist, weil hierfür im PatG, MarkenG, GebrMG etc. spezifi-sche, den Eigenarten der betreffenden Verfahren angepasste Vor-schriften geschaffen worden sind, handelt es sich beim Deutschen Pa-tent- und Markenamt doch um eine Verwaltungsbehörde, die Verwal-tungsakte erlässt (vgl. BVerwG BlPMZ 59, 258; BVerfG GRUR 2003, - 8 - 273). Demgemäß bietet es sich an, auch die für Verwaltungsbehörden geltenden Grundsätze zu berücksichtigen. Insoweit ist hier die wesentli-che Rechtslage nicht anders als im Fall des § 80 Abs. 3 VwVfG, wo-nach im (allgemeinen) Verwaltungsverfahren der jeweils zuständigen Behörde nach einer Kostenentscheidung die Festsetzung der zu er-stattenden Kosten obliegt, wobei inzident ein Gegenstandswert ermittelt wird. 1.6 Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass für die Entscheidung über in der Regel sehr komplexe Anträge auf Festsetzung des Ge-genstandswertes die mit zwei technischen Mitgliedern und einem rechtskundigen Vorsitzenden besetzte Gebrauchsmusterabteilung bes-ser geeignet sei als ein Beamter des gehobenen Dienstes im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens, weil der Spruchkörper aufgrund der mündlichen Verhandlung mit den wirtschaftlichen Hintergründen und den wirtschaftlichen Interessen der Beteiligten und der Mitbewerber bestens vertraut sei. Erstens sind auch im allgemeinen Verwaltungsverfahren bei der Kos-tenfestsetzung oft sehr umfangreiche, komplexe und komplizierte Be-wertungsfragen zu entscheiden, die ebenfalls eine Erfassung und Be-wertung äußerst komplizierter Sachverhalte und wirtschaftlicher Inte-ressenlagen im Rahmen des Kostenfestsetzungsbeschlusses beinhal-ten können. Zweitens stellt die Zuständigkeitsverteilung für die Kostenfestsetzung zwischen Spruchkörper und Kostenbeamten eine Frage der internen Aufgabenverteilung des Deutschen Patent- und Markenamts dar, für die nicht zwingend gesetzlich eine ausschließliche Zuständigkeit eines Kostenbeamten vorgesehen ist (vgl. Wortlaut des § 10 Abs. 2 GebrMG). - 9 - In diesem Zusammenhang ist auch zu bedenken, dass in der für das Deutsche Patent- und Markenamt geltenden Wahrnehmungsverord-nung Beamte des gehobenen Dienstes und vergleichbare Angestellte etwa mit der Wahrnehmung folgender Geschäfte der Gebrauchsmus-terabteilung betraut sind, die u. a. eine gegebenenfalls komplexere wirt-schaftliche Bewertung des Verfahrensgegenstands erforderlich ma-chen: formelle Bearbeitung des Löschungsverfahrens, insbesondere Festset-zung der Höhe der Sicherheitsleistung … (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 c WahrnV) und die Zurückweisung von Anträgen auf Verfahrenskostenhilfe sowie die formelle Bearbeitung von Anträgen auf Verfahrenkostenhilfe, insbeson-dere … Festsetzung der Kosten des beigeordneten Vertreters (§ 7 Abs. 1 Nr. 1, 3 c) WahrnV). Insgesamt sprechen daher alle Gesichtspunkte gegen eine Änderung der Rechtslage nach Inkrafttreten des RVG, weshalb der angefochtene Beschluss nicht vom Gesetz gedeckt war und demzufolge - soweit an-gegriffen - aufzuheben und zurückzuverweisen ist. 2. Obwohl die Festsetzung des Gegenstandswertes nur teilweise angegrif-fen worden ist, führt die Beschwerde im vorliegenden Fall zur vollstän-digen Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur vollständi-gen Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Mar-kenamt. 2.1 Der Senat ist insoweit vorliegend nicht an den Antrag des Beschwerdeführers gebunden. - 10 - Zwar geht der Senat nicht von einer Nichtigkeit des angefochtenen Be-schlusses aus. Nach den im Verwaltungsverfahren geltenden und weit-gehend auch auf sämtliche hoheitlichen Akte anwendbaren Grundsät-zen der Rechtsprechung ist Nichtigkeit nur dann anzunehmen, wenn ein Fehler vorliegt, der in besonders schwerwiegenden Widerspruch zur geltenden Rechtsordnung und den ihr zugrunde liegenden Wertvor-stellungen der Gemeinschaft steht, dass es unerträglich wäre, wenn der betreffende hoheitliche Akt die mit ihm intendierten Rechtswirkungen hätte und die Unwirksamkeit für den üblichen Adressatenkreis auch of-fensichtlich ist. So wird etwa die Nichtigkeit von Verwaltungsakten an-genommen, wenn die erlassende Behörde für die Sache absolut unzu-ständig ist, d. h., wenn diese unter keinem denkbaren Gesichtspunkt für den Verwaltungsakt zuständig wäre bzw. wenn die mit dem Verwal-tungsakt geregelte Angelegenheit offensichtlich keinerlei Bezug zum Aufgabenbereich der handelnden Behörde hat (vgl. Kopp, VwVfG, 10. Aufl., § 44 Rn. 8, 14, 15). Dies ist aber - wie die Ausführungen unter 1. ergeben - vorliegend nicht der Fall. 2.2 Auch verkennt der Senat nicht, dass nach der wohl herrschenden Mei-nung im Beschwerdeverfahren betreffend die Festsetzung des Ge-genstandswerts gem. § 33 Abs. 1 RVG der Antragsgrundsatz und damit der Grundsatz ne ultra petita gilt (so zur reformatio in peius etwa Har-tung, Römermann, Praxiskommentar zum Rechtsanwaltsvergütungsge-setz, Beck 2004, § 33 RVG Rdn. 69, 70; Gerod, Schmidt, von Eicken, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, 17. Aufl., § 33 Rdn. 14, 15; LAG Hamm AGS 2006, 301-303; Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt EzA-SD 2006, Nr. 26, 16 (Leitsatz); Hessisches Landesarbeitsgericht 15 Ta 688/04 v. 7.1.2005 Rn. 20; aA. LAG Düsseldorf 6 Ta 583/06; Entscheidungen alle veröffentlicht in juris), wobei die Rechtsprechung inzident davon ausgeht, dass ein hinsichtlich des Betrags des festge-setzten Gegenstands beschränkter Angriff zulässig ist. - 11 - Der Senat kann jedoch dieser Rechtsauffassung, die sich vorwiegend auf arbeitsgerichtliche und andere zivilgerichtliche Verfahren bezieht, jedenfalls für den Gegenstandswert des Gebrauchsmusterlöschungs-verfahrens nicht folgen. Im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren liegt die Sache nämlich anders als bei Verfahren, in denen der Streit- bzw. Gegenstandswert hinsichtlich einzelner betragsmäßig bestimmter oder mit einfachen Überlegungen bestimmbarer Vergütungs-, Schadenser-satz-, Erstattungs-, Zins- und anderer Ansprüche durch Summierung bestimmt werden kann. Im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren dagegen erfolgt die Bemes-sung des Gegenstandswertes gem. §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3,4 ZPO grundsätzlich nach freiem Ermessen. Sie richtet sich nach dem Inte-resse der Allgemeinheit an der Löschung des Schutzrechts, wobei Aus-gangspunkt der Bewertung der gemeine Wert des Streitgebrauchs-musters zu Beginn der jeweiligen Instanz ist. Im Wesentlichen sind für das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung eines Gebrauchs-musters wirtschaftliche Überlegungen maßgebend: Mit der Löschung besteht für die Mitbewerber die Möglichkeit, den geschützten Gegen-stand frei zu benutzen. Während des Bestandes eines Schutzrechts müssten für eine Benutzung Lizenzgebühren gezahlt werden. Demnach entspricht das Interesse der Allgemeinheit überwiegend den von der Anzahl aller Konkurrenten während der Laufzeit des Gebrauchsmusters im Rahmen ihrer Umsätze fiktiv aufzubringenden Lizenzzahlungen. In diese Bewertung sind teilweise fiktive Faktoren einzubeziehen wie die noch zu erwartenden Erträge des Schutzrechts, insbesondere durch Eigennutzung und Lizenzvergabe, aber auch aus konkreten Verlet-zungshandlungen. So können Gewinne und Verluste des Gebrauchs-musterinhabers bei der Wertermittlung nur mittelbar berücksichtigt wer-den und es fließt eine Vielzahl von den Umständen des Einzelfalls ab-hängigen Faktoren ein, deren Gewichtung außerdem je nach konkreter Fallgestaltung unterschiedlich sein kann (vgl. dazu Bühring, - 12 - Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl., § 17 Rn. 105 ff.; Benkard, Patentge-setz, 10. Aufl., § 17 GebrMG Rn. 33). Die Bemessung des Gegen-standswertes im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ist daher das Resultat einer ganzheitlichen, umfassenden, wertenden Betrachtung einer Vielzahl von sich gegenseitig beeinflussender Gesichtspunkte im Einzelfall. Eine teilweise Aufhebung der Gegenstandswertfestsetzung und eine teilweise Zurückverweisung verbieten sich darum. 3. Da die Beschwerde zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ohne sachliche Entscheidung zur streitigen Frage der Höhe des Ge-genstandswerts führt, erscheint es dem Senat billig, dass jeder der Verfahrensbeteiligten seine Kosten selbst trägt (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG). Die Beschwerdegebühr ist aus Billigkeits-gründen zurückzuerstatten, weil die Entscheidung auf einem offensicht-lichen Verfahrensfehler beruht (§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 80 Abs. 3 PatG). Müllner Baumgärtner Guth Pr/Cl

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