5 W (pat) 11/03  - 5. Senat (GebrM)

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 5 W (pat) 11/03 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend das Gebrauchsmuster 200 15 550 hier: Kostenbeschwerde hat der 5. Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts am 17. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Müllner, der Richterin Werner und des Richters Müller beschlossen: 1. Es wird festgestellt, dass die Löschung des Gebrauchsmus-ters 200 15 550, die im patentamtlichen Löschungsverfah-rens Lö I 128/02 auf der Grundlage der patentamtlichen Verfügung vom 5. Dezember 2002 veranlasst wurde, nicht rechtswirksam ist, weil kein wirksamer Löschungsantrag vor-liegt. 2. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deut-schen Patent- und Markenamts vom 9. April 2003 wird auf-gehoben. 3. Die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen werden gegeneinander aufgehoben. 4. Zugunsten der Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin wird die Erstattung der Beschwerdegebühr angeordnet. - 3 - G r ü n d e I Das Gebrauchsmuster 200 15 550 ist am 8. September 2000 angemeldet und am 26. Oktober 2000 mit zwölf Schutzansprüchen in das Register eingetragen wor-den. Zuletzt war die Antragsgegnerin als Inhaberin des Gebrauchsmusters einge-tragen. Mit Schreiben vom 25. Juni 2002 hat die Antragsgegnerin die Antragstellerin auf einen bestimmten Stufenbohrer aus deren Produktion angesprochen und die Auf-fassung vertreten, diese Produkte könnten das Gebrauchsmuster verletzen. Mit Schriftsatz von 19. Juli 2002 hat die Antragstellerin der Antragsgegnerin mitgeteilt, dass die Antragstellerin den in Rede stehenden Stufenbohrer bereits vor dem An-meldetag des Gebrauchsmusters hergestellt und vertrieben habe. Gleichzeitig hat die Antragstellerin die Antragsgegnerin zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster aufgefordert. Für den Fall, dass der erbetene Verzicht nicht bis zum 26. Juli 2002 erklärt worden sei, hat die Antragstellerin die Einleitung des Löschungsverfahrens angekündigt. Die Antragsgegnerin hat auf dieses Schreiben hin die Schutzfähig-keit des Gebrauchsmusters überprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das Gebrauchsmuster teilweise schützfähig war und zwar in dem Umfang, in dem es nach dem späteren Teil-Löschungsantrag der Antragstellerin bestehen bleiben sollte. Mit Schreiben vom 8. August 2002 hat die Antragsgegnerin der Antragstel-lerin mitgeteilt, dass sie auch bei einer Beschränkung des Gebrauchsmusters von einem Verletzungsfall ausgehe und sich weitere Schritte vorbehalte. Den erbete-nen Verzicht hat die Antragsgegnerin weder ganz noch teilweise erklärt. Am 12. September 2002 ging beim Deutschen Patent- und Markenamt ein auf den 10. September 2002 datiertes Schriftstück der Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin ein. Darin wurde die Löschung des Gebrauchsmusters im Umfang der Schutzansprüche 4, 5, 11 und 12 beantragt, soweit diese auf die Schutzan-- 4 - sprüche 1 oder 2 zurückbezogen waren. Auf Seite 2 oben dieses Schriftstückes heißt es ua: „Über die Löschungsantragsgebühr wird Scheck beigefügt.“ Dem Schriftstück war ein auf den 11. September 2002 datierter Verrechnungs-scheck über 300 EUR beigefügt, der von dem Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin unterschrieben war und in der Rubrik „Verwendungszweck“ fol-gende Eintragungen trug: „Geb.-Code: 323100, Geb für Lö-Verfahren“ Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diesen Scheck umgehend an den Ver-fahrensbevollmächtigten der Antragstellerin zurückgesandt zusammen mit dem Hinweis darauf, dass ab 1. Januar 2002 gemäß der Verordnung über die Zahlung der Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentge-richts (PatKostZV) die Zahlung von Gebühren per Scheck nicht mehr möglich war. Die Zahlung der Löschungsgebühr erfolgte dann auf anderem Wege. Das Schriftstück mit dem Löschungsantrag wurde der Antragsgegnerin am 28. Oktober 2002 zugestellt. Mit Schriftsatz vom 29. November 2002, eingegan-gen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 2. Dezember 2002, erklärte die Antragsgegnerin, sie „verzichte“ auf einen Widerspruch. Gleichzeitig beantragte die Antragsgegnerin, die Kosten des Löschungsverfahrens der Antragstellerin auf-zuerlegen. Mit Verfügung vom 5. Dezember 2002 hat die Gebrauchsmusterabteilung entspre-chend dem Teillöschungsantrag in den am 12. September 2002 eingereichten Schriftstücken eine teilweise Löschung des Gebrauchsmusters verfügt. Das Re-gister weist diese Teillöschung per 29. November 2002 aus. - 5 - Mit Beschluss vom 9. April 2003 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deut-schen Patent- und Markenamts die Kosten des patentamtlichen Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt. Hiergegen hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren stellte der erkennende Senat fest, dass der bei den pa-tentamtlichen Akten befindliche Löschungsantrag vom 10. September 2002 nicht unterschrieben ist. Auf die richterliche Verfügung vom 23. November 2004 reichte die Antragsgegnerin die bei ihr eingegangenen Exemplare dieses Löschungsan-trages zu den Gerichtsakten. Beide Stücke sind ebenfalls nicht unterschrieben. Im Zuge der Bemühungen des erkennenden Senats um eine einvernehmliche Beilegung des Rechtsstreits hat die Antragsgegnerin – entsprechend dem Lö-schungsantrag aus dem Schriftstück der Antragstellerin vom 12. Septem-ber 2002 - auf das Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 4, 5, 11 und 12 verzichtet, soweit diese Schutzansprüche auf die Schutzansprüche 1 oder 2 zurückbezogen sind. Im anhängigen Kostenbeschwerdeverfahren streiten die Verfahrensbeteiligten weiter über die Kostenlast in beiden Rechtszügen. Die Antragsgegnerin hält den Teil-Löschungsantrag vom 12. September 2002 für unwirksam und meint, die Antragstellerin müsse schon deswegen die Verfahrens-kosten tragen. Sollte der Teil-Löschungsantrag wirksam sein, so ist die Antrags-gegnerin der Auffassung, ihre Reaktion auf Zustellung dieses Antrages müsse ei-nem „sofortigen Anerkenntnis“ iSv § 93 ZPO gleichgestellt werden mit den ent-sprechenden Folgen für die Kostenlasten. Denn die Antragsgegnerin habe für den Teil-Löschungsantrag keine Veranlassung gegeben. Die Aufforderung der Antrag-stellerin zum vollen Verzicht auf das Gebrauchsmuster hätte für die Antragsgegne-rin keine Obliegenheit zu einem teilweisen Verzicht begründet. - 6 - Die Antragstellerin meint, dass die am 12. September 2002 eingereichten, nicht unterschriebenen Schriftsätze jedenfalls in Zusammenschau mit dem gleichzeitig eingereichten Verrechnungsscheck vom 11. September 2002 dem Schriftlichkeits-erfordernis des § 16 GebrMG genügten und mithin einen wirksamen Löschungs-antrag darstellten. II Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin führt in der Sache zu den aus dem Tenor ersichtlichen Entscheidungen. 1. Die von der Gebrauchsmusterabteilung I in dem patentamtlichen Löschungsverfahren Lö I 128/02 verfügte Teillöschung des Gebrauchsmusters im Umfang der Schutzansprüche 4, 5, 11 und 12, soweit diese auf die Schutzansprü-che 1 oder 2 rückbezogen sind, ist unwirksam, weil kein wirksamer Löschungsan-trag iSv § 16 GebrMG vorliegt. Die am 12. September 2002 beim Patentamt eingereichten Schriftstücke der Ver-fahrensbevollmächtigen der Antragstellerin stellen keinen wirksamen Löschungs-antrag iSv § 16 GebrMG dar. Keines der auf den 10. September 2002 datierten Schriftstücke, die auf eine teilweise Löschung des Gebrauchsmusters angelegt waren und am 12. September 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein-gegangen sind, trug eine Unterschrift. Damit genügen diese Schriftstücke nicht dem Schriftformerfordernis des § 16 Satz 1 GebrMG. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der anderen obersten Ge-richtshöfe ist die eigenhändige Unterschrift eines Patentanwalts unerlässliche Wirksamkeitsvoraussetzung für dessen Rechtsmittelschriften und dessen sonstige fristwahrenden bestimmenden Schriftsätze. In seiner Entscheidung GRUR 1989, 506, 507 f hat der Bundesgerichtshof dazu ua ausgeführt: - 7 - „Durch die Unterschrift und die damit vorausgesetzte Schriftlichkeit soll sichergestellt werden, dass dem Schriftstück Inhalt und Be-deutung der abzugebenden Erklärung und die Person des Erklä-renden hinreichend zuverlässig entnommen werden können. Au-ßerdem muss feststehen, dass es sich bei dem Schriftstück nicht nur um einen Entwurf handelt, sondern dass es mit Wissen und Willen des Berechtigen dem Empfänger zugeleitet worden ist. Es ist ein Gebot der Rechtssicherheit, so weit wie möglich für Klarheit darüber zu sorgen, ob eine für den Gang des Verfahrens wesentli-che Prozesserklärung von der nach dem Gesetz dazu befugten Person auch tatsächlich abgegeben worden ist und der Erklärende dafür die Verantwortung trägt.“ Diese Überlegungen, die im Zusammenhang mit der Einreichung eines nicht un-terzeichneten schriftsätzlichen markenrechtlichen Widerspruchs beim Deutschen Patent- und Markenamt durch einen Patentanwalt entwickelt wurden, lassen sich direkt auf die Einreichung eines gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsantrages durch einen Patentanwalt übertragen, weil der Löschungsantrag die bestimmende Prozesserklärung ist, mit der allein das zweiseitige Löschungsverfahren eingeleitet werden kann. Die fehlende Unterschrift auf dem Schriftstück vom 10. Septem-ber 2002 mit dem gegen das Gebrauchsmuster gerichteten Löschungsantrag hat die Ungewissheit begründet, ob der handelnde Patentanwalt tatsächlich eine Prozesserklärung diesen Inhalts und für diesen Antragsteller abgeben wollte. Denn bei dem nicht unterzeichneten Text konnte es sich ebenso gut um einen versehentlich zur Versendung gebrachten bloßen Entwurf handeln, der für den Fall vorbereitet worden war, dass der Antragsteller seinem Patentanwalt einen entsprechenden Auftrag erteilen oder einen von seinem Anwalt etwa geforderten Kostenvorschuss leisten sollte, vgl auch BGH aaO, S 508. Der Inhalt der am 12. September 2002 eingereichten Schriftstücke wird auch nicht gedeckt von den Erklärungen und der Unterschrift auf dem Verrechnungsscheck vom 11. September 2002, der den Schriftstücken beigeheftet war. Zwar lässt die-ser Verrechnungsscheck klar erkennen, dass er für die Gebühr nach Nr 323 100 des Gebührenverzeichnisses in der Anlage zu § 2 Abs 1 PatKostG und damit für ein Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren nach § 16 GebrMG bestimmt war. Da-- 8 - bei handelt es sich jedoch um Standardangaben im Zusammenhang mit einer Ge-bührenzahlung. Dagegen enthält der Scheck keine ausdrückliche Erklärung über einen Löschungsantrag gegen ein bestimmtes Gebrauchsmuster. Eine solche Er-klärung lässt sich ihm auch nicht im Wege der Auslegung entnehmen, auch nicht in der Zusammenschau mit den anderen Schriftstücken, mit denen zusammen er am 12. September 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht wurde. Denn angesichts der fehlenden Unterschrift unter dem Schriftsatz mit dem verfahrensbestimmenden Löschungsantrag konnte auch die Ausstellung des Ver-rechnungsschecks eine reine Vorbereitungshandlung gewesen sein, die in Erwar-tung einer endgültigen Entscheidung des Antragstellers unternommen worden und zusammen mit dem Entwurf für den Schriftsatz versehentlich versandt worden war. Mangels eines wirksamen Löschungsantrages konnte die Zustellung der am 12. September 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen Schriftstücke bei der Antragsgegnerin nicht die 1-Monats Frist nach § 17 Abs 1 GebrMG für den Widerspruch auslösen und das Gebrauchsmuster ist nach der Zustellung zu keiner Zeit erloschen. Vielmehr hat der unwirksame Löschungsan-trag und seine weitere Behandlung durch die Gebrauchsmusterabteilung den Be-stand des eingetragenen Gebrauchsmusters unberührt gelassen. Die Verfügung, mit der die Gebrauchsmusterabteilung am 5. Dezember 2002 die teilweise Lö-schung des Gebrauchsmusters nach § 17 Abs 1 GebrMG angeordnet hat, und die sich anschließende Löschung im Register sind daher unwirksam. Im Interesse der Registerklarheit war die Aufnahme einer entsprechenden Fest-stellung in den Tenor zweckmäßig. Diese nur klarstellende Feststellung lässt den Charakter des anhängigen Verfahrens als reine Kostenbeschwerde unberührt. 2. Die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen sind gem § 18 Abs 2 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG aus Gründen der Billigkeit gegeneinander - 9 - aufzuheben, weil beide Verfahrensbeteiligten in zurechenbarer Weise in etwa glei-chem Umfang zur Entstehung dieser Kosten beigetragen haben. Die Antragstellerin muss sich entgegenhalten lassen, mit ihrem unwirksamen Lö-schungsantrag ein gebrauchsmusterrechtliches Löschungsverfahren angestoßen zu haben, das – wegen der Unwirksamkeit des Antrages - zu keinem Ergebnis in der Sache führen konnte. Die Antragsgegnerin muss sich entgegenhalten lassen, dass sie zur Stellung eines Löschungsantrages Veranlassung gegeben hatte. Ver-anlassung zur Einreichung eines Löschungsantrags gibt ein Gebrauchsmusterin-haber durch ein Verhalten, das beim Antragsteller vernünftigerweise den Schluss auf die Notwendigkeit eines Löschungsverfahrens rechtfertigt. Ein solches Ver-halten liegt regelmäßig dann vor, wenn der Gebrauchsmusterinhaber einer Auffor-derung zur freiwilligen Aufgabe des Gebrauchsmusters oder einer wesensgleichen Handlung nicht nachkommt (vgl BPatGE 30, 177 f). Dabei ist Voraussetzung, dass der Antragsteller den Gebrauchsmusterinhaber unter Angabe der Löschungs-gründe und Setzung einer angemessenen Frist zu einer der genannten Handlun-gen auffordert (BPatGE aaO). Diese Voraussetzungen erfüllt das Schreiben der Antragstellerin an die Antrags-gegnerin vom 19. Juli 2002. In diesem Schreiben hat die Antragstellerin zum Aus-druck gebracht, dass nach ihrer Auffassung das Gebrauchsmuster durch zwei of-fenkundige Vorbenutzungen neuheitsschädlich vorweggenommen worden und insoweit nicht schutzfähig iSd § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG iVm §§ 1 und 3 GebrMG war. Die beiden Fälle der Vorbenutzung hatte die Antragstellerin nachprüfbar kon-kretisiert, indem sie die jeweiligen Hersteller, das Herstellungsjahr und das neu-heitsschädliche Produkt identifiziert hatte. Das und die Androhung der Einleitung eines Löschungsverfahrens ließen keine Zweifel an der Ernstlichkeit des Lö-schungsbegehrens der Antragstellerin zu. Das hat auch die Antragsgegnerin so gesehen, die – wie in ihrer Beschwerdebegründung dargetan – auf dieses Schrei-ben hin die Schutzfähigkeit ihres Gebrauchsmusters erneut geprüft hat und dabei - 10 - zu der Überzeugung kam, dass diese Schutzfähigkeit im Umfang des späteren Lö-schungsantrages nicht gegeben sein könne. Der Auffassung der Antragsgegnerin, das Löschungsverfahren wäre entbehrlich gewesen, wenn die Antragstellerin sie nicht zu einem uneingeschränkten, sondern - entsprechend ihres späteren Teil-Löschungsantrages - nur zu einem einge-schränkten Verzicht aufgefordert hätte, schließt sich der Senat nicht an. Die Ver-antwortung für die Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters liegt bei dessen Inha-ber und nicht bei Dritten. Wer zum umfassenden Verzicht auf sein Gebrauchs-muster aufgefordert wurde und den geltend gemachten Löschungsgrund – wie hier – nur teilweise für gerechtfertigt hält, hat die Möglichkeit, dies dem Auffordern-den gegenüber in geeigneter Weise (Teilverzicht, teilweiser Verzicht auf Ansprü-che aus dem Gebrauchsmuster usw) zum Ausdruck zu bringen. Der Auffordernde kann daraufhin seinerseits seine Entscheidung über die Einleitung eines Lö-schungsverfahrens und dessen Umfang erneut überprüfen. Macht der Gebrauchs-musterinhaber dagegen von der Möglichkeit eines Teilverzichts keinen Gebrauch, so hat er jedenfalls in dem Umfang Veranlassung für das spätere Löschungs-verfahren gegeben, in dem er später unterliegt. Das bedeutet auch, dass er bei einem erfolgreichen Teillöschungsantrag – wie hier - die gesamten Verfahrens-kosten tragen müsste (vgl auch insoweit BPatG aaO S 182). Nur in dem um-gekehrten Fall – der Gebrauchsmusterinhaber verzichtet bereits vor Einleitung des Löschungsverfahrens teilweise auf sein Gebrauchsmuster und das Gebrauchs-muster wird dann im Wege eines Feststellungsantrages auch insoweit erfolgreich angegriffen – kann im Einzelfall für diesen Teil der Löschung eine Kostenlast des Antragstellers in Frage kommen. 3. Gem § 80 Abs 3 PatG iVm § 18 Abs 2 Satz 1 und 2 GebrMG ist der Antragsgegnerin die Beschwerdegebühr zu erstatten. Diese Anordnung beruht auf Billigkeitserwägungen. Die Überprüfung eines schriftsätzlich eingereichten Lö-schungsantrages daraufhin, ob er ordnungsgemäß unterschrieben ist, gehört zu den Aufgaben des Patentamts. Erkennbar unwirksame Löschungsanträge sollen - 11 - nicht zugestellt werden. In diesen Fällen soll vielmehr der Antragsteller auf die Unwirksamkeit seines Antrages hingewiesen werden mit dem Ziel, dass die Wirk-samkeitsvoraussetzungen geschaffen werden oder der Antrag zurückgenommen wird. Die Feststellung, dass dem patentamtlichen Löschungsverfahren kein wirk-samer Löschungsantrag zugrunde lag, hat der Kostenbeschwerde der Antrags-gegnerin einen gänzlich neuen, für die Antragsgegnerin unvorhersehbaren Verlauf gegeben. Aus diesen Gründen erscheint es gerecht, der Antragsgegnerin die Be-schwerdegebühr zu erstatten. Müllner Werner Müller WA

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