5 W (pat) 16/04  - 5. Senat (GebrM)

BUNDESPATENTGERICHT 5 W (pat) 16/04 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 298 25 029.2 (hier: Versäumung der Abzweigungsfrist) hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. November 2004 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie den Richter Dipl.-Ing. Dr. Pösentrup und die Richterin Werner BPatG 152 10.99 - 2 - beschlossen: Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschuß des Deut-schen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterstelle - vom 26. April 2004 wird zurückgewiesen. G r ü n d e I Die Anmelderin hat am 4. Februar 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Gebrauchsmusteranmeldung mit der Bezeichnung "Umgekehrte Handan-saugvorrichtung" eingereicht und dabei die Abzweigung aus der europäischen Pa-tentanmeldung EP 98 112 671.7 erklärt, die am 8. Juli 1998 unter Inanspruchnah-me der Priorität aus einer U.S.-amerikanischen Patentanmeldung beim europäi-schen Patentamt eingereicht worden war. Die Benennung der europäischen Pa-tentanmeldung für die Bundesrepublik Deutschland war wegen Nichtzahlung der Benennungsgebühr mit Wirkung vom 25. November 2000 weggefallen. Im Hinblick auf die Benennung anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation war die Anmeldung im Zeitpunkt der Gebrauchsmusteranmeldung jedoch noch an-hängig. Nach Auffassung der Gebrauchsmusterstelle hat sich die europäische Patentan-meldung mit Wegfall der Benennung für die Bundesrepublik Deutschland am 25. November 2000 nach § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG "erledigt" mit der Folge, daß die 2-Monats-Frist des § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG mit Ende des Monats Novem-ber 2000 zu laufen begonnen hatte und mit Ablauf des Monats Januar 2001 ver-strichen war, so daß die erst am 4. Februar 2004 erklärte Abzweigung verspätet und mithin nicht wirksam war. - 3 - Die Gebrauchsmusterstelle hat die Anmelderin zunächst auf ihre Rechtsauffas-sung hingewiesen und mitgeteilt, daß die Anmeldung insgesamt zurückgewiesen werden müsse, wenn die Abzweigungserklärung nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheides zurückgenommen werde. Demgegenüber hat die Anmelderin ihre Anmeldung mit der Abzweigungserklärung aufrechterhalten. Mit Beschluß vom 26. April 2004 hat die Gebrauchsmusterstelle die Anmeldung aus den genannten Gründen zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie meint, die Abzweigung sei rechtzeitig erklärt worden. Dazu vertritt sie die Auffassung, daß die Erledigung einer europäischen Patentanmeldung nach § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG erst mit Be-endigung des gesamten Anmeldeverfahrens eintrete, nicht jedoch mit dem Wegfall der Benennung einzelner Mitgliedstaaten, auch wenn dabei die Benennung für die Bundesrepublik Deutschland in Wegfall komme. Die Anmelderin beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Eintragung der Gebrauchsmusteranmeldung mit dem Anmeldetag der eu-ropäischen Patentanmeldung EP 98 112 671.7 anzuordnen. II Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. In der Sache bleibt sie jedoch ohne Erfolg. Da die Anmelderin die Abzweigung verspätet erklärt hat, hat die Ge-brauchsmusterstelle ihre an der Inanspruchnahme des Anmeldetages der europäi-schen Anmeldung 98 112 671.7 festhaltende Gebrauchsmusteranmeldung man-gels Vorliegens der Voraussetzungen des § 8 GebrMG zu Recht zurückgewiesen. - 4 - Die Eintragung in das Gebrauchsmusterregister setzt nach § 8 Abs 1 Satz 1 GebrMG voraus, daß die Anmeldung den Anforderungen der §§ 4, 4a GebrMG genügt. Im Fall einer (als lex specialis zur Bestimmung des Anmeldetages nach § 4a Abs 2 Satz 1 GebrMG anzusehenden) Abzweigung aus einer früheren Pa-tentanmeldung hat die Eintragungsbehörde (bzw. das Beschwerdegericht) auch deren Erfordernisse zu prüfen. Insbesondere darf eine Eintragung mit dem Anmel-detag einer früheren Patentanmeldung dann nicht erfolgen, wenn die Abzweigung verspätet und damit nicht wirksam erklärt worden ist. So verhält es sich hier. 1. Gemäß § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG kann das in § 5 Abs 1 Satz 1 GebrMG nor-mierte Abzweigungsrecht der Anmelderin, d.h. die Möglichkeit, für ihre Gebrauchs-musteranmeldung den früheren Anmeldetag einer (dieselbe Erfindung betreffen-den, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten) Patentanmel-dung in Anspruch zu nehmen, nur innerhalb einer Frist von "zwei Monaten nach dem Ende des Monats, in dem die Patentanmeldung "erledigt .... ist", ausgeübt werden. Für die Frage, ob sich die am 4 Februar 2004 erklärte Abzweigung noch innerhalb dieser Zweimonatsfrist hält, ist mithin entscheidend, ob bis zu diesem Datum überhaupt eine Erledigung der früheren Patentanmeldung eingetreten ist und ggfs zu welchem Zeitpunkt. 2. In Übereinstimmung mit der Gebrauchsmusterstelle geht der Senat davon aus, daß die europäische Patentanmeldung EP 98 112 671.7 vom 8. Juli 1998 bereits mit Eintritt der Rücknahmefiktion des Art. 91 Abs 4 EPÜ am 25. November 2000 im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland iSv § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG erledigt war mit der Folge, daß die 2-Monats-Frist des § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG mit Ende des Monats November 2000 zu laufen begonnen hat und mit Ablauf des Monats Januar 2001 verstrichen war. Deswegen war die am 4. Februar 2004 er-klärte Abzweigung verspätet und mithin unwirksam. - 5 - 3.1 Die von der Anmelderin vertretene Rechtsauffassung, wonach der Wegfall der Benennung einer europäischen Patentanmeldung für die Bundesrepublik Deutsch-land bei fortgesetzter Anhängigkeit der Anmeldung für andere Mitgliedstaaten der EPO noch keine Erledigung dieser Patentanmeldung iSv § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG bedeute, kann schon wegen des Wortlauts von § 5 Abs 1 GebrMG nicht überzeugen. Denn diese Auslegung hätte zur Folge, daß das Erfordernis, wonach die Abzweigung nur aus einer solchen Patentanmeldung erfolgen kann, die mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland gemacht wurde, in Fällen wie dem vorliegenden praktisch bedeutungslos wäre. Die praktische Bedeutung der Vor-schrift liegt in einer engen zeitlichen Anbindung der abgezweigten deutschen Ge-brauchsmusteranmeldung an einen für die Bundesrepublik Deutschland nachge-suchten Patentschutz. Sie stellt den wesentlichen Unterschied dar zwischen dem geltenden § 5 Abs 1 GebrMG und einer solchen Regelung, die die Abzweigung einer deutschen Gebrauchsmusteranmeldung aus einer jeglichen Patentanmel-dung zuließe, also auch aus solchen, die von vornherein nur mit Wirkung für das Ausland gemacht wurden. Je größer der zeitliche Abstand der späteren Ge-brauchsmusteranmeldung zu dem früheren Verfahren wird, mit dem Patentschutz für die Bundesrepublik Deutschland nachgesucht wurde, um so beliebiger wird dieser sachliche Zusammenhang. Wenn dieser Zusammenhang aus der Sicht des Gesetzgebers unwesentlich gewesen wäre, hätte es dem Gesetzgeber freigestan-den, auf diese Voraussetzung für alle Fälle oder für die Fälle der europäischen bzw internationalen Patentanmeldungen zu verzichten. Denn es gab keine zwin-gende rechtliche Notwendigkeit, die Abzweigung einer deutschen Gebrauchsmu-steranmeldung auf solche Fälle zu beschränken, in denen früher Patentschutz für die Bundesrepublik Deutschland nachgesucht wurde. Der Gesetzgeber hat sich je-doch für die jetzt in Geltung befindliche Fassung des § 5 Abs 1 GebrMG entschie-den. - 6 - Für die Absicht des Gesetzgebers, die Wirksamkeit der Abzweigungserklärung an die zeitliche Nähe zu einer Patentanmeldung für die Bundesrepublik Deutschland zu binden, spricht auch die Entstehungsgeschichte des § 5 Abs 1 GebrMG. Die Abzweigungsregelungen in § 5 GebrMG wurden mit dem Gebrauchsmusterände-rungsgesetz von 1986 in das deutsche Gebrauchsmusterrecht eingeführt und ha-ben die Vorschriften über die Gebrauchsmusterhilfsanmeldung in § 2 Abs 6 GebrMG a.F. (1936/1968) ersatzlos ersetzt. Dabei wollte der Gesetzgeber alle Aspekte abdecken, die für die Einführung der Gebrauchsmusterhilfsanmel-dung maßgebend waren (vgl Begründung des Gesetzentwurfes, BlPMZ 1986, 310 ff, 326). Obwohl § 2 Abs 6 GebrMG a.F. (1936/1968) nicht ausdrücklich die Verbindung der Gebrauchsmusterhilfsanmeldung mit einer nationalen deutschen Patentanmeldung vorschrieb, bestand allgemeines Einvernehmen darüber, daß die Gebrauchsmusterhilfsanmeldung nur gleichzeitig mit solchen Patentanmeldun-gen wirksam erklärt werden konnte, die für die Bundesrepublik Deutschland einge-reicht worden waren (vgl BPatGE 22, 268 ff 270). Ungeklärt war nach der alten Rechtslage nur die Frage, in welchem Umfang Gebrauchsmusterhilfsanmeldun-gen zu Patentanmeldungen nach dem EPÜ oder dem PCT zulässig waren. Die Anwendbarkeit der Regelung im neuen § 5 Abs 1 GebrMG auch auf Anmeldungen nach diesen Verträgen wollte der Gesetzgeber durch die Wendung "mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland" zum Ausdruck bringen, die an die Terminolo-gie des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen von 1976 anknüpft (vgl Begründung des Gesetzentwurfes BlPMZ 1986, 310 ff, 325). In diesem Ge-setz erscheinen entsprechende Formulierungen ausnahmslos im Artikel II, der sich mit dem Europäischen Patentrecht befaßt, und nur in solchen Vorschriften, für deren Anwendbarkeit die andauernde Benennung der Bundesrepublik Deutsch-land für die jeweilige europäische Patentanmeldung oder die Erteilung eines euro-päischen Patents auch für die Bundesrepublik Deutschland verlangt wird (vgl Arti-kel II § 1 Abs 1 Satz 1, § 3 Abs 1 Satz 1, Abs 2, § 6 Abs 1, § 6a, § 9 Abs 1 Satz 1 IntPatÜG). Dagegen enthält das Gesetz keine Vorschrift, die an eine europäische Patentanmeldung anknüpfen würde, für die die Bundesrepublik Deutschland ent-- 7 - weder von vornherein nicht benannt wurde oder für die eine ursprüngliche Benen-nung der Bundesrepublik Deutschland später in Wegfall gekommen wäre. 3.2 Diese Feststellungen stehen nicht im Gegensatz zu der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 27. Novem-ber 2000 G 4/98 (Amtsblatt EPA 2001, 131 ff), auf die die Anmelderin verweist. Deren wesentliche Aussage geht dahin, daß die Benennung eines Vertragsstaates des EPÜ in einer europäischen Patentanmeldung unbeschadet des Artikels 67 Abs 4 EPÜ nicht rückwirkend wirkungslos wird und nicht als nie erfolgt gilt, wenn die entsprechende Benennungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet worden ist und deswegen die entsprechende Benennung gem Art 91 Abs 4 EPÜ als zurückge-nommen gilt. Damit befaß sich diese Entscheidung lediglich mit der Rechtslage bis zum Wegfall der Benennung, nicht dagegen mit der Rechtslage danach. 3.3 Weiter setzt sich der Senat mit seinen Feststellungen in keinen Gegensatz zu der von der Anmelderin zitierten Passage aus der Begründung des Gesetzentwur-fes für das Gesetz zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes 1986 (vgl BlPMZ 1986, 310, 325): "Der Anmelder wird der Notwendigkeit enthoben, sich bereits im Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung darüber schlüssig zu werden, ob er eine parallele Gebrauchsmustervoll- oder hilfsan-meldung einreichen will. Hat er die Möglichkeit eines ergänzenden Gebrauchsmusterschutzes zunächst außer acht gelassen, kann er die ihm daraus erwachsenden Nachteile durch eine nachträglich eingereichte Gebrauchsmusteranmeldung, verbunden mit der Er-klärung über die Inanspruchnahme des Anmeldetages der Patent-anmeldung, abwenden. Seine Entscheidung über den flankieren Gebrauchsmusterschutz braucht er erst dann zu treffen, wenn sich ein solcher Schutz später als zweckmäßig erweist, etwa um den Schutz aus der offengelegten Patentanmeldung (Anspruch auf eine - 8 - den Umständen nach angemessene Entschädigung, § 33 PatG) zu verstärken oder um die Nachteile einer Versagung oder eines Wi-derrufs des nachgesuchten Patent aufzufangen. ..." Die hier vertretene Auffassung des Begriffs der Erledigung der Patentanmeldung iSv § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG wird vielmehr durch diese Ausführungen weiter be-stätigt. Denn die Idee vom "flankierenden Gebrauchsmusterschutz", von einer Ver-stärkung des Schutzes aus der offengelegten Patentanmeldung oder vom Auffan-gen von Nachteilen durch die Versagung oder durch den Widerruf eines Patents sind nur dann sinnvoll, wenn es sich dabei um nationale deutsche Patentanmel-dungen handelt oder solche europäischen oder internationalen Anmeldungen, die im Zeitpunkt der Gebrauchsmusteranmeldung noch für die Bundesrepublik Deutschland betrieben werden oder deren Betreibung für die Bundesrepublik Deutschland sich gerade erst erledigt hat. In Bezug auf solche Patentanmeldun-gen, die nur (noch) für das Ausland betrieben werden, lassen sich die beschriebe-nen Wirkungen mit einer deutschen Gebrauchsmusteranmeldung nicht erreichen. 3.4 Schließlich steht die hier vertretene Auffassung von dem Begriff der Erledi-gung iSv § 5 Abs 1 Satz 3 GebrMG im Einklang mit der Rechtsnatur der europäi-schen Patentanmeldung. Das "Europäische Patent" ist kein einheitliches, europäi-sches Schutzrecht, das auf den Gebieten aller Vertragsstaaten des EPÜ automa-tisch und nach einheitlichen Regeln Schutz genießt. Es begründet vielmehr nur in denjenigen Vertragsstaaten Schutz, für die es beantragt und erteilt wird, und es unterliegt dort nur teilweise, nämlich in bezug auf seine Gültigkeit, seinen Schutz-umfang und seine Schutzdauer, den einheitlichen Vorschriften des europäischen Patentrechts. Im übrigen untersteht es den unterschiedlichen Vorschriften des na-tionalen Rechts der betreffenden Vertragsstaaten. Es ist ein europäisches Bündel-patent mit europäischen und nationalen Schutzwirkungen. Dabei kommt den natio-nalen Schutzwirkungen - neben den europäischen - eine wesentliche Bedeutung zu. Insoweit wird nur beispielsweise auf Art 66 und Art 69 Abs 1 und 3 EPÜ ver-wiesen. Die hier vertretene Idee, daß sich eine europäische Patentanmeldung - 9 - auch nur teilweise erledigen kann, dann nämlich, wenn die ursprüngliche Benen-nung für einen Vertragsstaat - hier die Bundesrepublik Deutschland - ausdrücklich zurückgenommen wird oder wegen Nichtzahlung der Benennungsgebühr als zu-rückgenommen gilt, entspricht diesen Besonderheiten des europäischen Patents. 4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen, weil mit der Frage nach der Bedeu-tung des Wegfalls der Benennung der Bundesrepublik Deutschland in einer euro-päischen Anmeldung für die Abzweigungsbefugnis des Anmelders eine Rechts-frage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist (§ 100 Abs 2 Nr 1 PatG). Goebel Pösentrup Werner Be

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