BUNDESPATENTGERICHT 5 W (pat) 21/99 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 298 16 30.3 hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Dezember 2000 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dr. Schade und Dr. Gottschalk BPatG 152 6.70 - 2 - beschlossen: 1. Der Antragstellerin wird für das Beschwerdeverfahren Pa-tentanwalt M… beigeordnet. 2. Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmu-sterstelle - vom 11. August 1999 wird zurückgewiesen. G r ü n d e I Die Antragstellerin hat am 8. September 1998 die Erfindung mit der Bezeichnung "Elektro-Lüster-Klämmen Edisondreieck/-pyramide und Edisonkugel" zur Eintra-gung als Gebrauchsmuster angemeldet und einen Rechercheantrag gestellt. Gleichzeitig hat sie Verfahrenskostenhilfe beantragt. Mit Beschluß vom 27. Januar 1999 hat die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts Verfahrenskostenhilfe "für das Eintragungsverfahren" bewilligt und als Vertreter Patentanwalt M… beigeordnet. Nach- dem die Gebrauchsmusterstelle die Gebühr für die beantragte Recherche ange-fordert hatte, machte die Antragstellerin geltend, die bewilligte Verfahrenskosten-hilfe umfasse auch die Recherchegebühr. Darauf hat die Gebrauchsmusterstelle am 11. August 1999 einen Beschluß des Inhalts erlassen, daß der Antrag auf Be-willigung von Verfahrenskostenhilfe für die Recherchegebühr zurückgewiesen werde. In der Begründung heißt es, daß Verfahrenskostenhilfe nur für die Kosten gewährt werde, die notwendig sind, um eine Eintragung zu erreichen. Die Recher-che sei jedoch für das Eintragungsverfahren nicht notwendig, da die Neuheit im Eintragungsverfahren gemäß § 8 Abs 1 Satz 2 GebrMG nicht geprüft werde. - 3 - Gegen diesen Beschluß hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt. Sie hat geltend gemacht, für die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe sei in Gebrauchs-mustersachen nach § 21 Abs 2 Satz 1 GebrMG die entsprechende Anwendung der Vorschriften des Patentgesetzes über die Bewilligung von Verfahrenskosten-hilfe vorgesehen. Eine an Sinn und Zweck dieser Regelung orientierte Auslegung rechtfertige aber im gebrauchsmusterrechtlichen Eintragungsverfahren ebenso wie im patentrechtlichen Erteilungsverfahren die Bewilligung der Verfahrensko-stenhilfe auch für die Recherche. Der Senat hat dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts anheim-gegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten, weil die Frage, ob für einen An-trag auf Erstellen einer Gebrauchsmusterrecherche nach § 7 Abs 1 und 2 GebrMG, der gleichzeitig mit der Anmeldung eingereicht wird, Verfahrenskosten-hilfe bewilligt werden kann, als Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung er-achtet werde. Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts ist dem Verfahren gemäß § 77 Abs 1 Satz 1 PatG beigetreten. Er hat ausgeführt, daß nach dem entsprechend anzuwendenden § 130 Abs 1 PatG Verfahrenskostenhilfe nur für das Eintragungsverfahren, wie es in den §§ 8, 4 GebrMG geregelt sei, in Betracht komme. Das in § 7 GebrMG geregelte Verfahren der Recherche diene demgegenüber nur dazu, die Aussichten eines Löschungsantrags oder eines Ver-letzungsverfahrens besser oder frühzeitiger abschätzen zu können. Es stehe da-mit in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit einem auf Schutzgewährung ausgerichteten Verfahren. Die Antragstellerin ist dagegen der Ansicht, daß die Gebrauchsmusterrecherche nach § 7 GebrMG für das Gebrauchsmustereintragungsverfahren in gleicher Weise wie die isolierte Recherche nach § 43 PatG für das Patenterteilungsverfah-ren von der Verfahrenskostenhilfe mit umfaßt sei. Ein Gebrauchsmusterinhaber sei überdies auf die Kenntnis des Standes der Technik angewiesen, weil er ohne sie nicht in der Lage sei, den Schutzumfang seines Gebrauchsmusters zu beur-teilen. Falls die für das Eintragungsverfahren schon bewilligte Verfahrenskosten-- 4 - hilfe sich nicht bereits ohnehin auf die Recherchegebühr erstrecke, sei neben der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses auch ihre Bewilligung für diese Ge-bühr gerechtfertigt. Zudem lösten Gebrauchsmuster, für die keine Recherche durchgeführt wird, häu-fig Nachfolgeverfahren wie Löschungsverfahren- oder Verletzungsverfahren aus. Der dadurch verursachte Aufwand könne in vielen Fällen vermieden werden, wenn dem mittellosen Gebrauchsmusteranmelder Gelegenheit gegeben werde, sich über den Stand der Technik im Rahmen des Gebrauchsmustergesetzes Klarheit zu verschaffen. Als weiterer, die Verfahrensökonomie betreffender Gesichtspunkt sei zu berücksichtigen, daß der mittellose Gebrauchsmusterinhaber zur Erlangung einer Recherche für seine Erfindung auf den Umweg über die Patentrecherche angewiesen sei, wenn nur für sie und nicht für die Gebrauchsmusterrecherche Verfahrenskostenhilfe als zulässig betrachtet werde. Dies könne aber dazu führen, daß die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe sowie die Beiordnung eines Vertreters für beide Verfahren beantragt werde, obwohl letztlich allein ein Schutzrecht - das Gebrauchsmuster - angestrebt werde. Der hiermit verbundene Mehraufwand könne vermieden werden, wenn der mittellose Gebrauchsmusteran-melder die Verfahrenskostenhilfe auch für eine Gebrauchsmusterrecherche nach § 7 GebrMG beanspruchen könne. Auf ihren Antrag ist ihr im Verlauf der mündlichen Verhandlung durch Beschluß Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren bewilligt und Patentanwalt M… für die Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung von jenem Tag beigeord- net worden. Die Verfahrensbeteiligten haben sich sodann mit dem Übergang in das schriftliche Verfahren einverstanden erklärt, um zu den in der Verhandlung aufgeworfenen rechtlichen Fragen ergänzend schriftsätzlich Stellung zu nehmen. - 5 - Die Antragstellerin beantragt, 1. die Beiordnung des Patentanwalts M… für das Verfahren schlechthin vorzunehmen; 2. den Beschluß der Gebrauchsmusterstelle vom 11. Au-gust 1999 aufzuheben und Verfahrenskostenhilfe auch für die Recherchegebühr zu bewilligen. Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Er weist ergänzend auf die Möglichkeit zur Erlangung einer Recherche durch Ab-zweigung eines Gebrauchsmusters aus einer zunächst eingereichten Patentan-meldung nach der Patentrecherche und auf haushaltsrechtliche Auswirkungen im Falle der Eröffnung der Verfahrenskostenhilfe auch für die Gebrauchsmusterre-cherche hin. Die Antragstellerin führt ergänzend aus, daß das Gebrauchsmuster-recht zunehmend an das Patentrecht angepaßt worden sei und der Gesetzgeber eine grundsätzliche Gleichbehandlung zwischen Patent und Gebrauchsmuster anstrebe. II Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg. 1. Die Beiordnung des Patentanwalts M… - über die Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung vom 20. Oktober 2000 hinaus, wie sie bereits im Zu-sammenhang mit der Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe durch verkündeten Beschluß vom 20. Oktober 2000 erfolgt ist - für das Beschwerdeverfahren auch im übrigen beruht auf § 21 Abs 2 GebrMG iVm §§ 130ff PatG, §§ 114ff ZPO. Denn - 6 - die Vertretung erschien zur sachdienlichen Erledigung des Verfahrens im An-schluß an die mündliche Verhandlung erforderlich (§ 133 Satz 1 PatG). 2. Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. a) Die für das Eintragungsverfahren schon bewilligte Verfahrenskostenhilfe umfaßt nicht bereits die Gebühr für die beantragte Recherche. Denn das Eintra-gungsverfahren ist ein Verfahren ohne Recherche. Die Eintragungsvoraussetzun-gen, wie sie sich aus § 8 Abs 1 iVm § 4, § 4a sowie aus § 8 Abs 2 PatG und der Gebrauchsmusteranmeldeverordnung ergeben, verlangen keine solche Recher-che im Stand der Technik. Überdies ist in § 8 Abs 1 Satz 2 GebrMG ausdrücklich bestimmt, daß im Eintragungsverfahren eine Prüfung des Gegenstandes ua auf Neuheit und erfinderischen Schritt nicht stattfindet. Damit ist - und das kennzeich-net das Gebrauchsmuster als "Registrierrecht" - nicht nur die Bewertung des Standes der Technik im Hinblick auf die Schutzfähigkeit, sondern auch die amts-seitig erfolgende Ermittlung der tatsächlichen Grundlagen (insbesondere also die Ermittlung der öffentlichen Druckschriften) für diese Bewertung ausgeschlossen. Allerdings sieht § 7 Abs 1 GebrMG die Ermittlung der öffentlichen Druckschriften vor, die für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstandes der Ge-brauchsmusteranmeldung (oder des Gebrauchsmusters) in Betracht zu ziehen sind. Eine solche Recherche erfolgt aber gemäß dieser Regelung nur auf beson-deren Antrag. Weder die Möglichkeit einer solchen Recherche noch die Tatsache eines gestellten Rechercheantrags erweitern das Eintragungsverfahren um diese Recherche. Unterbleibt nämlich ein Rechercheantrag, so hindert dies nicht die Eintragung der angemeldeten Erfindung als Gebrauchsmuster; wird ein Recher-cheantrag zu einer Gebrauchsmusteranmeldung gestellt, so mag dieser Umstand zwar die Eintragung verzögern; die Eintragung hängt aber deshalb rechtlich in keiner Weise von der Recherche ab und kann - was bei Eilbedürftigkeit der Ein-tragung praktisch wird - unzweifelhaft erfolgen, ohne daß die Beendigung der Re-cherche abzuwarten ist. - 7 - Vergeblich verweist die Antragstellerin darauf, daß zu den Gebühren, die die für ein Patenterteilungsverfahren bewilligte Verfahrenskostenhilfe erfaßt, auch die Gebühr für den Antrag auf eine isolierte Recherche nach § 43 PatG gerechnet wird (vgl Benkard (9) PatG § 130 Rdn 13; Schulte (5) § 130 Rdn 28). Allerdings ist die Recherche in der Form einer isolierten Recherche nach § 43 PatG ebensowe-nig eine Voraussetzung für die Erteilung eines Patents wie die isolierte Recherche nach § 7 GebrMG eine Voraussetzung für die Eintragung des Gebrauchsmusters ist; denn der Patentanmelder kann die Patenterteilung erwirken, ohne einen Rechercheantrag nach § 43 PatG gestellt und damit die Durchführung einer isolierten Recherche herbeigeführt zu haben. Dennoch wird die isolierte Recher-che - zwar nicht formal, so doch der Sache nach - zu Recht als dem Patentertei-lungsverfahren zurechenbar angesehen. Denn eine vom Patentamt vorzuneh-mende Recherche ist notwendiger Bestandteil der einer Entscheidung über die Erteilung des Patents nach § 49 Abs 1 PatG - und das kennzeichnet das Patent als "vorgeprüftes Schutzrecht" - vorgeschalteten Prüfung, ob der Gegenstand der Anmeldung nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähig ist. Wenn diese Prüfung - un-beschadet einer bereits beantragten oder durchgeführten isolierten Recherche nach § 43 PatG - auch nur auf einen entsprechenden Prüfungsantrag nach § 44 PatG erfolgt, also keinen Rechercheantrag voraussetzt, umfaßt sie doch die Amtsrecherche nach dem für die Beurteilung der Schutzvoraussetzungen der Neuheit (§ 3 PatG) und der Erfindungshöhe (§ 4 PatG) in Betracht zu ziehenden Stand der Technik und sodann die auf der Grundlage dieses Ermittlungsergebnis-ses vorzunehmende Evaluation als solche. - 8 - Die in § 44 Abs 4 PatG erfolgende Zuordnung des Rechercheantrags nach § 43 PatG zu einem später gestellten Prüfungsantrag nach § 44 PatG sowie die Er-mäßigung der Prüfungsantragsgebühr im Fall einer zuvor bereits entrichteten Re-chercheantragsgebühr (Nr 111 301 des Anhangs zum Patentgebührengesetz) be-stätigen diese Auslegung. Die in § 21 Abs 2 GebrMG vorgesehene entsprechende Anwendung der Vor-schriften des Patentgesetzes über die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe läßt es aber nicht zu, zu den Gebühren, die die für das Gebrauchsmustereintragungs-verfahren bewilligte Verfahrenskostenhilfe erfaßt, auch die Gebühr für den Re-chercheantrag nach § 7 GebrMG zu rechnen. "Entsprechende" Anwendung be-deutet nämlich die Heranziehung einer Norm für einen rechtsähnlichen Sachver-halt, insofern dieser Sachverhalt dem unmittelbar geregelten Sachverhalt nach dem Normzweck entspricht. Ein solches Entsprechungsverhältnis besteht jedoch zwischen Gebrauchsmusterrecherche und Patentrecherche unter dem Gesichts-punkt des Regelungszwecks der Verfahrenskostenhilfevorschriften nicht. Die Verfahrenskostenhilfe bezweckt, die Erlangung, Durchsetzung und Verteidi-gung einer Rechtsposition innerhalb bestimmter Grenzen nicht am Fehlen der hierfür erforderlichen finanziellen Mittel scheitern zu lassen. Dem Inhaber einer Erfindung steht es frei, zu ihrem rechtlichen Schutz die Eintragung eines Ge-brauchsmusters oder aber die Erteilung eines Patents oder aber beide Schutz-rechtsarten nebeneinander zu beantragen. Wenn und soweit er den Schutz durch Eintragung eines Gebrauchsmusters wählt, erleichtert die Verfahrenskostenhilfe die Erlangung dieser Rechtsposition. Eine darüber hinausgehende Absicherung durch Einholung einer Gebrauchsmusterrecherche vor der Entscheidung über die Eintragung verbessert zwar die angestrebte Rechtsposition des Anmelders; je nach dem Ergebnis der Recherche kann er durch Einreichung neuer, gegen den ermittelten Stand der Technik abgegrenzter und inhaltlich dementsprechend be-schränkter Schutzansprüche, die der Eintragung zugrunde zu legen sind, ein be-standskräftigeres Gebrauchsmuster erwirken. Diese recherchegestützte Absiche-- 9 - rung des Gebrauchsmusters gehört aber nicht zu der mit dem Registrierverfahren vorgesehenen Rechtsposition; denn für sie ist gerade das Fehlen der Prüfung der relativen materiellen Schutzvoraussetzungen anhand des Standes der Technik kennzeichnend. b) Es besteht keine rechtliche Grundlage dafür, ergänzend zu und unabhängig von der für das Eintragungsverfahren bereits erfolgten Bewilligung die Verfah-renskostenhilfe auch für die Gebrauchsmusterrecherche zu bewilligen. Die ge-setzlich vorgesehene entsprechende Anwendung der Vorschriften des Patentge-setzes über die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe (§ 21 Abs 2 GebrMG) er-öffnet nicht die Möglichkeit einer solchen separaten Bewilligung. Zwar trifft es zu, daß mit einer bereits für die Gebrauchsmusteranmeldung durch-geführten Amtsrecherche und der hierdurch je nach Rechercheergebnis veran-laßten Einreichung beschränkter Schutzansprüche als Grundlage für die Eintra-gung des Gebrauchsmusters solche Löschungs- und Verletzungsverfahren ver-mieden werden können, die sich gerade auf das Gebrauchsmuster im ursprünglich eingereichten Umfang beziehen, während die beschränkte Fassung den Lö-schungsantragsteller und den Verletzungsbeklagten in seinen Interessen nicht berührt hätte. Der Schlußfolgerung der Antragstellerin, aus diesem Grunde müsse die Verfahrenskostenhilfe für die Gebrauchsmusterrecherche bewilligt werden können, ist aber nicht beizutreten. Denn diese Bewilligung mag zwar sinnvoll sein; nicht jede Regelung, die gute Gründe für sich anführen kann, ist aber bereits im Auslegungswege als gesetzliche Regelung anzusehen. Auch für eine Regelung, die der Gebrauchsmusterrecherche die Verfahrenskostenhilfe vorenthält, gibt es beachtliche Gründe. Wenn die Rechtsordnung in Deutschland - anders als die meisten anderen Rechtsordnungen - neben dem Patentschutz den Gebrauchsmu-sterschutz bereitstellt, so ist damit ein Schutzsystem mit unterschiedlichen und sich ergänzenden Regelungen zur Verfügung gestellt. Wird der Zugang zum Ge-brauchsmuster als hinsichtlich der relativen materiellen Schutzvoraussetzungen ungeprüftem Schutzrecht neben dem Zugang zum Patent als dem insoweit ge-- 10 - prüften Schutzrecht gesetzlich eröffnet, so ist damit bereits eine sinnvolle Berei-cherung der Schutzrechtsformen gegeben. Es hierbei zu belassen, liegt in der Entscheidung des Gesetzgebers; hierüber nicht hinauszugehen, anstatt die Ge-brauchsmusterrecherche in die der Verfahrenskostenhilfe zugänglichen Verfah-rensschritte ausdrücklich einzubeziehen, macht die gesetzliche Regelung nicht unsinnig. Daß mittellose Anmelder, die für ihre Erfindung allein den Gebrauchsmusterschutz als die geeignete Schutzform ansehen, unter Berücksichtigung dieser Ge-gebenheiten vor oder neben der Gebrauchsmusteranmeldung für denselben Ge-genstand eine Patentanmeldung nur deshalb einreichen, um mit Unterstützung durch die hier mögliche Verfahrenskostenhilfe eine isolierte Recherche nach § 43 PatG zu erwirken, und dann zur Gebrauchsmusteranmeldung zurückkehren, läßt eine andere Beurteilung nicht gerechtfertigt erscheinen. Der Präsident des Pa-tentamts hat zwar hierzu ausgeführt, daß vermutlich eine große Zahl - insbeson-dere auch anwaltlich beratener - Verfahrenskostenhilfeberechtigter die Praxis des Patentamts, Verfahrenskostenhilfe auch für eine isolierte Patentrecherche zu ge-währen, kennt und regelmäßig zum Anlaß nimmt, die Erfindung als Patent anzu-melden und auf ein Gebrauchsmuster "umzusteigen", wenn dies nach dem Er-gebnis der eingeholten Patentrecherche als sinnvoll erscheint. Die damit für den mittellosen Gebrauchsmusteranmelder gegebene Notwendig-keit, zur Erlangung einer isolierten Recherche den Umweg über eine Patentan-meldung zu nehmen, zwingt aber nicht dazu, ihm den unmittelbaren Weg zur Ge-brauchsmusterrecherche durch Einbeziehung der Recherchegebühr in die verfah-renskostenhilfefähigen Verfahrensabschnitte zu eröffnen. Denn die Voraussetzun-gen für die Erstreckung der Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe auf eine Pa-tentrecherche (dh die Erfolgsaussicht hinsichtlich des Patenterteilungsantrags) sind erheblich strenger, als sie es bei einer Gebrauchsmusterrecherche (die Er-folgsaussicht des Eintragungsantrags) sind. Die Gebrauchsmusterrecherche zu einem Gegenstand, der noch im Anmeldungsstadium ist, für die Verfahrensko-- 11 - stenhilfe freizugeben, liegt im gesetzgeberischen Ermessen; angesichts der we-sentlichen Unterschiede von Gebrauchsmuster-Registrierverfahren und Patent-Vorprüfungsverfahren läßt sich dies nicht im Wege der richterlichen Gesetzesaus-legung herbeiführen. 3. Die von den Verfahrensbeteiligten angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde kam nicht in Betracht. Denn durch die Vorschrift des § 135 Abs 3 Satz 1, 2. Halbsatz PatG ist die Rechtsbeschwerde grundsätzlich ausgeschlossen. Goebel Dr. Schade Dr. Gottschalk Pr/Be
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