5 W (pat) 28/06  - 5. Senat (GebrM)

BUNDESPATENTGERICHT 5 W (pat) 28/06 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … BPatG 152 08.05 - 2 - betreffend das Gebrauchsmuster 201 19 378 (hier: Beschwerde gegen Kostenauferlegung) hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Guth beschlossen: 1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung II des Deut-schen Patent- und Markenamts vom 9. Juni 2006 wird aufge-hoben. 2. Dem Beschwerdegegner werden die Kosten des Löschungs-verfahrens sowie die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf-erlegt. G r ü n d e I. Der Löschungsantragsgegner und Beschwerdegegner (im Folgenden: Beschwer-degegner) war Inhaber des am 27. November 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Bezeichnung „Berührungsloser Schalter“ angemeldeten, am 16. Mai 2002 in das Gebrauchsmusterregister eingetragenen und am 20. Ju-ni 2002 bekannt gemachten Gebrauchsmusters 201 19 378 (Streitgebrauchs-muster). - 3 - Die Löschungsantragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwer-degegnerin) hat am 21. September 2005 Löschungsantrag gestellt mit der Begrün-dung, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nicht schutzfähig sei. Des weitern hat sie darauf hingewiesen, dass der Beschwerdegegner durch ver-schiedene Verwarnungen und Mitteilungen an Kunden der Beschwerdeführerin und im Hinblick auf monatelange erfolglose Verhandlungen Anlass zur Antragstel-lung gegeben habe, so dass ihm auch im Falle eines sofortigen Anerkenntnisses die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen seien. Der Beschwerdegegner hat auf den ihm am 11. Oktober 2005 zugestellten Lö-schungsantrag am 11. November 2005 beantragt, das Streitgebrauchsmuster mit Wirkung ex nunc vollständig aus dem Gebrauchsmusterregister zu löschen und diesen Antrag mit Schreiben vom 15. Dezember 2005 dahingehend korrigiert, dass das Streitgebrauchsmuster mit Wirkung ex tunc (rückwirkend) zu löschen sei. Im Antrag vom 11. November 2005 sei bei der Formulierung „ex nunc“ ein Schreibfehler unterlaufen. Mit Beschluss vom 9. Juni 2006 hat die Gebrauchsmusterabteilung II des Deut-schen Patent- und Markenamts der Beschwerdeführerin die Kosten des Lö-schungsverfahrens auferlegt, da ein Fall eines sofortigen Anerkenntnisses vorliege und der Beschwerdegegner keinen Anlass zur Stellung des Löschungsantrags ge-geben habe. Das Schreiben vom 11. Oktober 2005 sei als Nichtwiderspruch zu werten, da der Beschwerdegegner nicht ausdrücklich erklärt habe, das Streitge-brauchsmuster für die Vergangenheit verteidigen zu wollen. Ihm sei von der Be-schwerdeführerin vor Antragstellung keine angemessene, befristete und mit Tatsa-chen für die Löschungsreife begründete Aufforderung, auf das Streitgebrauchs-muster zu verzichten, zugegangen. Eine solche Aufforderung sei auch nicht ent-behrlich gewesen, da der Beschwerdegegner gegen die Beschwerdeführerin noch keine Verletzungsklage erhoben sondern sie lediglich verwarnt und eine Klage an-gedroht habe. - 4 - Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde, mit der die Beschwerdefüh-rerin die Kostenauferlegung auf den Beschwerdegegner anstrebt. Sie behauptet unter Beweisantritt, dass dem Beschwerdegegner der Löschungsantrag konkret angedroht worden sei. Im Übrigen trägt die Beschwerdeführerin vor, dass Verwar-nungen und Verletzungstreitereien, wie sie zwischen den Beteiligten stattgefunden hätten, nach der überwiegenden Rechtsprechung als ausreichender Anlass für ei-nen Löschungsantrag angesehen würden. Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juni 2006 aufzuheben und dem Beschwerdegegner die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuer-legen. Der Beschwerdegegner beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Er ist der Auffassung, dass die Kostenauferlegung zu Recht erfolgt sei, da ihn die Beschwerdeführerin nicht in einer Weise zur Löschung seines Gebrauchsmusters aufgefordert habe, die den gesetzlichen und den von der Rechtsprechung entwi-ckelten Anforderungen gerecht werde. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. - 5 - II. 1. Die zulässige Beschwerde ist hat auch in der Sache Erfolg. Dabei kommt es vorliegend allerdings nicht auf die Frage an, ob der Beschwerdegegner im Vorfeld des Löschungsverfahrens Anlass für den Löschungsantrag gegeben hat. Vielmehr hat die Gebrauchsmusterabteilung II die Erklärung des Be-schwerdegegners vom 11. November 2005 zu Unrecht im Sinne eines sofor-tigen Anerkenntnisses gewertet hat. Die Beschwerdeführerin ist durch diese Erklärung nicht klaglos gestellt worden. 1.1. Ein sofortiges Anerkenntnis liegt dann vor, wenn der Gebrauchsmusterinha-ber innerhalb der Widerspruchsfrist nicht widerspricht, und zwar unabhängig von sonstigen Erklärungen, es sei denn, in diesen Erklärungen liegt ein Wi-derspruch (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl. 2006, § 17, Rn. 62). Vorliegend hat der Beschwerdegegner nach Überprüfung des von der Beschwerdeführerin vorgelegten Standes der Technik beantragt, „das DE 201 19 378 ex nunc und vollständig aus dem Gebrauchsmusterregister zu löschen“. Aus den objektiven Umständen des vorliegenden Verfahrens geht hervor, dass diese Erklärung einen Teilwiderspruch darstellt. Die Formulierung „das Gebrauchsmuster zu löschen“ stellt grundsätzlich nur einen Verzicht auf das Gebrauchsmuster dar (vgl. Bühring a. a. O., § 16 Rn. 31). Ein solcher Ver-zicht gem. § 23 Abs. 3 Nr. 1 GebrMG bewirkt nur ein Erlöschen des Schutz-rechts für die Zukunft (vgl. Bühring a. a. O., § 23), also „ex nunc“, was der Beschwerdegegner in seinem Antrag ausdrücklich so formuliert hat. Dement-sprechend hätte er, um ein vollständiges Anerkenntnis zu bewirken, neben dem Verzicht auch auf Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster für die Vergangenheit verzichten müssen (vgl. Benkard-Goebel, § 17 GebrMG, Rn. 24; Benkard-Rogge, § 81 PatG Rn. 37; BPatGE 19, 126 ff.). Ein solcher „doppelter Verzicht“ ist nur dann entbehrlich, wenn Ansprüche für die Ver-gangenheit nicht in Betracht kommen (Benkard-Rogge a. a. O.). Unabhängig - 6 - davon, ob man der in der Entscheidung BPatGE 11, 106 ff. getroffenen Un-terscheidung zwischen der Erklärung des Verzichts einerseits und dem Nichtwiderspruch andererseits folgen möchte, unterscheidet sich das vorlie-gende Verfahren von dem dortigen Sachverhalt insofern, als bei letzterem er-sichtlich keine Ansprüche für die Vergangenheit zur Debatte standen. Im Ge-gensatz dazu hat der Beschwerdegegner hier derartige Ansprüche behaup-tet, wie sich aus der Vorkorrespondenz ergibt: Mit Anwaltsschreiben vom 20. Dezember 2004 hat der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin dar-auf hingewiesen, dass ihr Schalter angeblich den Gegenstand des Streit-gebrauchsmusters verletzt und Unterlassungs-, Schadensersatz- und Aus-kunftsansprüche geltend gemacht sowie eine entsprechende Erklärung der Beschwerdeführerin gefordert. Die daraufhin abgeschlossene Vereinbarung vom 4. Mai 2005 betraf nur die Zukunft und enthielt keinerlei Aussagen zu davor erfolgten Angeboten oder getätigten Verkäufen oder sonst zu den gel-tend gemachten Schadensersatz- und Auskunftsansprüchen. 1.2. Entgegen dem Vortrag des Beschwerdegegners im Schreiben vom 13. De-zember 2005 kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei der Formulierung „ex nunc“ in der Erklärung vom 11. November 2005 um ei-nen Schreibfehler gehandelt hat. Obwohl sich „nunc“ und „tunc“ nur im An-fangsbuchstaben unterscheiden, spricht gegen ein Schreibversehen, dass die Buchstaben „t“ und „n“ auf der Tastatur so weit voneinander entfernt lie-gen, dass einer erfahrenen Schreibkraft hier normalerweise kein Tippfehler unterläuft. Darüber hinaus ist der einen Verfahrensantrag enthaltende Schrift-satz vom Anwalt unterzeichnet worden, dem der Unterschied zwischen „ex nunc“ und „ex tunc“ geläufig ist und dem es aufgefallen wäre, wenn er ei-ne andere Aussage als die gewollte unterschrieben hätte. Dass die Erklärung vom 11. November 2005 einen Teilwiderspruch enthielt und auch enthalten sollte ergibt sich darüber hinaus auch daraus, dass die Erklärung am letzten Tag der Widerspruchsfrist per Fax zu den Löschungsakten eingereicht wur-de. Diese Vorgehensweise ist nur dann sinnvoll, wenn dem Löschungsantrag - 7 - zumindest teilweise widersprochen werden sollte. Andernfalls hätte es aus-gereicht, die Widerspruchsfrist verstreichen zu lassen und anschließend den Kostenantrag gem. § 93 ZPO zu formulieren. 1.3. Der Schriftsatz vom 13. Dezember 2005 enthält damit eine Rücknahme des (Teil-) Widerspruchs vom 11. November 2005. Denn mit dem Antrag, das Streitgebrauchsmuster ex tunc zu löschen, verfolgte der Beschwerdegegner klar erkennbar das Ziel, das Streitgebrauchsmuster nunmehr auch für die Vergangenheit zu beseitigen. Hierzu bedurfte es der Rücknahme des beste-henden Widerspruchs. Eine derartige Erklärung ist bis zum Abschluss des Löschungsverfahrens zulässig (vgl. Bühring a. a. O., § 17 Rn. 19). 2. Der Teilwiderspruch vom 11. November 2005 führt dazu, dass das durch die beiden Erklärungen des Beschwerdegegners ausgesprochene Anerkenntnis des Löschungsanspruchs der Beschwerdeführerin kein sofortiges im Sinn von § 93 ZPO ist. Damit ist für die dort enthaltene Kostenregelung kein Raum. Es verbleibt somit für das Löschungsverfahren bei dem allgemeinen Grundsatz des § 91 ZPO, wonach der Unterliegende die Kosten des Lö-schungsverfahrens zu tragen hat. Dies ist der Beschwerdegegner, der sich durch den für die Zukunft wirkenden Verzicht und die spätere Rücknahme des Widerspruchs für die Vergangenheit in die Rolle des Unterlegenen bege-ben hat (vgl. Bühring a. a. O., § 17 Rn. 27). 3. Die Kostenfolge für das Beschwerdeverfahren ergibt sich aus § 18 Abs. 2 S. 2 GbmG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO. Müllner Baumgärtner Guth Be

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