5 W (pat) 402/03  - 5. Senat (GebrM)

BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 5 W (pat) 402/03 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 2. Juni 2004 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - … betreffend das Gebrauchsmuster 299 10 039 hier: Löschungsantrag hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dipl.-Phys. Ph.D./M.I.T. Cambridge Skribanowitz und Dipl.-Ing. Harrer beschlossen: Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabtei-lung I - vom 1. Oktober 2002 aufgehoben. Das Gebrauchsmuster 299 10 039 wird gelöscht. Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge tragen die An-tragsgegnerin und die Nebenintervenientin je zur Hälfte. - 3 - G r ü n d e I Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des mit 5 Schutzansprüchen in das Register eingetragenen Gebrauchsmusters 299 10 039 mit der Bezeichnung "Materialblock aus einer abgetafelten Warenbahn". Es ist aus der deutschen Patentanmeldung 199 18 765.7 mit Anmeldetag 24. April 1999 abgezweigt worden. Die Aufrechterhaltungsgebühr bis zum Jahr 2005 ist entrichtet worden. Der Schutzanspruch 1 lautet: Materialblock aus einer abgetafelten Warenbahn, welche durch in Warenbahn-Längsrichtung eingebrachte Perforationslinien in mehrere nebeneinanderliegende und zusammenhängende Streifenlagen aufgeteilt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der perforierte, zur Standstabili-tätsbildung in der Höhe (H) vorkomprimierte Block (MB) mit dem Streifenende (4a) und dem Streifenanfang (4b) seiner be-nachbarten Streifenlagen (3) seitengleich zu einem im gesam-ten Block (MB) durchgehenden Streifen (4) mit gleichen Strei-fenseiten (S) vernäht und in der Höhe (H1) fertigkomprimiert in einer die Blockkomprimierung aufrechterhaltenden verschweiß-ten Kunststoffhülle (5) verpackt ist und einen selbststehenden Materialblock (MB) bildet. Wegen des Wortlauts der Schutzansprüche 2 bis 5 wird auf die Gebrauchsmuster-schrift verwiesen. - 4 - Die Antragstellerin hat die Löschung des Gebrauchsmusters wegen Schutzunfä-higkeit beantragt. Sie macht mangelnde Neuheit, zumindest mangelnden erfinderi-schen Schritt geltend. Dazu nennt sie die Entgegenhaltungen WO 98/58864 (EH1) und DE 91 13 215 U1 (EH2). Zudem behauptet sie offenkundige Vorbenutzung des Streitgegenstands durch die Antragsgegnerin vor dem 24. Oktober 1998, also außerhalb der Neuheitsschon-frist. Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag widersprochen. Sie hält das Streit-gebrauchsmuster gegenüber dem genannten Stand der Technik für rechtsbestän-dig. Eine offenkundige Vorbenutzung habe nicht stattgefunden. Die B… Corporation, Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz am Streitge- brauchsmuster, tritt als Nebenintervenientin auf und schließt sich dem Antrag der Antragsgegnerin an. Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. Oktober 2002 den Löschungsantrag mit der Begründung zu-rückgewiesen, der von der Antragstellerin herangezogene druckschriftliche Stand der Technik rechtfertige nicht die Löschung des Streitgebrauchsmusters. Der Streitgegenstand sei nicht offenkundig vorbenutzt, weil zwischen den Beteiligten Geheimhaltung vereinbart gewesen sei. Gegen diesen Beschluss hat die Antragsstellerin Beschwerde eingelegt und er-gänzend auf die EH3 US 1 985 676 Bezug genommen. Außerdem macht sie gel-tend, der verteidigte Gegenstand sei in Wahrheit ein Verfahren und damit vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen. - 5 - Die Antragsgegnerin hat das Gebrauchsmuster zuletzt mit einer Anspruchsfas-sung verteidigt, bei der in Schutzanspruch 1 nach den Wörtern "Materialblock aus einer abgetafelten Warenbahn" die Wörter "aus flauschigem Material" eingefügt werden, hilfsweise mit einer Anspruchsfassung, bei der statt des Wortes "vor-komprimierte" das Wort "komprimierte" und statt des Wortes "fertigkomprimiert" das Wort "komprimiert" enthalten sind (Hilfsantrag). Die Antragsstellerin macht hierzu geltend, der Anspruch 1 beschreibe mit den Be-griffen "vorkomprimiert" und "fertigkomprimiert" ein spezielles, dem Endprodukt nicht anzusehendes Verfahren, das dem Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich sei. Zur Verteidigung nach dem Hilfsantrag ist sie der Auffassung, der Schutzgegen-stand sei durch Wegfall der temporalen Merkmale unzulässig erweitert, es liege nun ein Aliud vor. Die Antragstellerin beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Gebrauchs-muster zu löschen. Die Antragsgegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie bestreitet die offenkundige Vorbenutzung. Von der EH1 gelange der Fach-mann nicht ohne erfinderischen Schritt zum Streitgegenstand, da diese keine Per-foration nenne, welche nur aus anderen Gebieten wie der Papierverarbeitung be-kannt sei. Die EH2 und EH3 beträfen Papier und kein - nun beanspruchtes - "flau-schiges Material" im Sinne des Gebrauchsmusters, weshalb der Fachmann die EH2 und EH3 nicht in Betracht zöge, keinesfalls mit EH1 kombiniere. - 6 - Die Merkmale "vorkomprimiert" und "fertigkomprimiert" im Anspruch 1 nach Haupt-antrag stellten keine Verfahrensmerkmale dar, sondern beschrieben Eigenschaf-ten des flauschigen Materials. Der Fachmann erhalte mit Anspruch 1 keine Her-stellungsanleitung, sondern eine Beschreibung des Erzeugnisses. Da diesem der Verfahrensschritt der Vorkomprimierung aufgrund der in Schlaufen gelegten Ver-bindungsstreifen angesehen werde, handle es sich um einen zulässigen "pro-duct by process"-Anspruch. Der Begriff "komprimiert" in der hilfsweise verteidigten Fassung beschreibe eine Eigenschaft des flauschigen Materials, aber kein Verfahren. Nur durch die Strei-chung der zeitlichen Komponenten "vor-" und "fertig-" vor dem Begriff "kompri-miert" im Anspruch 1 ergäbe sich kein anderer Gegenstand im Sinne eines Aliud. Die Nebenintervenientin schließt sich der Auffassung und dem Antrag der An-tragsgegnerin an. II Die zulässige Beschwerde ist begründet. Denn der Löschungsantrag ist begrün-det. Der geltend gemachte Löschungsgrund mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG) liegt vor. Denn der Gegenstand des Gebrauchsmusters ist nach den §§ 1 bis 3 GebrMG nicht schutzfähig. 1. Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen Materialblock aus einer abgetafelten Warenbahn, der für die spätere Weiterverarbeitung zu Hygieneartikeln bearbeitet und in verpacktem Zustand bereitgestellt wird. Nach seiner Beschreibung (S 1, 4. Abs) ist aus der US 1 985 676 (EH3) ein Materialblock mit durch Perforationsli-nien in nebeneinander angeordnete Streifenlagen aufgeteilte und abgetafelte Wa-renbahnen bekannt. Sie erlauben aber mangels Verbindung der Streifenenden keinen unterbrechungsfreien Betrieb bei der Weiterverarbeitung und sind wenig standfest. Nach der Streitschrift (S 2, 3. Abs) gilt letzteres insbesondere für einen - 7 - mittels Vakuumverdichtung kunststoffverpackten Materialblock aus abgetafelten Warenbahnen, die mangels Perforationsstegen zwischen den Streifenlagen beim Öffnen der Verpackung auseinanderfallen. Ein derartiger Materialblock ist aus der WO 98/58864 (EH1) bekannt, dessen in Streifenlagen aufgeteilte Warenbahn für die Endlosfertigung von Hygieneartikel miteinander verbundene Streifenenden aufweist. Aufgabe der Erfindung ist es, eine einfache und kostengünstige Alternative zum Stand der Technik zu schaffen, welche einen in sich standstabilen, raumsparend zu lagernden und zu versendenden sowie rationell zu bildenden Materialblock mit Endlosfertigung der Produktionsartikel ermöglicht (vgl Streitschrift, S 2, 4. Abs). Die Lösung erfolgt mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1, wobei die Streifenlagen des Materialblocks seitlich durch die Perforationsstege verbunden sind, der Block in seiner Höhe vorkomprimiert ist, seine Streifenenden zu einem durchgehenden Streifen vernäht sind und der fertigkomprimierte Block in einer verschweißten Kunststoffhülle zu einem selbststehenden Materialblock verpackt ist. Damit wird ein raumsparender, standstabiler Materialblock hergestellt, bei dem nach Entfernen der Hülle für die Weiterverarbeitung nach dem Entkomprimieren des Blocks auf seine frühere Höhe ein endloses Abziehen der an ihren Enden sei-tengleich verbundenen Streifen einer Streifenlage möglich ist, wobei durch die Zugkräfte beim Abziehen der Streifen die seitlichen Perforationsstege abreißen. Der hier zuständige Fachmann ist ein Maschinenbau-Techniker für Fertigungs-technik mit einschlägigen Kenntnissen und Erfahrungen in Produktionsabläufen, insbesondere in der Bereitstellung von streifenförmigem Material zur laufenden Weiterverarbeitung. - 8 - 2. Der Anspruch 1 nach Hauptantrag ist zulässig. Er ist gegenüber dem eingetra-genen Anspruch dadurch beschränkt, dass die Warenbahn nun aus "flauschigem Material"besteht. Dieses Merkmal ist offenbart in der Gebrauchsmusterschrift (S 1, 3. Abs), also nicht unzulässig erweiternd. 3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist jedoch nach § 2 Nr 3 GebrMG dem Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich, da er ein Verfahren betrifft. a) Allerdings ist nicht schon das Vorhandensein verfahrenshafter Angaben - von "abgetafelt" und "eingebracht" bis "verschweißt" und "verpackt" - in dem Schutzan-spruch Anlass, den Gegenstand von vornherein als vom Schutzausschluss erfasst zu betrachten. Nicht einzelne Verfahrensmerkmale einer Erfindung sind vom Ge-brauchsmusterschutz ausgeschlossen (a.A. Bühring, GebrMG (6) § 2 Rdn 33), sondern nur eine bestimmte Kategorie von Erfindungen, nämlich solche, die "Ver-fahren" zum Gegenstand haben (§ 2 Nr 3 GebrMG). Also ist der Anmelder frei bei der Formulierung der Merkmale seiner Schutzansprüche sowie der Beschreibung und Bezeichnung, solange der Fachmann der Anmeldung ohne weiteres entneh-men kann, dass der als Erfindung unter Schutz gestellte Gegenstand ein Erzeug-nis (und kein Verfahren) ist. Dies wird bestätigt durch die Praxis, die belegt, dass in den seltensten Fällen Er-zeugnisse zum Gebrauchsmusterschutz angemeldet werden und ihn genießen, ohne dass dabei auf durchgeführte (und gelegentlich sogar auf noch durchzufüh-rende) Verfahrensschritte Bezug genommen wird. Entscheidend für die Zulässig-keit oder Unzulässigkeit solcher Merkmale ist nicht die formelle Eigenschaft, ein Verfahren - einen zeitbezogenen Vorgang - zu schildern; entscheidend ist viel-mehr, dass sie in der Sache dazu beitragen, ein Erzeugnis - also einen Gegen-stand, der durch seine Gestalt, Struktur, Konstruktion oder sonstigen, nicht von zeitgebundenen Abläufen geprägte Beschaffenheit charakterisiert ist - zu definie-ren, also nach seinem Inhalt als Erzeugnis eindeutig festzulegen. - 9 - b) Eine solche Umschreibung eines Erzeugnisses kann in der durch Schutzan-spruch 1 angegebenen Lehre jedoch nicht gesehen werden. Denn der Erfindungs-gedanke betrifft unmittelbar nicht das Erzeugnis "Materialblock", sondern das Ver-fahren zur Herstellung eines solchen Blocks. Dies wird deutlich aus der Abfolge der hierfür im Schutzanspruch angegebenen Verfahrensschritte, dass - nach dem Einbringen von Perforationslinien in die Warenbahn - zunächst der Block aus flauschigem Material in der Höhe vorkomprimiert wird, - bevor seine Streifenenden zu einem durchgehenden Streifen vernäht werden, und - anschließend der Block in der Höhe fertigkomprimiert wird, - bevor er in einer die Blockkomprimierung aufrechterhaltenden Kunststoffhülle verschweißt und somit platzsparend verpackt wird. Diese Abfolge von Verfahrensschritten ist wesentlich für die unter Schutz gestellte Lehre. Sie erschöpft sich in der Angabe der an einem näher bestimmten Aus-gangsprodukt vorzunehmenden Verfahrensmaßnahmen zur Erzielung eines End-produkts, indem dieses Endprodukt - der Materialblock - zunächst genannt und dann der Herstellungsweg vom Ausgangsprodukt - der abgetafelten Warenbahn - zu ihm hin in seinen verschiedenen Bearbeitungsabschnitten geschildert wird. Dass sich die erfinderische Lehre darin erschöpft, wird durch einen Vergleich mit den Verfahrensansprüchen (Schutzansprüche 6 bis 8) bestätigt, die zu der abge-zweigten Gebrauchsmusteranmeldung gehörten, bevor der Antragsgegner auf sie verzichtet hat. Sie waren mit den Patentansprüchen 6 bis 8 der Patentanmeldung, aus der die Abzweigung erklärt worden ist, identisch. Schutzanspruch 6 lautet: - 10 - 6. Verfahren zur Herstellung eines Materialblocks aus einer abgetalfelten Warenbahn, insbesondere nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der abgetafelte und perfo-rierte Block (MB) unter Standstabilitätsbildung in Höhen-richtung (H) vorkomprimiert wird, dann das Streifenende (4a) und der Streifenanfang (4b) der benachbarten Streifenlagen (3) seitengleich miteinander zu einem im gesamten Block (MB) durchgehenden Streifen (4) mit gleichen (nicht wechselnden) Streifenseiten (S) vernäht werden, danach der Block (MB) auf eine Verpackungs- und Trans-porthöhe (H1) fertigkomprimiert wird und anschließend der Block (MB) in einer die Blockkomprimie-rung aufrechterhaltenden verschweißten Kunststoffhülle (5) verpackt wird. In jenem Schutzanspruch (= Patentanspruch) 6 finden sich alle Merkmale wieder, die den Herstellungsweg für das Endprodukt Materialblock, beginnend mit dem Ausgangsprodukt der abgetafelten Warenbahn, bereits in dem "Erzeugnisan-spruch" 1 (und durch die Rückbeziehung auch in den weiteren Ansprüchen 2 bis 5) schildern. Schutzanspruch 1 enthält keine darüber hinausgehenden Merk-male. Der der Abzweigung zugrunde liegende Patentanspruch 1 stellt sich damit als auf ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis gerichteter Anspruch iSd § 9 Satz 2 Nr 3 PatG dar. Inwieweit die Anspruchsmerkmale dieses Erzeugnis nach seiner Ges-talt, Struktur, Konstruktion oder sonstigen Beschaffenheit definieren, ist in solchen Fällen nicht weiter von Bedeutung, weil die geschützte Lehre nicht in dem Erzeug-- 11 - nis, sondern in dem Verfahren besteht (vgl Benkard-Bruchhausen (9) PatG § 9 Rdn 52 unter Hinweis auf BGH GRUR 1969, 672, 674 - Rote Taube). Dem entspricht es, dass für den Gebrauchsmusterschutz solcher Erfindungen - also für den Schutz als Erzeugnis - auch verlangt wird, der Erfindungsgedanke müsse unmittelbar das Erzeugnis betreffen (vgl RG GRUR 1933, 307 - (Locken-nadel), BPatGE 20, 142 - (Membran)). Dies läßt sich aber von dem Gegenstand des vorliegenden Schutzanspruchs 1, der sich in der Lehre eines Herstellungsver-fahren für das Erzeugnis "Materialblock" erschöpft, nicht sagen. Ob und in welchem Umfang die verfahrenshaften Merkmale, insbesondere dass das Komprimieren des Blocks seine Endform in zwei zeitlich voneinander getrenn-ten Schritten erfolgt, dem fertigen Produkt anzusehen sind, ist demgegenüber nicht erheblich. Bei Vorliegen solcher Merkmale ist der den Erzeugniserfindungen vorbehaltene Gebrauchsmusterschutz nicht etwa eröffnet, wenn das Verfahren aus dem Erzeugnis erkennbar ist (so wohl Bühring (6) § 2 Rdn 46), sondern viel-mehr wenn als Schutzbegehren zweifelsfrei das Erzeugnis in seiner erzeugnishaf-ten Ausgestaltung aus den Verfahrensangaben erkennbar ist (vgl BPatG aaO; OLG Karlsruhe, Mitt 2001, 124 - Elektrischer Durchlauferhitzer). 4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag ist gegenüber demjenigen nach Hauptantrag in der Weise geändert, dass er in unzulässiger Weise (§ 4 Abs 5 Satz 2 GebrMG) über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie ursprünglich angemeldet worden ist. Hieraus können Rechte nicht her-geleitet werden. Diese Änderung besteht darin, dass im Anspruch 1 nach Hilfsantrag nun statt des Wortes "vorkomprimierte" das Wort "komprimierte" und statt des Wortes "fertig-komprimiert" das Wort "komprimiert" enthalten sind. Durch die Streichung der tem-poralen Präfixe "vor" und "fertig" bei den beiden Verfahrensschritten des Kompri-- 12 - mierens vor und nach dem Vernähen der Streifenenden gibt es im Anspruch 1 nach Hilfsantrag nur noch den Begriff "komprimiert". Damit handelt es sich gegenüber demjenigen nach Hauptantrag um einen Materi-alblock, der durch ein in seinem Ablauf zeitlich nicht definiertes Komprimieren her-gestellt ist. Den Anmeldeunterlagen ist ein derartiger Materialblock nicht zu ent-nehmen. In der Streitschrift (S 3, 3. Abs, S 6, Z 3, S 7, 2. Abs von unten, S 8, 5. Abs, S 9, 1. Abs und S 10, 1. Abs) sind ausdrücklich die zeitlich aufeinander folgenden, seiner Herstellung dienenden Verfahrensschritte "vorkomprimiert" und "fertigkomprimiert" angegeben. Die Erweiterung des Verfahrensablaufs um die Möglichkeit des Komprimierens in nur einem Schritt oder in mehr als zwei Schrit-ten und der entsprechend hieraus abgeleiteten unmittelbaren Verfahrenserzeug-nisse lässt sich aus der ursprünglichen erfindungswesentlichen Offenbarung nicht rechtfertigen. Eine Bereinigung des Anspruchs 1 um die unzulässige Erweiterung aber führt wieder zu dem nicht schutzfähigen Gegenstand nach dem Hauptantrag. 5. Da die Ansprüche 2 bis 5 nach Haupt- und Hilfsantrag nicht auf schutzfähige Ansprüche 1 rückbezogen sind und keine selbständigen Erzeugnisgegenstände erkennen lassen, sind sie gleichfalls vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlos-sen. 6. Für die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht keine rechtliche Grundlage. Die von der Antragsgegnerin aufgeworfene Rechtsfrage: "Führt die Streichung der zeitlichen Komponente in verfahrenshaften Merkmalen in Erzeug-nisansprüchen zu einem nicht schutzfähigen Aliud?" ist keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (§ 18 Abs 4 GebrMG iVm § 100 Abs 2 PatG), sondern eine je nach der im Einzelfall gegebenen Offenbarungsgrundlage zu beantworten-de Auslegungsfrage. - 13 - 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG und § 92 Abs 1, § 101 Abs 1, § 100 Abs 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine an-dere Entscheidung. Goebel Skribanowitz Harrer Be

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