BUNDESPATENTGERICHT 5 W (pat) 428/00 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 25. April 2001 … B E S C H L U S S In Sachen … BPatG 154 6.70 - 2 - betreffend das Gebrauchsmuster 296 23 383 (hier: Löschungsantrag) hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. April 2001 durch den Vorsitzenden Rich-ter Goebel sowie der Richter Dr. Niklas und Dr. Deiß beschlossen: Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabtei-lung I – vom 28. März 2000 wird zurückgewiesen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragsgegnerin. Der Wert des Gegenstandes der anwaltlichen Tätigkeit im Be-schwerdeverfahren wird auf 1,5 Millionen DM festgesetzt. G r ü n d e I. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 6. Februar 1998 als Abzweigung aus der deutschen Patentanmeldung 196 03 797.2 (Anmeldetag 2. Februar 1996) an-gemeldeten Gebrauchsmusters. Die GB-Prioritäten vom 6. Februar 1995 (Akten-zeichen GB 95 02 297), 17. Februar 1995 (Aktenzeichen GB 95 03 112) und vom - 3 - 15. Mai 1995 (Aktenzeichen GB 95 09 807) sind in Anspruch genommen. Das Ge-brauchsmuster ist am 20. Mai 1998 unter der Bezeichnung: Neue Formen von Paroxetin-Hydrochlorid in der Rolle eingetragen worden. Seine Schutzdauer ist verlängert. Die mit der Anmeldung eingereichten und der Eintragung zugrunde liegenden Schutzansprüche lauten: 1. Im wesentlichen von gebundenem Propan-2-ol freies Paroxe-tin-Hydrochlorid-Anhydrat. 2. Im wesentlichen von gebundenem organischem Lösungsmittel freies Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat. 3. Im wesentlichen von gebundenem Propan-2-ol freies Paroxe-tin-Hydrochlorid-Anhydrat, mit der Maßgabe, daß es nicht die Form Z ist. 4. Andere Paroxetin-Hydrochlorid-Solvate als das Propan-2-ol-Sol-vat. 5. Paroxetin-Hydrochlorid-Solvate nach Anspruch 4, wobei der solvatbildende Stoff aus Alkoholen mit Ausnahme von Pro-pan-2-ol, organischen Säuren, organischen Basen, Nitrilen, Keto-nen, Ethern, chlorierten Kohlenwasserstoffen und Kohlenwasser-stoffen ausgewählt ist. 6. Paroxetin-Hydrochlorid-Solvat nach Anspruch 4, wobei der solvatbildende Stoff aus Propan-1-ol, Ethanol, Essigsäure, Pyridin, - 4 - Acetonitril, Aceton, Tetrahydrofuran, Chloroform und Toluol aus-gewählt ist. 7. Im wesentlichen von gebundenem Propan-2-ol freies Paro-xe-tin-Hydrochlorid-Anhydrat in weitgehend reiner Form. 8. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach Anspruch 1 in Form A, da-durch gekennzeichnet, daß es einen Schmelzpunkt von etwa 123-125°C aufweist, wenn es in ähnlicher Reinheit wie das in Bei-spiel 1 beschriebene Material erhalten wird, signifikante IR-Bande (Figur 1) bei etwa 513, 538, 571, 592, 613, 665, 722, 761, 783, 806, 818, 839, 888, 906, 924, 947, 966, 982, 1006, 1034, 1068, 1091, 1134, 1194, 1221, 1248, 1286, 1340, 1387, 1493, 1513, 1562, 1604, 3402, 3631 cm-1 aufweist, die bei 10°C pro Minute gemessene DSC-Exotherme unter Verwendung einer offenen Schale ein Maximum bei etwa 126°C und unter Verwendung einer geschlossenen Schale ein Maximum bei etwa 121°C zeigt, es auch ein weitgehend ähnliches Röntgenbeugungsdiagramm wie das in Figur 4 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 6,6, 8,0, 11,2, 13,1° 2θ, und ein weitgehend ähnliches Festpha-sen-NMR-Spektrum wie das in Figur 7 gezeigte, umfassend cha-rakteristische Signale bei 154,3, 149,3, 141,6, 138,5 ppm, auf-weist. 9. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach Anspruch 1 in Form B, da-durch gekennzeichnet, daß es einen Schmelzpunkt von etwa 138°C aufweist, wenn es in ähnlicher Reinheit wie das in Bei-spiel 7 beschriebene Material erhalten wird, signifikante IR-Bande (Figur 2) bei etwa 538, 574, 614, 675, 722, 762, 782, 815, 833, 884, 925, 938, 970, 986, 1006, 1039, 1069, 1094, 1114, 1142, 1182, 1230, 1274, 1304, 1488, 1510, 1574, 1604, 1631 cm-1 auf-- 5 - weist, die bei 10°C pro Minute gemessene DSC-Exotherme so-wohl in offenen als auch in geschlossenen Schalen ein Maximum bei etwa 137°C zeigt, es auch ein weitgehend ähnliches Röntgen-beugungsdiagramm wie das in Figur 5 gezeigte, umfassend cha-rakteristische Signale bei 7,5, 11,3, 12,4, 14,3° 2θ, und ein weit-gehend ähnliches Festphasen-NMR-Spektrum wie das in Figur 8 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 154,6, 148,3, 150,1, 141,7, 142,7, 139,0 ppm, aufweist. 10. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach Anspruch 1 in Form C, da-durch gekennzeichnet, daß es einen Schmelzpunkt von etwa 164°C aufweist, wenn es in ähnlicher Reinheit wie das in Bei-spiel 8 beschriebene Material erhalten wird, signifikante IR-Bande (Figur 3) bei etwa 540, 574, 615, 674, 720, 760, 779, 802, 829, 840, 886, 935, 965, 984, 1007, 1034, 1092, 1109, 1139, 1183, 1218, 1240, 1263, 1280, 1507, 1540, 1558, 1598, 1652 cm-1 auf-weist, die bei 10°C pro Minute gemessene DSC-Exotherme so-wohl in offenen als auch in geschlossenen Schalen ein Maximum bei etwa 161°C zeigt, es auch ein weitgehend ähnliches Röntgen-beugungsdiagramm wie das in Figur 6 gezeigte, umfassend cha-rakteristische Signale bei 10,1, 12,1, 13,1, 14,3° 2θ, und ein weit-gehend ähnliches Festphasen-NMR-Spektrum wie das in Figur 7 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 154,0, 148,5, 143,4, 140,4 ppm, aufweist. 11. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach Anspruch 1 in Form D, da-durch gekennzeichnet, daß es als halbkristalliner Feststoff mit einem Schmelzpunkt von etwa 125°C vorkommt, wenn es in ähnli-cher Reinheit wie das in Beispiel 14 beschriebene Material erhal-ten wird, und die Form D auch dadurch gekennzeichnet ist, daß sie im wesentlichen ähnliche physikalische Eigenschaften auf-- 6 - weist, wenn sie aus der Toluol-Solvat-Vorstufe unter Verwendung von hier allgemein beschriebenen Verfahren hergestellt wird, wo-bei die Toluol-Solvat-Vorstufe signifikante IR-Bande bei etwa 1631, 1603, 1555, 1513, 1503, 1489, 1340, 1275, 1240, 1221, 1185, 1168, 1140, 1113, 1101, 1076, 1037, 1007, 986, 968, 935, 924, 885, 841, 818, 783, 760, 742, 720, 698, 672, 612, 572, 537 und 465 cm-1, und charakteristische Röntgenbeugungssignale bei 7,2, 9,3, 12,7 und 14,3° 2θ aufweist. 12. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach Anspruch 8, das in Form von Nadeln vorliegt. 13. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach Anspruch 9, das in Form von Nadeln vorliegt. 14. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach Anspruch 10, das in Form von Nadeln oder Prismen vorliegt. 15. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, die ausgewählt ist aus: im wesentlichen von gebundenem Pyridin freiem Paroxe-tin-Hydrochlorid-Anhydrat (Form A), im wesentlichen von gebun-dener Essigsäure freiem Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat (Form A), im wesentlichen von gebundenem Acetonitril freiem Pa-roxetin-Hydrochlorid-Anhydrat (Form A), Paroxetin-Hydrochlo-rid-Anhydrat (Form B), Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat (Form C), im wesentlichen von gebundenem Aceton freiem Paroxe-tin-Hydrochlorid-Anhydrat (Form A), im wesentlichen von gebundenem Ethanol freiem Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat (Form A), im wesentlichen von gebundenem Chloroform freiem Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat (Form A), Paroxetin-Hydro-chlorid-Anhydrat (Form C), im wesentlichen von gebundenem - 7 - Propan-1-ol freiem Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat (Form A), Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat (Form D) und im wesentlichen von gebundenem Tetrahydrofuran freiem Paroxetin-Hydrochlo-rid-Anhydrat (Form A). Die Antragsgegnerin hat am 26. Juni 1998 neu gefaßte Schutzansprüche mit fol-gendem Wortlaut zur Gebrauchsmusterakte nachgereicht: 1. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Form A, dadurch gekenn-zeichnet, daß es einen Schmelzpunkt von etwa 123-125°C aufweist, signifikante IR-Banden (Figur 1) bei etwa 513, 538, 571, 592, 613, 665, 722, 761, 783, 806, 818, 839, 888, 906, 924, 947, 966, 982, 1006, 1034, 1068, 1091, 1134, 1194, 1221, 1248, 1286, 1340, 1387, 1493, 1513, 1562, 1604, 3402, 3631 cm-1 aufweist, die bei 10°C pro Minute gemessene DSC-Exotherme unter Verwendung einer offenen Schale ein Maximum bei etwa 126°C und unter Verwendung einer ge-schlossenen Schale ein Maximum bei etwa 121°C zeigt, es auch ein Röntgenbeugungsdiagramm wie das in Figur 4 ge-zeigte, umfassend charakteristische Signale bei 6,6, 8,0 11,2, 13,1° 2θ, und ein Festphasen-NMR-Spektrum wie das in Fi-gur 7 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 154,3, 149,3, 141,6, 138,5 ppm, aufweist. 2. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Form B, dadurch gekenn-zeichnet, daß es einen Schmelzpunkt von etwa 138°C auf-weist, signifikante IR-Banden (Figur 2) bei etwa 538, 574, 614, 675, 722, 762, 782, 815, 833, 884, 925, 938, 970, 986, 1006, 1039, 1069, 1094, 1114, 1142, 1182, 1230, 1274, 1304, 1488, 1510, 1574, 1604, 1631 cm-1 aufweist, die bei 10°C pro Minute gemessene DSC-Exotherme sowohl in offenen als auch in ge-- 8 - schlossenen Schalen ein Maximum bei etwa 137°C zeigt, es auch ein Röntgenbeugungsdiagramm wie das in Figur 5 ge-zeigte, umfassend charakteristische Signale bei 7,5, 11,3, 12,4, 14,3° 2θ, und ein Festphasen-NMR-Spektrum wie das in Fi-gur 8 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 154,6, 148,3, 150,1, 141,7, 142,7, 139,0 ppm, aufweist. 3. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Form C, dadurch gekenn-zeichnet, daß es einen Schmelzpunkt von etwa 164°C auf-weist, signifikante IR-Banden (Figur 3) bei etwa 540, 574, 615, 674, 720, 760, 779, 802, 829, 840, 886, 935, 965, 984, 1007, 1034, 1092, 1109, 1139, 1183, 1218, 1240, 1263, 1280, 1507, 1540, 1558, 1598, 1652 cm-1 aufweist, die bei 10°C pro Minute gemessene DSC-Exotherme sowohl in offenen als auch in ge-schlossenen Schalen ein Maximum bei etwa 161°C zeigt, es auch ein Röntgenbeugungsdiagramm wie das in Figur 6 ge-zeigte, umfassend charakteristische Signale bei 10,1, 12,1, 13,1, 14,3° 2θ, und ein Festphasen-NMR-Spektrum wie das in Figur 7 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 154,0, 148,5, 143,4, 140,4 ppm, aufweist. 4. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Form D, dadurch gekenn-zeichnet, daß es aus der Toluol-Solvat-Vorstufe durch Trock-nung bei 80°C erhältlich ist, wobei die Toluol-Vorstufe signifi-kante IR-Bande bei etwa 1631, 1603, 1555, 1513, 1503, 1489, 1340, 1275, 1240, 1221, 1185, 1168, 1140, 1113, 1101, 1076, 1037, 1007, 986, 968, 935, 924, 885, 841, 818, 783, 760, 742, 720, 698, 672, 612, 572, 537 und 465 cm-1, und charakteristi-sche Röntgenbeugungssignale bei 7,2, 9,3, 12,7 und 14,3° 2θ aufweist. - 9 - 5. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach Anspruch 1, das in Form von Nadeln vorliegt. 6. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach Anspruch 2, das in Form von Nadeln vorliegt. 7. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat nach Anspruch 3, das in Form von Nadeln oder Prismen vorliegt. Die Antragstellerin hat am 12. Mai 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, das Gebrauchsmuster zu löschen. Zur Begründung hat sie vorgetragen, daß die Gegenstände des Gebrauchsmusters - auch im Umfang dieser nachge-reichten Schutzansprüche - im Hinblick auf den Stand der Technik nicht neu seien bzw nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhten. Zum Stand der Technik hat die Antragstellerin auf folgende Druckschriften hinge-wiesen: (1) GB 85 26 407 (Prioritätsdokument zur EP 223 403) (2) EP 223 403 (3) International Journal of Pharmaceutics, 42 (1988) 135-143 (4) Stichwort "Polymorphie" in Römpp Lexikon Chemie - Ver-sion 1.5, Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag 1998 (CD-ROM) (5) Stichwort "Kristallmorphologie" in Römpp Lexikon Chemie - Version 1.5, Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag 1998 (CD-ROM) (6) Stichwort "Modifikation" in Römpp Lexikon Chemie - Ver-sion 1.5, Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag 1998 (CD-ROM) - 10 - Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag widersprochen und das Ge-brauchsmuster später im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 7 vom 26. Juni 1998 verteidigt. Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß vom 28. März 2000 das Gebrauchsmuster teilgelöscht, soweit es über die Schutzansprüche 2 bis 4, 6 und 7 vom 26. Juni 1998 hinausgeht. Zur Begründung hat die Gebrauchsmusterabteilung im wesentlich ausgeführt, daß der Gegenstand gemäß Anspruch 1 im Hinblick auf die Entgegenhaltung (1) nicht mehr neu sei. Das Merkmal des Unteranspruchs 5 ergebe sich bei Anwendung der geeigneten und durch diese Entgegenhaltung vorbeschriebenen Herstellungs-maßnahmen von selbst. Die Gegenstände des Gebrauchsmusters im Umfang der Ansprüche 2 bis 4 bzw 6 und 7 vom 7. Juni 1998 seien dagegen schutzfähig. Gegen diesen Beschluß hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Die Antragsgegnerin verteidigt das Gebrauchsmuster in erster Linie mit den am 23. April 2001 eingereichten Schutzansprüchen 1 bis 6 gemäß Hauptantrag. Diese Fassung der Schutzansprüche nach Hauptantrag unterscheidet sich von der am 26. Juni 1998 eingereichten Anspruchsfassung dadurch, daß das Merkmal des dortigen Anspruchs 5 und in Form von Nadeln vorliegt in den Schutzanspruch 1 mit aufgenommen worden ist, sowie durch die Strei-chung des Wortes "und" vor der Angabe "ein Festphasen-NMR-Spektrum". Die Ansprüche 2 bis 4 bzw 5 und 6 entsprechen den Schutzansprüchen 2 bis 4 bzw 6 und 7 der vorstehend wiedergegebenen Anspruchsfassung vom 26. Ju-ni 1998. - 11 - Hilfsweise verteidigt die Antragsgegnerin das Gebrauchsmuster mit den am 23. April 2001 eingereichten Schutzansprüchen 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag. Der Schutzanspruch 1 dieses Hilfsantrags unterscheidet sich vom Schutzan-spruch 1 in der Fassung vom 26. Juni 1998 durch die Streichung des Wortes "und" vor der Angabe "ein Festphasen-NMR-Spektrum" sowie durch die folgenden zusätzlichen Merkmale, die sich dort an das letzte Wort "aufweist" anschließen: und in Form von Nadeln vorliegt, erhältlich durch ein Verfahren umfassend die Kristallisation des Paroxetin-Hydrochlorid-Solvats durch das in Kontakt bringen der freien Base Paroxetin mit trocke-nem Chlorwasserstoffgas in einem organischen Lösungsmittel oder einem Gemisch aus organischen Lösungsmitteln, das mit herkömmlichen Trocknungsverfahren nicht entfernbar ist, und an-schließend das Verdrängen des (der) solvatisierten Lösungsmit-tel(s) unter Verwendung eines Verdrängungsmittels. Die Ansprüche 2 bis 4 bzw 5 und 6 gemäß Hilfsantrag entsprechen den Schutzan-sprüchen 2 bis 4 bzw 6 und 7 der vorstehend wiedergegebenen Anspruchsfas-sung vom 26. Juni 1998. Nach Meinung der Antragsgegnerin ist der Gegenstand der verteidigten Schutzan-sprüche durch den Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt. Dabei komme dem Merkmal, wonach das Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat Form A in Form von Nadeln vorliege, besondere Bedeutung zu. Diese Nadelform der Kristalle sei im Stand der Technik gemäß GB 85 26 407 (1) oder EP 223 403 (2) weder beschrieben noch durch ein Nacharbeiten daraus ableitbar. Der Fachmann habe angesichts der in (2) beschriebenen Plättchenform von Paroxetin-Hydro-chlorid-Anhydrat auch keine Nadelform der Kristalle erwarten können, die sich zu-dem durch ein schnelleres Auflösen auszeichne. Erst das neue und erfinderische Verfahren gemäß vorliegendem Gebrauchsmuster habe die Herstellung und damit - 12 - Bereitstellung einer stabilen reproduzierbaren und schnell löslichen Form von Pa-roxetin-Hydrochlorid-Anhydrat ermöglicht. Zur Stütze ihrer Auffassung verweist sie noch auf die Druckschrift The Merck Index 1996, S 1210 sowie auf ein Gutachten von Prof. Dr. Byrn, eine Erklärung von Victor Jacewicz und eine Stellungnahme von Prof. Dr. Gille. Die Antragsgegnerin beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Löschungsan-trag im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 6 nach Hauptantrag, eingereicht am 23. April 2001, hilfsweise im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 6 nach Hilfsan-trag, eingereicht am 23. April 2001, zurückzuweisen. Die Antragstellerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde. Sie verweist auf ein im parallelen Verletzungsverfahren angefertigtes Gutachten von Dr. H.M. Heise und vertritt wie bereits vor der Gebrauchsmusterabteilung die Ansicht, daß die GB 85 26 407 (1) neuheitsschädlich für den Gegenstand gemäß Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters sei. Ein Nacharbeiten des dort all-gemein beschriebenen Verfahrens zur Herstellung von Paroxetin-Hydrochlorid-An-hydrat durch Trocknen der wasserfreien Solvatvorstufe führe, ergänzt durch fach-männisches Wissen ausweislich der vorgelegten Ergebnisse ebenfalls zur Modifi-kation A des Anhydrats und zu einem Produkt in Nadelform. Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf die Schrift-sätze verwiesen. - 13 - II. Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig, jedoch nicht begründet. Denn der Löschungsantrag ist nicht in weitergehendem Umfang, als dies im angefochte-nen Beschluß ausgesprochen ist, unbegründet. Soweit sich die Löschung durch den angefochtenen Beschluß nicht wegen des teilweise fallengelassenen Wider-spruchs bereits aus § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG ergibt, folgt sie aus § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG; in diesem Umfang ist der Löschungsanspruch wegen mangelnder Schutzfähigkeit gegeben. 1) Eine Zurückweisung des Löschungsantrags im Umfang des (eingetragenen) Schutzanspruchs 1, soweit er über den Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der am 23. April 2001 eingereichten Fassung gemäß Hauptantrag hinausgeht, ist nicht gerechtfertigt. Denn auch der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der Fassung gemäß dem Hauptantrag ist nicht schutzfähig (§§ 1, 3 GebrMG). a) Die beschränkte Verteidigung ist zulässig. Der verteidigte Schutzanspruch 1 ist gegenüber dem Schutzanspruch 1, der dem angefochtenen Beschluß zugrunde lag, durch die Merkmale des Anspruchs 5 dieser Fassung, wonach das Paroxe-tin-Hydrochlorid-Anhydrat nach Anspruch 1 in Form von Nadeln vorliegt, einge-schränkt und geht damit nicht über den angefochtenen Schutzanspruch 1 hinaus. Die Merkmale des verteidigten Schutzanspruchs 1 sind auch aus den eingetrage-nen Schutzansprüchen herleitbar (vgl dort Schutzansprüche 8 und 12). b) Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ist im Hinblick auf die GB 85 26 407 (1) nicht mehr neu. In einer Druckschrift ist alles das offenbart, was in der Gesamtheit der Unterlagen schriftlich niedergelegt ist und sich dem Fachmann ohne weiteres aus dem Ge-samtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag erschließt. Für die Frage der eine Be-schränkung des Patentanspruchs erlaubenden Offenbarung der Erfindung spielt - 14 - weder eine Rolle, ob etwas in der Beschreibung gegenüber gleichzeitig offenbar-ten anderen Lösungen als vorteilhaft, zweckmäßig oder bevorzugt bezeichnet ist, noch gibt es eine Abstufung in der Wertigkeit der für die Beschreibung der Erfin-dung benutzten Offenbarungsmittel. Die besondere Hervorhebung oder Betonung, etwa als Gegenstand einer Ausführungsform oder eines Beispiels, oder die Kenn-zeichnung als vorteilhaft, zweckmäßig oder bevorzugt, erleichtern lediglich die Er-kenntnis, daß das betreffende Merkmal oder die engere Lehre als zu der bean-spruchten Erfindung gehörend offenbart ist. Das Fehlen solcher Kriterien schließt hingegen eine solche Offenbarung nicht aus. Die Ermittlung des Gesamtinhalts der Erstunterlagen hat mit den Augen des Fachmanns zu erfolgen; zu prüfen ist, welche Erkenntnisse ihm dadurch, objektiv und ohne weiteres, vermittelt worden sind (vgl BGH, GRUR 1990, 510 - Crackkatalysator). Es gibt auch keinen Rechtssatz des Inhalts, daß ein Patentanspruch nur in dieser Weise beschränkt werden könne, daß sämtliche Merkmale eines Ausführungsbei-spiels, die der Aufgabenlösung förderlich sind, insgesamt in den Patentanspruch eingefügt werden müßten (vgl BGH, BlPMZ 1990, 325 - Spleißkammer). Berücksichtigt man diese vom Bundesgerichtshof zur Offenbarung von Merkmalen in Patentansprüchen entwickelten Grundsätze und nimmt man als zuständigen Fachmann einen promovierten Diplomchemiker an, der mit der Synthese von Wirkstoffen befaßt und vertraut ist, so ergibt sich ein dieser Druckschrift für ihn oh-ne weiteres entnehmbarer Offenbarungsgehalt, der es zuließe, einen Anspruch auf folgenden Gegenstand zu richten: 1a) Verfahren zur Herstellung von Paroxetin-Hydrochlorid-Iso-propanol-Solvat, dadurch gekennzeichnet, daß man unter wasserfreien Bedingungen gasförmigen Chlorwasserstoff zu einer Lösung der freien Base in Isopropanol zugibt und das Isopropanol-Solvat auskristallisiert, - 15 - (vgl (1) S 3 Abs 2 iVm S 5 Abs 4 Z 1 bis 8 v unten). Daß dort auch die Herstellung dieses Solvats unter nicht wasserfreien Bedingungen, zB mit Salzsäure beschrie-ben wird, steht einem solchen Anspruch nicht entgegen, zumal die Herstellung un-ter wasserfreien Bedingungen bevorzugt ("ideally") genannt ist. Zwar ist der genannten Textstelle zu entnehmen, daß Paroxetin-Hydrochlorid-An-hydrat, dadurch hergestellt werden kann, daß man das Solvatlösungsmittel aus dem bevorzugt unter wasserfreien Bedingungen hergestellten Paroxetin-Hydro-chlorid-Isopropanol-Solvat entfernt, und zwar kann das durch Trocknen unter Va-kuum bei hohen Temperaturen, zB 60°C, erfolgen (vgl S 5 Abs 4 und S 6 Abs 1). Ungeachtet der zwischen den Parteien strittigen Frage, ob ein solches Vorgehen bereits zu einem Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat mit den Merkmalen gemäß Schutzanspruch 1 führt, entnimmt der Fachmann dem Beispiel 1 dieser Druck-schrift jedoch noch einen zweiten Weg für die Herstellung von Paroxetin-Hydro-chlorid-Anhydrat (vgl S 9 Abs 3). Hierzu wird das zunächst aus der freien Base hergestellte Acetatsalz von Paroxetin in Isopropanol gelöst und mit einer Mischung aus konzentrierter Salzsäure und weiterem Isopropanol behandelt. Nach 16 Stun-den Stehenlassen bei 0°C werden die Isopropanol enthaltenden Kristalle des Hy-drochloridsalzes filtriert und getrocknet. Auch wenn hier keine wasserfreien Bedin-gungen eingehalten werden, was schon der Einsatz von Salzsäure zeigt, so kann der Fachmann unter Berücksichtigung der Gesamtaussage dieser Druckschrift und insbesondere der Textstelle auf Seite 5 Absatz 4 diese Angaben nur so ver-stehen, daß auch hier im Beispiel 1 zunächst die Herstellung des Paroxetin-Hydro-chlorid-Isopropanol-Solvats erfolgt. Denn entsprechend der Textstelle auf Seite 5 Absatz 4 der Beschreibung erhält man dieses Solvat auch dann, wenn man das Acetatsalz von Paroxetin in Isopropanol als Lösungsmittel mit konzentrierter Salz-säure behandelt und anschließend kristallisiert. Der Einwand der Antragsgegnerin, im Beispiel 1 werde nicht die Herstellung des Isopropanolsolvats beschrieben, kann angesichts dieser eindeutigen Angaben in der Druckschrift (1) nicht überzeu-gen. Um nun Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat zu erhalten, wird im Beispiel 1 das, wie erläutert, zunächst hergestellte Paroxetin-Hydrochlorid-Isopropanol-Solvat für - 16 - etwa 20 Minuten in Wasser gerührt, abfiltriert und getrocknet. Aus dieser Arbeits-weise ergibt sich bereits, daß es sich hierbei nicht, wie die Antragstellerin geltend macht, um übliches Umkristallisieren handelt. Aufgrund der zitierten, durch den Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze zur Bewertung der Offenbarung von Merkmalen in Patentansprüchen hat somit auch folgendes Verfahren durch die Druckschrift (1) als offenbart zu gelten: 1b) Verfahren zur Herstellung von Paroxetin-Hydrochlorid-An-hy-drat, dadurch gekennzeichnet, daß man Paroxetin-Hydrochlo-rid-Isopropanol-Solvat mit Wasser behandelt, anschließend abfil-triert und trocknet. Es kann nun nach Überzeugung des Senats nicht außerhalb der von der Druck-schrift (1) vermittelten Lehre liegen, das nach Verfahren 1a) bevorzugt hergestellte Paroxetin Hydrochlorid-Anhydrat-Isopropanol-Solvat beim Verfahren gemäß 1b) einzusetzen. Eine solche Arbeitsweise ist somit im Hinblick auf das in der Druck-schrift (1) Offenbarte nicht mehr neu. Denn bei der Beurteilung einer Vorveröffent-lichung auf Neuheitsschädlichkeit und bei der Prüfung, ob auf einen in einer Pa-tentanmeldung enthaltenen Lösungsgedanken ein Schutzanspruch gerichtet wer-den kann, ist von einem einheitlichen Offenbarungsbegriff auszugehen (vgl BGH, GRUR 1981, 812 - Etikettiermaschine). Gerade bei einem solchen Verfahren wird aber, wie die Antragsgegnerin mehrfach betont hat und wie im Streitgebrauchsmu-ster im einzelnen beschrieben wird, ein Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat mit den im vorliegenden Schutzanspruch 1 angegebenen Merkmalen erhalten (vgl den Schriftsatz der Antragstellerin vom 6. November 2000 S 3 Abs 2 und DE 296 23 383 U1 S 6 Z 6 bis 21 iVm S 12 Z 32 bis S 13 Z 15). Der Umstand, daß ein in dieser Weise charakterisiertes Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat, dh mit den im Schutzanspruch 1 angegebenen Parametern und in Form von Nadeln, nicht in der Druckschrift (1) beschrieben wird, macht diesen Stoff nicht schon deshalb ge-genüber der Offenbarung der Entgegenhaltung neu. Denn zu dem neuheitsschäd-- 17 - lichen Offenbarungsinhalt der Beschreibung eines Verfahrens gehört auch, was dem Sachverständigen erst bei der Nacharbeitung des vorbeschriebenen Verfah-rens über dessen Ergebnis unmittelbar und zwangsläufig offenbar wird (vgl BGH, GRUR 1980, 283 - Terephthalsäure), im vorliegenden Fall also die Modifikation A von Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Form von Nadeln. Berücksichtigt man das praktische Vorgehen des hier zuständigen Fachmanns, der aufgrund der Angaben in (1) Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat herstellen möchte, so kommt man zu keiner anderen Beurteilung der Neuheit des Gegen-standes gemäß Schutzanspruch 1. Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat wird in der Druckschrift (1) ua bereits durch das Infrarotspektrum gemäß Figur 5 und das Röntgenbeugungsspektrum gemäß Fi-gur 4 charakterisiert, so daß der Fachmann schon insofern eindeutige Zielvorga-ben erhält. Anzumerken ist hierbei, daß diese Spektren mit den entsprechenden Angaben für die Modifikation A im vorliegenden Gebrauchsmuster weitgehend übereinstimmen, so daß man von der Identität der jeweiligen Stoffe ausgehen muß (vgl vorliegendes Gebrauchsmuster Fig 1a und 4 sowie die Ausführungen der Gebrauchsmusterabteilung im angefochtenen Beschluß). Da, wie erläutert, beide in der Druckschrift (1) beschriebenen Wege zur Herstel-lung des Anhydrats von der Isopropanol-Solvat-Vorstufe ausgehen, wird der Fachmann zunächst dieses Ausgangsmaterial, und zwar auf dem in der Druck-schrift (1) bevorzugt angegebenen Herstellungsweg, also unter wasserfreien Be-dingungen, herstellen. Für orientierende Versuche setzt der Chemiker in aller Re-gel nicht das gesamte hergestellte Ausgangsmaterial, sondern nur einen Teil da-von ein. Nimmt man zu Gunsten der Antragsgegnerin an, daß im Gegensatz zum Vortrag der Antragstellerin der Versuch des Trocknens des so erhaltenen Paroxe-tin-Hydrochlorid-Isopropanol-Solvats im Vakuum bei 60°C nicht bereits zum ge-wünschten Erfolg führt, was anhand der durch (1) vorgegebenen Spektren einfach überprüfbar ist, dann wird er mit einem weiteren Teil des Ausgangsmaterials den ebenfalls vorgegebenen Weg der Behandlung der Solvatkristalle mit Wasser aus-- 18 - probieren und damit wiederum, wie bereits erläutert, zwangsläufig zur Modifika-tion A des Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrats in Nadelform gelangen, wie sie im verteidigten Schutzanspruch 1 charakterisiert wird. Auch dieses bisher nicht be-kannte Ergebnis ist aber im Hinblick auf die zitierte Terephthalsäure-Entscheidung des Bundesgerichtshofs dem neuheitsschädlichen Offenbarungsinhalt der Druck-schrift (1) zuzurechnen. 2) Das Gebrauchsmuster ist im Umfang des Schutzanspruchs 1 auch in der Fas-sung des Hilfsantrags nicht schutzfähig. Auch der Gegenstand des Schutzan-spruchs 1 gemäß Hilfsantrag erweist sich als nicht mehr neu gegenüber der Druckschrift (1). Der Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag unterscheidet sich von demjenigen nach Hauptantrag durch die folgenden zusätzlichen Merkmale: erhältlich durch ein Verfahren umfassend die Kristallisation des Paroxetin-Hydrochlorid-Solvats durch das in Kontakt bringen der freien Base Paroxetin mit trockenem Chlorwasserstoffgas in einem organischen Lösungsmittel oder einem Gemisch aus organischen Lösungsmitteln, das mit herkömmlichen Trocknungsverfahren nicht entfernbar ist, und anschließend das Verdrängen des (der) solvatisierten Lösungsmittel(s) unter Verwendung eines Verdrän-gungsmittels. Diese zusätzlichen Merkmale sind aus den ursprünglichen und eingetragenen Un-terlagen des Streitgebrauchsmuster herleitbar (vgl S 6 Z 8 bis 21 und Z 33 bis 36). Der auf eine formelmäßig beschreibbare und durch zusätzliche Parameter charak-terisierbare chemische Verbindung gerichtete Schutzanspruch 1 gemäß Hauptan-trag wird gemäß Hilfsantrag durch die zusätzlich genannten Verfahrensmaßnah-men von Herstellungsmöglichkeiten ergänzt und somit als sog. "product-by-pro-cess"-Anspruch formuliert. Ob eine solche Formulierung, die zur Kennzeichnung von Stoffen heranzuziehen ist, die sich mit anderen Mitteln nicht hinreichend deut-- 19 - lich charakterisieren lassen, im vorliegenden Fall sinnvoll und zulässig ist, kann bei der gegebenen Sachlage dahingestellt bleiben. Denn diese Formulierung ist mit keiner sachlichen Beschränkung des Schutzbegehrens verbunden, da auch ein in dieser Weise formulierter Stoffanspruch zu einem Schutz des Stoffes führt, der unabhängig von der Art seiner Herstellung ist (vgl BGH, BlPMZ 1993, 439, 442 re Sp - Tetraploide Kamille): Zwischen dem Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemäß Hauptantrag und demjenigen gemäß Hilfsantrag besteht somit in der Sa-che und damit auch im Hinblick auf die Beurteilung der Neuheit kein Unterschied. Denn die zur zusätzlichen Kennzeichnung herangezogenen Verfahrensmaßnah-men führen zu demselben Stoff, wie er im Schutzanspruch 1 gemäß Hauptantrag gekennzeichnet wird. Darüber hinaus sind, wie zum Hauptantrag im einzelnen dargelegt, in der Druck-schrift (1) bereits diejenigen Verfahrensmaßnahmen konkret offenbart, die zur Herstellung der Modifikation A von Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Nadelform gemäß Hauptantrag führen und die im Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag in be-zug auf das solvatbildende Lösungsmittel (Isopropanol) und das Verdrängungsmit-tel (Wasser) in allgemeiner Form wiedergegeben werden. 3. Die Löschung des Gebrauchsmusters im Umfang des (eingetragenen) Schutz-anspruchs 5, der nicht mehr gesondert verteidigt wird, ist nach § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG gerechtfertigt. 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 1 und 2 PatG, § 97 ZPO. Daß die Billigkeit eine andere Entscheidung erfor-dert, ist nicht ersichtlich. Goebel Dr. Niklas Richter Dr. Deiß ist wegen Urlaubs gehindert zu un-terschreiben Goebel Be/prö
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