5 W (pat) 434/06  - 5. Senat (GebrM)

BUNDESPATENTGERICHT 5 W (pat) 434/06 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … BPatG 152 08.05 - 2 - … betreffend das Gebrauchsmuster 298 21 135.1 (hier: Beschwerde gegen die Kostenauferlegung) hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie den Richter Baumgärtner und den Richter Guth beschlossen: 1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deut-schen Patent- und Markenamts vom 24. Mai 2006 wird im Kostenpunkt aufgehoben. Die Kosten des Löschungsverfah-rens werden der Beschwerdegegnerin in vollem Umfang auf-erlegt. 2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. 3. Im Übrigen trägt die Beschwerdegegnerin die Kosten des Be-schwerdeverfahrens. G r ü n d e I. Die Löschungsantragsgegnerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Be-schwerdeführerin) ist Inhaberin des am 25. November 1998 beim Deutschen Pa-tent- und Markenamt unter der Bezeichnung „Freischneider“ mit neun Schutzan-sprüchen angemeldeten, am 4. Februar 1999 in das Gebrauchsmusterregister - 3 - eingetragenen und am 18. März 1999 bekannt gemachten Gebrauchsmusters 298 21 135.1 (Streitgebrauchsmuster). Mit Schreiben vom 21. Mai 2001 hat die Beschwerdeführerin acht neue Schutzansprüche eingereicht mit dem Hinweis, Schutz nur noch im Rahmen dieser Ansprüche zu begehren. Die Löschungsantragstellerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Be-schwerdegegnerin) hat am 2. Juli 2004 wegen Schutzunfähigkeit die teilweise Lö-schung des Streitgebrauchsmusters im Umfang der neuen Ansprüche 1, 2, 3, 5 und 8 beantragt. Die Beschwerdeführerin hat dem Löschungsantrag widerspro-chen und gleichzeitig dessen Unzulässigkeit gerügt, da er sich nur gegen die neuen Schutzansprüche und nicht gegen das Streitgebrauchsmuster in seiner ur-sprünglich eingereichten Fassung gerichtet habe. Mit Beschluss vom 24. Mai 2006 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deut-schen Patent- und Markenamts das Streitgebrauchsmuster teilgelöscht, soweit es über die Schutzansprüche 1 bis 8 vom 8. Mai 2001 hinausgeht und den weiterge-henden Löschungsantrag zurückgewiesen. Die Kosten des Löschungsantrags hat die Gebrauchsmusterabteilung der Beschwerdegegnerin zu 3/5 und der Beschwerdeführerin zu 2/5 auferlegt. Zur Begründung der teilweisen Kostenüber-bürdung auf die Beschwerdeführerin hat die Gebrauchsmusterabteilung ausge-führt, dass diese dem Löschungsantrag nicht eindeutig im Umfang der verteidigten Schutzansprüche teilwidersprochen habe. Damit ergebe sich, dass das Streit-gebrauchsmuster nur mit einem nicht unerheblich eingeschränkten Gegenstand habe bestätigt werden könne. Gegen die Kostenentscheidung richtet sich die Beschwerde. Die Beschwerdefüh-rerin ist der Auffassung, dass sich ihr Widerspruch eindeutig auf den Teillö-schungsantrag vom 2. Juli 2004 bezogen habe, der nur die eingeschränkten An-sprüche in der Fassung vom 21. Mai 2001 zum Gegenstand gehabt habe. Einem anderen als diesem Antrag habe sie zum damaligen Zeitpunkt nicht widerspre-chen können, wobei dessen Unzulässigkeit für die Frage des Umfangs des Wider-spruchs keine Rolle spiele. Selbst wenn der Widerspruch nicht eindeutig gewesen sein sollte, hätte die Erklärung zumindest als Teilwiderspruch ausgelegt werden - 4 - müssen, zumal das Streitgebrauchsmuster während des gesamten Verfahrens nie im Umfang der ursprünglichen Ansprüche verteidigt worden sei. Demnach hätten die Kosten des Verfahrens der Beschwerdegegnerin vollständig auferlegt werden müssen. Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I vom 24. Mai 2006 im Kostenpunkt aufzuheben und die Kosten des Löschungsverfah-rens der Beschwerdegegnerin in vollem Umfang aufzuerlegen. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie ist der Auffassung, dass es sich bei dem Widerspruch aufgrund der fehlenden Einschränkungen bezüglich seines Umfangs eindeutig um einen vollständigen Wi-derspruch gehandelt habe. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. II. Die zulässige Beschwerde ist in vollem Umfang begründet und führt weiterhin zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Sowohl aus der Formulierung des Wider-spruchs als auch aus dem sonstigen Vorbringen der Beschwerdeführerin im Lö-schungsverfahren ergibt sich zweifelsfrei, dass der Widerspruch nur im Umfang der eingeschränkten Schutzansprüche eingelegt worden ist. - 5 - 1. Die Auffassung im angefochtenen Beschluss, die Beschwerdeführerin habe dem Löschungsantrag nicht eindeutig im Umfang der verteidigten Schutzan-sprüche teilwidersprochen, lässt sich weder mit dem Inhalt des Wider-spruchsschriftsatzes noch mit dem sonstigen Verfahrensablauf begründen. Wie die Beschwerdeführerin in ihrem Widerspruchsschriftsatz vom 6. September 2004 zu Recht gerügt hat, war der Löschungsantrag der Be-schwerdegegnerin vom 2. Juli 2004 unzulässig, da er sich nicht gegen das Streitgebrauchsmuster in seiner eingetragenen Form gerichtet hat (vgl. BPatGE 45, 53 ff., 56 und Ls. 1; Loth GebrMG § 17 Rn. 13; vgl. auch Busse-Keukenschrijver, PatG. 6. Aufl. 2003, § 16 GebrMG, Rn. 10). Unabhängig davon, dass der unzulässige Löschungsantrag auch bei Nichtwiderspruch nicht zu einer Löschung hätte führen können (vgl. Benkard-Goebel GebrMG § 17 Rn. 6), hat die Beschwerdeführerin gleichwohl diesem unzulässigen und damit eindeutig nur dem eingeschränkten Antrag widersprochen. Dies ergibt sich nicht nur daraus, dass ein anderer - zulässiger - Löschungsantrag im Zeitpunkt des Widerspruchs nicht vorhanden war, worauf die Beschwerde-führerin zu Recht hinweist. Ausdrücklich hat sie unter Verweis auf den in dem Löschungsantrag ausschließlich enthaltenen Angriff auf die nachgereichten Ansprüche ausführt, dass „der besagte Löschungsantrag aus den folgenden Gründen unzulässig“ war. Irgendwelche Unklarheiten in der Richtung, dass damit eine Verteidigung des Schutzrechts in seiner eingetragenen Form ge-wollt gewesen sein könnte, sind nicht erkennbar. Auch nach der Antragänderung der Beschwerdegegnerin hat die Beschwer-deführerin in der Widerspruchsbegründung nur die eingeschränkten Ansprü-che mit dem aus dem ursprünglichen Anspruch 3 stammenden Merkmal M 15 verteidigt. Vor diesem Hintergrund wäre selbst dann, wenn der ursprüngliche Antrag der Beschwerdegegnerin umgedeutet hätte werden können, nur von einem Teilwiderspruch im Umfang der nachgereichten Ansprüche auszugehen ge-wesen. - 6 - Vorliegend scheidet eine Umdeutung aber aus. In ihrem Schriftsatz vom 29. September 2004, in dem die Beschwerdegegnerin ihren Löschungsan-trag umgestellt und gegen das eingetragene Gebrauchsmuster gerichtet hat, vertritt sie insoweit die Auffassung: „Da die nachgereichten Ansprüche nur schuldrechtliche Wirkung haben, richtet sich der Löschungsantrag selbstver-ständlich nur gegen die der Eintragung zugrunde liegende Fassung. Die ge-wählte Antragsformulierung ist als solche zwanglos umzudeuten. Deshalb kann der ursprüngliche Antrag nicht unzulässig sein.“ Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Zwar können regelmäßig auch Anträge ausgelegt werden. Dies setzt aber das Vorliegen von Unklarheiten voraus. Derartige Unklarheiten enthielt der ursprüngliche Löschungsantrag nicht. Die Antrags-fassung war ausschließlich auf die Löschung der nachgereichten Ansprü-che 1, 2, 3, 5 und 8 gerichtet. Allein mit diesen Ansprüchen befasste sich auch die Begründung des Löschungsantrags. Eine fehlerhafte Prozess-handlung, die wegen ihrer Eindeutigkeit und Klarheit einer berichtigenden Auslegung nicht zugänglich ist, kann in eine den gleichen Zwecken dienende zulässige Prozesshandlung umgedeutet werden, deren Voraussetzungen sie erfüllt. Die Umdeutung darf erfolgen, wenn ein entsprechender Parteiwille genügend erkennbar ist und kein schutzwürdiges Interesse des Gegners entgegensteht (vgl. BGH NJW-RR 1993, 5 ff.). Danach scheitert eine Um-deutung vorliegend schon daran, dass der unzulässige Löschungsantrag nicht gleichzeitig die Voraussetzungen eines zulässigen erfüllen kann. 2. Die Beschwerdegebühr ist aus Gründen der Billigkeit zurückzuzahlen (§§ 18 Abs. 2 S. 1 GebrMG, 80 Abs. 3 PatG), da die Beschwerde bei sachgemäßer Behandlung durch die Gebrauchsmusterabteilung vermeidbar gewesen wäre (vgl. BPatGE 14, 38 ff., 40). Die Rückzahlungsgründe sind dabei nicht auf Verfahrensfehler des Deutschen Patent- und Markenamtes beschränkt. Vielmehr sind auch die materiell-rechtliche Vertretbarkeit und die Begrün-dung der angefochtenen Entscheidung in die Prüfung einzubeziehen. Zwar rechtfertigen materielle Fehler in der Entscheidung und eine unrichtige Be-- 7 - gründung in der Regel nicht die Rückzahlung. Vielmehr müssen weitere Um-stände hinzutreten, die es als unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdege-bühr einzubehalten (vgl. Bühring, GebrMG 7. Aufl. 2006, § 18 Rn. 101). Eine genaue Grenzziehung, wann bei derartigen materiellen Fehlern eine Rück-zahlung in Betracht kommt, ist vorliegend nicht veranlasst. Die Vorausset-zungen hierfür sind jedenfalls dann gegeben, wenn der Beschluss wie im vorliegenden Fall in dem angefochtenen Teil den Sachverhalt vollkommen unrichtig erfasst und daher in der Begründung und in seinem Ergebnis schlechterdings unvertretbar ist (vgl. Schulte, PatG 7. Aufl. 2005, § 73 Rn. 127 m. w. N.). 3. Als Unterlegene trägt die Beschwerdegegnerin im Übrigen die Kosten des Verfahrens (§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO). Müllner Baumgärtner Guth Pr

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