6 Ni 17/20 (EP) - 6. Senat (Nichtigkeit)

BUNDESPATENTGERICHT
ECLI:DE:BPatG:2022:140622U6Ni17.20EP.0
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
6 Ni 17/20 (EP)
Verkündet am
14. Juni 2022
(Aktenzeichen) …
In der Patentnichtigkeitssache
…
,
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betreffend das europäische Patent EP 1 618 915
(DE 50 2004 002 831)
hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 14. Juni 2022 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Schnurr sowie die Richter Dipl.-Ing. Veit, Dipl.-Phys. Univ. Zimmerer,
Dr.-Ing. Flaschke und Dr. Söchtig
für Recht erkannt:
I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesre-
publik Deutschland in deutscher Verfahrenssprache erteilten, europäischen Pa-
tents 1 618 915 (im Folgenden: „Streitpatent“) mit der Bezeichnung „Vorrichtung
zum lokalen Aufstechen einer Haut“. Das Streitpatent, das am 21. Juli 2004 ange-
meldet und dessen Erteilung am 31. Januar 2007 veröffentlicht worden ist, nimmt
keine Priorität in Anspruch und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter
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dem Aktenzeichen DE 50 2004 002 831.4 geführt. Eine korrigierte Fassung des
Streitpatents ist am 3. November 2021 als B9-Schrift veröffentlicht worden.
In seiner für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland geltenden Fas-
sung umfasst das Streitpatent, welches von der Klägerin vollumfänglich angegriffen
wird, insgesamt neun Patentansprüche. Der unabhängige Patentanspruch 1 bean-
sprucht Schutz für eine Vorrichtung zum lokalen Aufstechen einer Haut, insbeson-
dere zum Aufbringen von permanentem Make-up oder eines Tattoos. Die abhängi-
gen Patentansprüche 2 bis 8 sind mittelbar oder unmittelbar auf diesen Anspruch
rückbezogen. Der ebenfalls auf einen der vorhergehenden Ansprüche rückbezo-
gene Verwendungsanspruch 9 betrifft die Verwendung einer Vorrichtung zum Auf-
bringen von permanentem Make-up oder eines Tattoos auf eine Haut.
Patentanspruch 1 lautet in der maßgeblichen deutschen Sprachfassung:
Vorrichtung zum lokalen Aufstechen einer Haut, insbesondere zum Aufbringen
von permanentem Make-up oder eines Tattoos, mit:
- einem Gehäuse (1),
- einer in dem Gehäuse (1) geführten Nadel (2), die zwischen einer ausgefahre-
nen Stellung und einer eingefahrenen Stellung verlagerbar ist, und
- einer Membran (12) aus einem elastisch dehnbaren Material, wobei mit Hilfe
der Membran (12) in dem Gehäuse (1) ein vorderseitiger Raum (1a) auf einer
Vorderseite der Membran (12) und ein rückseitiger Raum (1b) auf einer Rückseite
der Membran (12) getrennt sind,
wobei mit Hilfe eines Kopplungsmechanismus die Nadel (2) und die Membran
(12) für eine Rückbewegung der Nadel (2) in Richtung der eingefahrenen Stel-
lung fest miteinander gekoppelt sind und wobei über den Kopplungsmechanis-
mus eine von der Membran (12) erzeugte Rückholkraft zum Zurückbewegen der
Nadel (2) in Richtung der eingefahrenen Stellung auf die Nadel (2) eingeleitet
wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
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die Membran (12) dehnbare Abschnitte (14) aufweist, die in einer nicht gedehn-
ten Grundform der Membran (12) im Wesentlichen in Längsrichtung der Nadel
(2) gebildet sind.
Patentanspruch 9 hat folgenden Wortlaut:
Verwendung einer Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche zum
Aufbringen von permanentem Make-up oder eines Tattoos auf eine Haut.
Wegen des Wortlauts der erteilten Unteransprüche 2 bis 8 wird auf die Streitpa-
tentschrift EP 1 618 915 B9 Bezug genommen.
Die Klägerin begehrt die Nichtigerklärung des Streitpatents in vollem Umfang. Sie
macht den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend, wobei sie sich
auf mangelnde Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit beruft, Artikel II § 6
Absatz Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Absatz 1 Buchst. a, Art. 54, 56 EPÜ.
Sie stützt ihr Vorbringen auf folgende Unterlagen:
NK4 CN 2 356 645 Y, veröffentlicht am 1. Mai 2000;
NK4a Übersetzung der CN 2 356 645 Y;
NK4b Figurengegenüberstellung der Figur 1 der NK4 und der Figur 1 der
Streitpatentschrift;
NK5 DE 299 19 199 U1, veröffentlicht am 20. Januar 2000;
NK6 US 5,616,132, veröffentlicht am 1. April 1997;
NK9 Auszug aus „Schüler Duden – Die Physik“ (1974) zum Begriff „elas-
tisch“;
NK10 DE 103 43 590 A1, veröffentlicht am 21. April 2005.
Die Klägerin ist der Auffassung, die Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 9 in
ihrer geltenden Fassung seien durch jeweils eine der Druckschriften NK4, NK5
oder NK10 neuheitsschädlich vorweggenommen. Außerdem seien die Gegen-
stände der Patentansprüche 1, 4 bis 6 und 8 gegenüber der Druckschrift NK6 nicht
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neu. Zudem beruhten die jeweiligen Gegenstände der geltenden Patentansprüche
ausgehend von den Druckschriften NK4, NK5 oder NK6 in Verbindung mit dem
Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Auch die Unteransprüche ent-
hielten nichts Patentfähiges.
Die Klägerin beantragt,
das europäische Patent 1 618 915 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in
seiner Fassung gemäß Hilfsantrag 1 vom 1. Juni 2022 richtet.
Die Fassung des Hilfsantrags 1 vom 1. Juni 2022 entspricht dem Gegenstand des
Streitpatents in seiner geltenden Fassung, wobei lediglich im unabhängigen Pa-
tentanspruch 1 das Wort „insbesondere“ gestrichen ist.
Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält
das Streitpatent in seiner geltenden Fassung, zumindest aber in der Fassung ge-
mäß Hilfsantrag 1 für patentfähig.
Die Klägerin widerspricht dem und bezieht sich zur mangelnden Patentfähigkeit
des Patentanspruchs 1 in seiner Fassung nach Hilfsantrag 1 auf ihre zur geltenden
Fassung ausgeführte Begründung.
Der Senat hat den Parteien am 13. April 2022 einen frühen gerichtlichen Hinweis
gemäß § 83 Absatz 1 PatG zukommen lassen und im Termin vom 14. Juni 2022
einen ergänzenden rechtlichen Hinweis erteilt.
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Protokoll der mündlichen
Verhandlung vom 14. Juni 2022 sowie auf die Schriftsätze der Parteien nebst
Anlagen Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
I.
Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund
der mangelnden Patentfähigkeit, Art. II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Absatz
1 lit. a EPÜ i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ, liegt nicht vor. Das Streitpatent erweist sich in
seiner erteilten Fassung als neu, erfinderisch und mithin als rechtsbeständig.
1. Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum lokalen Aufstechen einer Haut,
insbesondere zum Aufbringen von permanentem Make-up oder eines Tattoos (vgl.
Streitpatentschrift, Absatz [0001]).
In der Beschreibung wird ausgeführt, dass eine solche Vorrichtung beispielsweise
aus der US-amerikanischen Patentschrift US 6 505 530 B2 bekannt sei. Bei der
aus dem Stand der Technik bekannten Vorrichtung werde zum Aufbringen eines
Tattoos eine Nadel wiederholt in die Haut gestochen, sodass Farbstoff in flüssiger
Form in die Haut eindringen könne. Der Antrieb der Nadel erfolge dabei mit Hilfe
eines Motors. Um das Vordringen von Flüssigkeiten – sowohl Farbstoff als auch
Körperflüssigkeiten – in den Bereich der Antriebseinrichtung zu verhindern, sei bei
der bekannten Vorrichtung in dem Gehäuse eine Membran aus einem elastisch
dehnbaren Material angeordnet. Diese Membran trenne einen vorderseitigen
Gehäuseteil von einem rückseitigen Gehäuseteil dicht ab. Dabei werde die Nadel
durch einen Durchbruch in der Membran geführt und von einer Dichtlippe umgriffen,
die im Betrieb auf der Nadel gleite. Die Nadel werde dabei mit Hilfe der von der
Antriebseinrichtung erzeugten Antriebskraft in ihre ausgefahrene Stellung
gebracht. Das Zurückholen der Nadel in die eingefahrene Stellung erfolge mit Hilfe
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einer in dem Gehäuse angeordneten Spiralfeder (vgl. Streitpatentschrift, Absatz
[0002] bis [0004]).
Dem Streitpatent liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte Vorrichtung
zum lokalen Aufstechen einer Haut, insbesondere zum Aufbringen von permanen-
tem Make-up oder eines Tattoos, anzugeben, die über einen vereinfachten mecha-
nischen Aufbau verfügt (vgl. Streitpatentschrift, Absatz [0007]).
2. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent (EP 1 618 915 B9) in
Patentanspruch 1 eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern
lassen:
1.1 Vorrichtung zum lokalen Aufstechen einer Haut, insbesondere zum
Aufbringen von permanentem Make-up oder eines Tattoos, mit:
1.2 - einem Gehäuse (1),
- einer in dem Gehäuse (1) geführten Nadel (2), die zwischen einer aus-
gefahrenen Stellung und einer eingefahrenen Stellung verlagerbar ist,
und
1.3 - einer Membran (12) aus einem elastisch dehnbaren Material, wobei mit
Hilfe der Membran (12) in dem Gehäuse (1) ein vorderseitiger Raum (1a)
auf einer Vorderseite der Membran (12) und ein rückseitiger Raum (1b)
auf einer Rückseite der Membran (12) getrennt sind,
1.4 wobei mit Hilfe eines Kopplungsmechanismus die Nadel (2) und die
Membran (12) für eine Rückbewegung der Nadel (2) in Richtung der ein-
gefahrenen Stellung fest miteinander gekoppelt sind und
1.5 wobei über den Kopplungsmechanismus eine von der Membran (12) er-
zeugte Rückholkraft zum Zurückbewegen der Nadel (2) in Richtung der
eingefahrenen Stellung auf die Nadel (2) eingeleitet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
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1.6 die Membran (12) dehnbare Abschnitte (14) aufweist, die in einer nicht
gedehnten Grundform der Membran (12) im Wesentlichen in Längsrich-
tung der Nadel (2) gebildet sind.
3. Zuständiger Fachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für
die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für den Vergleich mit dem Stand
der Technik ankommt, ist ein Ingenieur mit Hochschulabschluss in der Fachrich-
tung Maschinenbau oder Feinwerktechnik, der eine mehrjährige Erfahrung in der
Produktentwicklung für apparative Kosmetik aufweist.
4. Dieser Fachmann geht bei den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1
von folgendem Verständnis aus:
Patentanspruch 1 betrifft eine Vorrichtung zum lokalen Aufstechen einer Haut
(Merkmal 1.1). Diese Vorrichtung muss dazu geeignet sein, die Haut mehrfach
hintereinander so aufzustechen, dass sie zum Aufbringen von permanentem Make-
up oder eines Tattoos zum Einsatz kommen kann. Die Angabe innerhalb des Merk-
mals 1.1 „insbesondere zum Aufbringen von permanentem Make-up oder eines
Tattoos“ beschreibt, dass die in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Vorrich-
tung räumlich-gegenständlich so ausgestaltet sein muss, dass sie diesen Einsatz-
zweck zu erfüllen vermag (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 20. August 2019,
X ZR 84/17, veröffentlicht in juris, Rdnr. 33, 34, 93 u. 94 - Patentfähigkeit einer
Datenkommunikation für autonome Fahrzeuge).
Absatz [0021] der Streitpatentschrift weist darauf hin, dass die Vorrichtung bestim-
mungsgemäß noch zu einem zusätzlichen Einsatzzweck Verwendung finden kann.
Dort ist alternativ zum Aufbringen von permanentem Make-up oder eines Tattoos
das „Applizieren eines Wirkstoffs“ genannt. Nachdem das „Applizieren eines Wirk-
stoffs“ jedoch keinen Eingang in den Anspruchswortlaut gefunden hat, ist eine Vor-
richtung, die sich nicht zum Tätowieren und nicht zum Aufbringen von permanen-
tem Make-up eignet, nicht anspruchsgemäß.
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In Absatz [0019] der Streitpatentschrift ist zudem beschrieben, dass die bean-
spruchte Vorrichtung die mit der Erfindung verbundenen Vorteile bei der Verwen-
dung zum Aufbringen von permanentem Make-up oder eines Tattoos auf der Haut
entfaltet.
Dieser Auslegung entsprechen die in der Streitpatentschrift geschilderten Ausfüh-
rungsbeispiele. Insbesondere die dort dargestellte erste Ausführungsform geht von
einer Eignung zu diesem Einsatzzweck aus, indem sie voraussetzt, dass die Vor-
wärts- und Rückwärtsbewegung der Nadel 2 mit hoher Frequenz wiederholt wird
(vgl. Streitpatentschrift, Absatz [0022], Zeile 53, Figur 1).
Das Gehäuse 1 mit der darin geführten Nadel 2 kann beispielsweise als Einweg-
modul ausgeführt sein, welches lösbar an ein – in Figur 1 nicht dargestelltes– An-
triebsmodul angekoppelt wird (vgl. Streitpatentschrift, Figur 1, Absatz [0003] u.
[0018] sowie Ansprüche 7 u. 8). Das Antriebsmodul ist nicht Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1.
Zur Überzeugung des Senats widerspricht eine Auslegung, wonach die Vorrichtung
im Sinne des Merkmals 1.1 dazu geeignet sein muss, die Haut mehrfach hinterei-
nander aufzustechen, nicht dem Gegenstand des abhängigen Patentanspruchs 8.
Patentanspruch 8 sieht vor, dass das Gehäuse 1 als ein „Einwegmodul“ ausgeführt
ist. Entgegen einer in der mündlichen Verhandlung geäußerten Ansicht ist der Be-
griff „Einweg“ dabei nicht so zu verstehen, dass die Nadel nur einmal einen Weg
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mache, wie dies beispielsweise bei einem Injektionssystem zum Applizieren eines
Arzneimittels der Fall ist. Der Begriff „Einwegmodul“ ist vielmehr im Sinne eines
Einmalprodukts zu verstehen, welches aufgrund der hygienischen Anforderungen
nur zur Anwendung an einer einzigen Person für eine einzige Anwendung verwen-
det wird.
Gemäß Merkmal 1.2 soll die Nadel 2 zwischen einer ausgefahrenen Stellung und
einer eingefahrenen Stellung verlagerbar sein. Der Patentanspruch 1 legt nicht
fest, ob die Nadelspitze 3 der Nadel 2 bei der zurückgefahrenen Stellung vollstän-
dig vom Gehäuse 1 umgeben sein soll, wie dies in Figur 1 dargestellt ist. Mit Pa-
tentanspruch 1 sind damit auch Ausführungsformen umfasst, bei denen die Nadel-
spitze 3 der Nadel 2 in der eingefahrenen Stellung aus dem Gehäuse übersteht
(vgl. Streitpatentschrift, Absatz [0021]).
Der Kern des Streitpatentgegenstands liegt in der Ausgestaltung der Membran 12.
Gemäß Merkmal 1.3 umfasst die Vorrichtung zum lokalen Aufstechen einer Haut
eine Membran 12 aus einem elastisch dehnbaren Material, wobei mit Hilfe der
Membran 12 in dem Gehäuse 1 ein vorderseitiger Raum 1a auf einer Vorderseite
der Membran 12 und ein rückseitiger Raum 1b auf einer Rückseite der Membran
12 getrennt sind.
Nach Merkmal 1.4 ist die Membran 12 mit Hilfe eines Kopplungsmechanismus für
eine Rückbewegung der Nadel 2 fest mit der Nadel 12 gekoppelt. Der Patentan-
spruch 1 beschreibt den Kopplungsmechanismus nicht näher. Der Fachmann kann
dem Streitpatent aber entnehmen, dass eine feste Kopplung bereits dann vorliegt,
wenn ein Abschnitt 11 der ausgelenkten Membran 12 gegen den Nadelschaft 9
drückt (vgl. Streitpatentschrift, Fig. 1 i. V. m. Absatz [0025] u. Anspruch 2). Alter-
nativ oder ergänzend kann vorgesehen sein, dass auf dem Umfang der Nadel 2
eine Vertiefung gebildet ist, in welche die Membran 12 eingreift (vgl. Streitpatent-
schrift, Absatz [0026]).
Merkmal 1.5 sieht vor, dass eine über den Kopplungsmechanismus von der Memb-
ran 12 erzeugte Rückholkraft zum Zurückbewegen der Nadel 2 in Richtung der
eingefahrenen Stellung auf die Nadel 2 eingeleitet wird. Dies bedeutet nicht nur,
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dass die Auslenkung der elastischen Membran eine Feder- bzw. Rückholkraft er-
zeugt, welche auf die Nadel eingeleitet – also übertragen – wird. Das Merkmal for-
dert implizit auch, dass die Rückholkraft groß genug sein muss, um die Nadel in
Richtung der eingefahrenen Stellung bewegen zu können. Dabei ist auch der Fall
umfasst, dass die Nadel über die erzeugte Kraft zurückgeholt wird, selbst wenn die
Nadel starr mit dem Antriebsbauteil verbunden ist (vgl. Streitpatentschrift, Absatz
[0013]).
Damit kommt der Membran eine Doppelfunktion zu. Zum einen verhindert sie den
Rückfluss von Farbe und Wundflüssigkeit in den rückseitigen Raum 1b, an dem
das Antriebsmodul angekoppelt ist. Zum anderen erzeugt die gedehnte Membran
eine Rückholkraft, um die Nadel 2, die rutschfest an der Membran fixiert ist, aus
ihrer ausgefahrenen Stellung in Richtung der eingefahrenen Stellung zurückzube-
wegen (vgl. Streitpatentschrift, Absätze [0009] u. [0025]). Dass die Nadel mittels
der von der Membran 12 erzeugten Rückholkraft dann auch tatsächlich in die ein-
gefahrene Stellung zurückgeholt wird, ist nicht Gegenstand des Patentan-
spruchs 1.
Der Wortlaut des Merkmals 1.6 verlangt, dass die Membran 12 dehnbare Ab-
schnitte 14 aufweist, die in einer nicht gedehnten Grundform der Membran 12 im
Wesentlichen in Längsrichtung der Nadel 2 gebildet sind. Für den fachkundigen
Leser ist erkennbar, dass die dehnbaren Abschnitte, welche im Wesentlichen in
Längsrichtung der Nadel 2 verlaufen sollen, in Figur 1 nicht durch das Bezugszei-
chen „14“, sondern durch das Bezugszeichen „13“ gekennzeichnet sind (vgl. hierzu
auch die Angaben im Absatz [0025]). Das im Merkmal angegebene Eignungsad-
jektiv „dehnbar“ definiert die Membran dahingehend, dass sie nicht nur räumlich-
körperliche Merkmale erfüllt, sondern auch so ausgebildet ist, dass sie für den im
Merkmal 1.5 angegebenen Zweck, und zwar dem Erzeugen einer Rückholkraft
zum Zurückbewegen der Nadel, verwendbar ist. Die dehnbaren Abschnitte 13 kön-
nen beispielsweise aus Gummi gefertigt sein (vgl. Absatz [0023]) und sollen so
angeordnet sein, dass sie in Längsrichtung der Nadel gedehnt werden können. Die
Formulierung „im Wesentlichen in Längsrichtung“ schließt eine räumliche Ausge-
staltung der Membran mit ein, bei der die dehnbaren Abschnitte parallel zur Na-
delachse verlaufen. Das Merkmal umfasst aber auch den Fall, wonach die Memb-
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ran dehnbare Abschnitte aufweist, die in Längsrichtung in einem Winkel zur Na-
delachse angeordnet sind (vgl. Streitpatentschrift, Absatz [0016] i. V. m. Fig. 1 u.
2B).
Die vorstehenden Ausführungen zur Auslegung des Patentanspruchs 1 gelten
gleichermaßen für das Verständnis des nebengeordneten Verwendungsan-
spruchs 9, welcher den Einsatzzweck der Vorrichtung („Aufbringen von permanen-
tem Make-up oder eines Tattoos“) konkret angibt.
II.
1. Patentanspruch 1 erweist sich in seiner erteilten Fassung als rechtsbeständig,
sein Gegenstand ist patentfähig. Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der
fehlenden Patentfähigkeit ist nicht gegeben.
a) Der Gegenstand nach dem erteilten Patentanspruch 1 ist neu gegenüber dem
von der Klägerin angeführten Stand der Technik.
aa) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu gegenüber Druckschrift NK4.
Die Druckschrift NK4 betrifft eine Tätowiermaschine für Körper und Augenbrauen mit
automatischer Farbmittelabgabe (vgl. Anspruch 1 der deutschen Übersetzung gemäß
NK4a). Figur 1 stellt ein Ausführungsbeispiel der Tätowiermaschine dar, wobei die Na-
del 42 zum lokalen Aufstechen der Haut über einen Exzenter-Übertragungsmechanis-
mus 36 angetrieben wird. Damit offenbart die Druckschrift eine Vorrichtung entspre-
chend Merkmal 1.1.
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Figur 2 zeigt eine ausschnittsweise Darstellung des Nadelmoduls, welches als aus-
wechselbares Einwegmodul ausgeführt ist (vgl. S. 17, letzter Absatz der deutschen
Übersetzung). Das Nadelmodul umfasst ein Gehäuse, welches aus dem Farbmittelbe-
hälter 10 und der Nadelhülse 44 gebildet wird. Die Nadel 42 ist mittels einer Steckver-
bindung fest in der Nadelklemmhalterung 40 eingespannt und wird in dem Gehäuse
derart geführt, dass sie zwischen einer ausgefahrenen Stellung und einer eingefahre-
nen Stellung verlagerbar ist (vgl. Fig. 2 i. V. m. Anspruch 1 u. S. 16, zweiter Absatz,
S. 17, Z. 6-19 der deutschen Übersetzung; Merkmal 1.2). Dabei kann die Länge der
Nadelspitze, die im ausgefahrenen Zustand aus dem Gehäuse hervorsteht, durch die
Stecktiefe der Nadelhülse 44 variiert werden.
Das Tätowiergerät weist ein als Membran zu verstehendes flexibles Abdichtungsele-
ment 16 auf (vgl. Fig. 1, 2). Dieses ist aus einem elastisch dehnbaren Material, wie zum
Beispiel Gummi (vgl. Anspruch 9 u. S. 15, Z. 6-8 der deutschen Übersetzung). Bei der
Montage des Tätowiergeräts wird das flexible Abdichtungselement 16 von unten über
das Rohr 58 geschoben, so dass es eng anliegt. Damit sich das flexible Abdichtungs-
element 16 nicht unbeabsichtigt lösen kann, besitzt das flexible Abdichtungselement
16 eine ringförmige Ausbuchtung 60, welche in die Einbuchtungsrille 62 des Rohrs 58
eingreift (vgl. Fig. 2 i. V. m. Anspruch 2 u. S. 15, Z. 3-21 der deutschen Übersetzung).
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Entsprechend Merkmal 1.3 trennt das flexible Abdichtungselement 16 einen vordersei-
tigen Raum von einem rückseitigen Raum dicht ab, um zu verhindern, dass Farbe und
Körperflüssigkeit in den Antriebsbereich der Tätowiermaschine eindringen kann (vgl.
Zusammenfassung auf S. 1 u. Brückenabsatz S. 9/10 der deutschen Übersetzung). Die
deutsche Übersetzung der Druckschrift NK4 führt aus, dass das flexible Abdichtungs-
element 16 an der Nadel befestigt ist und zur Nadelstabilisierung beiträgt (vgl. S. 17, Z.
6-13). Der Fachmann geht davon aus, dass das flexible Abdichtungselement 16 durch
die Klemmkräfte der Passung entlang der Nadelsteckführungsrille 22 gehalten wird.
Der Fachmann entnimmt der NK4 auch, dass die Klemmkräfte groß genug sind, um
das flexible Abdichtungselement 16 zusammen mit der Nadel 42 auf- und abschwingen
zu lassen (vgl. Anspruch 9 u. S. 17, Z. 16-19 der deutschen Übersetzung). Dies bedeu-
tet, dass die Nadel 42 und das flexible Abdichtungselement 16 für eine Rückbewegung
der Nadel in Richtung der eingefahrenen Stellung fest miteinander gekoppelt sind. Da-
mit ist auch ein Kopplungsmechanismus entsprechend Merkmal 1.4 offenbart. Wie vor-
stehend beschrieben, umgibt das flexible Abdichtungselement 16 das Rohr 58. Damit
weist die Membran dehnbare Abschnitte auf, die entsprechend Merkmal 1.6 in einer
nicht gedehnten Grundform des flexiblen Abdichtungselements im Wesentlichen in
Längsrichtung der Nadel gebildet sind (vgl. Fig. 2 u. Anspruch 9).
Damit offenbart auch Druckschrift NK4 eine Doppelfunktion der Membran (vgl. S. 17,
Z. 16-29). Zum einen soll sie verhindern, dass Farbe und Blut in den Antrieb dringen
können. Zum anderen soll durch das nadelsynchrone Mitschwingen des flexiblen Ab-
dichtungselements 16 ein Druck im Farbmittelbehälter erzeugt werden, der die Farb-
mittelabgabe steuert. Der Druckschrift ist aber nicht zu entnehmen, dass die durch die
Dehnung des Abdichtungselements erzeugte Federkraft – die unzweifelhaft an der Na-
del anliegt und damit dort auch eingeleitet wird – groß genug ist, die Nadel 24 mitsamt
ihrer Achsstange 38 in Richtung der eingefahrenen Stellung zurückzuholen. Das ist
auch nicht erforderlich, da sowohl das Aus- als auch das Einfahren der Nadel 24 über
einen starren Exzenter-Übertragungsmechanismus 36 erfolgt (vgl. Fig. 1). Demnach ist
eine von der Membran erzeugte Rückholkraft zum Zurückbewegen der Nadel nicht of-
fenbart (Merkmal 1.5 fehlt).
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bb) Auch die Druckschrift NK5 zeigt keine Vorrichtung zum lokalen Aufstechen
der Haut mit allen Merkmalen der Vorrichtung nach Patentanspruch 1.
Die Druckschrift NK5 beschreibt ein Tattoo-Handgerät, bestehend aus einem Grund-
modul mit integriertem Antrieb und einem thermoplastisch gefertigten Einweg-Nadel-
modul (vgl. Anspruch 1). Eine Vorrichtung gemäß Merkmal 1.1 ist damit offenbart.
Die Figuren 1 bis 5 zeigen verschiedene Ausführungsformen des wechselbaren Nadel-
moduls. Jedes der gezeigten Nadelmodule umfasst ein Gehäuse, bestehend aus ei-
nem Gehäusehinterteil 1 und einem Gehäusevorderteil 2. Im Gehäuse befindet sich
jeweils eine thermoplastisch eingespritzte Nadel 8. Diese ist zwischen einer ausgefah-
renen Stellung und einer eingefahrenen Stellung gelagert (vgl. Fig. 1-5, u. S. 5, vorletz-
ter Absatz; Merkmal 1.2). Außerdem verfügt jedes der Nadelmodule über eine Memb-
ran 5 aus einem elastisch dehnbaren Material, beispielsweise Gummi (vgl. Fig. 1 bis 5,
Anspruch 13 u. S. 6, zweiter Absatz). Mit Hilfe der Membran 5 wird in dem Gehäuse
des Geräts ein vorderseitiger Raum auf einer Vorderseite der Membran und ein rück-
seitiger Raum auf einer Rückseite der Membran fluiddicht voneinander getrennt (vgl.
Anspruch 11 u. 13, S. 4, fünfter Absatz u. S. 6, zweiter Absatz; Merkmal 1.3). Figur 3
zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei dem der Nadelschaft 13 mittig durch die Membran 5
geführt wird. Dabei ist die Membran 5 U-förmig ausgestaltet.
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Das Austreten von Farbe in den rückseitigen Raum des Nadelmoduls soll unter ande-
rem dadurch verhindert werden, dass eine ringförmige Dichtwulst der Membran 5 am
Nadelschaft 13 gleitfähig anliegt (vgl. S. 6, zweiter Absatz). Die in Figur 3 gezeigte U-
förmige Membran 5 weist dabei dehnbare Abschnitte auf, die entsprechend Merkmal
1.6 in einer nicht gedehnten Grundform des flexiblen Abdichtungselements im Wesent-
lichen in Längsrichtung der Nadel gebildet sind (vgl. auch S. 6, drittletzter Absatz). Die
Druckschrift NK5 offenbart keinen Kopplungsmechanismus zwischen der Nadel 8 und
der Membran. Zumindest eine feste Kopplung für eine Rückbewegung der Nadel in
Richtung der eingefahrenen Stellung ist nicht vorgesehen.
Eine Rückholkraft zum Zurückbewegen der Nadel geht damit von der Membran 5 nicht
aus. Im Gegenteil, der Nadelschaft 13 weist einen Magneten 10 auf, über den eine
kraftschlüssige Verbindung mit einem nicht dargestellten Antrieb erfolgt (vgl. Ausfüh-
rungsbeispiele gem. Fig. 1 bis 3, S. 6, dritter Absatz).
Im alternativen Ausführungsbeispiel nach Figur 5 wird die Rückholkraft zum Zurückbe-
wegen der Nadel 8 nicht mit einem Magneten, sondern mit einer Rückholfeder 12 er-
zeugt. Die Druckschrift NK5 sieht nicht vor, dass die Nadel und die Membran für eine
Rückbewegung der Nadel fest miteinander gekoppelt sind, und über den Kopplungs-
mechanismus eine von der Membran erzeugte Rückholkraft zum Zurückbewegen der
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Nadel eingeleitet wird. Die Merkmale 1.4 und 1.5 sind der Druckschrift somit nicht zu
entnehmen.
cc) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist auch neu gegenüber der
Druckschrift NK6.
Die Druckschrift NK6 betrifft kein Tätowiergerät. Beschrieben wird eine Vorrichtung zur
einmaligen subkutanen Injektion eines Arzneimittels. Das Injektionssystem ist so kon-
struiert, dass die Injektionsnadel nur ein einziges Mal in die Haut eines Patienten ein-
stechen kann. Danach muss das gesamte Injektionssystem entsorgt werden (vgl.
Sp. 1, Z. 45-48). Das Injektionssystem verfügt über ein Gehäuse 10, in dem eine Na-
del 20 zwischen einer ausgefahrenen Stellung (extended position) und einer eingefah-
renen Stellung (normal position) verlagerbar ist (vgl. Zusammenfassung im Brücken-
absatz Sp.1/2, Fig. 5a-5c; Merkmal 1.2).
Figur 3 zeigt den Injektor mit eingefahrener Nadel 20. Das Medikament, das durch die
Haut in den Körper injiziert werden soll, befindet sich in dem Medikamentenbehälter 32
oberhalb einer scheibenförmigen Membran 18. Die Membran 18 besteht aus einem
elastisch dehnbaren Material, die einen vorderseitigen Raum auf der Vorderseite der
Membran von einem rückseitigen Raum auf der Rückseite der Membran trennt (vgl.
Fig. 3; Merkmal 1.3). Die Membran, die U-förmig ausgebildet ist, trennt die Räume
dabei fluiddicht. Sobald der Trigger-Stift 57 ausgelöst wird, entweicht ein unter Druck
stehendes Treibgas aus der Kammer 40 (vgl. Fig. 5a). Das Treibgas strömt durch die
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Öffnung 56 in den Bereich oberhalb der Membran 18 (diaphragm) und drückt diese
nach unten. Die Nadel 20, die über ein Stützelement 30 fest mit der Membran 18 ge-
koppelt ist, verlagert dabei ihre Position in die ausgefahrene Stellung (vgl. Fig. 5b, 5c).
Das Stützelement 30 ist im Sinne des Streitpatents als Kopplungsmechanismus anzu-
sehen (Merkmal 1.4). Ebenso wird der Stempel 24 in der Medikamentenkammer nach
unten gedrückt, so dass das Medikament durch die Hohlnadel 20 fließen kann. Wenn
in dem Gehäuse ein Druckausgleich stattgefunden hat, wird entsprechend Merk-
mal 1.5 über den Kopplungsmechanismus eine von der Membran 18 erzeugte Rück-
holkraft zum Zurückbewegen der Nadel in Richtung der eingefahrenen Stellung auf die
Nadel eingeleitet (vgl. Sp. 4, Z. 44-47: under the infiuence of its own resilience). Die U-
förmige Membran 18 weist dehnbare Abschnitte auf, die in einer nicht gedehnten
Grundform der Membran 18 im Wesentlichen in Längsrichtung der Nadel 20 gebildet
sind (vgl. Fig 3, 5a; Merkmal 1.6).
Mit dem Injektionssystem ist nur ein einziger Stechvorgang möglich. Zum Aufbringen
von permanentem Make-up oder eines Tattoos ist es räumlich-gegenständlich weder
ausgebildet noch nutzbar. Insbesondere ist das Injektionssystem nicht dazu geeignet,
die Haut mehrfach hintereinander aufzustechen. Demnach fehlt die beschränkende
Zweckangabe des Merkmals 1.1, wonach es sich bei der Vorrichtung zum Aufstechen
einer Haut insbesondere um eine Vorrichtung handelt, die zum Aufbringen von perma-
nentem Make-up oder eines Tattoos geeignet ist (vgl. hierzu die Ausführungen im Ab-
schnitt zur Auslegung).
dd) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu gegenüber Druckschrift NK10.
Die nachveröffentlichte und nach Art. 54 Absatz 3 i. V. m. Art. 89 EPÜ nur für die Neu-
heitsprüfung relevante Druckschrift NK10 war bereits in der Streitpatentschrift als Stand
der Technik genannt. Sie betrifft ein Aufsatzmodul für Tattoo- und Permanent-Make-
up-Geräte mit einer Schutzhülle (vgl. Bezeichnung der NK10). Damit ist eine Vorrich-
tung zum lokalen Aufstechen einer Haut gemäß Merkmal 1.1 offenbart (vgl. Anspruch
1, Absätze [0001], [0002] u. [0052]). Das Aufsatzmodul weist ein Gehäuse (Nadeldüse
- 19 -
10) auf. In der Nadeldüse 10 befindet sich eine Nadel 20, welche zwischen einer aus-
gefahrenen Stellung und einer eingefahrenen Stellung verlagerbar ist (vgl. Fig. 4; Merk-
mal 1.2).
Um zu verhindern, dass während der Tätowierung Blut und Serum an das Griffstück
gelangen, ist eine Schutzhülle für das wiederverwendbare Handgerät vorgesehen (vgl.
Fig. 6b). Figur 4 zeigt ein Aufsatzmodul mit einer solchen Schutzhülle 30, die aus einem
elastisch dehnbaren Material besteht und im ungebrauchten Zustand noch aufgerollt
ist. Wird das Aufsatzmodul auf das Tattoo-Gerät gesteckt, wird die Schutzhülle über
das Handgerät abgerollt (vgl. Fig. 6b u. Absätze [0020], [0056]). Die Schutzhülle 30
wird dabei zwischen der Nadeldüse 10 und dem Nadeldüsenhalter 50 eingeklemmt und
dient dort als Membran, durch welche die Nadel 20 geführt ist (vgl. Fig. 4 u. Ab-
sätze [0066], [0067]). Die restlichen Abschnitte der Schutzhülle 30, die außerhalb des
zusammengestecktes Gerätes aufgerollt sind, sind nicht als Teile der Membran anzu-
sehen. Der innerhalb des zusammengesteckten Geräts liegende Teil der Schutzfolie
trennt entsprechend Merkmal 1.3 einen vorderseitigen Raum von einem rückseitigen
Raum ab (vgl. Fig. 4 u. Absatz [0056]). Im Absatz [0090] ist beschrieben, dass die
Schutzhülle 30 unlösbar mit dem Nadelträger 40 und/oder der Nadeldüse verbunden
sein kann, beispielsweise durch Verkleben oder Verschweißen. Damit ist ein Kopp-
lungsmechanismus offenbart, der die Nadel 20 und die Schutzhülle 30 für eine Rück-
bewegung der Nadel 20 in Richtung der eingefahrenen Stellung fest miteinander kop-
pelt. Über den Kopplungsmechanismus kann damit eine von der Schutzhülle 30 er-
zeugte Rückholkraft zum Zurückbewegen der Nadel 20 in Richtung der eingefahrenen
Stellung auf die Nadel 20 eingeleitet werden (vgl. Absätze [0035] u. [0096]). Damit of-
fenbart die Druckschrift NK10 die Merkmale 1.4 und 1.5. Die zwischen der Nadeldüse
- 20 -
10 und dem Nadelträger 40 eingespannte Schutzfolie 30 ist in ihrer nicht gedehnten
Grundform quer zur Längsrichtung der Nadel 20 ausgebildet (vgl. Fig. 4). Sie weist
keine dehnbaren Abschnitte auf, die im Wesentlichen in Längsrichtung der Nadel 20
gebildet sind. Damit ist Merkmal 1.6 nicht offenbart.
Der Einwand der Klägerin, dass die eingespannte Schutzfolie gemäß dem Ab-
satz [0056] der Schrift NK10 im entspannten Zustand eine röhrenförmige Gestalt hat,
die sich in Richtung zur Nadeldurchführung stark verjüngt, ändert nichts an der Tatsa-
che, dass das Merkmal 1.6, wonach die Membran dehnbare Abschnitte aufweist, die
in einer nicht gedehnten Grundform im Wesentlichen in Längsrichtung der Nadel gebil-
det sind, nicht aus der Schrift NK10 hervorgeht. Röhrenförmige Abschnitte wie die Ab-
schnitte an der Außenseite der Nadeldüse 10 werden nicht gedehnt.
ee) Die weitere im Verfahren genannte Druckschrift NK9, bei der es sich um einen
Auszug aus dem Schülerlexikon der Physik zum Begriff „elastisch“ handelt, sowie
die in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents als Stand der Technik
genannte US-amerikanische Patentschrift US 6 505 530 B2 kommen nicht näher
an den Gegenstand des Streitpatents heran als die zuvor angeführten
Druckschriften.
b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf erfinderischer
Tätigkeit. Der Fachmann gelangt weder durch eine der Druckschriften NK4, NK5,
NK6 oder NK9 noch durch eine Kombination von mehreren dieser Druckschriften
in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1.
Die einzige vorveröffentlichte Druckschrift, die eine von der Membran erzeugte
Rückholkraft zum Zurückbewegen der Nadel beschreibt, ist die Druckschrift NK6.
Diese Druckschrift offenbart allerdings keine Vorrichtung zum Aufbringen von per-
manentem Make-up oder eines Tattoos. Die Druckschrift betrifft eine Vorrichtung
zur einmaligen subkutanen Injektion eines Arzneimittels. Das Injektionssystem ist
dabei so konstruiert, dass die Injektionsnadel nur ein einziges Mal in die Haut eines
Patienten einstechen kann. Wie vorstehend ausgeführt, ist es zum Aufbringen von
permanentem Make-up oder eines Tattoos räumlich-gegenständlich weder ausge-
bildet noch nutzbar. Insbesondere ist das Injektionssystem nicht dazu geeignet,
- 21 -
die Haut mehrfach hintereinander aufzustechen. Für den Fachmann bestand daher
keine Veranlassung, ausgehend von der Druckschrift NK6 die Lehre einer der
Druckschriften NK4 oder NK5 zu betrachten, um das Medikamenten-Injektionssys-
tem zu einem Nadelmodul zum Aufbringen von permanentem Make-up oder eines
Tattoos umzubauen.
Ebenso ist keine Veranlassung ersichtlich, den in der Druckschrift NK4 oder der Druck-
schrift NK5 beschriebenen Nadelantrieb gegen einen Rückholmechanismus auszutau-
schen, wie er bei einem lediglich für einen einzigen Einstich vorgesehenen subkutanen
Injektionsgerät gemäß der Druckschrift NK6 verwendet wird.
Auch eine Zusammenschau der Druckschriften NK4 und NK5 führt nach derzeitiger
Auffassung nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1. Ins-
besondere ist weder in der Druckschrift NK4 noch in der Druckschrift NK5 ein Kopp-
lungsmechanismus offenbart, welcher die Einleitung einer für die Nadel notwendigen
Rückholkraft gemäß Merkmal 1.5 ermöglicht. Selbst die Ergänzung der Lehren einer
der Druckschriften NK4 oder NK5 mit dem Fachwissen des entsprechenden Fach-
manns führt nicht zu dem beanspruchten Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1,
da sich weder aus der Druckschrift NK4 noch aus der Druckschrift NK5 ein Hinweis
oder eine Veranlassung ergibt, die jeweilige Antriebsvorrichtung zum Bewegen der Tä-
towierungsnadel austauschen zu wollen.
Eine derartige Anregung findet sich nach Auffassung des Senats auch nicht in
Druckschrift NK9, wo es auf Seite 92 in der rechten Spalte unter dem Begriff elas-
tisch heißt:
Wie die Klägerin zutreffend ausgeführt hat, war es dem Fachmann durchaus be-
kannt, elastische Werkstoffe wie Gummi als federndes Material zu nutzen. Eine
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gewisse Rückfederung der Membran findet auch in der Druckschrift NK4 ihre Ver-
wendung. In diesem Fall soll allerdings durch das nadelsynchrone Mitschwingen
des flexiblen Abdichtungselements 16 ein Druck im Farbmittelbehälter erzeugt wer-
den, der die Farbmittelabgabe steuert. Wie vorstehend ausgeführt, offenbart die
Druckschrift NK4 keinen Kopplungsmechanismus, über den eine von der Membran
erzeugte Rückholkraft zum Zurückbewegen der Nadel auf die Nadel eingeleitet
wird. Nach Auffassung des Senats hatte der Fachmann auch keine Veranlassung,
die in der Druckschrift NK4 oder auch in der Druckschrift NK5 beschriebene Ein-
weg-Nadelhülse so zu verändern, dass eine Rückfederung der Nadel durch die von
der Membran erzeugte Rückholkraft eingeleitet wird. Denn die aus Stand der Tech-
nik bekannten Nadelmodule sind so ausgebildet, dass das Zurückbewegen der Na-
del entweder über einen starren Exzenter-Übertragungsmechanismus (NK4), mag-
netisch oder über eine Spiralfeder (NK5) erfolgen kann (vgl. hierzu auch die Aus-
führungen in der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift).
Auch das Weglassen der Antriebsvorrichtung in der NK4 oder der NK5 führt entge-
gen der Argumentation der Klägerin nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 in der
erteilten Fassung des Streitpatents. So ist bereits für das Weglassen der notwen-
digen Antriebsvorrichtung keine Veranlassung ersichtlich. Weiter ist auch bei Weg-
lassen der Antriebsvorrichtung kein Grund ersichtlich, die jeweilige Membran da-
hingehend auszugestalten, dass die Rückholkraft zum Zurückbewegen der Nadel
erzeugt wird.
Um den Gegenstand einer Erfindung als nahegelegt anzusehen, ist nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum einen erforderlich, dass der Fach-
mann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen
Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lö-
sung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Zum ande-
ren muss der Fachmann Grund gehabt haben, den Weg der Erfindung zu beschrei-
ten. Dazu bedarf es in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des techni-
schen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger
Anlässe (BGH, Urteil vom 30. April 2009 – Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 Rndr. 20 -
Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; Urteil vom 8. Dezember 2009 – X ZR 65/05,
- 23 -
GRUR 2010, 407 Rndr. 17 – einteilige Öse). Diese Voraussetzungen sind im Streit-
fall nicht gegeben.
Aus diesen Gründen erweist sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner
geltenden Fassung als patentfähig.
III.
Die Patentansprüche 2 bis 8 haben durch ihren Rückbezug auf Patentanspruch 1
ebenso Bestand.
Gleiches gilt für den Gegenstand des nebengeordneten Verwendungsanspruchs 9,
der auf den Patentanspruch 1 rückbezogen ist.
Da sich das Streitpatent in der geltenden Fassung als rechtsbeständig erweist, kam
es auf die von der Beklagten mit Schriftsatz vom 1. Juni 2022 zur Akte gereichte
Fassung gemäß Hilfsantrag 1 nicht mehr an.
IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Absatz 2 PatG i. V. m. § 91 Absatz 1
S. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99
Absatz 1 PatG i. V. m. § 709 S. 1 und S. 2 ZPO.
- 24 -
V.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form
abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf
Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133
Karlsruhe, einzulegen.
Dr. Schnurr Veit Zimmerer Dr. Flaschke Dr. Söchtig


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