6 W (pat) 22/04  - 6. Senat (Techn.Beschw.)

BUNDESPATENTGERICHT 6 W (pat) 22/04 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 3. Juli 2007 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend das Patent 44 05 796 … hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Juli 2007 unter Mitwirkung … BPatG 154 08.05 - 2 - beschlossen: Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das am 22. März 2001 veröffentlichte Patent mit Beschluss vom 19. Dezember 2003 wi-derrufen. Die Entscheidung ist sinngemäß damit begründet, dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen in unzulässiger Weise erweitert worden sei. Gegen diesen das Patent widerrufenden Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand nach An-spruch 1 gemäß Haupt- und Hilfsanträgen ursprünglich offenbart sei und dass der Gegenstand gemäß Hilfsanträgen durch den Stand der Technik weder vorwegge-nommen noch nahegelegt werde. Die Patentinhaberin stellte den Antrag, den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das Patent 44 05 796 aufrecht zu erhalten, hilfsweise den angegriffenen Beschluss insoweit aufzuheben, als das Patent 44 05 796 beschränkt aufrecht erhalten wird mit folgenden Unter-lagen: - 3 - neue Patentansprüche 1 bis 12 und angepasste Beschreibung (4 Seiten), vom 13. Februar 2004 (Hilfsantrag I), neue Patentansprüche 1 bis 9 vom 3. Juli 2007 (Hilfsantrag II), weitere neue Patentansprüche, wobei die Ansprüche 1 bis 3 und 5 bis 7 zusammengefasst werden (Hilfsantrag III) sowie Beschreibung und Zeichnungen gemäß Patentschrift, und regt an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen zur Frage, ob ein Stand der Tech-nik, der ein anderes Lösungsprinzip als die Erfindung offenbart, geeignet ist, um als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Kombination mit einem weiteren Stand der Technik herangezogen zu werden. Der erteilte Anspruch 1 lautet: „Verfahren zum Erstellen eines Mauerwerks aus Steinmaterial mit zumindest nach oben offenen Hohlräumen oder Kammern wie Hochlochsteinen, Hohlkammersteinen oder gebrannten Hochloch-ziegeln, dadurch gekennzeichnet, dass auf die Lagerfugen der Steinreihen ein Dünnbettmörtel in einer Dicke von 1 bis 5 mm auf-gebracht wird, der mit wärmedämmenden Leichtzuschlägen und Zusatzmitteln zur Verbesserung des Standvermögens so einge-stellt ist, dass eine Überbrückung der Löcher in den Steinen gege-ben ist.“ Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I lautet: „Verfahren zum Erstellen eines Mauerwerks aus Steinmaterial mit zumindest nach oben offenen Hohlräumen oder Kammern wie Hochlochsteinen, Hohlkammersteinen oder gebrannten Hochloch-ziegeln, dadurch gekennzeichnet, dass auf die Lagerfugen der - 4 - Steinreihen ein Dünnbettmörtel in einer Dicke von 1 bis 5 mm auf-gebracht wird, der mit wärmedämmenden Leichtzuschlägen und Zusatzmitteln zur Verbesserung des Standvermögens so einge-stellt ist, dass eine Überbrückung der Löcher in den Steinen gege-ben ist, wobei vor Aufbringen des Dünnbettmörtels unmittelbar auf den Steinen durchgehend den Lochquerschnitt der Steinöffnungen verjüngende Gewebestreifen aufgebracht werden, derart, dass ein Hineinfallen des Mörtelmaterials in die Löcher verhindert und gleichzeitig die Verklebung der Steinlagen untereinander gewähr-leistet wird.“ Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II lautet: „Verfahren zum Erstellen eines Mauerwerks aus Steinmaterial mit zumindest nach oben offenen Hohlräumen oder Kammern wie Hochlochsteinen, Hohlkammersteinen oder gebrannten Hochloch-ziegeln, dadurch gekennzeichnet, dass auf die Lagerfugen der Steinreihen ein Dünnbettmörtel in einer Dicke von 1 bis 5 mm auf-gebracht wird, der mit wärmedämmenden Leichtzuschlägen und Zusatzmitteln zur Verbesserung des Standvermögens in Verbin-dung mit einem Gewebematerial so eingestellt ist, dass eine Überbrückung der Löcher in den Steinen gegeben ist, wobei vor Aufbringen des Dünnbettmörtels unmittelbar auf den Steinen durchgehend den Lochquerschnitt der Steinöffnungen verjün-gende Gewebestreifen aufgebracht werden, derart, dass ein Hi-neinfallen des Mörtelmaterials in die Löcher verhindert und gleich-zeitig die Verklebung der Steinlagen untereinander gewährleistet wird.“ - 5 - Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III lautet: „Verfahren zum Erstellen eines Mauerwerks aus Steinmaterial mit zumindest nach oben offenen Hohlräumen oder Kammern wie Hochlochsteinen, Hohlkammersteinen oder gebrannten Hochloch-ziegeln, dadurch gekennzeichnet, dass auf die Lagerfugen der Steinreihen ein Dünnbettmörtel in einer Dicke von 1 bis 5 mm auf-gebracht wird, der mit wärmedämmenden Leichtzuschlägen und Zusatzmitteln zur Verbesserung des Standvermögens in Verbin-dung mit einem Gewebematerial so eingestellt ist, dass eine Überbrückung der Löcher in den Steinen gegeben ist, wobei vor Aufbringen des Dünnbettmörtels unmittelbar auf den Steinen durchgehend den Lochquerschnitt der Steinöffnungen verjün-gende Gewebestreifen aufgebracht werden, derart, dass ein Hi-neinfallen des Mörtelmaterials in die Löcher verhindert und gleich-zeitig die Verklebung der Steinlagen untereinander gewährleistet wird, dass der Dünnbettmörtel als Leichtzuschlag Perlite, Bims, Vermiculite, Kunststoffgranulat oder Glasgranulat enthält und dass die Gewebestreifen eine Maschengröße von ca. 5 bis 12 mm je nach Öffnungsbreite der Steinhohlräume oder Kammern aufwei-sen.“ Hinsichtlich des Wortlauts der übrigen Ansprüche nach Haupt- und Hilfsanträgen wird auf den Akteninhalt verwiesen. Auf den Hinweis des Senats in der mündlichen Verhandlung, die Gegenstände der Hilfsanträge II und III beruhten nach vorläufiger Einschätzung nicht auf einer erfin-derischen Tätigkeit, trägt die Patentinhaberin vor, der Senat dürfe im Beschwerde-verfahren keine neuen Einspruchsgründe berücksichtigen. - 6 - Im Prüfungs- und Einspruchsverfahren sind u. a. folgende Druckschriften in Be-tracht gezogen worden: - DE 36 27 994 A1 - DE-Z: Baupraxis 1/82 „Mauerwerk ohne Stoßfugenvermörte-lung“, S. 18/19. Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwie-sen. II. Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin hat in der Sache keinen Erfolg. 1. Der geltende Anspruch 1 gemäß Hauptantrag ist unzulässig. In der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1 ist angegeben, dass der Dünnbettmörtel jeweils auf im Bereich der Lagerfugen unmittelbar auf den Steinen durchgehend angeordneten, den Lochquerschnitt der Steinöffnungen verjüngende Gewebestreifen aufgebracht wird, derart, dass ein Hineinfallen des Mörtelmaterials in die Öffnungen der Hohlkammern od. dgl. der Steine verhindert und gleichzeitig die Verklebung der Steinlagen untereinander gewährleistet ist. Sowohl aus dem ursprünglichen Anspruch 1 wie auch aus der Gesamtheit der Unterlagen (vgl. z. B. S. 7, Abs. 1) ergibt sich, dass die Anordnung von den Loch-querschnitt der Steinöffnungen verjüngenden Gewebestreifen zwingend vorgese-hen ist und einen erfindungswesentlichen Verfahrensschritt darstellt. Gerade dieses in den gesamten Anmeldungsunterlagen als erfindungswesentlich herausgestellte Merkmal fehlt aber im erteilten Anspruch 1. - 7 - Der erteilte Anspruch 1 ist auf ein Verfahren gerichtet, bei dem der Dünnbettmörtel allein mittels wärmedämmender Leichtzuschläge und Zusatzmitteln zur Verbesse-rung des Standvermögens in der Lage ist, die Löcher in den Steinen zu über-brücken. Von einem Gewebestreifen, der dieses Hineinfallen unterbindet, ist nun keine Rede mehr. Der erteilte Anspruch 1 ist somit unzulässig abgeändert, weil sein Gegenstand über das hinaus geht, was ursprünglich offenbart worden ist (PatG § 21, Abs. 1, Satz 4). 2. Der geltende Anspruch 2 gemäß Hilfsantrag I ist unzulässig. Im geltenden Anspruch 1 ist u. a. angegeben, „dass der Mörtel mit wärmedämmenden Leichtzuschlägen und Zusatzmitteln so eingestellt ist, dass eine Überbrückung der Lö-cher in den Steinen gegeben ist.“ Genau dieses Merkmal ist den Ursprungsunterlagen nicht zu entnehmen, da dort von einer Überbrückung der Löcher in den Steinen immer nur im Zusammenhang mit einem Gewebematerial die Rede ist. Ein Mörtel, der allein aufgrund von Zu-schlägen die Löcher überbrücken kann, ist den Ursprungsunterlagen nicht zu entnehmen (vgl. hierzu auch die Ausführungen zum Hauptantrag). Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I ist somit unzulässig abgeändert, weil sein Gegenstand über das hinaus geht, was ursprünglich offenbart worden ist (PatG § 21, Abs. 1, Satz 4). 3. Die geltenden Ansprüche gemäß Hilfsantrag II sind zulässig. - 8 - Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II entspricht dem geltenden An-spruch 1 gemäß Hilfsantrag I mit dem Zusatz „in Verbindung mit einem Gewebe-material“. Durch diesen Zusatz kommt hinreichend deutlich zum Ausdruck, dass der Dünnbettmörtel nicht aus sich heraus die Löcher in den Steinen überbrücken kann, sondern nur in Verbindung mit einem Gewebestreifen, wie es in den ur-sprünglichen Unterlagen offenbart ist. Die geltenden Ansprüche 2 bis 9 gemäß Hilfsantrag II ergeben sich aus den Ur-sprungsunterlagen bzw. der Patentschrift und sind somit ebenfalls zulässig. 4. Die geltenden Ansprüche gemäß Hilfsantrag III sind zulässig. Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III entspricht dem geltenden An-spruch 1 gemäß Hilfsantrag II, an den die Merkmale der erteilten Ansprüche 2 und 3 angehängt worden sind. Die erteilten Ansprüche 2 und 3 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 3 und 6. Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsan-trag III ist somit zulässig. Das Gleiche gilt auch für die übrigen Ansprüche gemäß Hilfsantrag III, die sich aus den Ursprungsunterlagen bzw. der Patentschrift ergeben. 5. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II mag neu sein, er ist jedoch nicht das Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit. Aus der DE 36 29 994 A1 ist bekannt ein Verfahren zum Erstellen eines Mauerwerks aus Steinmaterial mit zumindest nach oben offenen Hohlräumen oder Kammern, wie Hochlochsteinen, Hohlkammersteinen oder gebrannten Hochloch-ziegeln (vgl. Anspruch 1). - 9 - Dieses bekannte Verfahren zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass auf die Lagerfugen der Steinreihen ein …mörtel … aufgebracht wird, …, wobei vor dem Aufbringen des …mörtels unmittelbar auf den Steinen durchgehend den Lochquerschnitt der Steinöffnungen verjüngende Gewebestreifen 1 aufgebracht werden, derart, dass ein Hineinfallen des Mörtelmaterials in die Löcher verhindert und gleichzeitig die Verklebung der Steinlagen untereinander gewähr-leistet ist (vgl. Anspruch 1 und Sp. 1, Z. 60 bis 69). Als Unterschied zu diesem bekannten Verfahren verbleibt somit, dass als Mörtel ein Dünnbettmörtel mit einer Dicke von 1 bis 5 mm verwendet wird, der mit wärmedämmenden Leichtzuschlägen und Zusatzmitteln zur Verbesserung des Standvermögens so einge-stellt ist, dass eine Überbrückung der Löcher in den Steinen gege-ben ist. Die Verwendung von Dünnbettmörtel mit einer Dicke von 1 bis 3 mm mit anorga-nischen Füllstoffen und organischen Zusätzen ist dem Fachmann zur Vermaue-rung von Poroton-Hochlochziegeln bereits hinlänglich bekannt (vgl. DE-Z: Baupra-xis 1/82 „Mauerwerk ohne Stoßfugenvermörtelung“, S. 19, Abschnitte „Der Mörtel“ und „Auftragen des Dünnbettmörtels“). Dort ist auch beschrieben, dass der Mörtel bei richtiger Konsistenz nicht in die Löcher der Ziegel fällt (vgl. a. a. O. Abschnitt „Auftragen des Dünnbettmörtels“). Wenn dieser bekannte Mörtel nun bei dem aus der DE 36 27 994 A1 bekannten Verfahren verwendet wird, führt dies auf direktem Weg zum Gegenstand des gel-tenden Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag II. - 10 - Eine solche Übertragung hat für den Fachmann entgegen der Auffassung der Pa-tentinhaberin auch nahegelegen, da es in beiden Druckschriften um die Vermaue-rung von Hohlblocksteinen geht (vgl. in DE 36 27 994 A1: Sp. 1. Z. 29 bis 32 und in „baupraxis“: S. 18, linke Sp., Abschnitt „Die Steine“), in beiden Druckschriften das Problem der Wärmedämmung angesprochen ist (vgl. in DE 36 27 994 A1: Sp. 1. Z. 56 bis 59 und in „baupraxis“: S. 19, linke Sp., Abschnitt „Wärmeschutz“) und beide Druckschriften Möglichkeiten aufzeigen, wie das Hineinfallen von Mörtel in die Löcher der Steine verhindert werden kann (vgl. in DE 36 27 994 A1: Sp. 2. Z. 24 bis 26 und in „baupraxis“: S. 18, rechte Sp., Abschnitt „Auftragen des Dünn-bettmörtels“, letzter Satz). Somit war es für den Fachmann naheliegend, den in der Literaturstelle „baupraxis“ beschriebenen Mörtel im Zusammenhang mit einem aus der DE 36 27 994 A1 beschriebenen Verfahren einzusetzen, da in beiden Fällen eine gemeinsame Problemstellung das verbindende Glied dargestellt hat. Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II ist somit nicht gewährbar. 6. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag III mag neu sein, er ist jedoch nicht das Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit. Der geltende Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III entspricht dem Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 mit den zusätzlichen Merkmalen der erteilten Ansprüche 2 und 3, wonach der Dünnbettmörtel als Leichtzuschlag Perlite, Bims, Vermiculite, Kunststoffgranulat oder Glasgranulat enthält und die Gewebe-streifen einer Maschengröße von ca. 5 bis 12 mm je nach Öff-nungsbreite der Steinhohlräume oder Kammern aufweisen. - 11 - Wie in der Literaturstelle „baupraxis“ beschrieben (vgl. S. 19 Abschnitt „Der Mör-tel“), sind dem dort verwendeten Mörtel bereits anorganische Füllstoffe und orga-nische Zusätze zugegeben. Somit erschöpft sich das im Anspruch 1 enthaltene Merkmal, wonach der Dünnbettmörtel als Leichtzuschlag Perlite, Bims, Vermiculite, Kunststoffgranulat oder Glasgranulat enthält allenfalls in einer einfachen Auswahl aus bekannten Zusatzstoffen. Eine solche Auswahl vermag eine erfinderische Tätigkeit jedoch nicht zu begrün-den. Denn die beanspruchten Zuschlagstoffe stellen lediglich eine willkürliche Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten dar, die offenbar die gleichen Eigen-schaften besitzen wie die in der „baupraxis“ verwendeten Zuschlagstoffe, da so-wohl der Mörtel gemäß „baupraxis“ als auch der patentgemäße Mörtel zur Ver-mauerung von Hohlblocksteinen verwendbar ist, wärmedämmende Eigenschaften besitzt und nicht in die Löcher der Steine hineinfällt. Somit betrifft die bean-spruchte Auswahl lediglich den analogen Einsatz bekannter Materialien in be-kannter Weise, ohne dass unerwartete Wirkungen eintreten; zumindest sind weder den Anmeldungsunterlagen noch der Patentschrift solche unerwarteten Wirkungen zu entnehmen und auch in der mündlichen Verhandlung ist nichts Derartiges vor-getragen worden. Schließlich vermag auch die Angabe, wonach die Gewebestreifen eine Maschen-größe von ca. 5 bis 12 mm je nach Öffnungsbreite der Steinhohlräume oder Kammern aufweisen, den Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III nicht zu retten, da die Maschenweite schon allein durch die Lochgröße in den Steinen vorgegeben ist und auch - wie im Anspruch 1 angegeben - je nach Öffnungsbreite variiert. Nach alledem ist auch der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag III nicht gewährbar. - 12 - 8. Die übrigen Ansprüche fallen notwendigerweise mit dem jeweiligen An-spruch 1 (vgl. BGH GRUR 1989, 103 „Verschlussvorrichtung für Gießpfannen“ i. V. m. BGH GRUR 1980, 716 „Schlackenbad“). 9. Entgegen der Meinung der Patentinhaberin war es dem Senat nicht verwehrt, den Gegenstand der Patentansprüche gemäß den Hilfsanträgen II und III auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen. Zwar ist das Bundespatentgericht grundsätzlich nicht befugt, im Einspruchsbe-schwerdeverfahren von Amts wegen neue Widerrufsgründe, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens in erster Instanz waren, aufzugreifen und hierauf seine Entscheidung zu stützen. Die Beschränkung der Prüfungskompetenz der 2. Instanz gilt jedoch nur, wenn der Streitgegenstand in erster und zweiter Instanz identisch ist. Wird die Fassung des Patents - wie im vorliegenden Fall - im Be-schwerdeverfahren geändert, so ist Streitgegenstand nicht mehr das Patent, das durch die angefochtene Entscheidung beurteilt wurde, sondern das Patent, des-sen Fassung der Patentinhaber nunmehr verteidigt. Die neue Fassung, mit der die Ansprüche, die Beschreibung oder die Zeichnungen geändert werden, darf nur aufrechterhalten werden, wenn sie alle Voraussetzungen für eine Patentierung erfüllt. Das Bundespatentgericht hat in diesem Fall daher eine geänderte Fassung des Patents in vollem Umfang auf die Erfüllung aller Erfordernisse des Patentge-setzes zu prüfen, und zwar ohne Beschränkung auf die gesetzlichen Widerrufs-gründe gemäß § 21 PatG oder auf den in ersten Instanz geltend gemachten Ein-spruchsgrund (vgl. etwa Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 59 Rn. 196; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 59 Rn. 62 c; BGH GRUR 1998, 901 „Polymermasse“). 10. Für den Senat gab es keinen Anlass, der Anregung der Patentinhaberin zu folgen und die Rechtsbeschwerde zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war, noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 100 Abs. 2 PatG). - 13 - Erstens handelt es sich bei der Frage, ob der für die Entscheidung relevante Fachmann verschiedene Dokumente verknüpft und zur Lösung einer Aufgabe he-ranzieht, nur bedingt um eine Rechtsfrage. Es bedarf nämlich einer wertenden Entscheidung, ob die Erfindung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Um-stände des konkreten Einzelfalls für einen Fachmann nahe gelegen hat. Eine sol-che Feststellung von Tatsachen unterliegt aber keiner Überprüfung im Rechtsbe-schwerdeverfahren. Zweitens ist fraglich, inwieweit die von der Patentinhaberin aufgeworfene Rechts-problematik hier entscheidungserheblich ist. Für die Entscheidung des Prüfers oder des Senats kann zwar das Vorliegen objektiver Anhaltspunkte, die für oder gegen ein Naheliegen der Erfindung sprechen, von Bedeutung sein - so auch das Erfordernis, mehrere Dokumente zu kombinieren. Derartige Beweisanzeichen er-lauben für sich genommen jedoch keinen zwingenden Schluss, dass die Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht (vgl. BGH GRUR 1979, 619 „Tabelliermappe“; 1962, 350 „Dreispiegel-Rückstrahler“; Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl., § 4 Rn. 66; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 4 Rn. 47). Drittens ist aber auch die Frage, ob die Kombination verschiedener Entgegenhal-tungen ein Indiz gegen das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit sind, bereits höchstrichterlich entschieden und bedarf keiner erneuten Überprüfung. Nach ständiger Rechtsprechung sind alle Entgegenhaltungen aus dem Stand der Tech-nik, also alle Dokumente aus der Neuheitsprüfung, auch bei der Prüfung auf erfin-derische Tätigkeit zu berücksichtigen (BGH GRUR 1969, 271 „Zugseilführung“), wobei die erfinderische Tätigkeit auf Grund einer Gesamtschau des Standes der Technik zu beurteilen ist (vgl. BGH BlPMZ 1953, 227 „Rohrschelle“; 1954, 24 „Mehrfachschelle“; 1964, 167, 168 rechte Sp. „Schreibstift“; 1974, 208, 209 rechte Sp. „Stromversorgungseinrichtung“). Der maßgebliche Fachmann hat nach der Rechtsprechung Kenntnis des gesamten Stands der Technik seines Fachge-biets und hat Zugang zu allen Dokumenten seines Gebiets, sowie zu den Doku-menten des Recherchenberichts (vgl. dazu etwa BGH BlPMZ 1989, 133 „Gurtum-- 14 - lenkung“). Es kann also aus den verschiedenen Dokumenten des Standes der Technik gleichsam ein Mosaik gebildet werden (combination of documents). Basis für die Prüfung kann somit u. a. auch die Verknüpfung von mehreren Dokumenten sein. So wurde vom Bundesgerichtshof eine erfinderische Tätigkeit verneint, wenn die Erfindung lediglich eine dem Fachmann mögliche, mosaikartige Zusammen-stellung aus dem Stand der Technik ist (BGH BlPMZ 1963, 365, 366 rechte Sp. „Schutzkontaktstecker“). gez. Unterschriften

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