7 W (pat) 306/11  - 7. Senat (Techn.Beschw.)

BUNDESPATENTGERICHT L e i t sa tzAktenzeichen: 7 W (pat) 306/11 Entscheidungsdatum: 30. März 2012Rechtsbeschwerde zugelassen: nein Normen: §§ 99 PatG; §§ 265, 267 ZPO Maßstabträger Zum rügelosen Einlassen eines in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen Verfah-rensbeteiligten zum Beteiligtenwechsel auf der Gegenseite. BUNDESPATENTGERICHT7 W (pat) 306/11_______________(Aktenzeichen)Verkündet am30. März 2012…B E S C H L U S SIn der Einspruchssachebetreffend das Patent 10 2004 063 462…- 2 -…hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufdie mündliche Verhandlung vom 30. März 2012 durch den Vorsitzenden RichterDipl.-Ing. Univ. Höppler sowie die Richter Schwarz, Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys.Maile und Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeckbeschlossen:Das Patent 10 2004 063 462 wird widerrufen.- 3 -G r ü n d eI.Die Erteilung des von der Rechtsvorgängerin der jetzigen Inhaberin, derFa. M… GmbH in W…, am 23. Dezember 2004angemeldeten Patents 10 2004 063 462 mit der BezeichnungMaßstabträger für magnetische Längen- oder Winkelmessungist am 23. März 2006 veröffentlicht worden.Hiergegen haben die Einsprechende zu 1) mit Schriftsatz vom 8. Juni 2006, ein-gegangen am 10. Juni 2006, und die Einsprechende zu 2) mit am 23. Juni 2006per Fax eingegangenem Schriftsatz vom selben Tag Einspruch eingelegt.Beide Einsprechende machen den Widerrufsgrund mangelnder Patentfähigkeitnach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG geltend, weil das Patent, was von ihnen in den Ein-spruchsschriftsätzen im Einzelnen ausgeführt wird, vor dem Hintergrund des nach-genannten Standes der Technik weder neu noch erfinderisch sei. Hierzu berufensich beide Einsprechende zunächst übereinstimmend auf die DruckschriftD1 DE 199 36 536 A1.Die Einsprechende zu 1) stützt ihren Einspruch darüber hinaus auch auf dieDruckschriftD2 DE 101 33 559 A1,und die Einsprechende zu 2) auch auf die Druckschriften- 4 -D3 EP 1 047 085 A2 i.V.m. Familienmitglied DE 299 07 074 U1 (= D3')und denD4 Bericht über die „Experimentelle Machbarkeitsstudie zur Herstellunghartmagnetischer Informationsträger“ der i… GmbH ……, P… in H… vom 27. März 1997.Hinsichtlich der Druckschrift D4 behauptet die Einsprechende zu 2), dass sie alsStand der Technik zu berücksichtigen sei, weil sie niemals der Geheimhaltung un-terlegen habe und auch heute noch ohne weiteres von der i… GmbHin H… abgerufen werden könne (Beweis: Zeugnis des nicht namentlich benannten Geschäftsführers der Fa. i… sowie des Herrn Dipl.-Ing.W…, zu laden über die Adresse der Einsprechenden zu 2)).Darüber hinaus macht die Einsprechende zu 2) auch den Widerrufsgrund dermangelnden Ausführbarkeit nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG geltend, da im An-spruch 1 unklar bleibe, auf welche Dicke und Ebenheit die Magnetschicht gebrachtwerden müsse.Mit Schriftsatz vom 27. März 2012 hat die Einsprechende zu 1) des Weiteren dieDruckschriftenD5 US 5 705 970 A,D6 JP 04-351914 A (mit englischsprachigem Abstract und Übersetzungins Deutsche),D7 JP 61-110106 U (mit Übersetzung ins Deutsche),D8 DE 35 87 980 T2 und- 5 -D9 DE 103 22 130 A1als entgegenstehenden Stand der Technik genannt.Der Senat hat die Beteiligten zudem auf die DruckschriftD10 10 2004 010 126 A1als weiteren möglicherweise relevanten Stand der Technik hingewiesen.Am 16. November 2006 ist das Patent im Patentregister auf die jetzige Patent-inhaberin umgeschrieben worden. Die jetzige Patentinhaberin, die allein schrift-sätzlich seit dem 26. Oktober 2006 zu den Einsprüchen Stellung genommen hat,ist den Einsprüchen entgegengetreten und verteidigt ihr Patent in der mündlichenVerhandlung, an welcher die Einsprechende zu 2) entsprechend vorheriger An-kündigung nicht teilgenommen hat, mit neuen Patentansprüchen laut Haupt- undvier Hilfsanträgen.Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 5 nach Hauptantrag lauten (Merk-malsgliederung in Anspruch 5 seitens des Senats hinzugefügt):1. Verfahren zur Herstellung eines Maßstabträgers (1) für magnetischeLängen- oder Winkelmessung, dadurch gekennzeichnet, dassa) in die Oberfläche des Maßstabträgers (1) entlang der Maßstab-spur eine Nut (2; 6) eingearbeitet wird,b) die Nut (2; 6) mit einer aushärtbaren, Epoxidharz-gebundenenMagnetpulverpaste (3) aufgefüllt wird,- 6 -c) der Maßstabträger (1) zum Aushärten der Magnetpulverpaste (3)erhitzt wird undd) nach dem Aushärten durch spanabhebende Bearbeitung derOberfläche des Maßstabträgers (1) über die Nutoberfläche hinwegdie Magnetschicht auf eine an die zu kodierende Magnetisierungangepasste optimale Dicke, welche vorzugsweise etwa die Hälfteder zu kodierenden Periodenlänge eines Maßstabintervalls be-trägt, und auf Ebenheit gebracht wird, so dass die ausgehärteteMagnetpulverpaste (3) flächenbündig zur angrenzenden Oberflä-che des Maßstabträgers (1) ist.5. Maßstabträger für magnetische Längen- oder Winkelmessung, dadurchgekennzeichnet, dass5.1 der Maßstabträger (1) eine in Richtung der Maßstabspur ver-laufende Nut (2; 6) aufweist,5.2 die mit einer ausgehärteten, Epoxidharz-gebundenen Magnet-pulverpaste (3) aufgefüllt ist und5.3 deren Oberfläche flächenbündig zur angrenzenden Oberflächedes Maßstabträgers (1) ausgerichtet ist,5.4 wobei die Dicke der flächenbündigen Magnetpulverschicht optimalan die zu kodierende Magnetisierung angepasst ist, vorzugsweisedie Hälfte einer zu kodierenden Periodenlänge eines Maßstabin-tervalls beträgt.- 7 -Die nebengeordneten Ansprüche 1 und 5 nach 1. Hilfsantrag lauten (Merkmals-gliederung in Anspruch 5 seitens des Senats hinzugefügt sowie Änderungen zumHauptantrag kursiv hervorgehoben):1. Verfahren zur Herstellung eines Maßstabträgers (1) für magnetischeLängen- oder Winkelmessung, dadurch gekennzeichnet, dassa) in die Oberfläche des Maßstabträgers (1) entlang der Maßstab-spur eine Nut (2; 6) eingearbeitet wird,b) die Nut (2; 6) mit einer aushärtbaren, Epoxidharz-gebundenenMagnetpulverpaste (3) aufgefüllt wird,c) der Maßstabträger (1) zum Aushärten der Magnetpulverpaste (3)erhitzt wird undd) nach dem Aushärten durch spanabhebende Bearbeitung derOberfläche des Maßstabträgers (1) über die Nutoberfläche hinwegdie Magnetschicht auf eine an die zu kodierende Magnetisierungangepasste optimale Dicke, welche etwa die Hälfte der zu ko-dierenden Periodenlänge eines Maßstabintervalls beträgt, und aufEbenheit gebracht wird, so dass die ausgehärtete Magnetpul-verpaste (3) flächenbündig zur angrenzenden Oberfläche desMaßstabträgers (1) ist.5. Maßstabträger für magnetische Längen- oder Winkelmessung, dadurchgekennzeichnet, dass5.1 der Maßstabträger (1) eine in Richtung der Maßstabspur ver-laufende Nut (2; 6) aufweist,- 8 -5.2 die mit einer ausgehärteten, Epoxidharz-gebundenen Magnetpul-verpaste (3) aufgefüllt ist und5.3* deren Oberfläche mechanisch auf Ebenheit gebracht und flächen-bündig zur angrenzenden Oberfläche des Maßstabträgers (1) aus-gerichtet ist,5.4* wobei die Dicke der flächenbündigen Magnetpulverschicht optimalan die zu kodierende Magnetisierung angepasst ist, nämlich dieHälfte einer zu kodierenden Periodenlänge eines Maßstabinter-valls beträgt.Die nebengeordneten Ansprüche 1 und 4 nach 2. Hilfsantrag lauten (Merkmals-gliederung in Anspruch 4 seitens des Senats hinzugefügt):1. Verfahren zur Herstellung eines Maßstabträgers für magnetische Län-gen- oder Winkelmessung, dadurch gekennzeichnet, dassa) in die Oberfläche des Maßstabträgers entlang der Maßstabspureine Nut eingearbeitet wird,b) die Nut mit Randstegen versehen wird, die erhöht gegenüber derOberfläche des Maßstabträgers sind,c) die Nut mit einer aushärtbaren, Epoxidharz-gebundenen Magnet-pulverpaste aufgefüllt wird,d) der Maßstabträger zum Aushärten der Magnetpulverpaste erhitztwird und- 9 -e) nach dem Aushärten durch eine spanabhebende Bearbeitung derOberfläche des Maßstabträgers über die Nutoberfläche und dieKopfflächen der Randstege hinweg die Magnetschicht auf eine Di-cke, welche etwa die Hälfte einer zu kodierenden Periodenlängeeines Maßstabintervalls beträgt, und auf Ebenheit gebracht wird,so dass die ausgehärtete Magnetpulverpaste flächenbündig zurangrenzenden Kopffläche der Randstege ist.4. Maßstabträger für magnetische Längen- oder Winkelmessung, dadurchgekennzeichnet, dass4.1 der Maßstabträger (1) eine in Richtung der Maßstabspur verlau-fende Nut (2; 6) mit gegenüber der Oberfläche des Maßstabträ-gers erhöhten Randstegen (10) aufweist,4.2 die mit einer ausgehärteten, Epoxidharz-gebundenen Magnetpul-verpaste (3) aufgefüllt ist,4.3 wobei die Kopfflächen der Randstege (10) und die mit der ausge-härteten Magnetpulverpaste (3) gefüllte Nutoberfläche nach span-abhebender Bearbeitung flächenbündig zueinander ausgerichtetund geebnet sind,4.4 wobei die Dicke der ausgehärteten Magnetpulverschicht die Hälfteeiner zu kodierenden Periodenlänge eines Maßstabintervalls be-trägt.Die nebengeordneten Ansprüche 1 und 5 nach 3. Hilfsantrag lauten (Merkmals-gliederung in Anspruch 5 seitens des Senats hinzugefügt):- 10 -1. Verfahren zur Herstellung eines Maßstabträgers für magnetische Län-gen- oder Winkelmessung, dadurch gekennzeichnet, dassa) in die Oberfläche des Maßstabträgers entlang der Maßstabspur eineNut eingearbeitet wird,b) die Nut mit einer aushärtbaren, Epoxidharz-gebundenen Magnet-pulverpaste aufgefüllt wird,c) der Maßstabträger zum Aushärten der Magnetpulverpaste erhitztwird,d) nach dem Aushärten durch eine spanabhebende Bearbeitung derOberfläche des Maßstabträgers über die Nutoberfläche hinweg dieMagnetschicht auf eine Dicke, welche die Hälfte einer zu kodieren-den Periodenlänge eines Maßstabintervalls beträgt, und auf Eben-heit gebracht wird, so dass die ausgehärtete Magnetpulverpaste (3)flächenbündig zur angrenzenden Oberfläche des Maßstabträgers(1) ist; unde) zumindest auf die mit der Magnetschicht gefüllte Nutoberfläche eineMetallschicht aus Gold zum Schutz vor chemischen Einwirkungenauf die Nutoberfläche aufgedampft wird.5. Maßstabträger für magnetische Längen- oder Winkelmessung, dadurchgekennzeichnet, dass5.1 der Maßstabträger (1) eine in Richtung der Maßstabspur ver-laufende Nut (2; 6) aufweist,- 11 -5.2 die mit einer ausgehärteten, Epoxidharz-gebundenen Magnetpul-verpaste (3) aufgefüllt ist und5.3 deren Oberfläche flächenbündig zur angrenzenden Oberflächedes Maßstabträgers (1) ausgerichtet ist,5.4 wobei die Dicke der flächenbündigen Magnetpulverschicht dieHälfte einer zu kodierenden Periodenlänge eines Maßstabinter-valls beträgt, und5.5 wobei zumindest auf die fertige Nutoberfläche eine Metallschichtaus Gold zum Schutz vor chemischen Einwirkungen aufgedampftist.Die nebengeordneten Ansprüche 1 und 4 nach 4. Hilfsantrag lauten (Merkmals-gliederung in Anspruch 4 seitens des Senats hinzugefügt):1. Verfahren zur Herstellung eines Maßstabträgers für magnetische Län-gen- oder Winkelmessung, dadurch gekennzeichnet, dassa) in die Oberfläche des Maßstabträgers entlang der Maßstabspur ei-ne Nut eingearbeitet wird,b) die Nut mit Randstegen versehen wird, die erhöht gegenüber derOberfläche des Maßstabträgers sind,c) Anbringen einer magnetisch isolierenden Haftschicht auf denWand- und Bodenflächen der Nut;d) die Nut mit einer aushärtbaren, Epoxidharz-gebundenen Mag-netpulverpaste aufgefüllt wird,- 12 -e) der Maßstabträger zum Aushärten der Magnetpulverpaste erhitztwird undf) nach dem Aushärten durch eine spanabhebende Bearbeitung derOberfläche des Maßstabträgers über die Nutoberfläche und dieKopfflächen der Randstege hinweg die Magnetschicht auf eine Di-cke, welche etwa die Hälfte einer zu kodierenden Periodenlängeeines Maßstabintervalls beträgt, und auf Ebenheit gebracht wird,so dass die ausgehärtete Magnetpulverpaste flächenbündig zurangrenzenden Kopffläche der Randstege ist.4. Maßstabträger für magnetische Längen- oder Winkelmessung, dadurchgekennzeichnet, dass4.1 der Maßstabträger (1) eine in Richtung der Maßstabspur verlau-fende Nut (2; 6) mit gegenüber der Oberfläche des Maßstabträ-gers erhöhten Randstegen (10) aufweist,4.2 die mit einer ausgehärteten, Epoxidharz-gebundenen Magnetpul-verpaste (3) aufgefüllt ist,4.3 wobei die Kopfflächen der Randstege (10) und die mit der ausge-härteten Magnetpulverpaste (3) gefüllte Nutoberfläche nachspanabhebender Bearbeitung flächenbündig zueinander ausge-richtet und geebnet sind,4.4 wobei die Dicke der ausgehärteten Magnetpulverschicht die Hälfteeiner zu kodierenden Periodenlänge eines Maßstabintervalls be-trägt,- 13 -4.5 wobei die Boden- (5) und Wandflächen (4) der Nut (2; 6) mit einermagnetisch isolierenden Haftschicht versehen sind.Zu den auf die jeweiligen unabhängigen Patentansprüche gemäß Haupt- und den Hilfsanträgen direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüchen sowie weiterenEinzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.Die Einsprechende zu 1) beantragt,das Patent 10 2004 063 462 zu widerrufen.Die Einsprechende zu 2), die nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen ist,hat mit Schriftsatz vom 21. November 2007 beantragt,das Patent vollumfänglich zu widerrufen.Die Patentinhaberin beantragt,das Patent 10 2004 063 462 mit den Patentansprüchen 1 bis 13laut dem in der mündlichen Verhandlung vom 30. März 2012 über-reichten und mit „neue Patentansprüche (Hauptantrag)“ über-schriebenen Hauptantrag sowie mit der ggfs. anzupassenden Be-schreibung und mit den Zeichnungen (Fig. 1 bis 5) laut Patent-schrift beschränkt aufrechtzuerhalten.Hilfsweise:1. Hilfsantragdas Patent 10 2004 063 462 mit den Patentansprüchen 1 bis 13laut dem in der mündlichen Verhandlung vom 30. März 2012 über-- 14 -reichten und mit „neue Patentansprüche (1. Hilfsantrag)“ über-schriebenen 1. Hilfsantrag sowie mit der ggfs. anzupassenden Be-schreibung und mit den Zeichnungen (Fig. 1 bis 5) laut Patent-schrift beschränkt aufrechtzuerhalten.2. Hilfsantragdas Patent 10 2004 063 462 mit den Patentansprüchen 1 bis 11laut dem in der mündlichen Verhandlung vom 30. März 2012 über-reichten und mit „neue Patentansprüche (2. Hilfsantrag)“ über-schriebenen 2. Hilfsantrag sowie mit der ggfs. anzupassenden Be-schreibung und mit den Zeichnungen (Fig. 1 bis 5) laut Patent-schrift beschränkt aufrechtzuerhalten.3. Hilfsantragdas Patent 10 2004 063 462 mit den Patentansprüchen 1 bis 13laut dem in der mündlichen Verhandlung vom 30. März 2012 über-reichten und mit „neue Patentansprüche (3. Hilfsantrag)“ über-schriebenen 3. Hilfsantrag sowie mit der ggfs. anzupassenden Be-schreibung und mit den Zeichnungen (Fig. 1 bis 5) laut Patent-schrift beschränkt aufrechtzuerhalten.4. Hilfsantragdas Patent 10 2004 063 462 mit den Patentansprüchen 1 bis 12laut dem in der mündlichen Verhandlung vom 30. März 2012 über-reichten und mit „neue Patentansprüche (4. Hilfsantrag)“ über-schriebenen 4. Hilfsantrag sowie mit der ggfs. anzupassenden Be-schreibung und mit den Zeichnungen (Fig. 1 bis 5) laut Patent-schrift beschränkt aufrechtzuerhalten.- 15 -In der mündlichen Verhandlung haben die Einsprechende zu 1) und die Patent-inhaberin ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.II.A. Der Senat ist für die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahrenauch nach der - mit Wirkung vom 1. Juli 2006 erfolgten - Aufhebung derÜbergangsvorschriften des § 147 Abs. 3 PatG auf Grund des Grundsatzesder "perpetuatio fori" gemäß § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog i. V. m. § 99Abs. 1 PatG zuständig (vgl. BGH GRUR 2009, 184, 185 - Ventilsteuerung;GRUR 2007, 862 f. - Informationsübermittlungsverfahren II).B. Die Einsprüche sind zulässig. Bedenken gegen die Zulässigkeit, insbeson-dere nach § 59 Abs. 1 Satz 3 bis 5 PatG, sind weder ersichtlich noch seitensder Patentinhaberin vorgetragen.Dabei ist, obwohl die Einsprüche vor dem Rechtsübergang auf die jetzigePatentinhaberin eingelegt worden sind, am Einspruchsverfahren seitens der Patentinhaberin allein die neue Patentinhaberin beteiligt. Diese hat seit dem26. Oktober 2006 allein zu den Einsprüchen Stellung genommen und mit ih-rem Schriftsatz vom 26. Januar 2007 stillschweigend die Übernahme desEinspruchsverfahrens auf Seiten der Patentinhaberschaft erklärt. Zwar ist einsolcher Beteiligtenwechsel nach der neuen Rechtsprechung des Bundesge-richtshofs nach § 99 PatG i.V.m. § 265 Abs. 2 Satz 2 ZPO nur mit Zustim-mung der übrigen Verfahrensbeteiligten zulässig (vgl. BGH GRUR 2008, 87,89 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren), welche von den Ein-sprechenden bislang nicht ausdrücklich erklärt wurde; es entspricht aber ein-helliger Meinung im Schrifttum, dass auch dann, wenn die erforderliche Zu-stimmung i.S.d. § 265 Abs. 2 Satz 2 ZPO nicht ausdrücklich erklärt wurde,diese nach § 267 ZPO zu vermuten ist, wenn der Beteiligte, von dessen Zu-- 16 -stimmung der Beteiligtenwechsel abhängig ist, sich in der mündlichen Ver-handlung auf die Sache eingelassen hat, ohne dem Beteiligtenwechsel zuwidersprechen (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl., § 265 Rn. 17; Zöl-ler/Greger, ZPO, 29. Aufl., § 265, Rn. 7). Dies ist vorliegend nicht nur für dieEinsprechende zu 1), welche an der mündlichen Verhandlung teilgenommenhat, sondern auch für die nicht erschienene Einsprechende zu 2) der Fall, dafür Letztere das Fernbleiben im Termin einer rügelosen Einlassung auf dieSache gleichsteht. Dem steht nicht entgegen, dass im Zivilverfahren für denFall der Säumnis eine vermutete Einwilligung nach § 267 ZPO ausgeschlos-sen ist (vgl. Thomas/Putzo/Reichold, ZPO, 32. Aufl., § 267 Rn. 1; Zöl-ler/Greger, ZPO, 29. Aufl., § 267 Rn. 1). Denn hiermit wird lediglich den Be-sonderheiten des zivilgerichtlichen Säumnisverfahrens Rechnung getragen,das insbesondere dadurch gekennzeichnet ist, dass die nicht erschienenePartei so behandelt wird, als habe sie zur Klage nicht ordnungsgemäss vor-getragen, was wiederum entweder zur Klageabweisung bei Säumnis desKlägers (vgl. § 330 ZPO) oder zum Zugeständnis des klägerischen tatsächli-chen Vorbringens durch den säumigen Beklagten (vgl. § 331 ZPO) führt.Eine solche Verfahrenssituation ist im Einspruchsverfahren aber ausge-schlossen; vielmehr führt im Einspruchsverfahren das Nichterscheinen imTermin aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes (§ 59 Abs. 4 i.V.m. § 46PatG; § 87 Abs. 1 ZPO), des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 GG,§§ 42, 48, 93 PatG) und des im Gegensatz zum Zivilprozess nicht-obligatori-schen Charakters der mündlichen Verhandlung, die nur ausnahmesweisestattfindet (§§ 59 Abs. 3, 78 PatG), lediglich dazu, dass der nicht erschieneneBeteiligte so zu behandeln ist, als hätte er in der mündlichen Verhandlungsein bisheriges schriftliches Vorbringen wiederholt, so dass dieses der Ent-scheidung zugrunde zu legen ist; damit sind die Vorschriften der ZPO überdas Säumnisverfahren, zu denen auch die Unanwendbarkeit des § 267 ZPOgehört, im Einspruchsverfahren nicht anwendbar. Dies führt aber für die hierin Rede stehende Frage der Zustimmung zum Beteiligtenwechsel dazu, dassin Anwendung des § 99 PatG i.V.m. § 267 ZPO davon auszugehen ist, dass- 17 -sich nicht nur die Einsprechende zu 1), sondern auch die Einsprechende zu2), obwohl sie zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen ist, ohne Bean-standung des Beteiligtenwechsels auf das Vorbringen der in das Einspruchs-verfahren eingetretenen neuen Patentinhaberin i.S.d. § 267 ZPO eingelassenhat, so dass ihre Zustimmung zum Beteiligtenwechsel nach dieser Vorschriftzu vermuten ist.C. Auf die somit zulässigen Einsprüche ist das Streitpatent nach § 61 Abs. 1Satz 1, § 21 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 1 bis 5 PatG zu widerrufen, da die Gegen-stände der nach Hauptantrag bzw. nach den vier Hilfsanträgen geltendennebengeordneten Ansprüche 5 bzw. 4, auch wenn sie gewerblich anwendbar(§§ 1, 5 PatG), ausführbar und neu gegenüber dem Stand der Technik i.S.d.§§ 1, 3 PatG sein mögen, jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeitdes zuständigen Fachmanns (§§ 1, 4 PatG) beruhen. Als Fachmann ist hierein Diplom-Physiker mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet derMesstechnik/Metrologie anzusehen.1. Gegenstand des Streitpatents sind ein Verfahren zur Herstellung eines Maß-stabträgers und ein Maßstabträger für magnetische Längen- und Winkelmes-sung.Dem Streitpatent liegt gemäß Eingabe der Patentinhaberin vom 26. Januar 2007 die Aufgabe zugrunde, eine magnetische Maßverkörperung,welche durch ein in eine Nut eingebrachtes Material gebildet ist, hinsichtlichihrer Beständigkeit und Resistenz derart zu verbessern, dass sie auch ohneAbdeckungen oder dergleichen hohen mechanischen Beanspruchungen ge-nügen kann und vielen chemisch aggressiven Stoffen widerstehen kann. (vgl.Schriftsatz vom 26. Januar 2007, eingegangen am 29. Januar 2007 / EA, Bl. 102).Diese Aufgabe wird durch die Verfahren und die Vorrichtungen der nach- 18 -Haupt- und bzw. den vier Hilfsanträgen verteidigten nebengeordneten An-sprüche 1 und 5 bzw. 4 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den je-weiligen Unteransprüchen beansprucht.2. Weder der Gegenstand des nebengeordneten Anspruchs 5 nach Hauptan-trag noch die jeweiligen Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche 5bzw. 4 nach den vier Hilfsanträgen erweisen sich nach dem Ergebnis dermündlichen Verhandlung als patentfähig.a) Zum HauptantragDie Vorrichtung gemäß Patentanspruch 5 nach Hauptantrag, der ein fakulta-tives Merkmal aufweist (vgl. Merkmal 5.4, letzter Halbsatz), umfasst die Vor-richtung gemäß Patentanspruch 5 nach 1. Hilfsantrag. Nachdem – wie nach-folgend aufgezeigt – die Vorrichtung gemäß Anspruch 5 nach 1. Hilfsantragnicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns beruht, ist somit auchdie Vorrichtung gemäß Anspruch 5 nach Hauptantrag nicht rechtsbeständig.b) Zum 1. HilfsantragDie Druckschrift D1 beschreibt einen Maßstabträger für magnetische Län-gen- oder Winkelmessung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 5 nach1. Hilfsantrag (vgl. Sp. 2, Z. 37-42 u. Sp. 3, Z. 8-11).In einer beispielhaften, rotatorischen Ausführungsform weist der in der D1 als „Maßverkörperung“ bezeichnete Maßstabträger eine in Richtung der Maß-stabspur verlaufende Nut (umlaufende, mantelseitige Ausnehmung) auf (vgl.Fig. 2 i.V.m. Sp. 5, Z. 36-41 / Merkmal 5.1).Für die Ausbildung des in die Nut einzubringenden Teilungskörpers schlägt die Druckschrift D1 als besonders vorteilhafte Ausführungsform vor, in die - 19 -Nut ein kunststoffgebundenes Magnetmaterial einzuspritzen (Sp. 3, Z. 40-44). Alternativ dazu kann der Teilungskörper auch in mehreren Einzelteilen in die Nut eingelegt werden, was ein abschließendes Aufbringen einer Mag-netteilung nicht mehr erforderlich machen würde (Sp. 5, Z. 44-50). Der Fach-mann wägt Vor- und Nachteile dieser beiden Alternativen ab und wählt die ihm geeignet erscheinende aus. Für die Ausführung der Einspritzalternative erhält der Fachmann in der D1 den Hinweis, als einzuspritzendes Mag-netmaterial AlNiCo, SmCo oder NdFeb zu verwenden, das bspw. in Polyamid gebunden ist (Sp. 3, Z. 40-47). Selbstredend wird der Fachmann bei derNacharbeit der Erfindung der D1 das entsprechende Füllmaterial nicht nuraus der Menge der in Druckschrift D1 beispielhaft genannten Materialienauswählen, sondern auch den Einsatz anderer, ihm als Füllstoff in magneti-schen Teilungskörpern bekannter Materialien in Erwägung ziehen. Ein zu dem Polyamid der D1 alternativer Füllstoff ist dem Fachmann bspw. aus der Druckschrift D10 (vgl. u.a. Abs. [0057]) geläufig. Die D10 beschreibt nämlich für die Herstellung eines Magnets für einen Maßstabträger die Verwendung einer Mischung eines Magnetpuders (d.h. eines Magnetpulvers) in einem Klebematerial auf Epoxidbasis. Dem Fachmann ist klar, dass das Füllmate-rial beim Einspritzen in die umlaufende mantelseitige Nut nach Fig. 2 der D1in dieser verbleiben muss. Er hat daher Veranlassung, das in der D10 vorge-schlagene klebende Material auf Epoxidbasis zu verwenden, wobei er die Konsistenz der Mischung zwingend so einstellt, dass sie beim Einspritzen nicht mehr aus der Nut fließt, also eine Paste darstellt. Nach dem Aushärten des Klebematerials ist somit die umlaufende Nut mit einer ausgehärteten, Epoxidharz-gebundenen Magnetpulverpaste aufgefüllt (Merkmal M5.2).Die Oberfläche der durch die Magnetpulverpaste gebildeten Magnetpulver-schicht wird beim Gegenstand der Druckschrift D1 in geebneter Form undflächenbündig („formschlüssig“) zur angrenzenden Oberfläche des Maßstab-trägers – die später noch zusätzlich mit einem Abdeckelement 44 versehenwird – ausgerichtet dargestellt (vgl. Fig. 2 und den Patentanspruch 3, „form-- 20 -schlüssig“). Die Art und Weise, wie die vorgenannte Oberfläche geebnetbzw. auf Ebenheit gebracht worden ist, wird in der D1 nicht explizit aufgeführt(Merkmal 5.3teilweise). Dabei stellt es eine rein handwerkliche Maßnahme deszuständigen Fachmanns dar, Oberflächen i.V.m. ausgehärtetem Kunststoffmechanisch bzw. spanabhebend zu bearbeiten, um eine Ebenheit und Flä-chenbündigkeit zu erzeugen, wie sie in der Druckschrift D1 u.a. in Fig. 2 dar-gestellt ist. Der Fachmann wird somit - ohne erfinderisch tätig zu werden - zueiner mechanischen Oberflächenbearbeitung der ausgehärteten, Kunststoff gebundenen Magnetpulverschicht greifen, um eine geebnete und flächen-bündige Oberfläche zu erreichen (Merkmal 5.3Rest).Die Druckschrift D1 lehrt zudem im Hinblick auf das Merkmal 5.4*, in demeine nicht weiter definierte „zu kodierende Periodenlänge“ aufgeführt wird,dass „die eigentliche periodische, magnetische Teilungsstruktur erst in einemabschließenden Verfahrensschritt über ein geeignetes Magnetisierungsver-fahren erzeugt“ wird (vgl. Sp. 3, Z. 48 ff). Ausführungen zur Bemessung derDicke der zu magnetisierenden Schicht, die zu der magnetischen Teilungs-struktur führt, finden sich dabei nicht in der Druckschrift D1. Der zuständigeFachmann, der sich mit der Realisierung des aus der Druckschrift D1 be-kannten Maßstabträgers befasst, ist daher gezwungen, sich mit der Frageder Bemessung der Dicke der ausgehärteten, flächenbündigen Magnetpul-verpaste bzw. Magnetpulverschicht in Bezug auf eine magnetisch zu kodie-rende Periodenlänge unter dem Gesichtspunkt der Funktionssicherheit unddem hierzu notwendigem Materialeinsatz bzw. einer entsprechenden Aus-wahl der Schichtdicke auseinanderzusetzen. Die Ermittlung von optimalenBemessungen stellt dabei generell ein Bestreben des zuständigen Fach-manns dar. Der Fachmann wird die Dicke der vorgenannten Schicht daherroutinemäßig und ohne erfinderisches Zutun so lange experimentell variie-ren, bis er die für ihn optimale, an eine zu kodierende Magnetisierung ange-passte Dicke – im vorliegenden Fall entsprechend der Hälfte der erst später- 21 -zu kodierenden Periodenlänge eines Maßstabintervalls – gefunden hat(Merkmal 5.4*).Somit gelangt der zuständige Fachmann ohne erfinderisch tätig werden zumüssen durch eine naheliegende Zusammenschau der Druckschrift D1 undder Druckschrift D10 zum Gegenstand des Anspruchs 5 nach 1. Hilfsantrag.c) Zum 2. HilfsantragDie Vorrichtung gemäß Anspruch 4 nach 2. Hilfsantrag unterscheidet sichvon der vorstehend abgehandelten Vorrichtung gemäß Anspruch 5 nach1. Hilfsantrag inhaltlich dadurch, dass der Maßstabträger eine Nut mit gegen-über der Oberfläche des Maßstabträgers erhöhten Randstegen aufweist (vgl.Merkmal 4.1), und dass die Kopfflächen der Randstege und die gefüllteNutoberfläche nach spanabhebender Bearbeitung flächenbündig zueinanderausgerichtet und geebnet sind (vgl. Merkmal 4.3).Diese zusätzlichen Maßnahmen vermögen ebenfalls keine erfinderischeTätigkeit des Fachmanns zu begründen. Denn die Druckschrift D1 offenbart in Fig. 2 einen Maßstabträger (Maßverkörperung 10 mit scheibenförmigem Grundkörper 11.4) mit magnetisierten Teilungsbereichen 12N und 12S, die durch seitliche Randstege eingefasst sind. Der Fachmann entnimmt der per-spektivischen Ansicht nach Fig. 2 ohne weiteres, dass die mit Magneten versehene stirnseitige Oberfläche zu einer Seitenfläche hin abgeschrägt ist. Dass die stirnseitige Oberfläche auch an der anderen, unteren Seitenfläche abgeschrägt ist, liegt für den Fachmann auf der Hand. Damit sind die nicht abgeschrägten Bereiche der stirnseitigen Oberfläche (Randstege) offen-sichtlich erhöht gegenüber der den abgeschrägten Bereichen der Oberfläche am Rand des Maßstabträgers. Ein solcher Maßstabträger mit scheibenförmi-gem Grundkörper wird im Übrigen auch im Streitpatent als Ausführungs-beispiel genannt; vgl. Figur 4 des Streitpatents und den zugehörigen Text in - 22 -Abs. [0021] im Zusammenhang mit dem nachfolgenden Text in Abs. [0024], in dem mit Verweis auf vorherige Ausführungsbeispiele – und somit auch auf den scheibenförmigen Maßstabträger gemäß Fig. 4 – aufgeführt wird, dass Randstege ausgebildet werden können, die gegenüber der Oberfläche des Maßstabträgers erhöht sind: „Selbstverständlich können solche Randstege 10 auch in den bereits beschriebenen anderen Ausführungsformen mit Vorteil vorgesehen sein oder durch Abfräsen der angrenzenden Oberfläche des Maßstabträgers nachträglich hergestellt werden.” Das bedeutet aber nichts anderes als eine Ausführungsform von Randstegen, die – wie vorste-hend dargelegt – bereits aus der Figur 2 der Druckschrift D1 bekannt ist (entsprechend Merkmal 4.1).Wie zuvor unter Punkt b) zum ansonsten inhaltsgleichen Anspruch 5 nach1. Hilfsantrag dargelegt, stellt es dabei eine rein handwerkliche Maßnahmedes zuständigen Fachmanns dar, eine mechanische bzw. spanabhebendeBearbeitung durchzuführen, um Ebenheit und Flächenbündigkeit zu er-zeugen. Dies gilt in gleicher Weise in Bezug auf die vorstehend genannteOberfläche des Maßstabträgers mit erhöhten Randstegen bzw. deren Kopf-flächen gemäß Druckschrift D1 (entsprechend Merkmal 4.3).Der Fachmann gelangt somit ebenfalls durch eine Zusammenschau derDruckschriften D1 und D10 sowie unter Anwendung rein handwerklicherMaßnahmen zum Gegenstand des Anspruchs 5 nach 2. Hilfsantrag, ohnedabei erfinderisch tätig werden zu müssen.d) Zum 3. HilfsantragDie Vorrichtung gemäß Anspruch 5 nach 3. Hilfsantrag unterscheidet sichvon der Vorrichtung gemäß Anspruch 5 nach 1. Hilfsantrag dadurch, dasszusätzlich „zumindest auf die fertige Nutoberfläche eine Metallschicht ausGold zum Schutz vor chemischen Einwirkungen aufgedampft ist“ (vgl.- 23 -Merkmal 5.5). Unter dem Begriff „fertige Nutoberfläche“ im Sinne des Streit-patents ist dabei die bereits mit einer Magnetpulverpaste versehene Nut zuverstehen (vgl. Abs. [0022] der Patentschrift).Das im Anspruch 5 nach 3. Hilfsantrag zusätzlich aufgeführte Merkmal kannebenfalls keine erfinderische Tätigkeit des Fachmanns begründen. Denn inder Druckschrift D1 wird bereits gelehrt, ein nicht-rostendes und gegenüberchemischen Einflüssen möglichst widerstandsfähiges Abdeckelement auf dermit Kunststoff-gebundenem Magnetpulver gefüllten Nut aufzubringen (vgl.Sp. 4, Z. 31-41, sowie Patentanspruch 1 in Sp. 7 i.V.m. Fig. 4). Weiterhinwird im Zusammenhang mit einem solchen Abdeckelement auf Gold alsMaterial für einen vakuumfähigen Strahl-Lötprozess hingewiesen (Sp. 4,Z. 1-6), wobei dem Fachmann bekannt ist, dass Gold als nicht-magnetischesMaterial keinen störenden magnetischen Einfluss auf Magnetfelder ausübtund zudem sehr widerstandsfähig gegenüber chemischen Einflüssen ist. DerFachmann, der den Maßstabträger aufgrund der oben genannten Anregungin der Druckschrift D1 vor negativen chemischen Einflüssen zu schützen will,hat damit hinreichend Veranlassung, eine Schutzschicht aus Gold auszubil-den, wobei es für ihn auf der Hand liegt, eine solche Schutzschicht aus Kos-tengründen als dünne Goldschicht mittels Aufdampfen auf die fertige, mitMagnetpulverpaste gefüllte Nut aufzubringen (entsprechend Merkmal 5.5).In Bezug auf die weiteren, mit den Merkmalen des Anspruch 4 nach 1. Hilfs-antrag inhaltsgleichen Anspruchsmerkmale wird auf die vorstehenden Aus-führungen unter Punkt b) verwiesen.Der zuständige Fachmann gelangt somit ebenfalls durch eine Kombinationder Lehre der Druckschrift D1 mit der Lehre der Druckschrift D10 in nahelie-gender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 4 nach 3. Hilfsantrag, ohneerfinderisch tätig werden zu müssen.- 24 -e) Zum 4. HilfsantragDie Vorrichtung gemäß Anspruch 4 nach 4. Hilfsantrag unterscheidet sichvon der Vorrichtung gemäß Anspruch 4 nach 2. Hilfsantrag dadurch, dasszusätzlich „die Boden- (5) und Wandflächen (4) der Nut (2; 6) mit einer mag-netisch isolierenden Haftschicht versehen sind“ (vgl. Merkmal 4.5).Diese zusätzliche Maßnahme vermag ebenfalls keine erfinderische Tätigkeitdes Fachmann begründen, da die Druckschrift D1 bereits lehrt, eine nicht-magnetische Schicht (Distanzelement 66; vgl. Fig. 6 und den Text in Sp. 6,Z. 28-50) auszubilden, die zwangläufig auch eine haftende Verbindung mitder Kunststoff-gebundenen Magnetpulverpaste bildet und die damit ebenfallseine magnetisch isolierende Haftschicht bildet (entsprechend Merkmal 4.5).Zu den weiteren, mit den Merkmalen des Anspruch 4 nach 2. Hilfsantrag in-haltsgleichen Anspruchsmerkmalen wird auf die vorstehenden Ausführungenunter Punkt c) verwiesen. Aufgrund der gleichfalls von der Druckschrift D1vermittelten Lehre zur Ausbildung einer magnetisch isolierenden Schicht anden Boden- und Wandflächen der Nut eines Maßstabträgers gelangt derFachmann wiederum durch eine Kombination der Druckschrift D1 und dervorstehend abgehandelten Druckschrift D10 ohne erfinderisches Zutun zumGegenstand des Anspruchs 4 nach 4. Hilfsantrag.3. Mit dem nicht patentfähigen Vorrichtungsanspruch 5 nach Hauptantrag bzw.den nicht patentfähigen Vorrichtungsansprüchen 5 bzw. 4 nach den vierHilfsanträgen fallen auch der Verfahrensanspruch 1 nach Hauptantrag bzw.den vier Hilfsanträgen sowie die jeweiligen hierauf rückbezogenen Ansprü-che nach Hauptantrag bzw. den Hilfsanträgen, da weder auf die Verfahrens-ansprüche 1 nach Hauptantrag bzw. den vier Hilfsanträgen noch auf die je-weiligen Unteransprüche ein eigenständiges Patentbegehren gerichtet war(vgl. BGH, GRUR 2007, 862 Leitsatz – „InformationsübermittlungsverfahrenII“).- 25 -4. Bei vorliegender Sachlage war das Patent zu widerrufen.Höppler Schwarz Maile SchwengelbeckHu

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